Zaak T‑447/16

Pirelli Tyre SpA

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een groef in „L”‑vorm weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001] – Verordening (EU) 2015/2424 – Toepassing van de wet in de tijd – Vorm van de waar – Aard van het teken – Inaanmerkingneming van de elementen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van het teken – Algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Zevende kamer – uitgebreid) van 24 oktober 2018

1.      Handelingen van de instellingen – Toepassing ratione temporis – Procedureregels – Regels van materieel recht – Onderscheid

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, in de versie die voortvloeit uit verordening 2015/2424 – Niet-toepassing op vóór de inwerkingtreding ervan verworven rechtsposities

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii); verordening 2015/2424 van de Raad]

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Niet-toepasselijkheid

[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, leden 1, e), en 3]

4.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Begrip – Uitlegging tegen de achtergrond van het daaraan ten grondslag liggend algemeen belang

[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii)]

5.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken – Inaanmerkingneming van de nuttige elementen met uitzondering van de elementen die geen bestanddelen van het teken zijn

[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii)]

6.      Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 – Beeldmerk dat een groef in „L”‑vorm weergeeft

[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii); verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 52, lid 1, a)]

7.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Begrip – Tekens die bestaan uit de vorm van een onderdeel van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomt te verkrijgen – Daaronder begrepen – Voorwaarde

[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii)]

1.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 18)

2.      Verordening 2015/2424 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk en van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94, en tot intrekking van verordening nr. 2869/95 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen heeft een wijziging gebracht in de bewoordingen van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009. Die wijziging heeft betrekking op een materiële regel, en meer in het bijzonder op één van de absolute gronden voor weigering van inschrijving van een teken of, in combinatie met artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, op één van de absolute gronden voor nietigverklaring van een merk. Verordening 2015/2424 is op 23 maart 2016 in werking getreden en uit de bewoordingen, doelstelling of opzet ervan blijkt niet dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, in de versie die voortvloeit uit verordening 2015/2424, toegepast dient te worden op vóór de inwerkingtreding ervan verworven rechtsposities.

(zie punt 20)

3.      Merken waarvan de inschrijving om de in artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk opgesomde gronden kan worden geweigerd, kunnen overeenkomstig artikel 7, lid 3, onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Artikel 7, lid 1, onder e), heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen en is een eerste obstakel dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen.

Wanneer de toetsing van een teken aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 tot de vaststelling leidt dat sprake is van een van de in deze bepaling vermelde gevallen, is bijgevolg toetsing van dit teken aan artikel 7, lid 3, van deze verordening niet langer noodzakelijk, aangezien de onmogelijkheid om dit teken in te schrijven dan duidelijk is. Dit verklaart het belang bij een voorafgaande toetsing van het teken aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 wanneer diverse in artikel 7, lid 1, bepaalde absolute weigeringsgronden zouden kunnen worden toegepast, maar dit kan niet betekenen dat de verplichting bestaat om dat teken vooraf aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 te toetsen.

(zie punten 34, 35)

4.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 36‑39)

5.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 40‑43, 50, 57, 67)

6.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 48‑74)

7.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 69)