SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
de 5 de marzo de 2014 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa ZENSATIONS – Marca comunitaria denominativa anterior ZEN – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 – Admisibilidad de las pretensiones de la parte coadyuvante – Artículo 46 del Reglamento de Procedimiento – Obligación de motivación – Artículo 75, primera frase, del Reglamento nº 207/2009 – Examen de oficio de los hechos – Artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009»
En el asunto T‑416/12,
HP Health Clubs Iberia, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por la Sra. S. Serrat Viñas, abogada,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J.F. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Shiseido Company Ltd, con domicilio social en Tokyo (Japón), representada por la Sra. B. Moreau‑Margotin, abogada,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 6 de junio de 2012 (asunto R 2212/2010‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Shiseido Company Ltd y HP Health Clubs Iberia, S.A.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),
integrado por el Sr. G. Berardis (Ponente), Presidente, y los Sres. O. Czúcz y A. Popescu, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de septiembre de 2012;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 3 de enero de 2013;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de diciembre de 2012;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que se resuelva el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 22 de marzo de 2007, la demandante, HP Health Clubs Iberia, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3 Los servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 35 y 44 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden, respecto de cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 35: «Servicios de venta al detalle en comercios de jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos».
– Clase 44: «Servicios médicos; servicios de fisioterapia; servicios de salud; servicios de balneoterapia, aromaterapia y masajes; salones de belleza y de peluquería».
4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 40/2007, de 6 de agosto de 2007.
5 El 31 de octubre de 2007, la parte coadyuvante, Shiseido Company Ltd, formuló oposición al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los servicios mencionados en el apartado 3 de la presente sentencia, excepción hecha de los servicios de fisioterapia.
6 La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa anterior ZEN, registrada el 2 de agosto de 2004 con el número 318.7374 para designar, entre otros, productos y servicios de las clases 3 y 44 y que correspondían, por cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 3: «Jabones; perfumería, agua de colonia, agua de tocador; aceites esenciales; desodorantes para uso personal; productos cosméticos para el cuidado y el embellecimiento de la piel, de la cara y del cuerpo; preparaciones cosméticas para el baño; maquillaje; cosméticos para el cuidado del cabello; productos contra las insolaciones; incienso».
– Clase 44: «Salones de belleza, salones de peluquería, servicios sanitarios y servicios de belleza, servicios de manicura, servicios de masajes».
7 El motivo invocado para fundamentar la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].
8 El 22 de enero de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición basándose en que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
9 El 9 de noviembre de 2010, la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.
10 Mediante resolución de 1 de junio de 2011, la Primera Sala de Recurso de la OAMI declaró admisible el recurso debido a que la resolución de la División de Oposición no había sido notificada a la parte coadyuvante hasta el 9 de noviembre de 2010.
11 Mediante resolución de 6 de junio de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), esa misma Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición, estimó la oposición y en consecuencia denegó la solicitud de marca comunitaria. En particular, consideró, primeramente, que el público relevante estaba constituido por el gran público y por profesionales que suministraban y utilizaban los productos y servicios en cuestión en la Unión Europea; en segundo lugar, que los servicios para los que se solicitaba la marca eran idénticos o similares a los productos y servicios que designaba la marca anterior; en tercer lugar, que los signos en conflicto eran similares en los aspectos visual, fonético y conceptual; en cuarto lugar, que el vínculo entre el elemento «ZEN» y los productos y servicios correspondientes era bastante débil, de modo que la marca anterior tenía un carácter distintivo normal; y, en quinto lugar, que existía por consiguiente un riesgo de confusión, sin que desvirtuasen esta conclusión las alegaciones de la demandante relativas a la práctica decisoria de la OAMI, a una resolución nacional anterior y a la coexistencia de la marca anterior con otras que contenían el elemento «zen».
Pretensiones de las partes
12 La demandante solicita al Tribunal General que:
– Anule la resolución impugnada.
– Desestime la oposición formulada por la parte coadyuvante.
– Devuelva el asunto a la OAMI con el fin de que se registre la marca solicitada para todos los servicios controvertidos.
– Condene a la OAMI y a la parte coadyuvante a cargar con las costas soportadas por ella en el presente procedimiento y en el procedimiento previo ante la OAMI.
13 La OAMI solicita al Tribunal General que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
14 La parte coadyuvante solicita al Tribunal General que:
– Declare que existe riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada.
– Confirme la resolución impugnada.
– Deniegue la solicitud de marca comunitaria.
– Condene a la demandante a pagarle la cantidad de 5.000 euros, al amparo de lo dispuesto en los artículos 87 y 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
– Condene a la demandante al pago de la totalidad de las costas.
Fundamentos de Derecho
1. Sobre las pretensiones de la parte coadyuvante
15 En su escrito de contestación, la parte coadyuvante, tras haber recordado los antecedentes del litigio, se limita, en lo que respecta a la exposición de la argumentación jurídica que desea plantear ante el Tribunal en apoyo de sus pretensiones, a indicar lo siguiente:
«Por el detalle de la argumentación sobre la existencia de un riesgo de confusión en el caso que nos ocupa, la Interviniente reenvía al Tribunal a su memoria depositada ante la Sala de los Recursos con fecha del 7 de marzo 2011 (Anexo 9 de la Demandante)»
16 A este respecto, procede recordar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 135, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el escrito de contestación de la OAMI y de quienes intervienen como coadyuvantes al amparo del artículo 134, apartado 1, de ese mismo Reglamento, debe reunir los requisitos establecidos para el escrito de contestación que se describen en el artículo 46 del Reglamento de Procedimiento.
17 Con arreglo al artículo 46, apartado 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento, el escrito de contestación debe contener los hechos y fundamentos de derecho invocados.
18 Por consiguiente, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de justicia, para que un escrito de contestación se declare admisible, es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que se base consten, siquiera sucintamente pero de manera coherente y comprensible, en el texto del mismo. Si bien ciertos extremos específicos del cuerpo de dicho escrito pueden apoyarse en pasajes de documentos adjuntos y completarse mediante remisiones a tales pasajes, una remisión global a otros escritos, aunque acompañen al propio escrito de contestación o a otros documentos del procedimiento, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que, en virtud de las disposiciones anteriormente recordadas, deben figurar en el escrito de contestación [véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2013, Versalis/Comisión, C‑511/11 P, apartado 115, y del Tribunal General de 9 de diciembre de 2010, Tresplain Investments/OAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec. p. II‑5659, apartado 38].
19 Esta misma regla es aplicable a las pretensiones, que deben ir todas acompañadas de motivos y alegaciones que permitan que tanto las demás partes como el Juez aprecien su fundamentación (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T‑43/92, Rec. p. II‑441, apartado 183).
20 Así pues, la primera y la tercera pretensiones de la parte coadyuvante deben declararse manifiestamente inadmisibles, por no estar sustentadas por ningún motivo expuesto en el citado escrito (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 12 de abril de 2013, Koda/Comisión, T‑425/08, apartados 71 y 72).
21 Asimismo, la cuarta pretensión es inadmisible, ya que el Tribunal únicamente fija el importe de las costas en el marco de un procedimiento de tasación de costas en virtud del artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
22 En cuanto a la segunda pretensión, es admisible, dado que la parte coadyuvante se limita en lo sustancial a adherirse a las pretensiones de la OAMI, consistentes en que se desestime el recurso.
23 La quinta pretensión también es admisible, puesto que el Reglamento de Procedimiento no exige ninguna motivación específica en lo que se refiere a la condena en costas.
2. Sobre la pretensión de anulación de la resolución impugnada
24 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción de los artículos 75 y 76 del Reglamento nº 207/2009, y el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción de los artículos 75 y 76 del Reglamento nº 207/2009
25 En primer lugar, la demandante reprocha fundamentalmente a la Sala de Recurso no haber observado el artículo 75 del Reglamento nº 207/2009, ya que, según afirma, la resolución impugnada no está suficientemente motivada en lo que respecta a la apreciación de las pruebas aportadas por ella para demostrar que la marca anterior es descriptiva. La demandante alega que, como se desprende de las pruebas que presentó ante la Sala de Recurso, el término «zen» se utiliza habitualmente en Occidente para describir una forma de filosofía budista de la que están impregnados los productos y servicios cosméticos, estéticos y de peluquería. Por lo tanto, según ella, esta palabra carece de carácter distintivo y no puede ser monopolizada por la parte coadyuvante.
26 A este respecto, ha de recordarse que la importancia del carácter distintivo de una marca anterior debe ciertamente tomarse en consideración para evaluar la existencia de un riesgo de confusión en el marco de un procedimiento de oposición, ya que el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor [véanse la sentencia del Tribunal de 9 de septiembre de 2011, Deutsche Bahn/OAMI – DSB (IC4), T‑274/09, no publicada en la Recopilación, apartado 39, y la jurisprudencia citada].
27 No obstante, en el marco de un procedimiento de oposición, carece por completo de pertinencia la cuestión de si la marca anterior posee el carácter distintivo mínimo exigido para poder ser considerada marca comunitaria. En efecto, esta cuestión se enmarca en el examen de los motivos absolutos de denegación del registro contemplados en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009, disposiciones que no se mencionan en modo alguno en el artículo 41, apartado 1, de dicho Reglamento, en virtud del cual el objeto del procedimiento de oposición se limita al examen de los motivos relativos de denegación del registro contemplados en el artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia IC4, antes citada, apartado 40).
28 De lo anterior se desprende que las alegaciones de la demandante encaminadas a demostrar la absoluta falta de carácter distintivo de la marca anterior son inoperantes en el marco del presente recurso, que no tiene por objeto una solicitud de nulidad de la marca anterior basada en la existencia de una causa de nulidad absoluta, al amparo del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009.
29 Por otra parte, ha de recordarse que, según la jurisprudencia, el escaso carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante, siempre que, debido, en particular, a su posición en el signo o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del público y permanecer en la memoria de éste [véanse la sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, apartado 54, y la jurisprudencia citada].
30 Por consiguiente, las alegaciones de la demandante relativas al supuesto carácter descriptivo del elemento «zen» pueden a lo sumo conducir a que el Tribunal, a efectos de la apreciación de la similitud de los signos, excluya que dicho término domine la marca solicitada y, a efectos de la evaluación global del riesgo de confusión, considere que la marca anterior tiene escaso carácter distintivo.
31 En segundo lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que no especificase por qué razones no había secundado una resolución del Instituto nacional da propriedade industrial (Oficina portuguesa de patentes y marcas) que había excluido la existencia de riesgo de confusión entre la misma marca anterior de la parte coadyuvante y la marca, idéntica a la solicitada, que la demandante hizo registrar en Portugal.
32 A este respecto, basta recordar que, según jurisprudencia reiterada, no vinculan a la OAMI ni sus resoluciones anteriores ni las resoluciones que hayan adoptado las autoridades nacionales en asuntos supuestamente similares [sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, apartado 65; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, apartado 58].
33 En tercer lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso negó, por su propia iniciativa, la posibilidad de que el elemento figurativo representado al inicio de la marca solicitada pudiese ser percibido como la letra «O» mayúscula, pese a que la parte coadyuvante no había invocado tal argumento para fundamentar su oposición.
34 Acerca de este punto, por un lado, debe observarse que, como pone de relieve la OAMI, se desprende de los autos que la parte coadyuvante sí había alegado que el elemento figurativo de la marca solicitada no podía percibirse como la letra «O» mayúscula. Por otro lado, y sobre todo, ha de señalarse que la Sala de Recurso estaba obligada a pronunciarse sobre la procedencia de la tesis de la propia demandante según la cual tal percepción era posible, e incluso segura.
35 A este respecto, el hecho de que, según el artículo 76 del Reglamento nº 207/2009, en un procedimiento sobre motivos relativos de denegación de registro, el examen se limite a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes no significa que la OAMI deba considerar fundada cualquier alegación que formule una parte a menos que se oponga a ella la otra parte.
36 Además, la demandante no puede invocar la vulneración del derecho a ser oído, consagrado en el artículo 75, segunda frase, del Reglamento nº 207/2009, puesto que la Sala de Recurso se limitó a contestar a una alegación que había formulado la propia demandante.
37 A la vista de las anteriores consideraciones, procede desestimar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009
38 La demandante se opone a la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto son similares y alega en particular que dicha conclusión no tiene en cuenta, por una parte, la presencia de un elemento gráfico que, según ella, representa la letra «O» mayúscula en la parte inicial de la marca solicitada, y, por otra parte, el hecho de que el elemento «zen» es supuestamente descriptivo de los productos y servicios designados por la marca anterior y en consecuencia no puede ser objeto de apropiación exclusiva por la parte coadyuvante.
39 La OAMI rebate las alegaciones de la demandante.
40 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
41 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 30 a 33, y jurisprudencia citada].
Sobre el público relevante
42 En el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véanse la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
43 En los apartados 14 y 15 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que, al ser la marca anterior una marca comunitaria, el territorio de referencia era el de la Unión en su conjunto y que el público relevante estaba compuesto por el gran público, que tenía un grado de atención medio, y por los profesionales de los sectores afectados. Aunque la Sala de Recurso no lo precisase, su referencia a los profesionales debe comprenderse en el sentido de que se subentiende que éstos tienen un mayor grado de atención.
44 Procede confirmar estas conclusiones de la Sala de Recurso, que, además, las partes no cuestionan.
Sobre la comparación de los productos y servicios
45 En primer lugar, la División de oposición había considerado que los servicios contemplados por la marca solicitada pertenecientes a la clase 35, a excepción de los servicios «de venta al detalle de dentífricos», eran similares a los productos designados por la marca anterior pertenecientes a la clase 3, entre los cuales no figuraban los dentífricos. En segundo lugar, había estimado que los servicios contemplados por la marca solicitada pertenecientes a la clase 44 eran idénticos a los servicios designados por la marca anterior pertenecientes a esa misma clase.
46 La Sala de Recurso, en los apartados 16 y 17 de la resolución impugnada, confirmó estas apreciaciones, salvo en lo que respecta a los servicios de «venta al detalle de dentífricos», que consideró presentaban un cierto grado de similitud con los «jabones».
47 Procede confirmar las conclusiones de la Sala de Recurso, que, por lo demás, no son cuestionadas por las partes.
Sobre la similitud de los signos
48 Por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
– Sobre la similitud visual
49 En los apartados 20 a 22 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso observó que, si bien el público normalmente percibe una marca como un todo, en el caso de autos podía no obstante reconocer el elemento «zen» dentro de la marca solicitada. En efecto, señaló que dicho elemento figura en la marca en color, en un tono entre rojo y marrón, con caracteres ligeramente de fantasía, y tiene significado, a diferencia del elemento «sations», que está representado en gris y es poco conocido. Tras haber recordado que, en principio, dos signos son muy similares en el plano visual cuando, como en el caso de autos, uno de ellos aparece íntegramente reproducido en el otro, no se pronunció expresamente sobre el grado de similitud visual.
50 La demandante alega que la marca solicitada está constituida por un conjunto denominativo y figurativo que incluye el elemento denominativo «o zensations» y que los elementos decorativos y la posición inicial puestos de relieve por la Sala de Recurso no se aplican sólo a la palabra «zen», sino también a la supuesta letra «O» mayúscula. Así pues, según la demandante, la Sala de Recurso erró al considerar que dicha palabra era dominante dentro de la marca solicitada debido a la posición que ocupa y a su tipografía.
51 En primer lugar, es de señalar que si bien la Sala de Recurso, como apunta con buen criterio la OAMI, no calificó la palabra «zen» como dominante dentro de la marca solicitada, se abstuvo no obstante de pronunciarse explícitamente sobre el papel desempeñado por el elemento figurativo que aparece al inicio de la marca solicitada.
52 Ahora bien, dicho elemento no es insignificante dentro de la marca solicitada, por lo que la Sala de Recurso debía tenerlo en cuenta (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia OAMI/Shaker, antes citada, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 42). En efecto, se trata de una esfera que, por una parte, es de mayores dimensiones que las letras que la siguen, y, por otra parte, presenta una combinación de colores, del rojo al marrón, que recuerdan a los de las tres primeras letras.
53 Sin embargo, a diferencia de lo que afirma la demandante, el público relevante no percibirá esa esfera como una representación de la letra «O» mayúscula. A este respecto, ha de señalarse que el elemento figurativo en cuestión representa efectivamente una esfera, y no una circunferencia, ya que, gracias a un juego de luces y sombras, puede comprenderse sin dificultad que se trata de una reproducción en dos dimensiones de una figura tridimensional. Pues bien, como señala oportunamente la OAMI, por un lado, si una circunferencia puede asimilarse a una representación de la letra «O» mayúscula, no así una esfera. Por otro lado, tal asimilación es tanto menos probable en el caso de autos cuanto que la esfera en cuestión es de mayores dimensiones que las letras que componen la marca solicitada.
54 Por consiguiente, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual el elemento denominativo de la marca solicitada es «o zensations».
55 En segundo lugar, para ponderar la importancia del elemento «zen» en la percepción visual de la marca solicitada, debe recordarse que si bien es cierto que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca [sentencias del Tribunal de 6 de octubre de 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/OAMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, apartado 51, y RESPICUR, antes citada, apartado 57].
56 A este respecto, es preciso establecer una distinción en función de los conocimientos lingüísticos del público relevante.
57 En efecto, el elemento «zensations» de la marca solicitada, tomado en su conjunto, recuerda muy claramente los términos inglés y francés «sensations» y los términos danés, alemán y sueco «sensation». La parte del público que conozca dichas lenguas no descompondrá el elemento «zensations» para poder asociarlo a un término que tenga un significado, sino que reconocerá en dicho elemento, tomado en su conjunto, una ligera variación de los términos inglés, francés, danés, alemán y sueco antes mencionados.
58 Por lo tanto, aunque, como observó la Sala de Recurso y alega la OAMI, el hecho de que el signo objeto de una solicitud de marca esté exclusivamente compuesto por la yuxtaposición de otra palabra a una marca anterior constituye un indicio de similitud entre esas marcas [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 28 de octubre de 2009, X‑Technology R & D Swiss/OAMI – Ipko‑Amcor (First‑On‑Skin), T‑273/08, no publicada en la Recopilación, apartado 31, y la jurisprudencia citada], debe declararse que, en el caso de autos, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que el elemento «zensations» de la marca solicitada será percibido como un todo por la parte del público que conozca suficientemente las lenguas mencionadas en el apartado 57. En efecto, para ese público no se trata de yuxtaponer dos elementos, cada uno de los cuales puede percibirse aisladamente por su significado o por su posición dentro de la marca, sino de unir, sin espacio ni guion, una palabra dotada de significado a una terminación que carece de él, para dar lugar a un elemento denominativo único de fantasía, pero muy próximo de una palabra existente y conocida.
59 Así pues, por lo que respecta a la parte del público en cuestión, el razonamiento de la Sala de Recurso, que resulta fundamentalmente de la descomposición artificial de la marca solicitada en elementos diferenciados, es contrario a la regla que exige basarse en la impresión de conjunto producida por la marca [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de septiembre de 2012, Ertmer/OAMI – Caterpillar (erkat), T‑566/10, apartado 30].
60 En cambio, para el resto del público relevante, el elemento «zensations» no recuerda, o no lo suficiente, a una palabra de uso común en las lenguas utilizadas por dicho público.
61 Aunque, a excepción del griego, todas las lenguas de la Unión aparte del danés, el alemán, el inglés, el francés y el sueco contienen vocablos que pueden aproximarse al elemento denominativo «zensations» de la marca solicitada, se trata no obstante de términos que se distinguen de dicho elemento denominativo por tener varias letras diferentes, además de la «z» inicial. Es el caso de la palabra búlgara «senzatziya», de la palabra española «sensaciones», de la palabra checa «senzace», de la palabra estonia «sensatsioon», de la palabra italiana «sensazione», de la palabra letona «sensācijas», de la palabra lituana «sensacijos», de la palabra húngara «szenzació», de la palabra maltesa «sensazzjoni», de la palabra neerlandesa «sensaties», de la palabra polaca «sensacje», de la palabra portuguesa «sensações», de la palabra rumana «senzaţie», de la palabra eslovaca «senzácia», de la palabra eslovena «senzacija» y de la palabra finesa «sensaatio».
62 Por consiguiente, en lo que respecta al público que no conoce el danés, el alemán, el inglés, el francés ni el sueco, es muy probable que gran parte del mismo aísle la palabra «zen» en el elemento denominativo «zensations» de la marca solicitada, elemento que no se percibirá como una alusión directa a un término ya existente. Así pues, para ese público, el grado de similitud visual entre las marcas en conflicto debe considerarse mayor, puesto que la palabra «zen» aparece al inicio del elemento denominativo en cuestión y en un color más llamativo.
63 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede declarar que, para el público que conoce el danés, el alemán, el inglés, el francés o el sueco, las marcas en conflicto son sólo muy ligeramente similares en el plano visual, puesto que, si bien tienen en común el elemento «zen», se diferencian por la presencia de la esfera en la marca solicitada y por el hecho de que el público percibirá el elemento denominativo «zensations» en su conjunto como una sola palabra, distinta del elemento «zen», mucho más corto, que constituye la marca anterior.
64 En cambio, para el resto del público relevante, las marcas en conflicto presentan un grado de similitud medio, porque tienen en común el elemento «zen», sobre el que se concentrará especialmente la atención de ese público.
65 Por lo tanto, debe invalidarse la evaluación hecha por la Sala de Recurso, en el apartado 20 de la resolución impugnada, según la cual las marcas en conflicto son muy similares. Aun suponiendo que, tal como sostiene la OAMI, pese al contenido de dicho apartado, se desprenda del apartado 27 de la resolución impugnada que la Sala de Recurso consideró que las marcas en conflicto eran visualmente similares, sin más calificativos, tal conclusión únicamente podía confirmarse en lo sustancial respecto del público que no conoce el danés, el alemán, el inglés, el francés o el sueco.
– Sobre la similitud fonética
66 En los apartados 23 y 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto presentaban un cierto grado de similitud desde el punto de vista fonético, debido al énfasis puesto en el elemento común «zen», situado al inicio de la marca solicitada.
67 La demandante alega que la pronunciación de las dos marcas en las distintas lenguas de la Unión es totalmente distinta, dado que la marca solicitada se compone de diez letras, e incluso once si la esfera inicial se percibe como la letra «O» mayúscula, mientras que la marca anterior únicamente consta de tres letras.
68 Procede declarar, en primer lugar, que por las razones expuestas en el apartado 53 de la presente sentencia, la esfera que figura en la marca solicitada no será percibida como la letra «O» mayúscula.
69 Sin embargo, no deja de ser cierto que la Sala de Recurso apreció erróneamente el grado de similitud existente entre las marcas en conflicto, puesto que pese a la identidad de las tres primeras letras, las otras siete letras que figuran exclusivamente en la marca solicitada, y que no son en absoluto insignificantes, dan lugar a diferencias entre la pronunciación del elemento «zen» y la del elemento «zensations», en su conjunto, que permiten concluir que la semejanza fonética existente entre ambas marcas es escasa.
70 Por consiguiente, la Sala de Recurso incurrió en un error al considerar que las marcas en conflicto presentaban un cierto grado de semejanza fonética.
– Sobre la comparación conceptual
71 En el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto eran similares, ya que tienen en común el elemento «zen», que es conocido en la mayor parte de las lenguas de la Unión y se refiere a una filosofía o a un estado de ánimo.
72 La demandante sostiene que la palabra «zen», único elemento de la marca anterior, define la filosofía budista que impregna los productos y servicios designados por dicha marca. En cambio, el elemento denominativo de la marca solicitada evoca el concepto de «sensaciones», conocido por el público relevante.
73 Procede declarar que el elemento denominativo de la marca solicitada, esto es, «zensations» (véase el apartado 53) no tiene ningún significado. Como quiera que la marca anterior ZEN sí tiene significado, los signos en conflicto son en principio diferentes. Esta diferencia se ve sin embargo atenuada por el hecho de que el elemento «zen» figura también en la marca solicitada.
74 A este respecto, la parte del público que tenga suficientes conocimientos de inglés o de francés comprenderá el elemento «zensations» como un juego de palabras originado por la combinación de las palabras «zen» y «sensations», y por lo tanto como una referencia a sensaciones relacionadas con el estado anímico zen.
75 Dado que la marca anterior no alude en modo alguno a las sensaciones, sino simplemente a la idea del zen, debe concluirse que, cualquiera que sea la aptitud de la palabra «zen» para describir los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, el hecho de que únicamente la marca solicitada evoque la idea de «sensaciones» permite considerar que las marcas en conflicto presentan un escaso grado de similitud conceptual.
76 Sin embargo, el juego de palabras a que se hace referencia en el apartado 74 no se produce para el resto del público. En efecto, ese juego de palabras presupone que concurran dos requisitos. Por una parte, el público debe asociar al elemento denominativo «zensations», considerado en su conjunto, una palabra que conoce, lo que únicamente sucede en el caso del público que domina el danés, el alemán, el inglés, el francés o el sueco (véanse los apartados 60 a 62). Por otra parte, dicha palabra debe entenderse inmediatamente en el sentido de que evoca la misma idea que la palabra «sensations» en inglés o en francés, mientras que las palabras similares existentes en danés, en alemán y en sueco significan, en su acepción común, «escándalo» o «acontecimiento inesperado». Esto mismo sucede además respecto de las palabras búlgara, checa, estonia, letona, lituana, húngara, polaca, eslovaca y finesa mencionadas en el apartado 61.
77 En cuanto a la parte del público relevante que no reconoce el juego de palabras a que se hace referencia en el apartado 74, el hecho de identificar la palabra «zen», único componente de la marca anterior, también en la marca solicitada da lugar a una similitud conceptual, cualquiera que sea la aptitud de la palabra «zen» para describir los productos y servicios designados por las marcas en conflicto. En efecto, sin ese juego de palabras, la eventualidad de que el término «zen» pueda evocar determinadas características de los productos y servicios de que se trata no desvirtúa en modo alguno el hecho de que dicho término, común a los signos en conflicto, es el único concepto al que puede aludir la marca solicitada, aunque esa alusión se vea debilitada por la adición de una terminación carente de significado.
78 En tales circunstancias, la conclusión de la Sala de Recurso según la cual, desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto son similares, sin más calificativos, únicamente puede confirmarse en lo que respecta al público que no conoce el inglés o el francés.
Sobre el riesgo de confusión
79 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 17, y sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast‑Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, Rec. p. II‑5409, apartado 74].
80 En los apartados 31 a 33 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto respecto de la totalidad de los servicios designados por la marca solicitada. A este respecto, la Sala de Recurso recordó que los productos y servicios en cuestión eran similares o idénticos y subrayó que la marca anterior estaba íntegramente incluida en la marca solicitada.
81 A la vista de las consideraciones expuestas en particular en los apartados 65, 69, 70 y 75 de la presente sentencia, tal conclusión de la Sala de Recurso no puede confirmarse respecto de la totalidad del público relevante.
82 No obstante, ha de recordarse que para denegar el registro de una marca comunitaria basta que un motivo de denegación relativo en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 exista en una parte de la Unión (véanse, en este sentido, la sentencia VENADO con marco y otras, antes citada, apartado 76, y la jurisprudencia citada).
83 Pues bien, para el público que no conoce el inglés ni el francés, las marcas en conflicto presentan un grado medio de similitud visual y de similitud conceptual. Pese a la escasa similitud fonética, tal grado de similitud visual y de similitud conceptual basta para declarar que existe riesgo de confusión, puesto que los productos y servicios de que se trata son similares o idénticos y el grado de atención de la parte del público que no está integrada por profesionales no es particularmente elevado. Esta conclusión es válida cualquiera que sea el carácter distintivo de la marca anterior, que la Sala de Recurso calificó como medio en el apartado 29 de la resolución impugnada, extremo que impugna la demandante afirmando que el elemento «zen» es descriptivo de los productos y servicios controvertidos.
84 A este respecto, procede recordar que el reconocimiento de un eventual carácter escasamente distintivo de la marca anterior no impide declarar que existe riesgo de confusión en el caso de autos. En efecto, según la jurisprudencia, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, éste sólo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular, debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (véanse la sentencia PAGESJAUNES.COM, antes citada, apartado 70, y la jurisprudencia citada).
85 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar asimismo el segundo motivo, y, en consecuencia, el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar la admisibilidad, que la OAMI niega, de la segunda y tercera pretensiones de la demandante.
Costas
86 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.
87 En virtud de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento la parte coadyuvante cargará con sus propias costas, ya que los motivos que sustentan sus pretensiones no son admisibles.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Declarar manifiestamente inadmisibles las pretensiones de Shiseido Company Ltd, salvo la que consiste sustancialmente en que se desestime el recurso.
3) HP Health Clubs Iberia, S.A., cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
4) Shiseido Company cargará con sus propias costas.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de marzo de 2014.
Firmas