Byla T‑194/03

Il Ponte Finanziaria SpA

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą

(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, kuriame yra žodinis elementas „Bainbridge“, paraiška − Ankstesni nacionaliniai žodiniai, vaizdiniai ir erdviniai prekių ženklai, kuriuose yra žodinis elementas „Bridge“ − Naudojimo įrodymas − Naudojimas kitokia forma − „Apsauginiai“ prekių ženklai − Prekių ženklų šeima“

Sprendimo santrauka

1.      Bendrijos prekių ženklas – Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas – Protesto nagrinėjimas –Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 2 ir 3 dalys, 50 straipsnio 1 dalies a punktas ir 56 straipsnio 2 dalis)

2.      Bendrijos prekių ženklas – Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas – Protesto nagrinėjimas –Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktas)

3.      Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

4.      Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

1.      Pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo sistemą veiksmingas žymens naudojimas prekyboje prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, yra pagrindinė sąlyga, kad prekių ženklo savininkui būtų pripažintos išimtinės teisės, t. y. prekių ženklui suteiktos apsaugos dalykas. Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalis, 50 straipsnio 1 dalies a punktas, 43 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 56 straipsnio 2 dalis nustato prekių ženklo savininkui pareigą jį naudoti arba pareigą per protesto, registracijos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia procedūrą pateikti realaus naudojimo įrodymų.

Žinoma, šios nuostatos numato išimtį, pagal kurią prekių ženklo savininkui netaikomos šių pareigų pažeidimo pasekmės, jei buvo „rimtų priežasčių“ ženklo nenaudoti. Tačiau manytina, kad šiose nuostatose numatyta „rimtų priežasčių“ sąvoka reiškia priežastis, pagrįstas kliūtimis prekių ženklo naudojimui, arba situacijas, kuriose jo komercinis panaudojimas, atsižvelgiant į visas svarbias nagrinėjamo atvejo aplinkybes, pasirodytų per daug brangus. Šios kliūtys galiausiai gali atsirasti dėl, pavyzdžiui, nacionalinės teisės aktų, ribojančių prekybą prekių ženklu pažymėtomis prekėmis, ir todėl šie teisės aktai gali būti nurodomi kaip rimta prekių ženklo nenaudojimo priežastis. Tačiau įregistruoto nacionalinio prekių ženklo savininkas, protestuojantis dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, siekdamas išvengti pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis priklausančios įrodinėjimo naštos, negali remtis nacionaline nuostata, kuri leidžia pateikti prekių ženklo paraišką dėl žymenų, neskirtų naudoti prekyboje dėl to, kad jų funkcija yra tiesiog apsisaugoti nuo prekyboje naudojamo žymens. Iš tikrųjų tokia registracija neatitinka Bendrijos prekių ženklų reglamentavimo pagal Reglamentą Nr. 40/94, o jų apsauga nacionaliniu lygiu negali būti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, nenaudojimo „rimta priežastis“ šio reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme.

(žr. 43, 46 punktus)

2.      Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 2 dalies a punktas yra susijęs su atveju, kai įregistruotas nacionalinis ar Bendrijos prekių ženklas naudojamas prekyboje šiek tiek kitokia forma, palyginti su ta, kuria buvo įregistruotas. Šia nuostata, kuri nenumato griežto naudojamo prekių ženklo ir įregistruoto prekių ženklo formų atitikimo, siekiama leisti jo savininkui naudojant jį prekyboje pakeisti žymenį, nepakeičiant išskirtinio jo pobūdžio taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie atitinkamų prekių arba paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų. Atsižvelgiant į šios nuostatos tikslą, materialinė jos taikymo sritis turi būti laikoma apribota tik tokiomis situacijomis, kai prekių ženklo savininko prekėms ar paslaugoms, kurioms šis ženklas buvo įregistruotas, žymėti naudojamas žymuo yra tokios formos, kuria tas prekių ženklas naudojamas prekyboje. Tokiose situacijose, jei prekyboje naudojamas žymuo mažai skiriasi nuo formos, kuria jis buvo įregistruotas, ir abu žymenys apskritai gali būti laikomi identiškais, ši nuostata numato, kad įregistruoto prekių ženklo naudojimo pareiga gali būti laikoma įvykdyta pateikiant prekyboje naudojamos formos žymens naudojimo įrodymą. Tačiau šio reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punktas neleidžia įregistruoto prekių ženklo savininkui išvengti jam priklausančios pareigos naudoti šį prekių ženklą nurodant atskirai įregistruoto panašaus prekių ženklo naudojimą.

(žr. 50 punktą)

3.      Italijos paprastas vartotojas negali supainioti vaizdinio žymens, kuriame yra žodinis elementas „Bainbridge“, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą „odos ir odos pakaitalų gaminiams, nepatenkantiems į kitas klases; gyvūnų odoms; lagaminams ir kelioniniams krepšiams; skėčiams, skėčiams nuo saulės ir lazdoms; botagams ir pakinktams“ ir „drabužiams, avalynei, galvos apdangalams“, kurie pagal Nicos sutartį atitinkamai priklauso 18 ir 25 klasėms, su anksčiau toms pačioms klasėms priskirtinoms toms pačioms prekėms įregistruotais žodiniais prekių ženklais FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE ir THE BRIDGE, sudėtiniu prekių ženklu, kuriame yra žodinis elementas „the bridge wayfarer“ ir erdviniu prekių ženklu, vaizduojančiu žodį „the bridge“, nes, nepaisant ankstesnių prekių ženklų ryškių skiriamųjų požymių ir prašomu įregistruoti prekių ženklu pažymėtų prekių tapatumo, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra panašūs fonetiškai, ir jų palyginimas vaizdiniu požiūriu parodo ryškius skirtumus, kurie leidžia konstatuoti, kad vertinant galimybę supainioti vienintelio bendro elemento, žodį „bridge“ sudarančio šešių raidžių junginio, nepakanka nustatyti šių nagrinėjamų žymenų, atsižvelgiant į jų sukurtą bendrą įspūdį, didelį vaizdinio panašumo laipsnį. Šiuo aspektu būtina pažymėti, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinio panašumo laipsnis yra nelabai svarbus tuo atveju, kai prekės parduodamos taip, kad jas pirkdama atitinkama visuomenės dalis paprastai jas žymintį prekių ženklą suvokia vizualiai.

(žr. 101, 114, 116 punktus)

4.      Jei protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos grindžiamas keliais ankstesniais prekių ženklais, ir šie prekių ženklai turi požymių leidžiančių juos priskirti tai pačiai „serijai“ ar „šeimai“, o taip gali atsitikti, jei jie vaizduoja tą patį skiriamąjį elementą, pridėdami grafinį ar žodinį elementą, kurie juos atskiria vienus nuo kitų, arba jei yra pakartojami tas pats priešdėlis ar galūnė, kurie yra pagrindinio prekių ženklo dalis, tokia aplinkybė yra svarbus veiksnys vertinant galimybę supainioti.

Iš tikrųjų tokiu atveju galimybę supainioti gali skatinti galimybė susieti prašomą įregistruoti prekių ženklą su serijai priklausančiais ankstesniais prekių ženklais, jei prašomas įregistruoti prekių ženklas yra į juos taip panašus, kad galėtų paskatinti vartotoją galvoti, jog jis priklauso tai pačiai serijai ir todėl juo žymimos prekės turi tą pačią arba susijusią komercinę kilmę kaip ir ankstesniais prekių ženklais pažymėtos prekės. Ši galimybė susieti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesnių prekių ženklų serija, galinti suklaidinti dėl žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių komercinės kilmės, gali egzistuoti, net jei prašomo įregistruoti prekių ženklo ir atskirai paimtų ankstesnių prekių ženklų palyginimas neleidžia nustatyti tiesioginės galimybės supainioti. Tokiu atveju galimybė, kad vartotojas galės suklysti dėl nagrinėjamų prekių ar paslaugų komercinės kilmės, atsiranda ne dėl to, kad jis supainios prašomą įregistruoti prekių ženklą su vienu ar kitu ankstesnių prekių ženklų serijos ženklu, o todėl, kad jis manys, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas priklauso tai pačiai serijai.

Vis dėlto galimybe susieti galima remtis, tik jei yra įgyvendintos dvi sąlygos. Pirma, anksčiau įregistruotų prekių ženklų savininkas privalo įrodyti visų serijai priklausančių prekių ženklų arba bent tam tikro skaičiaus prekių ženklų, galinčių sudaryti seriją, naudojimą. Antra, prašomas įregistruoti prekių ženklas turi ne tik būti panašus, bet taip pat turėti tokių požymių, dėl kurių jis galėtų būti priskirtas serijai. Taip gali nebūti, jei, pavyzdžiui, ankstesnės prekių ženklo serijos bendras elementas naudojamas prašomame įregistruoti prekių ženkle kitoje vietoje nei įprastai tai serijai priklausančiuose prekių ženkluose arba skiriasi jo semantinis turinys.

(žr. 123–127 punktus)