Zaak T‑194/03
Il Ponte Finanziaria SpA
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk dat woordelement ‚Bainbridge’ bevat – Oudere nationale woordmerken, beeldmerken en driedimensionale merken die woordelement ‚Bridge’ bevatten – Bewijs van gebruik – Gebruik in afwijkende vorm – ‚Defensieve’ merken – Merkenfamilie”
Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 15, lid 1, 43, leden 2 en 3, 50, lid 1, sub a, en 56, lid 2)
2. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 15, lid 2, sub a)
3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
4. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
1. Volgens de opzet van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk is het daadwerkelijke gebruik van een teken in het economisch verkeer voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, een wezenlijke voorwaarde voor de erkenning dat de houder van het teken de uitsluitende rechten heeft die het voorwerp van de aan merken verleende bescherming vormen. Zo verplichten de artikelen 15, lid 1, 50, lid 1, sub a, 43, leden 2 en 3, en 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 de houder van een merk ertoe, dit merk te gebruiken of in het kader van oppositieprocedures of procedures tot vervallen‑ of nietigverklaring het bewijs van normaal gebruik ervan te leveren.
Het is juist dat deze bepalingen een uitzondering bevatten, volgens welke de merkhouder aan de gevolgen van de niet-nakoming van dergelijke verplichtingen ontsnapt wanneer er „geldige redenen” zijn voor het niet gebruiken. Het begrip „geldige redenen” in deze bepalingen verwijst evenwel naar redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, te duur zou zijn. Dergelijke belemmeringen kunnen voortvloeien uit een nationale regeling die bijvoorbeeld beperkingen oplegt aan de verkoop van de door het merk aangeduide waren, en een dergelijke regeling kan dan ook worden aangevoerd als geldige reden voor het niet gebruiken van het merk. De houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, kan zich daarentegen niet aan de krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op hem rustende bewijslast onttrekken met een beroep op een nationale bepaling op grond waarvan tekens als merk kunnen worden ingeschreven die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter defensie van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt. Dergelijke inschrijvingen zijn immers niet verenigbaar met de communautaire merkenregeling zoals die voortvloeit uit verordening nr. 40/94, en de erkenning ervan op nationaal niveau vormt geen „geldige reden” in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening voor het niet gebruiken van een ouder merk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd.
(cf. punten 43, 46)
2. Artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft betrekking op het geval waarin een ingeschreven nationaal merk of gemeenschapsmerk in het economisch verkeer wordt gebruikt in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven. Deze bepaling, die vermijdt dat een strikte overeenstemming van de gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, staat de houder van het ingeschreven merk toe, tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten. Overeenkomstig het doel van deze bepaling moet de materiële werkingssfeer ervan worden geacht te zijn beperkt tot situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt. Wanneer in dergelijke situaties het in het economisch verkeer gebruikte teken slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin dit teken is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn, kan volgens bovengenoemde bepaling worden voldaan aan de verplichting van gebruik van het ingeschreven merk door het leveren van het bewijs van het gebruik van het teken in de in het economisch verkeer gebruikte vorm. Daarentegen kan de houder van een ingeschreven merk zich op grond van artikel 15, lid 2, sub a, van deze verordening niet aan de op hem rustende verplichting van gebruik van dit merk onttrekken met een beroep op het gebruik van een overeenstemmend merk dat het voorwerp van een afzonderlijke inschrijving uitmaakt.
(cf. punt 50)
3. Bij de gemiddelde consument in Italië bestaat er geen gevaar voor verwarring tussen enerzijds de afbeelding die het woordelement „Bainbridge” bevat, en waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren” en „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” van respectievelijk de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en anderzijds de woordmerken FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE en THE BRIDGE, het samengestelde merk met het woordelement „the bridge wayfarer” en het driedimensionale merk met de vermelding „the bridge”, die eerder in Italië werden ingeschreven voor dezelfde waren van dezelfde klassen, ondanks het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken en het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn. De conflicterende tekens stemmen immers op semantisch vlak niet overeen en uit de vergelijking van de conflicterende tekens op visueel vlak blijkt dat deze tekens sterk van elkaar verschillen, zodat kan worden aangenomen dat het enige gemeenschappelijke element, te weten de opeenvolging van zes letters die het woord „bridge” vormen, niet volstaat voor de vaststelling dat de betrokken merken – rekening houdend met de totaalindruk die zij oproepen – een voor de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante mate van visuele overeenstemming vertonen. De fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens is van ondergeschikt belang bij waren die gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt.
(cf. punten 101, 114, 116)
4. Wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken kan het feit dat deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk.
In dergelijke gevallen kan verwarringsgevaar immers ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het aangevraagde merk met de oudere merken die tot de serie behoren, wanneer het aangevraagde merk en deze oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument ertoe kan worden gebracht, te denken dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en de erdoor aangeduide waren derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide waren, of een daaraan verwante herkomst. Er kan zelfs sprake zijn van een dergelijk gevaar van associatie van het aangevraagde merk met de oudere seriemerken waardoor verwarring over de commerciële herkomst van de door de conflicterende tekens aangeduide waren kan ontstaan, wanneer op grond van de vergelijking van het aangevraagde merk met elk afzonderlijk beschouwd ouder merk geen direct verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. In een dergelijk geval is het gevaar dat de consument zich vergist met betrekking tot de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, niet het gevolg van de mogelijkheid dat hij het aangevraagde merk met een van de oudere seriemerken verwart, maar van de mogelijkheid dat hij meent dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van de serie.
Het associatiegevaar kan evenwel slechts worden aangevoerd wanneer cumulatief is voldaan aan twee voorwaarden. In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft.
(cf. punten 123‑127)