Affaire T‑508/13

Government of Malaysia

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative HALAL MALAYSIA – Marque figurative antérieure non enregistrée HALAL MALAYSIA – Motif relatif de refus – Absence de droits au signe antérieur ayant été acquis conformément au droit de l’État membre avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009 – Utilisation de la marque antérieure en tant que label – Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) – Absence d’un ‘goodwill’ »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 novembre 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 4)

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Charge de la preuve

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 4)

3.      Droit national – Référence aux droits nationaux – Droit du Royaume-Uni – Régime de l’action en usurpation d’appellation (action for passing off)

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Marque figurative HALAL MALAYSIA

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 4)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 20-22)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 22, 23)

3.      Il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation d’appellation.

En outre, il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation d’appellation, alors même qu’il est utilisé par plusieurs opérateurs. Il en découle que ces opérateurs peuvent disposer de leurs droits sur un signe ayant acquis une réputation sur le marché, selon une forme « extensive » de cette action reconnue par la jurisprudence nationale.

Les organismes publics peuvent eux aussi être protégés par l’action en usurpation d’appellation dans la mesure où leurs activités peuvent générer un « goodwill ». En effet, si lesdits organismes font usage d’un certain signe qui leur appartient à titre exclusif, ils peuvent invoquer le « goodwill » lié à la commercialisation des produits et des services portant ce signe. De même, si ces organismes partagent l’usage d’un signe quelconque avec d’autres opérateurs, le « goodwill » pourra être invoqué par les mêmes organismes publics et par les opérateurs concernés.

Dans les cas où un signe antérieur est utilisé par plusieurs opérateurs, la propriété du « goodwill » doit être appréciée à la lumière des circonstances de l’affaire. En conséquence, pour déterminer si l’opposant à l’enregistrement d’un label en tant que marque communautaire est le seul titulaire du « goodwill », il y a lieu d’apprécier la force d’attraction de la clientèle du label.

(cf. points 34, 35, 38, 39)

4.      Dans la mesure où le signe antérieur à la marque communautaire figurative demandée HALAL MALAYSIA sert à désigner des biens ou des services certifiés par lui, il est susceptible, en tant que label, d’avoir acquis le « goodwill » requis par le droit du Royaume-Uni en ce qui concerne le délit d’usurpation d’appellation.

Au regard du système de certification de l’opposant concernant la conformité des produits avec la charia, de sa fonction visant à examiner les procédés de fabrication développés par des tierces parties désireuses de devenir des utilisateurs autorisés de son label et au regard de sa fonction de surveillance de l’usage du label par ces utilisateurs autorisés afin de s’assurer que les normes de qualité qu’il a établies sont respectées, c’est l’opposant qui doit être considéré comme étant le propriétaire du « goodwill ».

En effet, les consommateurs des produits et les utilisateurs des services, dès qu’ils aperçoivent le label attribué par l’opposant, sont informés de leur conformité avec le régime halal selon le système de contrôle garanti en Malaisie. Par ailleurs, le label est susceptible d’indiquer un profil public, de provenance gouvernementale, qui en informe les consommateurs, ce que renforce sa titularité exclusive par l’opposant et non une titularité partagée avec d’autres opérateurs, même ceux qui sont autorisés à l’utiliser.

Cependant, l’existence du « goodwill » requis par le droit du Royaume-Uni en ce qui concerne le délit d’usurpation d’appellation, tant dans sa forme « extensive » que dans sa forme « classique », n’a pas été démontrée.

(cf. points 36, 42-44)