Věc T-148/08

Beifa Group Co. Ltd

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující psací náčiní – Starší národní obrazová ochranná známka – Důvod neplatnosti – Užívání staršího označení, jehož majitel má právo zakázat užívání, v (průmyslovém) vzoru Společenství – Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 – Návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky podaný poprvé k odvolacímu senátu“

Shrnutí rozsudku

1.      (Průmyslové) vzory Společenství – Odvolací řízení – Žaloba k soudu Společenství – Pravomoc Tribunálu – Vrácení věci nižší instanci Úřadu

(Nařízení Rady č. 6/2002, čl. 60 odst. 1 a čl. 61 odst. 3 a 6)

2.      (Průmyslové) vzory Společenství – Důvody neplatnosti – Použití rozlišovacího označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru – Užívání označení podobného s rozlišovacím označení – Zahrnutí

[Nařízení Rady č. 6/2002, čl. 25 odst. 1 písm. e)]

3.      (Průmyslové) vzory Společenství – Důvody neplatnosti – Použití rozlišovacího označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru – Důkaz o užívání rozlišovacího označení

[Nařízení Rady č. 6/2002, čl. 25 odst. 1 písm. e)]

4.      (Průmyslové) vzory Společenství – Důvody neplatnosti – Použití rozlišovacího označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru – Důkaz o užívání rozlišovacího označení

[Nařízení Rady č. 6/2002, čl. 25 odst. 1 písm. e)]

5.      (Průmyslové) vzory Společenství – Důvody neplatnosti – Použití rozlišovacího označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru – Vnímání (průmyslového) vzoru veřejností jako rozlišovacího označení – Neexistence samostatného posouzení

[Nařízení Rady č. 6/2002, čl. 25 odst. 1 písm. e)]

6.      (Průmyslové) vzory Společenství – Důvody neplatnosti – Použití rozlišovacího označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru – Srovnání sporného (průmyslového) vzoru a rozlišovacího označení – Trojrozměrné označení

[Nařízení Rady č. 6/2002, čl. 25 odst. 1 písm. e)]

7.      Řízení – Povinnost soudu dodržet rámec sporu vymezený účastníky řízení – Povinnost soudu rozhodovat pouze na základě tvrzení účastníků řízení – Neexistence

1.      Podle čl. 61 odst. 3 nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství má Tribunál pravomoc rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) jak zrušit, tak změnit. Kromě toho podle čl. 61 odst. 6 téhož nařízení je Úřad povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku Tribunálu. Z posledně uvedeného ustanovení vyplývá, že Tribunálu nepřísluší ukládat Úřadu, jemuž přísluší vyvodit důsledky z výroku a odůvodnění rozsudku Tribunálu, příkazy.

Na základě čl. 60 odst. 1 nařízení odvolací senát, kterému bylo předloženo odvolání proti rozhodnutí nižší instance Úřadu, může po věcném přezkoumání odvolání věc uvedené instanci vrátit k dalšímu jednání.

Z těchto ustanovení a úvah vyplývá, že bod návrhových žádání směřující k tomu, aby Tribunál, kterému byla předložena žaloba proti rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu, vrátil věc nižší instanci, jejíž rozhodnutí je předmětem odvolání u odvolacího senátu, není nepřípustný.

Kdyby Tribunál takovému návrhovému žádání vyhověl, neuložil by Úřadu povinnost konat nebo nekonat, a tedy by mu neuložil žádný příkaz. Takové návrhové žádání směřuje spíše k tomu, aby Tribunál sám přijal rozhodnutí, které odvolací senát měl nebo mohl přijmout, a tedy k tomu, aby Tribunál vykonal svou pravomoc rozhodnutí odvolacího senátu, které bylo u něj napadeno, změnit.

(viz body 40–43)

2.      Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že se jej majitel rozlišovacího označení může dovolávat za účelem podání návrhu na prohlášení neplatnosti pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství, pokud je v uvedeném (průmyslovém) vzoru užíváno označení podobné jeho označení.

Zaprvé důvod neplatnosti uvedený v čl. 25 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení nepředpokládá nutně detailní převzetí staršího rozlišovacího označení v plném rozsahu v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství. I kdyby totiž některé prvky dotyčného označení ve sporném (průmyslovém) vzoru Společenství chyběly nebo jiné prvky byly přidány, může se jednat o „užívání“ uvedeného označení, zejména pokud opominuté nebo přidané prvky mají druhořadý význam. Z toho vyplývá, že doslovný výklad čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení nutně nevylučuje jeho uplatnění v případě, kdy v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství je užíváno nikoliv označení totožné s označením uplatňovaným na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti, ale jemu podobné označení.

Zadruhé uvedený výklad čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení může jako jediný zajistit jednak účinnou ochranu práv majitele starší ochranné známky Společenství nebo ochranné známky zapsané v členském státě proti jakémukoliv zásahu do této ochranné známky jejím užíváním v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství, jednak soudržnost příslušných ustanovení uvedeného nařízení s ustanoveními první směrnice 89/104, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, nebo nařízení č. 40/94 a 207/2009 o ochranné známce Společenství.

(viz body 50, 52–53, 59)

3.      Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství zejména vyžaduje, aby právo Společenství nebo právní předpisy členského státu, které se vztahují na starší označení uplatňované na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti, který na tomto ustanovení spočívá, „přiznávají majiteli označení právo zakázat“ užívání jeho označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru. V případě, že právo Společenství nebo sporné právní předpisy členského státu stanoví, že majitel starší ochranné známky není oprávněn namítat vůči třetím osobám svá práva vyplývající z této ochranné známky, pokud během období pěti let předcházejících namítání uvedených práv nebyla ochranná známka užívána pro výrobky nebo služby, o které se uvedený majitel opírá za účelem uplatnění svých práv, pokud k tomuto datu uplynulo alespoň pět let od zápisu ochranné známky, musí být o takovém užívání podán důkaz.

(viz body 63–65)

4.      Vzhledem k tomu, že nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství neobsahuje zvláštní ustanovení upravující podmínky podání návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání staršího označení majitelem (průmyslového) vzoru Společenství zpochybněného návrhem na prohlášení neplatnosti, jenž je založen na tomto označení, je třeba dospět k závěru, že uvedený návrh musí být podán k Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) výslovně a včas. V zásadě je třeba podat návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve lhůtě, kterou zrušovací oddělení stanovilo majiteli (průmyslového) vzoru Společenství zpochybněného návrhem na prohlášení neplatnosti k předložení jeho vyjádření k  tomuto návrhu.

Naproti tomu návrh na předložení důkazu o skutečném užívání staršího označení uplatňovaného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství nemůže být poprvé podán až k odvolacímu senátu. Nelze připustit, že by odvolací senát mohl rozhodnout o věci, jež se liší od věci předložené zrušovacímu oddělení, a sice věci, jejíž rámec byl rozšířen přidáním předběžné otázky skutečného užívání staršího označení uplatňovaného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti.

(viz body 67–68, 71)

5.      Návrh na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství, založený na důvodu neplatnosti uvedeném v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství, může uspět pouze tehdy, je-li shledáno, že se relevantní veřejnost bude domnívat, že v (průmyslovém) vzoru Společenství, který je předmětem tohoto návrhu, je užito rozlišovací označení uplatňované na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti. V případě, že je učiněn závěr, že relevantní veřejnost nepostřehne, že je v (průmyslovém) vzoru Společenství uvedeném v návrhu na prohlášení neplatnosti užito rozlišovací označení uplatňované na podporu tohoto návrhu, může být nebezpečí záměny jednoznačně vyloučeno. Naproti tomu není nutné otázku, zda relevantní veřejnost bude vnímat (průmyslový) vzor Společenství, který je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti, jako rozlišovací označení, posuzovat odděleně.

(viz body 105–107)

6.      Přezkum důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství musí spočívat na vnímání rozlišovacího označení uplatňovaného na podporu tohoto důvodu relevantní veřejností, jakož i na celkovém dojmu, kterým uvedené označení na tuto veřejnost působí.

Trojrozměrná ochranná známka není přitom nutně vnímána relevantní veřejností stejným způsobem jako obrazová ochranná známka. V prvním případě uvedená veřejnost vnímá hmatatelný předmět, který může zkoumat z více úhlů, zatímco v druhém případě veřejnost vidí pouze obraz.

Bezpochyby nelze vyloučit, že v případě existence podobnosti mezi dvěma trojrozměrnými předměty může srovnání jednoho z těchto předmětů s vyobrazením druhého rovněž vést ke zjištění existence podobnosti. Nic to však nemění na tom, že přezkum důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 25 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení předpokládá srovnání sporného (průmyslového) vzoru Společenství s rozlišovacím označením uplatňovaným na podporu tohoto důvodu.

Naproti tomu podobnost sporného (průmyslového) vzoru a označení uplatňovaného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti nelze předpokládat pouze z důvodu, že uvedený (průmyslový) vzor je podobný jinému označení, i když posledně uvedené označení je podobné označení uplatňovanému na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti.

(viz body 120–123)

7.      Třebaže soud rozhoduje pouze o návrhu účastníků řízení, kterým přísluší vymezit rámec sporu, nemůže být vázán pouze argumenty, kterých se tito dovolávají na podporu svých tvrzení, neboť by byl jinak případně nucen založit své rozhodnutí na chybných právních úvahách.

(viz bod 130)