Sprawa T‑148/08

Beifa Group Co. Ltd

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający przyrząd do pisania – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy – Podstawa unieważnienia – Użycie we wzorze wspólnotowym wcześniejszego oznaczenia, którego właścicielowi przysługuje prawo do zakazania jego używania – Artykuł 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 – Żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego podniesione po raz pierwszy przed izbą odwoławczą

Streszczenie wyroku

1.      Wzory wspólnotowe – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu wspólnotowego – Właściwość Sądu – Przekazanie sprawy niższej instancji Urzędu

(rozporządzenie Rady nr 6/2002, art. 60 ust. 1; art. 61 ust. 3, 6)

2.      Wzory wspólnotowe – Podstawy unieważnienia – Użycie oznaczenia odróżniającego w późniejszym wzorze – Użycie oznaczenia wykazującego podobieństwo do oznaczenia odróżniającego – Zaliczenie

(rozporządzenie Rady nr 6/2002, art. 25 ust. 1 lit. e))

3.      Wzory wspólnotowe – Podstawy unieważnienia – Użycie oznaczenia odróżniającego w późniejszym wzorze – Dowód używania oznaczenia odróżniającego

(rozporządzenie Rady nr 6/2002, art. 25 ust. 1 lit. e))

4.      Wzory wspólnotowe – Podstawy unieważnienia – Użycie oznaczenia odróżniającego w późniejszym wzorze – Dowód używania oznaczenia odróżniającego

(rozporządzenie Rady nr 6/2002, art. 25 ust. 1 lit. e))

5.      Wzory wspólnotowe – Podstawy unieważnienia – Użycie oznaczenia odróżniającego w późniejszym wzorze – Sposób postrzegania wzoru przez odbiorców jako oznaczenie odróżniające – Brak odrębnej analizy

(rozporządzenie Rady nr 6/2002, art. 25 ust. 1 lit. e))

6.      Wzory wspólnotowe – Podstawy unieważnienia – Użycie oznaczenia odróżniającego w późniejszym wzorze – Porównanie spornego wzoru z oznaczeniem odróżniającym – Trójwymiarowe oznaczenie

(rozporządzenie Rady nr 6/2002, art. 25 ust. 1 lit. e))

7.      Postępowanie – Obowiązek poszanowania przez sąd ram sporu określonych przez strony – Obowiązek orzekania przez sąd wyłącznie w oparciu o argumenty wysunięte przez strony – Brak

1.      Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych Sąd jest właściwy zarówno uchylić, jak i zmienić decyzję Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). Ponadto zgodnie z art. 61 ust. 6 tego rozporządzenia Urząd jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia Sądu. Z tego ostatniego przepisu wynika, że do Sądu nie należy wydawanie nakazów wobec Urzędu, na którym spoczywa w istocie obowiązek wyciągnięcia konsekwencji z sentencji oraz uzasadnienia wyroku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 tego rozporządzenia izba odwoławcza, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji niższej instancji Urzędu co do istoty, może przekazać sprawę wspomnianej instancji w celu dalszego postępowania.

Powyższe przepisy i rozważania wskazują na to, że żądanie mające na celu przekazanie przez Sąd rozpatrujący skargę na decyzję jednej z izb odwoławczych Urzędu sprawy do niższej instancji tego urzędu, której decyzja była przedmiotem odwołania do izby odwoławczej, nie jest niedopuszczalne.

W istocie gdyby Sąd uwzględnił takie roszczenie, to nie oznaczałoby to nałożenia na Urząd jakiegoś obowiązku działania lub zaniechania, czyli skierowania do niego nakazu. Takie żądanie zmierza raczej do tego, by Sąd sam wydał decyzję, którą powinna była wydać izba odwoławcza, a zatem do skorzystania przez Sąd z przysługującego mu uprawnienia do zmiany zaskarżonej przed nim decyzji izby odwoławczej.

(por. pkt 40–43)

2.      Wykładni art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych należy dokonywać w ten sposób, że właściciel oznaczenia odróżniającego może powołać się na ten przepis w celu unieważnienia późniejszego wzoru wspólnotowego, jeżeli we wspomnianym wzorze zostało użyte oznaczenie wykazujące podobieństwo do jego oznaczenia.

Po pierwsze, podstawa unieważnienia określona w art. 25 ust. 1 lit. e) omawianego rozporządzenia nie zakłada w sposób konieczny całkowitego i szczegółowego odtworzenia wcześniejszego oznaczenia odróżniającego w późniejszym wzorze wspólnotowym. W istocie nawet jeśli w spornym wzorze wspólnotowym niektóre elementy danego oznaczenia nie są obecne lub oznaczenie to zostało wzbogacone o inne elementy, wciąż może tu zachodzić „używanie” tego oznaczenia, zwłaszcza jeżeli pominięte lub dodane elementy mają znaczenie drugorzędne. Z powyższego wynika, że literalna wykładnia art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nie wyklucza bezwzględnie jego stosowania, w przypadku gdy w późniejszym wzorze wspólnotowym zostało użyte nie oznaczenie identyczne z tym, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, lecz oznaczenie podobne.

Po drugie, wyżej wskazana wykładnia art. 25 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia jest jedyną, która pozwala na zapewnienie z jednej strony skutecznej ochrony praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego – wspólnotowego lub zarejestrowanego w państwie członkowskim – przed naruszeniem prawa do tego znaku wynikającym z wykorzystania go w późniejszym wzorze wspólnotowym i z drugiej strony spójności między właściwymi przepisami omawianego rozporządzenia i pierwszej dyrektywy 89/104 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych lub rozporządzeń nr 40/94 i 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

(por. pkt 50, 52, 53, 59)

3.      Artykuł 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych wymaga w szczególności, by prawo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega to wcześniejsze oznaczenie przywołane w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie opartego na tym przepisie, upoważniało właściciela prawa do tego oznaczenia do zakazywania wykorzystania jego oznaczenia w późniejszym wzorze. W sytuacji gdy prawo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego, o którym mowa, stanowi, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może powoływać się względem osób trzecich na jego prawa wynikające z tego znaku, jeżeli w okresie pięciu lat poprzedzających powołanie się na wspomniane prawa znak towarowy nie był używany dla towarów lub usług, które właściciel przytacza jako uzasadnienie, powołując się na swe prawa, dowód takiego używania musi zostać przedstawiony.

(por. pkt 63–65)

4.      Z uwagi na brak w rozporządzeniu nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych szczególnego przepisu dotyczącego sposobu podnoszenia przez właściciela wzoru wspólnotowego zakwestionowanego we wniosku o unieważnienie opartym na istnieniu wcześniejszego oznaczenia żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania tego oznaczenia należy uznać, że wspomniane żądanie winno zostać sformułowane wyraźnie i przedstawione Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odpowiednim terminie. Co do zasady takie żądanie winno zostać przedstawione w terminie wyznaczonym właścicielowi wzoru wspólnotowego zakwestionowanego we wniosku o unieważnienie przez Wydział Unieważnień do zgłoszenia uwag w odpowiedzi na ten wniosek.

Natomiast żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego, nie może zostać wysunięte po raz pierwszy w postępowaniu przed izbą odwoławczą. Nie można dopuścić, by izba odwoławcza orzekała w innej sprawie niż ta rozpatrywana przez Wydział Unieważnień, a mianowicie w sprawie, której przedmiot został rozszerzony przez dodanie kwestii wstępnej dotyczącej rzeczywistego używania wcześniejszego oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie.

(por. pkt 67, 68, 71)

5.      Wniosek o unieważnienie wzoru wspólnotowego oparty na podstawie unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych może zostać uwzględniony jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone, iż w odczuciu właściwego kręgu odbiorców oznaczenie odróżniające, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, zostało użyte we wzorze wspólnotowym stanowiącym przedmiot tego wniosku. W razie stwierdzenia, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców oznaczenie odróżniające, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, nie zostało użyte we wzorze wspólnotowym stanowiącym przedmiot tego wniosku, wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zostać w sposób oczywisty wykluczone. Natomiast odrębna analiza kwestii, czy właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał wspólnotowy wzór stanowiący przedmiot wniosku o unieważnienie jako oznaczenie odróżniające, nie jest konieczna.

(por. pkt 105–107)

6.      Badanie podstawy unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych winno opierać się na sposobie postrzegania przez właściwy krąg odbiorów oznaczenia odróżniającego, na które powołano się dla uzasadnienia tej podstawy, oraz na całościowym wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie na owych odbiorcach.

Wszak trójwymiarowy znak towarowy nie zawsze musi być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców w ten sam sposób co znak graficzny. W pierwszym z tych przypadków wspomniani odbiorcy postrzegają przedmiot, który można dotknąć i obserwować z różnych perspektyw, natomiast w drugim odbiorcy widzą jedynie obraz.

Wprawdzie nie można wykluczyć, że w przypadku podobieństwa między dwoma przedmiotami trójwymiarowymi porównanie między jednym z tych przedmiotów a obrazem innego może również prowadzić do stwierdzenia podobieństwa, jednak badanie podstawy unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) omawianego rozporządzenia zakłada dokonanie porównania między zakwestionowanym wzorem wspólnotowym a oznaczeniem odróżniającym, na które powołano się dla uzasadnienia tej podstawy.

Natomiast podobieństwo między spornym wzorem a oznaczeniem, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, nie może zostać po prostu założone jedynie na takiej podstawie, że wspomniany wzór wykazuje podobieństwo do innego oznaczenia, nawet jeśli to ostatnie oznaczenie jest podobne do oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku.

(por. pkt 120–123)

7.      Chociaż Sąd jest zobowiązany orzekać wyłącznie w przedmiocie żądań stron, do których należy wyznaczenie granic sporu, to nie może być on związany wyłącznie argumentami przedstawionymi przez strony na poparcie ich żądań, chyba że rozważania wykraczające poza te argumenty mogłyby prowadzić do oparcia jego rozstrzygnięcia na błędnych stwierdzeniach prawnych.

(por. pkt 130)