Vec T‑148/08

Beifa Group Co. Ltd

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci písacie potreby – Skoršia národná obrazová ochranná známka – Dôvod výmazu – Použitie skoršieho označenia, ktorého majiteľ má právo zakázať používanie, v dizajne Spoločenstva – Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 – Žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky podaná prvýkrát pred odvolacím senátom“

Abstrakt rozsudku

1.      Dizajny Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Právomoc Všeobecného súdu – Vrátenie veci nižšej inštancii Úradu

(Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 60 ods. 1 a článok 61 ods. 3 a 6)

2.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Použitie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v neskoršom dizajne – Použitie označenia, ktoré je podobné označeniu s rozlišovacou spôsobilosťou – Zahrnutie

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 25 ods. 1 písm. e)]

3.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Použitie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v neskoršom dizajne – Dôkaz o používaní označenia s rozlišovacou spôsobilosťou

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 25 ods. 1 písm. e)]

4.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Použitie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v neskoršom dizajne – Dôkaz o používaní označenia s rozlišovacou spôsobilosťou

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 25 ods. 1 písm. e)]

5.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Použitie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v neskoršom dizajne – Vnímanie dizajnu verejnosťou ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou – Absencia osobitnej analýzy

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 25 ods. 1 písm. e)]

6.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Použitie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v neskoršom dizajne – Porovnanie sporného dizajnu a označenia s rozlišovacou spôsobilosťou – Trojrozmerné označenie

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 25 ods. 1 písm. e)]

7.      Konanie – Povinnosť súdu rešpektovať rámec sporu stanovený účastníkmi konania – Povinnosť súdu rozhodnúť iba na základe tvrdení, ktoré uvádzajú účastníci konania – Neexistencia

1.      Podľa článku 61 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva má Všeobecný súd právomoc zrušiť, ako aj zmeniť rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory). Okrem toho podľa článku 61 ods. 6 toho istého nariadenia Úrad prijme nevyhnutné opatrenia, aby dosiahol súlad s rozsudkom Všeobecného súdu. Z tohto ustanovenia vyplýva, že Všeobecnému súdu neprináleží dávať príkazy Úradu, ktorý má povinnosť vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudku Všeobecného súdu.

Podľa článku 60 ods. 1 nariadenia odvolací senát, ktorý rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu nižšej inštancie Úradu, môže po preskúmaní predmetu odvolania vrátiť vec tejto inštancii na ďalšie konanie.

Z týchto ustanovení a úvah vyplýva, že žalobný návrh smerujúci k tomu, aby Všeobecný súd rozhodujúci o žalobe proti rozhodnutiu odvolacieho senátu Úradu vrátil vec nižšej inštancii, ktorej rozhodnutie bolo predmetom odvolania, nie je neprípustný.

V prípade, že by Všeobecný súd takému návrhu vyhovel, neodsúdil by Úrad na konanie alebo opomenutie, a teda by mu neuložil príkaz. Tento žalobný návrh skôr smeruje k tomu, aby Všeobecný súd sám prijal rozhodnutie, ktoré mal alebo mohol prijať odvolací senát, a teda aby uplatnil svoju právomoc zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu, ktoré sa pred ním napáda.

(pozri body 40 – 43)

2.      Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že sa ho majiteľ označenia s rozlišovacou spôsobilosťou môže dovolávať pri podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti neskoršieho dizajnu Spoločenstva, pokiaľ je v tomto dizajne použité označenie podobné jeho označeniu.

Po prvé, dôvod neplatnosti uvedený v článku 25 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia nezahŕňa nevyhnutne celkové a podrobné prebratie skoršieho označenia s rozlišovacou spôsobilosťou do neskoršieho dizajnu. Aj keby sa totiž v spornom dizajne Spoločenstva vynechali niektoré prvky dotknutého označenia alebo by sa niektoré prvky pridali, mohlo by ísť o „používanie“ tohto označenia, najmä keby vynechané alebo doplnené prvky mali len druhoradý význam. Z toho vyplýva, že doslovný výklad článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia nevylučuje nevyhnutne jeho uplatnenie v prípade, keď v neskoršom spornom dizajne Spoločenstva nie je použité rovnaké skoršie označenie ako označenie uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísaného dizajnu, ale len označenie podobné.

Po druhé, uvedený výklad článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia môže ako jediný zaručiť jednak účinnú ochranu práv majiteľa skoršej ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky zapísanej v členskom štáte pred akýmkoľvek zásahom do tejto ochrannej známky jej používaním v neskoršom dizajne Spoločenstva a jednak koherenciu medzi relevantnými ustanoveniami uvedeného nariadenia a ustanoveniami prvej smernice 89/104 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok alebo nariadení č. 40/94 a 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva.

(pozri body 50, 52, 53, 59)

3.      Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva okrem iného vyžaduje, aby právo Spoločenstva alebo právo členského štátu, upravujúce skoršie označenie uvedené na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti založeného na tomto ustanovení, poskytovalo majiteľovi tohto označenia právo zakázať jeho použitie v neskoršom dizajne. Ak právo Spoločenstva alebo právo dotknutého členského štátu stanovuje, že majiteľ skoršej ochrannej známky nie je oprávnený dovolávať sa voči tretím osobám práv vyplývajúcich z tejto ochrannej známky, pokiaľ počas obdobia piatich rokov pred dovolaním sa týchto práv ochranná známka nebola používaná pre výrobky a služby, o ktoré sa tento majiteľ opiera na podporu uplatnenia svojich práv, dôkaz o takom používaní musí byť predložený.

(pozri body 63 – 65)

4.      Vzhľadom na to, že nariadenie č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva neobsahuje osobitné ustanovenie o podmienkach predloženia návrhu na dôkaz o riadnom používaní skoršieho označenia majiteľom dizajnu Spoločenstva spochybneného návrhom na vyhlásenie neplatnosti založeného na tomto označení, treba prijať záver, že tento návrh musí byť výslovný a podaný na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) včas. V zásade musí byť podaný v lehote, ktorú výmazové oddelenie stanovilo majiteľovi dizajnu Spoločenstva spochybneného podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, na predloženie jeho vyjadrenia k tomuto návrhu.

Na druhej strane žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršieho označenia uvádzaného na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva nemožno prvýkrát predložiť pred odvolacím senátom. Nemožno pripustiť, aby odvolací senát mohol rozhodnúť o inej veci, ako bola predložená na rozhodnutie výmazovému oddeleniu, teda veci, ktorej rozsah bol rozšírený pridaním predbežnej otázky o riadnom používaní skoršieho označenia uvádzaného na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

(pozri body 67, 68, 71)

5.      Návrh na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva založený na dôvode neplatnosti podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva môže byť úspešný len vtedy, ak sa prijme záver, že relevantná verejnosť sa bude domnievať, že v dizajne Spoločenstva, ktorý je predmetom tohto návrhu, je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Za predpokladu, že sa dospeje k záveru, že relevantná verejnosť nebude vnímať, že v dizajne Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti, možno pravdepodobnosť zámeny jednoznačne vylúčiť. Naopak netreba osobitne skúmať otázku, či relevantná verejnosť bude vnímať dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou.

(pozri body 105 – 107)

6.      Preskúmanie dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva treba oprieť o to, ako relevantná skupina verejnosti vníma označenie s rozlišovacou spôsobilosťou uvádzané na podporu tohto dôvodu, ako aj o to, aký celkový dojem toto označenie u tejto skupiny vyvoláva.

Relevantná skupina verejnosti pritom nevyhnutne nevníma trojrozmernú ochrannú známku rovnako ako obrazovú ochrannú známku. V prvom prípade vníma hmotný predmet, ktorý môže skúmať z viacerých uhlov, zatiaľ čo v druhom prípade verejnosť vníma len obraz.

Určite pritom nemožno vylúčiť, že za predpokladu existencie podobnosti medzi dvoma trojrozmernými predmetmi môže porovnanie jedného z týchto predmetov s vyobrazením druhého rovnako viesť ku konštatovaniu existencie podobnosti. Nič sa ale nemení na tom, že preskúmanie dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 25 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia zahŕňa porovnanie sporného dizajnu Spoločenstva s označením s rozlišovacou spôsobilosťou uvádzaným na podporu tohto dôvodu.

Na druhej strane podobnosť medzi sporným dizajnom a označením uvádzaným na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti nemožno predpokladať len na základe toho, že tento dizajn sa podobá inému označeniu, aj keby toto označenie bolo podobné označeniu uvádzanému na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

(pozri body 120 – 123)

7.      Hoci súd rozhoduje len o návrhu účastníkov konania, ktorí sú príslušní vymedziť rozsah sporu, nemôže byť viazaný len tvrdeniami, na ktoré títo účastníci na účely podpory svojich návrhov odkazujú, pretože by bol inak nútený založiť svoje rozhodnutie na chybných právnych úvahách.

(pozri bod 130)