Zaak T‑255/08

Eugenia Montero Padilla

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk JOSE PADILLA – Oudere merken en ouder teken JOSE PADILLA – Relatieve weigeringsgronden – Geen algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs en geen bekend merk – Artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Geen ouder teken dat in economisch verkeer wordt gebruikt – Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009)”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat in lidstaat algemeen bekend is

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, leden 1 en 2, sub c)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4)

1.      Het gebruik als merk van de naam José Padilla, die in het kader van de oppositie tegen de inschrijving van het woordteken JOSE PADILLA als gemeenschapsmerk voor waren van de klassen 9, 25 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice wordt aangevoerd, is niet aangetoond. De overgelegde documenten leveren immers enkel het bewijs van de algemene bekendheid van de overleden componist en van het gebruik van zijn naam ter identificatie van de auteur van de muziekstukken, en niet van het gebruik van deze naam als merk. Aldus is niet aangetoond dat op de datum van indiening van de betrokken merkaanvraag het teken JOSE PADILLA in een lidstaat als merk algemeen bekend was en werd gebruikt voor waren die gelijk of soortgelijk zijn aan die welke door het aangevraagde merk worden aangeduid.

(cf. punten 53, 56)

2.      Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, met daarin de zinsnede „waarvoor het oudere merk ingeschreven is”, vloeit voort dat deze bepaling slechts geldt voor oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, van deze verordening voor zover zij zijn ingeschreven.

Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom ontvankelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van deze verordening, met betrekking tot niet-soortgelijke waren of diensten, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd.

(cf. punten 47‑48)

3.      Het auteursrecht is geen „in het economisch verkeer gebruikt teken” in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk. Uit de opzet van artikel 52 van deze verordening blijkt immers dat een auteursrecht niet een dergelijk teken is. Artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat een gemeenschapsmerk wordt nietig verklaard wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden is voldaan. Artikel 52, lid 2, sub c, van deze verordening bepaalt dat een gemeenschapsmerk tevens wordt nietig verklaard wanneer het gebruik ervan kan worden verboden op grond van een „ander” ouder recht en met name van een auteursrecht. Hieruit volgt dat het auteursrecht geen deel uitmaakt van de in artikel 8, lid 4, van deze verordening bedoelde oudere rechten.

(cf. punt 65)