ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11 de Novembro de 1997(1)
[234s«Directiva 89/104/CEE Harmonização das legislações em matéria de marcas
'Risco de confusão que compreende o risco de associação»[s
No processo C-251/95,
que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CE, pelo Bundesgerichtshof, destinado a obter, no litígio
pendente neste órgão jurisdicional entre
SABEL BV
e
Puma AG, Rudolf Dassler Sport,
uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b),
da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1),
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relator), H.
Ragnemalm, M. Wathelet, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de
Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J. -P. Puissochet, G.
Hirsch, P. Jann e L. Sevón, juízes,
advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. A. Rühl, administrador principal,
vistas as observações escritas apresentadas:
- em representação da Puma AG, Rudolf Dassler Sport, por W. Hufnagel,
Patentanwalt,
- em representação do Governo francês, por C. de Salins, subdirectora na
Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
e P. Martinet, secretário na mesma direcção, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo neerlandês, por A. Bos, consultor jurídico no
Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,
- em representação do Governo do Reino Unido, por L. Nicoll, do Treasury
Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por M. Silverleaf,
barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por J.
Grunwald, consultor jurídico, e B. J. Drijber, membro do Serviço Jurídico,
na qualidade de agentes,
visto o relatório para audiência,
ouvidas as alegações da SABEL BV, representada por R. E. P. de Ranitz,
advogado no foro de Haia, do Governo belga, representado por A. Braun,
advogado no foro de Bruxelas, do Governo francês representado por P. Martinet,
do Governo luxemburguês representado por N. Decker, advogado no foro do
Luxemburgo, do Governo do Reino Unido, representado por L. Nicoll, assistido
por M. Silverleaf, e da Comissão, representada por J. Grunwald, na audiência de
28 de Janeiro de 1997,
ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 29 de Abril
de 1997,
profere o presente
Acórdão
- Por despacho de 29 de Junho de 1995, entrado no Tribunal de Justiça em 20 de
Julho seguinte, o Bundesgerichtshof submeteu, ao abrigo do artigo 177.° do Tratado
CE, uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1, a seguir «directiva»).
- Esta questão foi suscitada no âmbito de um litígio entre a sociedade neerlandesa
SABEL BV (a seguir «SABEL») e a sociedade alemã Puma AG, Rudolf Dassler
Sport (a seguir «Puma»), relativamente a um pedido de registo na Alemanha da
marca IR 540 894 representada a seguir
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para produtos que se inserem nomeadamente nas categorias 18) Couro e imitações
de couro, mercadorias feitas a partir dessa matéria não compreendida noutras
categorias, sacos e sacos de mão bem como 25) Peças de roupa, incluindo collants,
peúgas e meias, cintos, lenços, gravatas e suspensórios; sapatos; chapelaria.
- Puma reclamou do registo desta marca fundamentalmente porque era titular da
marca figurativa seguinte prioritária em razão da sua anterioridade e registada na
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Alemanha (sob o n.° 1 106 066), entre outros para o couro e imitações de couro,
produtos nessa matéria (sacos) bem como para roupas.
- O Deutsches Patentamt (Serviço de patentes alemão) considerou que não existia
semelhança entre as referidas marcas à luz do direito de marcas tendo assim
indeferido a reclamação. Puma interpôs recurso para o Bundespatentgericht que
deu provimento parcial ao pedido considerando existir semelhança entre as marcas
no que concerne aos produtos da SABEL integrados nas categorias 18 e 25, que
considerou idênticos ou similares aos produtos que se inserem na lista dos artigos
abrangidos pela marca Puma. SABEL recorreu para o Bundesgerichtshof desta
decisão.
- O Bundesgerichtshof considerou provisoriamente que, atentos os princípios até aqui
aplicáveis em direito alemão para apreciar o risco de confusão, tal risco não existe,
à luz do direito das marcas, entre as duas marcas em causa.
- Os elementos de apreciação que aplicou para chegar a esta conclusão provisória
são, no essencial, os seguintes:
- Importa basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas em
causa para apreciar o risco de confusão. Não é permitido extrair um
elemento da denominação de conjunto e limitar o exame do risco de
confusão apenas a esse elemento. Todavia, pode ser reconhecido a um
elemento individual um carácter distintivo particular característico da marca
no seu conjunto e, por conseguinte, no caso de semelhança de uma marca
terceira com o conjunto da marca assim caracterizada, admitir a exigência
de risco de confusão. No entanto, mesmo nesse caso, trata-se de comparar
as duas marcas na sua globalidade, e não apenas nos seus diferentes
elementos (características).
- Uma marca pode ter um carácter distintivo particular, quer intrinsecamente,
quer devido à reputação de que goza junto do consumidor. O risco de
confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca se
reconhece importante. Contudo, no caso vertente, não tendo sido adiantado
qualquer argumento a esse propósito, pode-se, quando muito, partir de um
carácter distintivo normal da marca anterior num controlo da semelhança
entre as duas marcas em presença.
- A apreciação que visa determinar se um elemento goza de uma importância
que caracteriza a marca no seu conjunto é essencialmente da competência
dos tribunais que decidem quanto ao mérito, sem prejuízo todavia dos
princípios sistemáticos ou empíricos. O Bundespatentgericht não pode ser
criticado em matéria de direito por ter salientado a importância do
elemento figurativo na marca SABEL e ter atribuído carácter secundário ao
elemento textual da marca.
- Devem ser fixadas condições estritas quanto ao risco de confusão entre os
elementos figurativos que têm por base um conteúdo descritivo e
apresentam poucos elementos de fantasia. O desenho de um felino
selvagem a saltar constitui elemento figurativo, fiel a dados da natureza e
reproduz o salto típico dos felinos. As particularidades específicas da
representação do felino a saltar na marca Puma, por exemplo o facto de ser
representado em sombra chinesa, não se encontram na marca da SABEL.
A concordância analógica entre o elemento figurativo das duas marcas não
pode portanto ser invocada para fundamentar a existência de risco de
confusão.
- Entretanto, o Bundesgerichtshof questiona-se quanto à importância que cabe
atribuir ao conteúdo semântico das marcas (no caso presente um «felino a saltar»)
na avaliação do risco de confusão problema que decorre designadamente da
ambiguidade da terminologia utilizada no artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da directiva,
por força do qual este risco «compreende o risco de associação com a marca
anterior». Este órgão jurisdicional interroga-se, portanto, sobre se a mera
associação que o público pode fazer entre as duas marcas, por meio da noção de
«felino a saltar» justifica que seja recusada à marca da SABEL a protecção, na
Alemanha, para produtos semelhantes aos que integram a lista de artigos
abrangidos pela marca prioritária da Puma.
- A directiva, transposta na Alemanha pela «Gesetz über den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichen» (lei de protecção das marcas e outros sinais), de 25
de Outubro de 1994 (BGBl I, p. 3082), dispõe, no artigo 4.°, n.° 1, alínea b):
«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado,
o registo de uma marca poderá ser declarado nulo:
a) ...
b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido
à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas
se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que
compreenda o risco de associação com a marca anterior.»
- Resulta do décimo considerando da directiva:
«Considerando que a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo
consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em
caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; que a
protecção é igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e
entre os produtos ou serviços; que e indispensável interpretar a noção de
semelhança em relação com o risco de confusão; que o risco de confusão, cuja
avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da
marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou
registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou
serviços designados, constitui a condição específica da protecção; que é do domínio
das regras nacionais de processo que a presente directiva não prejudica a questão
dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus
da prova.»
- O Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância até que o Tribunal de Justiça
se tenha pronunciado a título prejudicial sobre a questão seguinte:
«Para a existência de risco de confusão de uma marca, composta por palavras e
imagens, com outra marca registada apenas como imagem, para mercadorias
idênticas e semelhantes, que não é notoriamente conhecida, basta uma identidade
de sentido das duas imagens (no presente caso, felinos selvagens a saltar)?
Que significado tem para este efeito o texto da directiva, segundo o qual o risco
de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior?»
- Com a questão prejudicial o Bundesgerichtshof pergunta, no essencial, se o critério
de «risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca
anterior» constante do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado
no sentido de que a simples associação entre duas marcas que o consumidor pode
fazer através da semelhança do seu conteúdo semântico basta para concluir pela
existência de risco de confusão na acepção da disposição citada, tendo em conta
o facto de que uma destas marcas resulta da combinação de uma palavra e de uma
imagem enquanto a outra, registada para produtos idênticos ou similares, apenas
o foi como imagem e não goza de uma particular notoriedade no público.
- Importa recordar que o artigo 4.° da directiva, que define as razões suplementares
que justificam a recusa ou a nulidade no caso de conflitos relativos a direitos
anteriores prevê, no n.° 1, alínea b), que uma marca entra em conflito com uma
marca anterior se, devido à identidade ou semelhança das marcas e dos produtos
ou serviços a que se destinam, existe no espírito do consumidor, um risco de
confusão que compreende o risco de associação entre as duas marcas.
- Disposições no essencial idênticas constam aliás do artigo 5.°, n.° 1, alíneas a) e b),
da directiva, que determina os casos em que os titulares de uma marca estão
habilitados a proibir a terceiros o uso de marcas idênticas ou similares à sua, bem
como dos artigos 8.°, n.° 1, alínea b), e 9.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE)
n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO
1994, L 11, p. 1).
- Os Governos belga, luxemburguês e neerlandês alegam que o conceito de «risco
de associação» tinha sido introduzido, a seu pedido, nas disposições supra referidas
da directiva, a fim de serem interpretadas nos mesmos termos que o artigo 13.°-A
da Lei uniforme Benelux sobre marcas, que não utiliza o conceito de risco de
confusão, mas de semelhança entre as marcas para delimitar o alcance do direito
exclusivo conferido pela marca.
- Estes Governos consideram que um acórdão da Cour Benelux segundo o qual há
semelhança entre uma marca e um sinal quando, tendo em conta as
particularidades do caso em apreço, designadamente o poder de distinção da
marca, a marca e o sinal, considerados em si e nas suas relações mútuas,
apresentam no plano auditivo, visual ou conceptual, uma similitude susceptível deestabelecer uma associação entre o sinal e a marca (acórdão de 20 de Maio de
1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Esta jurisprudência
assenta na ideia segundo a qual quando um sinal é susceptível de provocar
associações com uma marca, o consumidor estabelece uma ligação entre este sinal
e essa marca. Tal ligação pode ser prejudicial para a marca anterior não apenas
porque tende a fazer pensar que os produtos têm origem idêntica ou aparentada,
mas igualmente quando não existe risco de confusão entre o sinal e a marca. Com
efeito as associações entre um sinal e uma marca, dado que a percepção do sinal
desperta, muitas vezes de modo inconsciente, a recordação da marca, podem
transferir o «goodwill» ligado à marca anterior para o sinal bem como diluir a
imagem ligada a esta marca.
- No entender destes Governos, o risco de associação compreende assim três
hipóteses: em primeiro lugar, o caso em que o consumidor confunde o sinal e a
marca em questão (risco de confusão directa); em segundo lugar o caso em que o
consumidor estabelece uma ligação entre os titulares do sinal e da marca e os
confunde (risco de confusão indirecta ou de associação); em terceiro lugar, aquele
em que o consumidor efectua uma aproximação entre o sinal e a marca,
despertando a percepção do sinal a recordação da marca, sem todavia os confundir
(risco de associação propriamente dita).
- Importa portanto determinar se, como sustentam estes Governos, o artigo 4.°, n.° 1,
alínea b), pode encontrar aplicação quando não existe risco de confusão directa ou
indirecta, mas apenas risco de associação propriamente dito. Tal interpretação da
directiva é contestada quer pelo Governo do Reino Unido quer pela Comissão.
- A esse propósito importa recordar que o artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da directiva só
tem vocação para se aplicar se, em razão da identidade ou semelhança quer das
marcas quer dos produtos ou serviços designados, «existir, no espírito do público,
um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca
anterior». Ora, infere-se desta redacção que o conceito de risco de associação não
é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu
alcance. A própria redacção deste preceito exclui portanto que possa ser aplicado
se não existir, no espírito do público, risco de confusão.
- Esta interpretação resulta igualmente do décimo considerando da directiva, do qual
se infere «que o risco de confusão... constitui a condição específica da protecção».
- Importa além disso salientar que a interpretação desenvolvida no n.° 18 do
presente acórdão não é contrariada pelos artigos 4.°, n.os 3 e 4, alínea a), e 5.°,
n.° 2, da directiva, que permitem ao titular de uma marca que goza de nomeada
proibir o uso, sem razão, de sinais idênticos ou similares à sua marca, sem exigir
que seja demonstrado risco de confusão, e isso mesmo se os produtos em causa
não são similares.
- Com efeito, basta a este propósito sublinhar que, contrariamente ao artigo 4.°,
n.° 1, alínea b), estas disposições se aplicam exclusivamente às marcas com
reputação e desde que o uso de marca terceira sem justificação retire
indevidamente proveito do seu carácter distintivo ou da sua reputação, ou cause
prejuízo a estas.
- Tal como se verificou no n.° 18 do presente acórdão, o artigo 4.°, n.° 1, alínea b),
da directiva só é aplicável se existir no espírito do público risco de confusão. A esse
propósito resulta do décimo considerando da directiva que a apreciação do risco
de confusão «depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento
da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou
registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou
serviços designados». O risco de confusão deve portanto ser apreciado globalmente
atentos todos os factores relevantes do caso em apreço.
- Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou
conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida
pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes
destas. Com efeito, resulta da redacção do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da directiva,
nos termos do qual «existe, no espírito do público, um risco de confusão...», que
a percepção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou
serviço em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de
confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um
todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades.
- Neste contexto importa observar que o risco de confusão é tanto mais elevado
quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante. Não
pode portanto ser excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de
duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa
criar risco de confusão num caso em que a marca anterior possui carácter distintivo
particular, intrinsecamente ou graças à notoriedade de que goza junto do público.
- Contudo, em circunstâncias como as do caso presente no processo principal em
que a marca anterior não goza de uma notoriedade particular e que consiste numa
imagem que apresenta poucos elementos figurativos, a mera semelhança
conceptual entre as marcas não basta para criar risco de confusão.
- É portanto de responder à questão prejudicial que o critério de «risco de confusão
que compreende o risco de associação com a marca anterior» constante do artigo
4.°, n.° 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a mera
associação entre duas marcas que o consumidor pode fazer pela concordância do
seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na
acepção do referido preceito.
Quanto às despesas
- As despesas efectuadas pelos Governos belga, francês, luxemburguês, neerlandês
e do Reino Unido, e pela Comissão das Comunidades Europeias, que
apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o
processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado
perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.
Pelos fundamentos expostos,O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Bundesgerichtshof, por despacho
de 29 de Junho de 1995, declara:
O critério de «risco de confusão que compreende o risco de associação com a
marca anterior» constante do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações
dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de
que a mera associação entre duas marcas que o consumidor pode fazer pela
concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco
de confusão na acepção do referido preceito.
Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
Wathelet Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn Murray Edward Puissochet Hirsch Jann Sevón
|
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de Novembro de 1997.
O secretário
O presidente
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1: Língua do processo: alemão.