Решение на Съда (втори състав) от 26 април 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Court of Appeal - Обединено кралство) - Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Swingward Ltd, и Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Dowelhurst Ltd, и Glaxo Group Ltd/Swingward Ltd, и Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd/Dowelhurst Ltd, и SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd/Dowelhurst Ltd, и Eli Lilly and Co./Dowelhurst Ltd,
(Индустриална и търговска собственост - Право върху марка - Фармацевтични продукти - Паралелен внос - Препакетиране на продукт, върху който е поставена марка)
Език на производството: английски
Препращаща юрисдикция
Court of Appeal
Страни в главното производство
Ищци: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
Ответник: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Предмет
Искане за преюдициално заключение - Court of Appeal - Свободно движение на стоки - Използване на марка от паралелен вносител на фармацевтичен продукт - Промени в опаковката - Условия за пускане на пазара, установени с Решение на Съда на Европейските общности по съединени дела С-247/93, С-429/93 и С-436/93, Bristol-Myers Squibb/Paranova - Тълкуване
Диспозитив
Член 7, параграф 2 от Първа Директива на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (1989/104/EИО), изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., следва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може правомерно да се противопостави на последващото предлагане на пазара на внесен от друга държава-членка фармацевтичен продукт с оригинална вътрешна и външна опаковка, снабден с допълнителен, поставен от вносителя етикет, освен ако:
- е установено, че използването на правото върху марката от притежателя ѝ, за да се противопостави на последващото предлагане на пазара на снабден с нов етикет продукт с тази марка, би допринесло за изкуственото раздробяване на пазарите между държавите-членки,
- е доказано, че новото етикетиране на продукта не засяга първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,
- върху опаковката е ясно обозначен авторът на новия етикет и името на производителя на същия,
- външният вид на продукта, който е бил етикетиран отново, не е от естество да увреди реномето на марката и на нейния притежател; като етикетът не трябва да е с недостатъци, с лошо качество или непрегледен, и
- преди пускането на пазара на отново етикетирания продукт вносителят уведоми притежателя на марката и при поискване от негова страна му предостави мостра от този продукт.
Условието, съгласно което препакетирането на фармацевтичния продукт посредством използването на нова опаковка и повторното поставяне на марката върху него или посредством поставянето на етикет върху опаковката му е необходимо с оглед на последващото му предлагане на пазара в държавата-членка по вноса, доколкото става въпрос за едно от условията, които, ако са спазени, са пречка притежателят на марката да се противопостави на посоченото предлагане на пазара съгласно член 7, параграф 2 от Директива 89/104, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, се отнася само до препакетирането като факт, а не до метода или начина, по който то е извършено.
Условието, съгласно което външният вид на препакетирания продукт не трябва да е от естество да увреди реномето на марката и на нейния притежател, в качеството си на необходимо условие, за да не може последният по силата на член 7, параграф 2 от Директива 89/104, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, правомерно да се противопостави на последващото предлагане на пазара на фармацевтичен продукт, когато паралелният вносител е преопаковал и поставил отново марката върху продукта или е поставил етикет върху опаковката, в която се съдържа продукта, не се ограничава до случаите на недостатъци, лошо качество или непрегледност при препакетирането.
Въпросът относно обстоятелството дали реномето на марката може да бъде увредено, ако паралелният вносител:
- не поставя марката върху новата опаковка на продукта ("de-branding") или
- поставя собственото си лого или търговски знак или присъщо за него фирмено означение или означение, използвано за множество различни продукти ("со-branding"), или
- поставя допълнителен етикет върху посочената опаковка като напълно или отчасти скрива марката на притежателя, или
- не споменава върху допълнителния етикет, че въпросната марка е на притежателя ѝ, или също
- отпечатва името на паралелния вносител с главни букви,
се отнася до фактическо обстоятелство, което подлежи на преценка от националния съдия с оглед особените обстоятелства по всеки случай.
В случаите като този по главния спор паралелните вносители следва да установят наличието на условията, съгласно които:
- използването на правото върху марката от притежателя ѝ, за да се противопостави на предлагането на пазара на препакетирани продукти с тази марка, би допринесло за изкуственото раздробяване на пазара между държавите-членки,
- препакетирането не би повлияло върху първоначалното състояние на продукта, който съдържа опаковката,
- лицето, извършило препакетирането на продукта и името на производителя му са ясно обозначени върху новата опаковка,
- външният вид на препакетирания продукт не трябва да е от естество да увреди реномето на марката и на нейния притежател; като не трябва да е налице и недостатък, лошо качество или непрегледност при препакетирането,
- преди пускането в продажба на препакетирания продукт вносителят трябва да предупреди притежателя на марката и при поискване да му предостави мостра от препакетирания продукт,
и които, ако са налице, биха били пречка притежателят на марката правомерно да се противопостави на последващото предлагане на пазара на даден препакетиран продукт.
Независимо от това, по отношение на условието, съгласно което трябва да се докаже, че препакетирането не може да повлияе върху първоначалното състояние на продукта в опаковката, би било достатъчно паралелният вносител да представи доказателства от естество да обосноват разумното предположение, че това условие е изпълнено. Същото важи a fortiori по отношение на условието, съгласно което външният вид на препакетирания продукт не трябва да е от естество да увреди реномето на марката и на нейния притежател. След като вносителят представи първоначално доказателство по отношение на последното условие, притежателят на марката, който има възможност по-добре да прецени дали опаковката е от естество да увреди неговото реноме и реномето на марката му, следва в конкретния случай да докаже, че такова увреждане е налице.
Когато паралелният вносител е пропуснал предварително да уведоми притежателя на марката за даден препакетиран продукт, той нарушава правата на притежателя на марката при всеки последващ внос на съответния продукт до момента на уведомяването. Санкцията за това нарушение трябва да е не само съразмерна, но и достатъчно ефективна и разубеждаваща, за да осигури пълната ефикасност на Директива 89/2104, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство. Национална мярка, съгласно която в случаите на такова нарушение, притежателят на марката има право на парично обезщетение при същите условия, както за нарушение на марката марката [имитация], сама по себе си не се явява в противоречие с принципа за съразмерност. Въпреки това, националният съдия е този, който, като вземе предвид обхвата на вредите, причинени на притежателя на марката от паралелния вносител, следва да определи според конкретния случай размера на паричното обезщетение при зачитане на принципа на съразмерност.
____________1 - ОВ C 273, от 6.11.2004 г.