SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MACIEJA SZPUNARJA,
predstavljeni 3. maja 2017(1)
Zadeva C‑231/16
Merck KGaA
proti
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme Corp,
MSD Sharp & Dohme GmbH
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija))
„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Litispendenca – Člen 109(1) – Hkratni tožbi na podlagi znamke Evropske unije in nacionalne znamke – Pojem ,iste stranke‘ – Ekonomsko povezane družbe, ki uporabljajo enako znamko – Pojem ,enako dejansko stanje‘ – Uporaba imena ,Merck‘ na internetnih mestih in spletnih platformah – Tožba na podlagi nacionalne znamke, ki ji sledi tožba na podlagi znamke Evropske unije – Delna nepristojnost sodišča, ki ni prvo začelo postopka, kar zadeva del ozemlja Unije“
Uvod
1. S predlogom za sprejetje predhodne odločbe v tej zadevi se Sodišču prvič ponuja priložnost, da razloži pravilo litispendence iz člena 109(1) Uredbe (ES) št. 207/2009,(2) ki se uporablja v primeru hkratnih tožb na podlagi znamk Evropske unije in nacionalnih znamk.
2. Ta predlog – ki je zgolj epizoda sodne bitke med podjetjema svetovnega slovesa za uporabo imena ,Merck‘ – je bil predložen v okviru tožbe zaradi kršitev pravic, ki jo je vložila družba Merck KGaA pri nemškem sodišču kot sodišču za znamke Evropske unije.
3. Družba tožnica želi trem toženim strankam iz postopka v glavni stvari – družbam Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp in MSD Sharp & Dohme GmbH – prepovedati uporabo izraza „Merck“, zavarovanega z znamko Evropske unije, na internetnih mestih, do katerih je mogoče dostopati v Evropski uniji, ter na spletnih platformah Facebook, Twitter in Youtube.
4. V času predložitve zadeve nemškemu sodišču je bil že začet postopek med istimi družbami – razen ene od toženih družb – pred sodiščem Združenega kraljestva. Ta vzporedna tožba se nanaša zlasti na postopek zaradi kršitev pravic zaradi uporabe izraza „Merck“, na katerega se nanašajo nacionalne znamke, na internetu.
5. Jedro problematike, na katero je opozorjeno v okviru tega predloga, je v razlagi pogojev uporabe člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009, in sicer, ali je sodišče, ki je prvo začelo postopek, pristojno za to, da na podlagi nacionalnih znamk odloči o sporu v zvezi s kršitvijo pravic na ozemlju ene od držav članic, sodišče, ki ni prvo začelo postopka, pa je sodišče za znamke Evropske unije s pristojnostjo za celotno Unijo.
Pravni okvir
6. Člen 109(1) Uredbe št. 207/2009 določa:
„Če se [so] tožbe zaradi kršitev pravic, ki imajo enako dejansko stanje in potekajo med istimi strankami, vložene pred sodišči različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi znamke [Evropske unije], drugo pa na podlagi nacionalne znamke:
(a) sodišče, ki ni prvo začelo postopka, po uradni dolžnosti zavrne pristojnost v prid sodišča, kjer so zadevne znamke enake ter veljajo za enako blago in storitve. Sodišče, od katerega bi se zahtevala zavrnitev pristojnosti, lahko postopek ustavi, če se pristojnost drugega sodišča izpodbija;
(b) sodišče, ki ni prvo prevzelo zadeve, lahko svoj postopek ustavi, če so zadevne znamke enake in veljajo za podobno blago ali storitve in če so zadevne znamke podobne in veljajo za enako ali podobno blago ali storitve.“
Postopek v glavni stvari
7. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je družba na čelu nemške skupine Merck, ki posluje v kemijsko‑farmacevtskem sektorju, njeni začetki pa segajo v 17. stoletje.
8. Tožene stranke iz postopka v glavni stvari, to so ameriški družbi in nemška hčerinska družba ene od njih, pripadajo skupini Merck & Co (Merck Sharp & Dohme), ki je eno največjih farmacevtskih podjetij na svetu. Zgodovinsko gledano ta skupina izhaja iz nekdanje ameriške hčerinske družbe nemške skupine Merck. Od leta 1919 sta skupini na ekonomski ravni popolnoma ločeni.
9. Po tej delitvi sta nemška in ameriška skupina sklenili več sporazumov o soobstoju, kar zadeva uporabo znamk, s katerimi je zavarovano ime „Merck“. Eden od njih je sporazum z dne 1. januarja 1970, ki sta ga sklenili tožeča stranka iz postopka v glavni stvari in skupina Merck & Co.
10. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je imetnica več znamk, s katerimi je zavarovano to ime, med drugim nacionalnih znamk, zavarovanih v Združenem kraljestvu, in besedne znamke Evropske unije „Merck“, registrirane za izdelke iz razredov 5, 9 in 16 ter storitve iz razreda 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
11. Tožene stranke iz postopka v glavni stvari upravljajo več internetnih mest, na katerih uporabljajo ime „Merck“. V okviru dejavnosti na teh internetnih mestih razširjanje informacij ni bilo geografsko ciljno, kar pomeni, da je bilo mogoče do vsebin v enaki obliki dostopati povsod po svetu in torej tudi v celotni Uniji. Tožene stranke iz postopka v glavni stvari so izoblikovale tudi druge oblike navzočnosti na internetu, in sicer na spletnih platformah Facebook, Twitter in Youtube.
12. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je 8. marca 2013 pri High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo) vložila tožbo proti prvima dvema toženima strankama iz postopka v glavni stvari in trem drugim družbam iz iste skupine. Ta tožba se nanaša, prvič, na kršitev sporazuma z dne 1. januarja 1970, in drugič, na kršitev pravic iz nacionalnih in mednarodnih znamk, zavarovanih v Združenem kraljestvu, ker so tožene stranke iz postopka v glavni stvari uporabljale ime „Merck“ na internetu.
13. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je 11. marca 2013 pri predložitvenem sodišču, to je Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija), vložila še tožbo zaradi kršitev pravic na podlagi znamke Evropske unije Merck, v kateri je toženim strankam iz postopka v glavni stvari očitala uporabo imena „Merck“ na njihovih internetnih mestih ter platformah Facebook, Twitter in Youtube.
14. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je z vlogami z dne 11. novembra 2014 ter 12. marca, 10. septembra in 22. decembra 2015 umaknila tožbo v obsegu, v katerem se je nanašala na Združeno kraljestvo. Tožene stranke iz postopka v glavni stvari so temu umiku nasprotovale.
15. Tožene stranke iz postopka v glavni stvari menijo, da postopek, ki poteka pred predložitvenim sodiščem, z vidika člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ni dopusten, vsaj kar zadeva tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev pravic iz znamke Evropske unije tožeče stranke iz postopka v glavni stvari v celotni Uniji. Na to naj ne bi vplivalo dejstvo, da je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari tožbo delno umaknila.
16. Po drugi strani tožeča stranka iz postopka v glavni stvari trdi, da se člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 – ker v drugem postopku uveljavlja pravice, ki so ji podeljene z znamko Evropske unije in veljajo za celotno Unijo – ne uporablja, vsekakor pa se ta določba več ne uporablja zaradi njenega delnega umika tožbe v obsegu, v katerem se nanaša na ozemlje Združenega kraljestva.
17. Predložitveno sodišče dvomi o tem, kako je treba ob upoštevanju okoliščin obravnavane zadeve razlagati člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Nagiba se k stališču, da zadevna postopka sovpadata in da besedilo te določbe ne omogoča, da bi se sodišče izreklo za delno nepristojno, samo za eno državo članico. Poleg tega se sprašuje še o izbiri med uporabo člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in odstavka 1(b) istega člena, pri čemer poudarja, da se znamka Evropske unije, ki je podlaga za tožbo pred njim, nanaša na širši seznam izdelkov in storitev, kot ga zajema nacionalna znamka, ki je podlaga za tožbo pred sodiščem v Združenem kraljestvu.
Vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem
18. V teh okoliščinah je Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1. Ali je treba besedno zvezo ‚ki imajo enako dejansko stanje‘ iz člena 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da vzdrževanje in uporaba spletnih mest, na katera je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji do enakih vsebin dostopati prek iste domene, zaradi katerega so bile tožbe zaradi kršitev pravic, ki potekajo med istimi strankami, vložene pred sodiščema različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi znamke EU, drugo pa na podlagi nacionalne znamke, ustrezata temu elementu?
2. Ali je treba besedno zvezo ‚ki imajo enako dejansko stanje‘ iz člena 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da vzdrževanje in uporaba vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena, zaradi katerega so bile tožbe zaradi kršitev pravic, ki potekajo med istimi strankami, vložene pred sodiščema različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi znamke EU, drugo pa na podlagi nacionalne znamke, ustrezata temu elementu?
3. Ali je treba člen 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da se je nacionalno ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘ na podlagi ‚tožbe zaradi kršitev‘ znamke Evropske unije z vzdrževanjem spletnih mest, na katerih je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji dostopati do enakih vsebin prek iste domene, pred katerim se na podlagi členov 97(2) in 98(1)(a) Uredbe št. 207/2009 uveljavljajo zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, na podlagi člena 109(1)(a) Uredbe Sveta št. 207/2009 ob tem, da sta znamki ter blago in storitve, za katere sta registrirani, enaki, dolžno izreči za nepristojno samo za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, katera se uveljavlja pred ‚sodišče[m], ki ni prvo začelo postopka‘, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo istih spletnih mest, na katerih je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji do enakih vsebin dostopati prek iste domene, ali pa se je ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, v tem primeru, ker sta znamki ter blago in storitve, za katere sta registrirani, enaki, dolžno izreči za nepristojno za vse zahtevke, ki se na podlagi členov 97(2) in 98(1)(a) Uredbe št. 207/2009 pred njim uveljavljajo za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, in s tem za vse zahtevke, ki se pred njim uveljavljajo za vso Unijo?
4. Ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se je nacionalno ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘ na podlagi ‚tožbe zaradi kršitev‘ znamke Evropske unije z vzdrževanjem in uporabo vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena, pred katerim se na podlagi členov 97(2) in 98(1)(a) Uredbe št. 207/2009 uveljavljajo zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, na podlagi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ob tem, da sta znamki ter blago in storitve, za katere sta registrirani, enaki, dolžno izreči za nepristojno samo za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, katera se uveljavlja pred ‚sodišče[m], ki ni prvo začelo postopka‘, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo enakih vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena, ali pa se je ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, v tem primeru, ker sta znamki ter blago in storitve, za katere sta registrirani, enaki, dolžno izreči za nepristojno za vse zahtevke, ki se na podlagi členov 97(2) in 98(1)(a) Uredbe št. 207/2009 pred njim uveljavljajo za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, in s tem za vse zahtevke, ki se pred njim uveljavljajo za vso Unijo?
5. Ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, na podlagi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ob tem, da sta znamki ter blago in storitve, za katere sta registrirani, enaki, zaradi umika tožbe zaradi kršitve znamke Evropske unije z vzdrževanjem spletne strani, na kateri je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji dostopati do enakih vsebin prek iste domene, ki je bila vložena pri ‚sodišč[u], ki ni prvo začelo postopka‘, pred katerim so se na podlagi členov 97(2) in 98(1)(a) Uredbe št. 207/2009 najprej uveljavljali zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, ne sme izreči za nepristojno za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, katera se uveljavlja pred ‚sodišče[m], ki ni prvo začelo postopka‘, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo enake spletne strani, na kateri je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji do enakih vsebin dostopati prek iste domene?
6. Ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, na podlagi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ob tem, da sta znamki ter blago in storitve, za katere sta registrirani, enaki, zaradi umika tožbe zaradi kršitve znamke Evropske unije z vzdrževanjem in uporabo vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena, ki je bila vložena pri ‚sodišč[u], ki ni prvo začelo postopka‘, pred katerim so se na podlagi členov 97(2) in 98(1)(a) Uredbe št. 207/2009 najprej uveljavljali zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, ne sme izreči za nepristojno za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, katera se uveljavlja pred ‚sodišče[m], ki ni prvo začelo postopka‘, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo enakih vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena?
7. Ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, na podlagi besedne zveze ‚kjer so zadevne znamke enake ter veljajo za enako blago in storitve‘ v primeru enake znamke ni pristojno samo v obsegu, v katerem sta znamka Evropske unije in posamezna nacionalna znamka registrirani za enako blago in/ali storitve, ali pa ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, ni pristojno v celoti, tudi če je znamka Evropske unije, ki se uveljavlja pri tem sodišču, registrirana še za drugo blago in/ali storitve, ki niso varovani z drugo, nacionalno znamko, v zvezi s katerimi so lahko dejanja, zaradi katerih se vlaga tožba, enaka ali podobna?“
19. Predložitvena odločba je prispela v sodno tajništvo Sodišča 25. aprila 2016. Pisna stališča so predložile stranke v postopku v glavni stvari in Evropska komisija. Stranke v postopku v glavni stvari in Evropska komisija so se udeležile obravnave, ki je potekala 15. februarja 2017.
Analiza
Uvodne ugotovitve
20. S predlogom za sprejetje predhodne odločbe v tej zadevi se bo Sodišču ponudila priložnost za obravnavo več še neobravnavanih vidikov pravila litispendence iz člena 109(1) Uredbe št. 207/2009, ki se uporablja v pravu znamk Evropske unije.
21. Na prvem mestu, kot izhaja iz pisnih stališč Komisije in komunikacije med strankami na obravnavi, dejansko stanje, opisano v predložitveni odločbi, razkriva dvom v zvezi s pogojem glede istovetnosti strank. Tožba pred predložitvenim sodiščem je bila namreč vložena zoper nemško hčerinsko družbo ameriške skupine, ki ni vpletena v prvi postopek. Menim, da je treba preučiti to vprašanje – čeprav ni vključeno v vprašanja za predhodno odločanje – da se predložitvenemu sodišču razjasni vse upoštevne vidike člena 109(1) Uredbe št. 207/2009.
22. Na drugem mestu bom analiziral osrednjo problematiko te zadeve, ki se nanaša na razlago pogoja glede istovetnosti tožb v smislu člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Ta analiza bo vključevala tudi vprašanje, ali se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, izreči za delno nepristojno, kar zadeva del ozemlja Unije (prvo, drugo, tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje).
23. Na tretjem mestu bom – čeprav bi morali odgovori na predhodna vprašanja predložitvenemu sodišču omogočiti odločitev o ugovoru litispendence – podredno preučil še preostala vidika predloga za sprejetje predhodne odločbe. Ta se nanašata, prvič, na upoštevanje delnega umika tožbe pri presoji položaja litispendence (peto in šesto vprašanje za predhodno odločanje), in drugič, na razmejitev med točkama (a) in (b) člena 109(1) Uredbe št. 207/2009 (sedmo vprašanje za predhodno odločanje).
Pravilo litispendence iz člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009
24. Člen 94(1) Uredbe št. 207/2009 na splošno napotuje na določbe Uredbe (ES) št. 44/2001.(3)
25. To napotilo se izvaja brez poseganja v posebna pravila. Člen 109(1) Uredbe št. 207/2009 določa tako posebno pravilo, kar zadeva litispendenco med hkratnimi pravdami na podlagi znamk Evropske unije in nacionalnih znamk.
26. To pravilo temelji na soobstoju znamke Evropske unije in nacionalnih znamk, kar je značilnost sistema varstva znamk v Uniji.
27. Cilj pravila iz člena 109(1) Uredbe št. 207/2009, se v bistvu ujema s ciljem pravil litispendence iz člena 27 Uredbe Bruselj I.(4) Ta cilj je izogniti se nasprotujočim si sodbam v vzporednih tožbah, ki vključujejo iste stranke ter se nanašajo na isti predmet in podlago.(5)
28. Vendar se v členu 109(1) Uredbe št. 207/2009 problematika litispendence obravnava v zelo omejenem okviru, to je okviru dveh vzporednih tožb zaradi kršitev pravic, od katerih je ena vložena na podlagi znamke Evropske unije, druga pa na podlagi enake nacionalne znamke.
29. Ker gre torej za ureditev, neposredno povzeto po pravilih litispendence iz Bruseljske konvencije,(6) ki so bila nato povzeta v Uredbi Bruselj I, je vsekakor upoštevna sodna praksa Sodišča v zvezi z razlago zadnjenavedenih.(7)
30. Ta ugotovitev je podkrepljena z dejstvom, da se Uredba št. 207/2009 ne nanaša na vse položaje litispendence, ki vključujejo znamko Evropske unije. Za vzporedne tožbe, vložene pri sodiščih različnih držav članic na podlagi iste znamke Evropske unije, se uporabljajo zlasti pravila o litispendenci iz Uredbe Bruselj I (ali – za tožbe, vložene od 10. januarja 2015 – Uredbe št.°1215/2012).(8)
31. To pomeni, da mora biti koncept litispendence, na katerem temelji člen 109(1) Uredbe št. 207/2009, nujno enak konceptu, na katerem temelji člen 27(1) Uredbe Bruselj I.
32. Pojmi, uporabljeni v členu 27 Uredbe Bruselj I za določitev položaja litispendence, niso odvisni od predhodno obstoječih analognih konceptov v nacionalnem pravu.(9)
33. Sodišče je pojem litispendence razlagalo na podlagi preizkusa, ki vključuje tri elemente: istovetnost strank, istovetnost podlage in istovetnost predmeta zahtevkov. V zvezi s tem se je Sodišče oprlo na besedilo člena 21 Bruseljske konvencije v francoski in drugih jezikovnih različicah, pri čemer ni upoštevalo dejstva, da nemška in angleška različica ne razlikujeta med pojmoma „predmet“ in „podlaga“ zahtevkov.(10)
34. Pri razlagi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 obstaja podobna jezikovna težava. V angleški različici člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 je namreč uporabljen isti izraz kot v členu 27(1) Uredbe Bruselj I,(11) medtem ko so v francoskem in nemškem jeziku v teh dveh določbah uporabljeni različni izrazi.(12)
35. Ker pa je očitno, da se navedeno pravilo zgleduje po pravilih litispendence, izoblikovanih v okviru Bruseljske konvencije, se to jezikovno razhajanje po mojem mnenju ne sme upoštevati. Pri razlagi člena 109(1) Uredbe št. 207/2009 je treba kot izhodišče domnevati, da ta določba temelji na istem pojmu litispendence kot člen 27(1) Uredbe Bruselj I – ki vključuje preizkus na treh ravneh v zvezi z istovetnostjo strank, podlage in predmeta zahtevkov.(13)
36. Pravila litispendence iz navedenega člena 109 se od pravil litispendence iz Uredbe Bruselj I razlikujejo po tem, da je v prvem primeru pogoj v zvezi z istovetnostjo zahtevkov izpolnjen, čeprav se pravne podlage teh zahtevkov formalno razlikujejo – eden je vložen na podlagi znamke Evropske unije, drugi pa na podlagi nacionalne znamke – če so zadevne znamke enake in veljajo za enake izdelke ali storitve.
Istovetnost strank
37. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da drugi postopek, ki je bil začet v tej zadevi, vključuje toženo stranko, ki to ni bila v prvem postopku, to je nemško hčerinsko družbo skupine, ki jo sestavljata prvi toženi stranki iz postopka v glavni stvari.
38. Zato je treba preučiti, ali sta obe tožbi vloženi med istimi strankami.
39. Če namreč stranke v vzporednih postopkih le delno sovpadajo, se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, izreči za nepristojno le v delu, v katerem so stranke v obeh postopkih iste, medtem ko se lahko postopek med preostalimi strankami nadaljuje.(14)
40. Istovetnost strank načeloma pomeni, da gre za iste osebe.
41. Vendar je lahko v nekaterih izjemnih primerih ta pogoj izpolnjen, tudi če so stranke v vzporednih postopkih različne osebe.
42. Sodišče je namreč dopustilo, da ni mogoče izključiti, da se lahko interesi dveh strank obravnavajo, kot da so glede na predmet obeh sporov do take mere enaki in nerazdružljivi, da je treba ti stranki za namene uporabe pravil v zvezi z litispendenco obravnavati kot eno in isto stranko.(15)
43. Menim, da je mogoče tak izjemni primer ugotoviti, če se dve vzporedni tožbi zaradi kršitev pravic – kakršni sta tisti iz obravnavane zadeve – nanašata na enak znak, ki ga uporabljajo ekonomsko povezane družbe.
44. V okviru skupine družb je treba namreč za nadzor nad pravicami intelektualne lastnine, vključno s pravicami iz znamk, pooblastiti eno od pravnih oseb, pogosto družbo na čelu skupine, čeprav lahko v praksi znake enotno uporabljajo vse družbe iz skupine.
45. V takih okoliščinah so interesi zadevnih družb – tudi če so ločene osebe – tako poenoteni, da jih je mogoče z vidika cilja preprečevanja nasprotujočih si sodb v zvezi z znamkami obravnavati kot eno in isto stranko.(16)
46. Torej menim, da je treba v okoliščinah, kot so te iz obravnavane zadeve, vzporedni tožbi zaradi kršitev pravic, od katerih je ena vložena zoper matično družbo, druga pa zoper isto družbo in njeno hčerinsko družbo, obravnavati, kot da sta vloženi med istimi strankami, če je predmet teh tožb uporaba enakega znaka s strani ekonomsko povezanih družb. Seveda bo nacionalno sodišče tisto, ki bo moralo te preudarke uporabiti za spor o glavni stvari.
Istovetnost tožb zaradi kršitev pravic
47. Kot sem že navedel, člen 109(1) Uredbe št. 207/2009 temelji na istem pojmu litispendence kot člen 27(1) Uredbe Bruselj I.
48. Iz sodne prakse v zvezi z zadnjenavedeno uredbo izhaja, da morajo imeti tožbe, za katere se uporablja pravilo litispendence, isto „podlago“, to je isto dejansko in pravno podlago,(17) ter isti „predmet“, to je uresničitev istega cilja.(18)
49. Torej ni treba, da so tožbe „enake“ v dobesednem pomenu, ampak se morajo ujemati, kar zadeva njihovo podlago in predmet.(19)
50. Menim, da člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 temelji na istih elementih, saj je z njim določeno, da se uporablja za tožbe zaradi kršitev pravic, ki imajo enako dejansko stanje in so bile vložene na podlagi enakih znamk, kot nacionalne znamke in znamke Evropske unije.
51. Kar zadeva podlago tožb iz obravnavane zadeve, je iz predložitvene odločbe razvidno, da oba zahtevka temeljita na pravnih podlagah, ki sta za namene pravila litispendence iz člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 izenačeni, to je na izključnih pravicah, ki izhajajo iz enakih nacionalnih znamk in znamke Evropske unije.
52. Poleg tega oba postopka vključujeta elemente dejanskega stanja, ki se na neki način ujemajo, saj se nanašata na uporabo znaka Merck na istih internetnih mestih.
53. Težave pri razlagi iz tega spora se nanašajo na ozemeljski vidik navedenih zahtevkov.
54. Čeprav je namreč namen obeh tožb prepovedati uporabo enakega znaka, se obseg ugotovitve kršitve pravic v obeh tožbah in ozemeljski učinki prepovedi le delno prekrivajo.
55. Tako je v okoliščinah obravnavane zadeve pristojnost sodišča, pri katerem je bila vložena prva tožba na podlagi nacionalne znamke, omejena na ozemlje Združenega kraljestva, medtem ko je bila druga tožba vložena pri sodišču za znamke Evropske unije na podlagi člena 97, odstavki od 1 do 4, Uredbe št. 207/2009, pri čemer je to sodišče pristojno za preučitev obstoja dejanja kršitve pravic na ozemlju katere koli države članice in za sprejetje prepovedi, ki velja za celotno Unijo.
56. Kako ta razlika vpliva na presojo istovetnosti podlage in predmeta v obeh tožbah?
57. V zvezi s tem imajo stranke različna mnenja. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari meni, da je zaradi različnega ozemeljskega obsega morebitna istovetnost tožb izključena. Po drugi strani tožene stranke iz postopka v glavni stvari trdijo, da se obravnavani položaj za namene uporabe člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 nanaša na enaki tožbi.
58. Kar zadeva Komisijo, ta navaja, da se mora pogoj v zvezi z istovetnostjo „dejanskega stanja“ nanašati na kršitev pravic iz enakih znamk na ozemlju istih držav članic. Po njenem mnenju je treba pojem „enako dejansko stanje“ v okviru člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razumeti, kot da se nanaša na dva zahtevka, v katerih ni zatrjevana le kršitev pravic iz enakih znamk, ampak se nanašata tudi na isto ozemlje.
59. Naj pripomnim, da se vprašanje iz obravnavanega spora nanaša na problematiko, v zvezi s katero si v pravni teoriji nasprotujeta dve stališči.
60. V skladu s prvim stališčem člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 preprečuje drugo tožbo zaradi kršitev pravic v zvezi z enako znamko, ne glede na ozemeljske vidike obeh zahtevkov. Drugače povedano, ta določba zahteva, da se sodišče, ki ni prvo začelo postopka in pri katerem je vložena tožba na podlagi znamke Unije, izreče za nepristojno, tudi če prva tožba temelji na nacionalni znamki in torej zadeva ugotovitev kršitve pravic zgolj na ozemlju zadevne države članice.(20)
61. V skladu z drugim stališčem sta kršitvi pravic, na kateri se nanašata hkratni tožbi na podlagi nacionalne znamke na eni strani in znamke Evropske unije na drugi, enaki, le če se dejansko stanje nanaša na isto ozemlje. Sodišču za znamke Evropske unije se ni treba izreči za nepristojno v obsegu, v katerem je ozemeljska razsežnost spora, ki mu je predložen v odločanje, širša od ozemeljske razsežnosti spora v obravnavi pred nacionalnim sodiščem, ki je prvo začelo postopek.(21) Enak dvom v zvezi z razlagama, ki ju omogoča člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009, se kaže tudi v nekaterih nacionalnih sodbah.(22)
62. Zagovorniki obeh stališč se strinjajo o tem, da je besedilo člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 problematično. Če se ga razlaga široko, nastane vrzel v sodnem varstvu imetnika znamke Evropske unije. Ta zaradi obstoja hkratne tožbe na podlagi nacionalne znamke, vložene pri pristojnem sodišču zaradi ugotovitve kršitve pravic zgolj na ozemlju ene države članice, ne bi mogel vložiti tožbe za zavarovanje svojih pravic na evropski ravni.(23)
63. Menim, da je treba za odpravo tega dvoma v zvezi z razlago upoštevati splošno logiko zadevne določbe.
64. Cilj, zastavljen s členom 109(1) Uredbe št. 207/2009, izhaja iz medsebojne povezanosti dveh načel: prvič, enotnosti znamke Evropske unije, in drugič, soobstoja te znamke in nacionalnih znamk, zaradi katerega je treba preprečiti nasprotujoče si sodbe.
65. Povezava med tema načeloma izhaja iz ciljev, opisanih v uvodnih izjavah 16 in 17 Uredbe št. 207/2009. V skladu s tema uvodnima izjavama morajo odločitve o veljavnosti in kršitvi znamk Evropske unije učinkovati v celotni Uniji. Poleg tega se je treba izogniti nasprotujočim si sodbam v zvezi s tožbami, ki zadevajo enako dejansko stanje ter so vložene na podlagi znamke Evropske unije in vzporednih nacionalnih znamk.(24)
66. Medsebojna povezanost navedenih ciljev bi bila omajana, če bi bilo treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati široko, tako da bi se z njim imetniku znamke Evropske unije preprečilo, da se sklicuje na vseevropski učinek take znamke zaradi hkratnega obstoja tožbe, vložene na podlagi nacionalne znamke, ki zajema kršitev pravic na bolj omejenem ozemlju. Taka razlaga bi sicer res pripomogla k spodbujanju cilja preprečevanja nasprotujočih si sodb, bi pa zato ogrozila cilj zagotoviti, da odločitve o kršitvi pravic iz znamke Evropske unije učinkujejo v celotni Uniji.
67. Nasprotno pa je mogoče v celoti zagotoviti ravnovesje med tema ciljema, če se člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlaga, kot da se uporablja le za vzporedne tožbe, katerih ozemeljski vidiki se prekrivajo. Taka razlaga namreč po eni strani zagotavlja, da lahko imetnik znamke Evropske unije zavaruje svoje pravice na evropski ravni, in sicer tudi v primeru hkratne tožbe na podlagi nacionalne znamke. Po drugi strani pa je tako mogoče tudi preprečiti nasprotujoče si sodbe, saj je mogoče ozemeljske pristojnosti sodišč, ki so vzporedno začela postopek na podlagi nacionalnih znamk in znamke Evropske unije, jasno razmejiti.
68. Torej menim, da ti tožbi – če je prva tožba vložena na podlagi nacionalne znamke v zvezi s kršitvijo pravic na ozemlju zadevne države članice, druga pa na podlagi znamke Evropske unije v zvezi s kršitvijo pravic v tej državi članici, vendar tudi na drugih delih ozemlja Unije – sovpadata le delno, in sicer v zvezi s kršitvijo pravic na ozemlju, na katerem je zavarovana navedena nacionalna znamka.
69. Zdi se mi, da je ta ugotovitev podkrepljena tudi s splošnejšim pristopom, na katerem temelji uporaba člena 27 Uredbe Bruselj I.
70. V okviru člena 27 te uredbe je treba istovetnost podlage in predmeta preučiti zlasti ob upoštevanju morebitnih učinkov prihodnje odločbe sodišča, ki je prvo začelo postopek. Tako se je treba vprašati, ali lahko stranka iz prvega postopka v drugem postopku še kaj pridobi, potem ko je bila v prvem postopku uspešna oziroma neuspešna.(25)
71. Zato je mogoče nepristojnost zaradi litispendence ugotoviti le, če se morebitni učinki sodb v obeh postopkih prekrivajo. Če to načelo velja za člen 27 Uredbe Bruselj I, mora veljati tudi za člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009.(26)
72. Če sodišče, ki je prvo začelo postopek, odloči o kršitvi pravic iz nacionalne znamke – kot v obravnavani zadevi – imetnik znamke Evropske unije kljub uspehu v prvem sporu ne bi mogel pridobiti tako širokega varstva, kot ga predlaga v drugem postopku na podlagi znamke Evropske unije.
73. Drži sicer, da je namen člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 tudi preprečiti položaj, v katerem bi lahko imetnik vzporednih znamk – znamke Evropske unije in enake nacionalne znamke – začel postopek v zvezi z isto kršitvijo pravic pri sodiščih v različnih državah članicah.
74. Vendar moram pripomniti, da take zlorabe postopkov ni mogoče predpostaviti. Zlasti ni mogoče izključiti, da je lahko imetnik vzporednih znamk v nekaterih okoliščinah objektivno prisiljen uveljavljati svoje pravice v dveh vzporednih postopkih. Tak se zdi primer iz obravnavane zadeve, saj je treba kršitev pravic v zvezi z ozemljem Združenega kraljestva preučiti skupaj s pogodbenim sporom, ki izhaja iz sporazuma o soobstoju z dne 1. januarja 1970.
75. Nazadnje še menim, da je razlaga, ki jo predlagam, podkrepljena s še bolj temeljnimi vidiki, ki izhajajo iz načela pravice do učinkovitega sodnega varstva, določenega s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.
76. V zvezi s tem se zavedam, da sklicevanje na Listino o temeljnih pravicah načeloma ne more privesti do spremembe obsega pravil litispendence ali pravil v zvezi z opredelitvijo pristojnega sodišča na splošno.(27) Ko pa zadevna določba dopušča dve mogoči razlagi, je treba po mojem mnenju izbrati tisto, s katero je mogoče zagotoviti rešitev, ki je v skladu z načelom pravice do učinkovitega sodnega varstva. Če bi se namreč člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 moral razlagati tako, da se z njim od sodišča za znamke Evropske unije zahteva, da se v primeru hkratne tožbe pred sodiščem z ožjo ozemeljsko pristojnostjo izreče za nepristojno, bi to lahko spodkopalo sodno varstvo pravic imetnika znamke Evropske unije.
77. Iz vseh navedenih razlogov menim, da je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da predmet in podlaga obeh tožb zaradi kršitev pravic, od katerih je prva vložena na podlagi nacionalne znamke in se nanaša na kršitev pravic na ozemlju ene od držav članic, druga pa na podlagi znamke Evropske unije in se nanaša na kršitev pravic v celotni Uniji, sovpadata le delno, in sicer v zvezi z ozemljem države članice, v kateri je zavarovana ta nacionalna znamka.
Delna nepristojnosti, omejena na del ozemlja Unije
78. Kakšna obveznost je s členom 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 naložena sodišču, ki ni prvo začelo postopka, če tožbi zaradi kršitev pravic sovpadata le delno?
79. Načeloma se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, v primeru delnega prekrivanja obeh postopkov izreči za nepristojno, le če se to izkaže za potrebno, da se prepreči navedeno sovpadanje.(28)
80. To seveda pomeni, da mora biti taka ugotovitev delne nepristojnosti mogoča ob upoštevanju narave drugega postopka.
81. Naj v zvezi s tem pripomnim, da je Sodišče že opredelilo načela, na podlagi katerih lahko sodišče za znamke Evropske unije izjemoma omeji ozemeljske učinke sodbe v tožbi zaradi kršitev pravic, in sicer v dveh primerih: prvič, če tožeča stranka omeji ozemeljski obseg tožbe v okviru izvajanja svojega prostega razpolaganja glede obsega tožbe, in drugič, če sodišče za znamke Evropske unije na podlagi elementov, ki jih mora načeloma predložiti tožena stranka, sklene, da uporaba zadevnega znaka ne more povzročiti verjetnosti zmede z znamko Evropske unije na točno določenem delu ozemlja Unije.(29)
82. Menim, da je treba dodati še tretji primer omejitve ozemeljskega obsega sodbe v tožbi zaradi kršitev pravic iz znamke Evropske unije. Nanaša se na primer, ko se mora sodišče za znamke Evropske unije, ki ni prvo začelo postopka, izreči za delno nepristojno, da se tako razmeji obseg hkratnih tožb na podlagi nacionalnih znamk in znamk Evropske unije.
83. Poleg tega menim, da razmejitev ozemeljske pristojnosti, da se prepreči položaj litispendence, ni v pristojnosti strank v sporu, ampak je za to pristojno sodišče, ki ni prvo začelo postopka.
84. To izhaja tako iz vloge, ki jo ima sodišče pri opredelitvi svoje ozemeljske pristojnosti, kot iz mehanizma pravil litispendence, ki določajo ustavitev postopka in nato ugotovitev nepristojnosti kot posledico položaja litispendence. To je razvidno tudi iz besedila člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ki od sodišča, ki ni prvo začelo postopka, zahteva, da se izreče za nepristojno, po potrebi tudi po uradni dolžnosti.
85. Glede na navedeno menim, da je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se mora sodišče za znamke Evropske unije – če hkratni tožbi, vloženi na podlagi nacionalne znamke in znamke Evropske unije, delno sovpadata, kar zadeva ozemlje, na katerem je zavarovana nacionalna znamka – če ni prvo začelo postopka, izreči za nepristojno, po potrebi tudi po uradni dolžnosti, v zvezi z delom zahtevka, ki se nanaša na ozemlje, za katero tožbi sovpadata.
Podredno: posledice ugotovitve delne nepristojnosti
86. Ob upoštevanju predhodne analize na peto, šesto in sedmo vprašanje za predhodno odločanje ni treba odgovoriti. Podredno jih bom na kratko preučil, če bi Sodišče menilo, da je koristno odgovoriti nanje.
87. S petim in šestim vprašanjem, ki ju je treba preučiti skupaj, se predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je mogoče to, da je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari delno umaknila tožbo v zvezi s kršitvijo pravic na ozemlju Združenega kraljestva, upoštevati za namene uporabe člena 109(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
88. Naj uvodoma pripomnim, da tožene stranke iz postopka v glavni stvari navajajo, da zadevni umik z vidika nacionalnih procesnih pravil nima učinka, saj je treba po teh pravilih, da lahko umik enostransko učinkuje, tožbo umakniti pred obravnavo. To pa je vprašanje nacionalnega procesnega prava, za katero Sodišče ni pristojno. Torej bom preučil zgolj učinke delnega umika tožbe z vidika člena 109(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
89. V zvezi s tem tožeča stranka iz postopka v glavni stvari trdi, da je v obravnavani zadevi z delnim umikom tožbe odpravljeno prekrivanje obeh postopkov, zato ni več položaja litispendence. Po drugi strani tožene stranke iz postopka v glavni stvari trdijo, da je treba o položaju litispendence presojati na začetku postopka, zato umika tožbe med postopkom ni mogoče upoštevati.
90. Kolikor vem, se Sodišče še ni imelo priložnosti izreči o posledicah, ki jih ima umik tožbe za uporabo pravil litispendence.(30)
91. Drži sicer, da je treba glede na to, da se pravila litispendence nanašajo na pristojnost sodišča, ki je začelo postopek, odločitev v zvezi s tem načeloma sprejeti glede na položaj v času vložitve tožbe.
92. Vendar je treba ta vidik uskladiti s ciljem zadevnih pravil, ki je preprečevanje nasprotujočih si sodb. Menim, da je treba v primeru dogodka, ki se zgodi med postopkom in zaradi katerega ni več tveganja, da bi bili izrečeni nasprotujoči si sodbi, pri uporabi pravil litispendence ta dogodek upoštevati.(31)
93. Torej menim, da je treba, če hkratnih tožb zaradi kršitev pravic ob upoštevanju veljavnega delnega umika tožbe v okviru drugega postopka ni mogoče več obravnavati kot enakih, to upoštevati pri uporabi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
Podredno: istovetnost izdelkov in storitev
94. S sedmim vprašanjem za predhodno odločanje želi predložitveno sodišče razlikovati med predpostavkami iz člena 109(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009.
95. Čeprav v predložitveni odločbi ni izrecno pojasnjeno, zakaj je ta vidik upošteven, trditve strank iz postopka v glavni stvari kažejo na razpravo o tem, ali se člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 uporablja, če je bila znamka Evropske unije, na katero se sklicuje pred sodiščem, ki ni prvo začelo postopka, registrirana še za dodatne izdelke in storitve v primerjavi z nacionalno znamko, na katero se sklicuje v prvem postopku.
96. Kot upravičeno navaja Komisija, se zdi, da se je za namene uporabe člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v zvezi s tem smiselno vprašati, ali sta bili tožbi pri obeh sodiščih vloženi zaradi kršitev pravic iz nacionalne znamke oziroma znamke Evropske unije v zvezi z enakimi izdelki ali storitvami. Če se kršitev pravic v zvezi z dodatnimi izdelki ali storitvami uveljavlja le pred sodiščem, ki ni prvo začelo postopka, podlaga obeh zahtevkov le delno sovpada, zato je treba predvideti možnost ugotovitve delne nepristojnosti.
97. Kot pa sem že navedel, ta vidik ni upošteven, če bo Sodišče na prva štiri vprašanja za predhodno odločanje odgovorilo v skladu z mojimi predlogi.
Predlog
98. Ob upoštevanju navedenega Sodišču predlagam, naj na predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hamburg (okrožno sodišče v Hamburgu, Nemčija), odgovori:
Člen 109(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da v primeru vložitve dveh tožb zaradi kršitev pravic pri sodiščih različnih držav članic, pri čemer je prva tožba vložena na podlagi nacionalne znamke v zvezi s kršitvijo pravic na ozemlju ene od držav članic, druga pa na podlagi znamke Evropske unije v zvezi s kršitvijo na celotnem ozemlju Unije, ti tožbi sovpadata le delno, kolikor se nanašata na ozemlje navedene države članice.
Sodišče za znamke Evropske unije se mora, če ni prvo začelo postopka, izreči za nepristojno, po potrebi tudi po uradni dolžnosti, v zvezi z delom zahtevka, ki se nanaša na ozemlje, za katero tožbi sovpadata.