Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg – Niemcy) – Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
(Sprawa C-231/16)1
[Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 109 ust. 1 – Powództwa cywilne na podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych – Zawisłość sprawy – Pojęcie „tej samej podstawy” – Używanie określenia „Merck” w nazwach domen i na platformach mediów społecznościowych w Internecie – Powództwo oparte na unijnym znaku towarowym poprzedzone powództwem opartym na krajowym znaku towarowym – Uznanie przez sąd swej niewłaściwości – Zakres]
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Landgericht Hamburg
Strony w postępowaniu głównym
Strona powodowa: Merck KGaA
Strona pozwana: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
Sentencja
Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy dwa powództwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku towarowym, zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, ustanowiona w tym przepisie przesłanka dotycząca istnienia „tej samej podstawy” jest spełniona wyłącznie w zakresie, w jakim powództwa te dotyczą naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.
Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy powództwa o stwierdzenie naruszenia – pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z państw członkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do całego terytorium Unii – zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość w zakresie dotyczącym rozpoznania części sporu mającej związek z terytorium państwa członkowskiego, którego dotyczy powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo.
Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim przesłanka dotycząca „tej samej podstawy” nie jest już spełniona, jeżeli w następstwie częściowego cofnięcia – pod warunkiem że zostało ono dokonane skutecznie – powództwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i mającego początkowo na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofnięcie dotyczy terytorium państwa członkowskiego objętego powództwem wniesionym przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, opartym na krajowym znaku towarowym i mającym na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powództwa nie dotyczą już naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.
Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki są ważne dla identycznych towarów lub usług.
____________
1 Dz.U. C 279 z 1.8.2016.