Sag T-59/08

Nute Partecipazioni SpA og

La Perla Srl

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – ugyldighedssag – EF-ordmærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – ældre nationale figurmærker la PERLA – relativ registreringshindring – skade på renomméet – artikel 8, stk. 5, og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 5, og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009]«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser af anden art – beviser, der skal fremlægges af indehaveren

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

2.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser af anden art – betingelser

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser af anden art – betingelser

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

4.      EF-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – registrering i strid med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5, og art. 52, stk. 1, litra a)]

1.      For at nyde godt af den beskyttelse, der er indført ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal indehaveren af det ældre varemærke føre bevis for, at brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. En enkelt af disse tre typer skader er tilstrækkelig til, at artikel 8, stk. 5, i nævnte forordning finder anvendelse.

Indehaveren af det ældre varemærke er ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke som omhandlet i nævnte artikel 8, stk. 5. Når det kan forudsiges, at en sådan krænkelse vil følge af den brug, som indehaveren af det yngre varemærke kan tænkes at gøre af sit varemærke, er indehaveren af det ældre varemærke nemlig ikke forpligtet til at afvente den faktiske iværksættelse heraf for at kunne få nævnte brug forbudt. Indehaveren af det ældre varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden.

Når indehaveren af det ældre varemærke har godtgjort, at der enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, tilkommer det indehaveren af det yngre varemærke at godtgøre, at brugen af dette varemærke har en rimelig grund.

(jf. præmis 31-34)

2.      For at afgøre, om brugen af det yngre varemærke drager utilbørlig fordel af det ældre varemærkes særpræg eller renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal der foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af det ældre varemærkes særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Angående intensiteten af det ældre varemærkes renommé og dets grad af særpræg gælder, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge. Endvidere gælder, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanken hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé.

Det bemærkes desuden, at der i forbindelse med en sådan samlet vurdering i givet fald også kan tages hensyn til tilstedeværelsen af en risiko for udvanding eller tilsmudsning af det ældre varemærke.

(jf. præmis 42 og 43)

3.      Ifølge retspraksis skal artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker fortolkes således, at tilstedeværelsen af en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé i denne bestemmelses forstand hverken forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et varemærke, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image.

(jf. præmis 45)

4.      Der er ført bevis for, at indehaveren af ordmærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, der er registreret som EF-varemærker for »perler« i klasse 14 i Nicearrangementet, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker drog utilbørlig fordel af renomméet vedrørende figurmærket la PERLA, der tidligere var blevet registreret i Italien for »Badedragter, sportsbeklædning, beklædningsgenstande i almindelighed« i klasse 25 i det pågældende arrangement, eller at der i det mindste var alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse kan indtræde i fremtiden.

Det er nemlig fastslået, at det ældre varemærke la PERLA har et renommé for lingeriartikler og badedragter, og dette kan endog anses for særdeles stærkt. Endvidere foreligger der en vis grad af lighed mellem de omhandlede varemærker, og de varer, der er dækket af varemærket la PERLA, dvs. damebeklædning, og de varer, der er dækket af det yngre varemærke, dvs. perlerne, hører til nærtstående markedssegmenter.

Perlerne kan nemlig anvendes til fremstilling af badedragter og anden damebeklædning. Det kan ikke udelukkes, at forbrugere af juvelerarbejder og nærmere bestemt af perler kender til de af indehaveren af det ældre varemærke markedsførte lingeriartikler og badedragter.

(jf. præmis 36 og 56-58)