Language of document : ECLI:EU:T:2022:722

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

23 novembre 2022 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore EuPhidra – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Periodi rilevanti – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o integrative – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625»

Nella causa T‑515/21,

Zeta Farmaceutici SpA, con sede in Vicenza (Italia), rappresentata da F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Scardocchia, J. Crespo Carrillo e D. Hanf, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Specchiasol Srl, con sede in Bussolengo (Italia),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da G. De Baere, presidente, K. Kecsmár e S. Kingston (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Zeta Farmaceutici SpA, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 27 settembre 2007, la Specchiasol Srl ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

3        Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo EUPHYTOS. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 3, ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Prodotti cosmetici ivi compresi: balsami e creme cosmetiche; tinture per capelli; shampoo e balsami per capelli; maschere ed impacchi per capelli; lozioni per capelli anche in fiale; prodotti per il fissaggio dei capelli; lacche per capelli; gel per capelli; schiume per capelli; prodotti decoloranti per capelli; prodotti ondulanti per capelli; olii per capelli; prodotti per la colorazione dei capelli; decapanti; prodotti ristrutturanti bifasici; thalasso mineral; districanti per capelli; lucidanti per capelli; trattamenti permanenti per capelli e prodotti per permanenti; cosmetici a base d’acqua ossigenata; attivatori per la colorazione dei capelli; bagno schiuma per il corpo».

4        La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 8/2008, del 18 febbraio 2008, e il segno corrispondente è stato registrato il 29 agosto 2008.

5        Il 19 settembre 2017, la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato per tutti i prodotti contrassegnati da tale marchio.

6        La domanda di nullità era basata sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

7        A sostegno della sua domanda di nullità, la ricorrente ha invocato il seguente marchio dell’Unione europea figurativo anteriore, registrato il 26 settembre 2002, con il numero 2163582:

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8        Tale marchio anteriore designava prodotti rientranti nella classe 3.

9        A seguito di una richiesta presentata dalla Specchiasol il 22 febbraio 2018, l’EUIPO ha invitato la ricorrente a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore invocato a sostegno della domanda di nullità. Quest’ultima ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

10      Il 29 luglio 2019, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità.

11      Il 18 settembre 2019 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di annullamento.

12      Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso, ritenendo, come aveva fatto la divisione di annullamento, che la documentazione presentata dalla ricorrente non fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, poiché tale documentazione non conteneva alcuna indicazione dell’uso di tale marchio in nessuno dei due periodi rilevanti.

13      In particolare, la commissione di ricorso ha osservato che, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, nel caso di specie vi erano due periodi rilevanti per i quali doveva essere dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore, ossia:

–        in primo luogo, il periodo di cinque anni precedente la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, compreso tra il 27 settembre 2002 e il 26 settembre 2007 compreso (in prosieguo: il «primo periodo rilevante»), dal momento che il marchio anteriore era stato registrato il 26 settembre 2002, vale a dire da almeno cinque anni alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, avvenuta il 27 settembre 2007;

–        in secondo luogo, il periodo di cinque anni precedente la data di deposito della domanda di nullità, compreso tra il 19 settembre 2012 e il 18 settembre 2017 compreso (in prosieguo: il «secondo periodo rilevante»), poiché il marchio anteriore era stato registrato da almeno cinque anni alla data della domanda di nullità, avvenuta il 19 settembre 2017.

14      Orbene, la commissione di ricorso ha constatato che nel fascicolo presentato alla divisione di annullamento non vi era alcun riferimento all’uso del segno anteriore durante il primo periodo rilevante e ha rilevato che la mancanza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore in relazione a uno solo dei due periodi previsti dall’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 era sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di nullità.

15      Per quanto riguarda l’ammissibilità delle prove relative all’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante, presentate dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima ha ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), affinché essa potesse esercitare il proprio potere discrezionale a favore della ricorrente, ammettendo tali prove tardive, non fossero soddisfatte nel caso di specie. Infatti, secondo la commissione di ricorso, tali prove non potevano essere considerate come un’integrazione di quelle presentate davanti alla divisione di annullamento, poiché si riferivano al primo periodo rilevante in relazione al quale non era stata presentata alcuna prova. A tal proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto che i due periodi rilevanti dovessero essere trattati come due elementi distinti ai fini della valutazione dell’accettazione di prove presentate per la prima volta nell’ambito del ricorso.

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, riformare la decisione impugnata e accertare e dichiarare la nullità del marchio contestato,

–        in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alla commissione di ricorso dell’EUIPO, ordinandole di adeguarsi a quanto statuito dal Tribunale;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

17      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

18      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, il primo vertente su un’errata valutazione della necessità di provare l’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante e il secondo vertente su un’errata valutazione da parte della commissione di ricorso per quanto riguarda l’ammissibilità delle prove dell’uso del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante, prodotte per la prima volta in fase di ricorso.

19      Prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessario determinare la normativa applicabile ratione temporis ai fatti della causa.

 Sull’applicazione temporale dei regolamenti sui marchi dell’Unione europea

20      Occorre rilevare, per quanto riguarda, innanzitutto, le norme procedurali applicabili alla fattispecie che, secondo una giurisprudenza costante, esse si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

21      Considerata la data di adozione della decisione impugnata, ossia il 10 giugno 2021, la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001 [v., sentenza del 17 marzo 2021, Bende/EUIPO – Julius‑K9 (K-9), T‑878/19, non pubblicata, EU: T:2021:146, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata].

22      Inoltre, poiché la richiesta di prova d’uso è stata presentata dopo il 1° ottobre 2017, è applicabile l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625.

23      Infine, poiché il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è stato presentato il 18 settembre 2019, ossia dopo il 1° ottobre 2017, le disposizioni procedurali del titolo V del regolamento delegato 2018/625, in particolare l’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento relativo alle prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, si applicano al procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

24      Occorre poi determinare il diritto sostanziale applicabile alla controversia. Come misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto un quesito alle parti al fine di ottenere le loro osservazioni su tale questione e sull’influenza di un eventuale errore in cui è incorsa la commissione di ricorso al riguardo sull’esito della presente causa.

25      Nella sua risposta, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha applicato erroneamente il regolamento 2017/1001. Infatti, secondo la giurisprudenza, il diritto sostanziale applicabile in caso di domanda di nullità di un marchio dell’Unione europea sarebbe determinato con riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio di cui si chiede la nullità, che nel caso di specie è il 27 settembre 2007. Il diritto sostanziale applicabile alla controversia sarebbe quindi costituito dal regolamento n. 40/94.

26      Secondo la ricorrente, l’errore dell’EUIPO in merito al diritto sostanziale applicabile influisce sull’esito della causa in quanto sia la divisione di annullamento sia la commissione di ricorso hanno rigettato la domanda di nullità poiché hanno ritenuto mancante la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore relativa al primo periodo rilevante, identificato in maniera erronea.

27      Infatti, l’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, prevedrebbe una regola diversa da quella prevista dall’articolo 64, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che è stata applicata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, in relazione al calcolo del primo periodo rilevante per il quale il titolare del marchio anteriore è tenuto a fornire la prova dell’uso effettivo del suo marchio.

28      Nel regolamento 2017/1001, il primo periodo per il quale deve essere fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore verrebbe calcolato a partire dalla data di deposito della domanda del marchio contestato.

29      Per contro, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, lo stesso periodo verrebbe calcolato non a partire dalla data di deposito della domanda del marchio contestato, ma dalla data di pubblicazione di tale domanda.

30      Secondo la ricorrente, una corretta individuazione del diritto sostanziale applicabile e, di conseguenza, del primo periodo rilevante avrebbe consentito alla commissione di ricorso di pronunciare una decisione differente rinviando l’istanza alla divisione di annullamento ai sensi dell’articolo 71 del regolamento 2017/1001, affinché fosse data la possibilità al richiedente la nullità l’opportunità di depositare le prove d’uso del marchio anteriore con riferimento al primo periodo rilevante correttamente identificato.

31      Nella sua risposta, l’EUIPO sostiene che la commissione di ricorso ha applicato correttamente le disposizioni del regolamento 2017/1001 nella decisione impugnata.

32      A sostegno della sua tesi, l’EUIPO invoca, in primo luogo, un documento intitolato «EU TRADE MARK REFORM Comparative Document – Regulation (EC) 207/2009 (as amended) and Regulation EUTMR 2017/1001», disponibile sul suo sito internet, il quale indicherebbe, in merito all’entrata in vigore delle modifiche relative al calcolo del primo periodo rilevante per la prova dell’uso effettivo nei procedimenti di nullità, che la sostituzione della «data di pubblicazione della domanda del marchio contestato» con la «data di deposito della domanda del marchio contestato» è entrata in vigore il 23 marzo 2016.

33      In secondo luogo, l’EUIPO invoca la propria prassi, che confermerebbe l’applicabilità del regolamento 2017/1001 nel caso di specie. Infatti, le direttive dell’EUIPO prevedrebbero espressamente che, per le domande di nullità depositate a partire dal 23 marzo 2016, come nel caso di specie, si applica l’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e che la data di riferimento per determinare il primo periodo rilevante rispetto al quale il titolare del marchio anteriore deve dimostrare l’uso effettivo del proprio marchio è quindi la data di deposito della domanda del marchio contestato anziché la data di pubblicazione di tale domanda.

34      A sostegno della sua tesi, l’EUIPO fa valere inoltre che l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, relativo alla «[p]rova dell’uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità», si applica al caso di specie in quanto, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera i), dello stesso regolamento, l’articolo 19 si applica quando la domanda di prova dell’uso è stata presentata a partire dal 1° ottobre 2017, come nel caso di specie. Orbene, l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 farebbe espresso riferimento all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il che, secondo l’EUIPO, indica l’intenzione del legislatore che nei procedimenti di invalidità tale regolamento entrasse in vigore immediatamente, indipendentemente dalla data di deposito o registrazione del marchio contestato.

35      In subordine, l’EUIPO sostiene che, pur supponendo che il regolamento 2017/1001 non fosse applicabile ratione temporis ai fatti della presente controversia e che la commissione di ricorso fosse quindi incorsa in un errore nel determinare il regolamento applicabile, tale errore non avrebbe in ogni caso alcuna rilevanza sull’esito della causa, poiché, a prescindere dal regolamento applicato, sono comunque trascorsi cinque anni dalla data di registrazione del marchio anteriore e dalle varie date di riferimento potenziali relative al marchio contestato. Di conseguenza, la prova dell’uso per il primo periodo rilevante doveva essere fornita in entrambi i casi.

36      A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza, per quanto riguarda le domande di nullità di marchi, la data della domanda di registrazione di tali marchi è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e la giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie, in considerazione della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio per il quale si chiede la nullità, ossia il 27 settembre 2007, i fatti di causa sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94, come giustamente sostenuto dalla ricorrente.

38      Ne consegue che, per quanto riguarda le norme sostanziali, l’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 sono applicabili ai fatti del caso di specie.

39      Infatti, tali disposizioni devono essere considerate norme sostanziali, dal momento che definiscono il periodo o i periodi in relazione ai quali il titolare del marchio dell’Unione europea anteriore è tenuto a fornire la prova dell’uso effettivo del medesimo [sentenza del 6 giugno 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (BATTISTINO), T‑221/18, non pubblicata, EU: T:2019:382, punto 20].

40      L’argomentazione presentata dall’EUIPO non permette di inficiare tale conclusione.

41      Infatti, per quanto riguarda il primo documento invocato dall’EUIPO, menzionato al punto 32 supra, occorre osservare che si tratta di un documento redatto dall’EUIPO a scopo puramente informativo, privo di effetti giuridici, come indicato nella prima pagina del documento stesso.

42      Inoltre, in ogni caso, il documento di cui trattasi si limita ad indicare, in sostanza, che la sostituzione della «data di pubblicazione della domanda del marchio contestato» con la «data di deposito della domanda del marchio contestato» nell’ambito delle disposizioni in questione relative ai periodi per i quali deve essere fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore deriva dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), entrato in vigore il 23 marzo 2016 per quanto riguarda le disposizioni in questione, ai sensi dell’articolo 4 dello stesso. Orbene, tale constatazione è irrilevante e non può rimettere in discussione il fatto che, per individuare il diritto sostanziale applicabile, occorre tenere conto della data della domanda di registrazione del marchio di cui si invoca la nullità.

43      Inoltre, per quanto riguarda le direttive dell’EUIPO, invocate da tale parte a sostegno della sua argomentazione, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza, queste ultime non costituiscono atti giuridici vincolanti per l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione (sentenze del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 48, e del 6 giugno 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:471).

44      Infine, per quanto riguarda l’argomento dell’EUIPO basato sull’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, occorre rilevare che, per sostenere un’interpretazione delle disposizioni del regolamento 2017/1001 secondo cui tali disposizioni sono entrate immediatamente in vigore nei procedimenti di invalidità a prescindere dalla data di deposito o di registrazione del marchio contestato, l’EUIPO invoca la volontà del legislatore dell’Unione che individua nel testo del regolamento delegato 2018/625 nei limiti in cui l’articolo 19, paragrafo 2, dello stesso fa espresso riferimento all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

45      Orbene, tale circostanza non è determinante. Occorre infatti rilevare che il considerando 3 del regolamento delegato 2018/625 recita:

«Il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell’atto di base pertinente (...)».

46      Pertanto, da tale considerando risulta sufficientemente chiaro che i riferimenti fatti nel regolamento delegato 2018/625, e in particolare nell’articolo 19, paragrafo 2, alle disposizioni del regolamento 2017/1001, a fini di chiarezza e semplificazione, non consentono in alcun modo di stabilire la volontà del legislatore di applicare immediatamente il regolamento 2017/1001 a tutti i procedimenti di dichiarazione di nullità.

47      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la commissione di ricorso era tenuta, nel caso di specie, a determinare i periodi per i quali doveva essere fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94.

48      Orbene, per quanto riguarda il primo periodo rilevante, tali disposizioni prevedono che, «[s]u istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore (...) deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario [contestato], il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato (...) purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni».

49      Un’applicazione conforme all’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, avrebbe dovuto indurre la commissione di ricorso a calcolare il primo periodo rilevante, tenendo conto della data di pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea contestato, ossia il 18 febbraio 2008. Pertanto, il primo periodo rilevante avrebbe dovuto essere compreso tra il 18 febbraio 2003 e il 17 febbraio 2008 compreso, e non tra il 27 settembre 2002 e il 26 settembre 2007 compreso come ritenuto dalla commissione di ricorso.

50      Conformemente alla giurisprudenza, se un errore è stato commesso dalla commissione di ricorso, come nel caso di specie, esso è idoneo a determinare l’annullamento della decisione impugnata solo qualora possa incidere sul risultato della causa [v. sentenze del 25 aprile 2018, Walfood/EUIPO – Romanov Holding (CHATKA), T‑312/16, non pubblicata, EU:T:2018:221, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata e del 6 giugno 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino), T‑220/18, non pubblicata, EU:T:2019:383, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata].

51      Orbene, nel caso di specie, sebbene la commissione di ricorso sia incorsa in un errore nella delimitazione del primo periodo rilevante nella decisione impugnata, facendolo iniziare un po’ meno di cinque mesi prima di quanto richiesto dall’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, l’errore della commissione di ricorso nel delimitare il primo periodo rilevante non è di per sé idoneo a rimettere in discussione la conclusione raggiunta nella decisione impugnata, secondo cui la mera dimostrazione da parte della ricorrente dell’uso del marchio anteriore durante il secondo periodo rilevante è insufficiente.

52      Infatti, l’assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore con riferimento ad uno solamente dei due periodi previsti all’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità [v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C‑340/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:965, punto 83, e del 6 giugno 2019, Battistino, T‑220/18, non pubblicata, EU:T:2019:383, punto 34].

 Sul primo motivo, vertente su un’errata valutazione della necessità di provare l’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante

53      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che essa non era tenuta a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante.

54      Secondo la ricorrente, esiste un periodo di tolleranza di cinque anni dalla data di registrazione del marchio anteriore, durante il quale al titolare di tale marchio non può essere richiesto di provare l’uso o anche solo di fare uso del marchio. In base alle norme sul calcolo dei termini di cui all’articolo 67 del regolamento delegato 2018/625 e all’articolo 101 del regolamento 2017/1001, questo periodo di tolleranza di cinque anni sarebbe terminato il 26 settembre 2007 e la prova dell’uso del marchio anteriore doveva quindi essere fornita solo a partire dal 27 settembre 2007. Orbene, tale data corrisponde, nel caso di specie, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

55      La ricorrente conclude che non è trascorso un periodo di cinque anni tra la data di registrazione del marchio anteriore, tenuto conto del periodo di tolleranza, e la data della domanda di registrazione del marchio contestato, e che pertanto la ricorrente non doveva dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante.

56      L’EUIPO conclude per il rigetto del primo motivo.

57      In via preliminare occorre rilevare che dal considerando 9 del regolamento n. 40/94, applicabile ai fatti della controversia (v. punti 37 e 47 supra) emerge che il legislatore dell’Unione ha ritenuto giustificato tutelare il marchio anteriore soltanto qualora esso fosse effettivamente utilizzato [v. sentenza del 18 gennaio 2011, Advance Magazine Publishers/UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non pubblicata, EU:T:2011:9, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata].

58      In conformità con tale considerando, l’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 prevede che, «[s]u istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta».

59      L’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, a cui rinvia l’articolo 56, paragrafo 2, del medesimo regolamento, prevede che «[s]u istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario [contestato], il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta».

60      Nel caso in cui venga presentata tale richiesta, l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 dispone che l’EUIPO inviti il titolare del marchio anteriore a fornire la prova dell’uso del marchio o dell’esistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso entro il termine da esso stabilito. Se la prova dell’uso del marchio non viene fornita entro il termine fissato dall’EUIPO, quest’ultimo respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui si basa su tale marchio anteriore [v. in tal senso, sentenza del 20 marzo 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 30].

61      L’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, prevede quindi due periodi per i quali il titolare del marchio anteriore è tenuto a dimostrare l’uso effettivo di tale marchio, su richiesta del titolare del marchio dell’Unione europea contestato.

62      Da un lato, si tratta del periodo di cinque anni che precede la data della domanda di nullità, se, a tale data, il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni.

63      Tale periodo, identificato al punto 13 supra come il secondo periodo rilevante, non è contestato nell’ambito del presente ricorso.

64      Dall’altro lato, l’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, prevede un periodo supplementare per il quale il titolare del marchio anteriore può essere tenuto a dimostrare l’uso effettivo di tale marchio.

65      Tale periodo, identificato al punto 13 supra come il primo periodo rilevante, corrisponde al periodo di cinque anni precedente la pubblicazione della domanda del marchio contestato, vale a dire, nel caso di specie, il periodo compreso tra il 18 febbraio 2003 e il 17 febbraio 2008 compreso, erroneamente identificato dalla commissione di ricorso e, prima di essa, dalla divisione di annullamento come compreso tra il 27 settembre 2002 e il 26 settembre 2007 compreso (v. punti da 47 a 49 supra).

66      Con il primo motivo viene contestata la presa in considerazione da parte della commissione di ricorso di questo primo periodo rilevante.

67      Tuttavia, dal testo dell’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, emerge chiaramente che la prova dell’uso durante il primo periodo rilevante deve essere fornita se il marchio anteriore è stato registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda del marchio contestato, come avviene nel caso di specie poiché il marchio anteriore è stato registrato il 26 settembre 2002 e la domanda del marchio contestato è stata pubblicata il 18 febbraio 2008.

68      Per quanto riguarda quello che la ricorrente definisce un periodo di tolleranza di cinque anni dalla data di registrazione del marchio anteriore, durante il quale il titolare di tale marchio non può essere tenuto a dimostrare l’uso e nemmeno a fare uso del marchio, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’uso effettivo di tale marchio se il medesimo è stato registrato da meno di cinque anni alla data di pubblicazione della domanda del marchio contestato.

69      Tuttavia, ciò non si è verificato nel caso di specie, poiché il marchio anteriore era stato registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda del marchio contestato (v. punto 67 supra). Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, le disposizioni in questione non prevedono che il titolare di un marchio non sia tenuto a dimostrare l’uso del marchio entro cinque anni dalla data di registrazione del marchio anteriore. Ciò avviene solo se detto marchio è stato registrato nel corso dei cinque anni che precedono la data di pubblicazione della domanda del marchio contestato.

70      Pertanto, poiché la condizione che il marchio anteriore sia stato registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda del marchio contestato è soddisfatta, la ricorrente, in quanto titolare del marchio anteriore, deve fornire la prova che, nei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda del marchio contestato, tale marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato e sui quali si basa la domanda di nullità, o che vi sono motivi legittimi per il mancato uso.

71      Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su un’errata valutazione dell’ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso

72      Nell’ambito del secondo motivo, sollevato in subordine al primo, la ricorrente sostiene che le prove dell’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante, da essa prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, avrebbero dovuto essere accettate da quest’ultima.

73      In siffatto contesto, in primo luogo, la ricorrente sostiene che tali prove avrebbero dovuto essere ammesse in quanto elementi prodotti per contestare la valutazione della divisione di annullamento circa l’esistenza di un primo periodo rilevante per il quale la ricorrente avrebbe dovuto provare l’uso effettivo del marchio anteriore. In secondo luogo, tali prove avrebbero dovuto essere accolte dalla commissione di ricorso, dal momento che la ricorrente aveva valide ragioni per depositarle, alla luce della decisione della divisione di annullamento e, in particolare, della difficoltà di raccogliere prove di questo tipo risalenti a quasi diciassette anni prima.

74      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

75      Esso sostiene che la commissione di ricorso non è obbligata ad accogliere le prove presentate in ritardo. Se fosse obbligata a farlo, la logica dell’ampio potere discrezionale conferitole verrebbe snaturata.

76      L’EUIPO sostiene che, nell’ambito del suo potere discrezionale, la commissione di ricorso deve segnatamente attenersi ai criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, la cui lettera b) prevede che essa possa accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove non sono stati presentati per tempo per valide ragioni.

77      Orbene, secondo l’EUIPO, la prima giustificazione addotta dalla ricorrente, relativa alla presentazione tardiva delle prove a causa del diverso metodo di calcolo che aveva applicato in relazione al primo periodo rilevante e che l’aveva portata a concludere che, nel caso di specie, non era necessario provare l’uso effettivo del marchio anteriore per il primo periodo rilevante, non può costituire una ragione valida. Lo stesso vale per la seconda giustificazione addotta dalla ricorrente, riguardante la difficoltà di raccogliere prove d’uso per un periodo risalente a quasi diciassette anni prima.

78      A questo proposito, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, l’EUIPO «può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

79      Dalla formulazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 deriva che, in linea generale e salvo disposizioni contrarie, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini cui tale presentazione è soggetta, in applicazione delle disposizioni dello stesso regolamento, e che all’EUIPO non è affatto precluso prendere in considerazione fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti [sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42; del 19 aprile 2018, EUIPO/Group, C‑478/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:268, punto 34, e del 2 giugno 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑854/19, EU:T:2021:309, punto 24].

80      Risulta, invece, parimenti dalla formulazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’EUIPO. Precisando che l’EUIPO «può» decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, siffatta disposizione conferisce infatti al medesimo un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 43; del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, punto 23, e del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punto 78).

81      Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto, per la prima volta nel corso del procedimento di ricorso, gli allegati da 1 A a 1 F, da 2 A a 2 B, da 3 A a 3 F, da 4 A a 4 Z e altri 87 allegati non numerati, al fine di dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante.

82      Pertanto, la decisione di prendere in considerazione tali prove rientrava nel potere discrezionale della commissione di ricorso previsto dall’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

83      L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 circoscrive l’esercizio del potere discrezionale previsto dall’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 per quanto riguarda i fatti invocati e le prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Tale disposizione prevede pertanto che, «[c]onformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso».

84      Occorre esaminare se la commissione di ricorso, nell’esercizio del suo potere discrezionale, abbia rispettato le condizioni cumulative previste dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

85      A tal proposito, va rilevato che, al punto 41 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse soddisfatta la condizione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625. Poiché le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 sono cumulative e una di esse, secondo la commissione di ricorso, non era soddisfatta, quest’ultima non ha esaminato la prima condizione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento.

86      Per quanto riguarda la valutazione della condizione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625, relativa all’esistenza di valide ragioni per la presentazione tardiva di elementi di prova, la commissione di ricorso ha dichiarato, ai punti 31 e 32 della decisione impugnata, che tale requisito era soddisfatto quando fatti e prove erano stati presentati in una fase successiva per confutare le valutazioni fatte in primo grado dall’organo la cui decisione era stata oggetto di ricorso, e che essa doveva anche esaminare se gli elementi di prova presentati per la prima volta prima di essa fossero integrativi e mirassero a rafforzare o a chiarire il contenuto degli elementi di prova originali.

87      Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 38 a 41 della decisione impugnata, che, nel caso di specie, le prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta dinanzi ad essa non potessero essere considerate «integrative» delle prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento, in quanto si riferivano a un intero periodo, vale a dire il primo periodo rilevante, per il quale non era stata presentata alcuna prova in primo grado entro il termine fissato a tal fine.

88      La commissione di ricorso ha ritenuto che i due periodi rilevanti dovessero essere trattati come due elementi distinti ai fini della valutazione dell’accoglimento delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa.

89      Pertanto, secondo la commissione di ricorso, affinché le prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa fossero accolte, la ricorrente avrebbe dovuto già aver presentato dinanzi alla divisione di annullamento, entro il termine stabilito, indicazioni ed elementi di prova relativi al luogo, al periodo, alla portata e alla natura dell’uso del marchio anteriore per i due periodi rilevanti.

90      Occorre stabilire se, così facendo, la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di valutazione in merito alla sussistenza della condizione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625.

91      Al riguardo, occorre rilevare che, in virtù del regolamento 2017/1001, quando la prova dell’uso effettivo del marchio interessato non viene fornita entro il termine stabilito dall’EUIPO, il mancato uso effettivo del marchio anteriore deve, in via di principio, essere constatato d’ufficio da quest’ultimo, mentre siffatta conclusione non s’impone allorché elementi di prova di tale uso sono stati prodotti nel termine menzionato [v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑235/12, EU:T:2014:1058, punto 82 e la giurisprudenza ivi citata].

92      È stato inoltre dichiarato che la presentazione da parte del titolare di un marchio contestato di prove supplementari oltre il termine impartito dall’unità dell’EUIPO interveniente in primo grado era possibile in quanto tali prove non erano le prime e uniche prove dell’uso, ma si trattava di prove integrative di elementi di prova pertinenti, depositati entro il termine impartito [v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Recticel (λ), T‑215/13, non pubblicata, EU:T:2015:518, punti da 67 a 69].

93      Pertanto, la giurisprudenza esige soltanto che le prove presentate oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di annullamento non siano le prime e uniche prove concernenti l’uso effettivo del marchio anteriore, posto che tali prove possono essere qualificate come prove «integrative» o «supplementari» che si aggiungono a elementi di prova pertinenti, depositati entro il termine impartito [v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, punto 20, e del 9 settembre 2020, Kludi/EUIPO – Adlon Brand (ADLON), T‑144/19, non pubblicata, EU:T:2020:404, punto 59].

94      Nella sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), il Tribunale ha respinto l’argomentazione avanzata dall’EUIPO in tale causa, secondo cui le prove dell’uso effettivo del marchio anteriore relative a uno dei periodi rilevanti, depositate per la prima volta in fase di ricorso, costituivano nuove prove che la commissione di ricorso non poteva prendere in considerazione, dal momento che nessuna prova relativa a tale periodo era stata prodotta entro i termini impartiti.

95      Il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, qualora non fosse stata prodotta alcuna prova dell’uso del marchio in questione entro il termine impartito dall’EUIPO, la domanda di nullità doveva essere respinta d’ufficio da quest’ultimo, ma il Tribunale ha precisato che tale conclusione non si imponeva, invece, qualora fossero stati prodotti entro tale termine alcuni elementi di prova volti a dimostrare detto uso (sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 50).

96      Il Tribunale ha osservato che tale giurisprudenza non distingueva tra i periodi rilevanti a cui si riferivano gli elementi di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. Pertanto, dal momento che prove non irrilevanti sono state prodotte entro i termini, il procedimento può seguire il suo corso e la commissione di ricorso ha il potere discrezionale di prendere o meno in considerazione le prove presentate in ritardo (sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 55).

97      Il Tribunale ha aggiunto che la produzione di prove relative all’uno o all’altro dei periodi rilevanti rientrava nell’ambito di uno stesso esercizio, consistente nel provare che il marchio anteriore su cui si basava la domanda di nullità era stato effettivamente utilizzato per i prodotti o i servizi per i quali era stato registrato e che quindi doveva essere protetto. Nell’ambito di questo esercizio, la mancata produzione di tali prove è sanzionata da un’unica conclusione, prevista dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, ossia il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità. Pertanto, qualora si debba dimostrare l’uso effettivo in relazione a due periodi rilevanti, le prove relative a uno dei periodi rilevanti, anche se prodotte in ritardo, dovrebbero essere considerate aggiuntive rispetto alle prove iniziali, trasmesse entro i termini, relative all’altro periodo rilevante (sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, paragrafo 56).

98      Nella sua risposta al quesito posto al Tribunale con la misura di organizzazione del procedimento di cui al precedente punto 24 sull’applicazione al caso di specie delle considerazioni derivanti dalla sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), e sull’influenza di un eventuale errore commesso dalla commissione di ricorso a tale riguardo sull’esito della presente causa, l’EUIPO sostiene che le differenze tra le circostanze della sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), e quelle della presente causa rendono inapplicabili nel caso di specie le considerazioni del Tribunale formulate in tale sentenza.

99      In primo luogo, l’EUIPO sostiene che il caso di specie non solleva la questione di una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, come è avvenuto nella sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), in cui il Tribunale ha constatato una violazione da parte della commissione di ricorso dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, in quanto quest’ultima aveva determinato i periodi rilevanti per i quali il titolare del marchio anteriore era tenuto a dimostrare l’uso effettivo del suo marchio correggendo, di propria iniziativa, un errore commesso dalla divisione di annullamento nella determinazione di uno di essi e aveva poi ritenuto che la ricorrente non avesse prodotto alcun elemento di prova in relazione a tale periodo correttamente delimitato, senza lasciare alle parti, in alcun momento, la possibilità di discutere tali questioni.

100    In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che nella sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), la questione dell’ammissibilità delle prove tardive è trattata solo in via incidentale, quando il Tribunale esamina, in via ipotetica, se la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso nel caso in cui la commissione di ricorso non avesse ignorato il diritto al contraddittorio. L’EUIPO osserva che è solo in tale contesto che il Tribunale esamina se, nel caso in cui la commissione di ricorso avesse informato la richiedente la dichiarazione di nullità, da un lato, della sua intenzione di basare la propria decisione su un primo periodo rilevante che ricadeva in date diverse e, dall’altro, del fatto che nessuna prova dell’uso versata al fascicolo si riferiva a tali date, la richiedente la dichiarazione di nullità avrebbe potuto reagire e depositare, se del caso, altri elementi di prova relativi al primo periodo rilevante così ricalcolato.

101    A tal proposito, occorre constatare che, nel caso di specie, non è in discussione una violazione dei diritti della difesa della ricorrente in cui sarebbe incorsa la commissione di ricorso.

102    Infatti, contrariamente ai fatti oggetto della sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), la commissione di ricorso non ha individuato, né corretto, l’errore commesso dalla divisione di annullamento nel determinare il primo periodo rilevante e, pertanto, non può essere criticata per aver ritenuto che la ricorrente non avesse prodotto alcun elemento di prova del primo periodo senza che le parti avessero avuto la possibilità di discutere tali questioni.

103    Di conseguenza, la censura sollevata per la prima volta dalla ricorrente nella sua risposta al quesito del Tribunale, relativa alla violazione dei suoi diritti della difesa con l’applicazione mutatis mutandis della sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174) alla presente controversia, posto che sia ricevibile, deve essere in ogni caso respinta.

104    Ciò premesso, resta il fatto che la sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), è rilevante per il caso di specie, in quanto il Tribunale ha deciso in tale sede la questione, che si pone nella fattispecie, se prove relative ad uno dei due periodi per i quali deve essere dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore conformemente all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, e per il quale non era stata presentata alcuna prova in primo grado, possano essere ammesse per la prima volta in fase di ricorso dinanzi all’EUIPO. In risposta a tale questione, il Tribunale ha risposto, come ammesso dall’EUIPO, che non sarebbe corretto respingere tali prove semplicemente perché «nuove» e non integrative, in quanto tali prove asseritamente tardive non erano le prime e uniche prove versate al fascicolo in relazione all’uso del marchio anteriore, dal momento che la richiedente la dichiarazione di nullità aveva già prodotto in primo grado prove dell’uso in relazione all’altro periodo. Non occorre pertanto distinguere tra i due periodi rilevanti, poiché la produzione di prove dell’uso effettivo del marchio anteriore per tali due periodi corrisponde a un unico esercizio.

105    Va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, l’applicazione di tale giurisprudenza ai fatti del caso di specie non viola l’ampio potere discrezionale di cui esso dispone in virtù dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, per determinare se occorra tenere conto di fatti e di prove tardivamente invocati o prodotti (v. punto 80 supra).

106    Come indicato al precedente punto 83, l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’EUIPO in relazione ai fatti dedotti o alle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso è disciplinato dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, che stabilisce le condizioni alle quali esso può essere esercitato.

107    L’EUIPO deduce un ultimo argomento, secondo il quale le prove depositate dalla ricorrente per la prima volta in fase di ricorso non sono state dichiarate inammissibili dalla commissione di ricorso perché considerate «nuove», ma per altri motivi, ossia per l’assenza di «valide ragioni» che ne giustificassero il deposito tardivo. Le considerazioni della sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED (T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174), non possono quindi essere applicate al caso di specie.

108    A questo proposito, occorre osservare che tale argomento si basa su una lettura manifestamente errata della decisione impugnata.

109    Infatti, ai punti da 38 a 41 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che le prove prodotte per la prima volta dalla richiedente nell’ambito del ricorso non potevano essere considerate come «integrazione» delle prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento e, in tale contesto, la commissione di ricorso ha concluso che la condizione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625 non era soddisfatta (v. punti da 87 a 89 supra).

110    Pertanto, poiché le prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non potevano essere considerate prove che integravano prove già prodotte ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625, circostanza che avrebbe costituito una ragione valida per la commissione di ricorso per accoglierle in virtù di tale disposizione, tali prove sono state dichiarate inammissibili.

111    È irrilevante che la commissione di ricorso abbia esaminato, nei punti successivi della decisione impugnata, se vi fossero altre valide ragioni che avrebbero potuto indurla a ritenere soddisfatta la condizione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625. Infatti, tali considerazioni successive figuranti nella decisione impugnata non impediscono che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore nel decidere che le prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta dinanzi ad essa non potevano essere considerate come prove integrative ai sensi della giurisprudenza che interpreta l’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625.

112    Dalle considerazioni che precedono deriva che la commissione di ricorso non poteva considerare gli elementi di prova dell’uso effettivo concernenti il primo periodo rilevante, prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi ad essa, come prove nuove di cui non poteva tenere conto ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato 2018/625.

113    Per quanto riguarda la questione se l’errore in cui è incorsa la commissione di ricorso possa aver influito sull’esito della presente causa, va osservato che non si può escludere che, in assenza dell’errore constatato, la commissione di ricorso avrebbe esercitato il proprio potere discrezionale ammettendo le prove prodotte e che, di conseguenza, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 60).

114    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo di ricorso e, di conseguenza, il secondo capo della domanda della ricorrente vertente sull’annullamento della decisione impugnata devono essere accolti.

 Sulla domanda di riforma della decisione impugnata

115    Nel primo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di riformare la decisione impugnata e di accertare e dichiarare la nullità del marchio contestato.

116    A tal proposito occorre ricordare che il potere di riforma non ha come effetto di conferire al Tribunale la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere [v. sentenza del 25 marzo 2015, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI – Carolus C. (English pink), T‑378/13, EU:T:2015:186, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata].

117    Nel caso di specie, è giocoforza constatare che non sussistono le condizioni necessarie affinché il Tribunale possa esercitare il suo potere di riforma. Come sottolineato dall’EUIPO, infatti, la commissione di ricorso non ha esaminato la causa di nullità relativa invocata, basata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, ma ha respinto la domanda di nullità per il motivo della mancanza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore durante il primo periodo rilevante. Pertanto, il Tribunale non è in grado di determinare la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere e non può quindi esercitare il suo potere di riforma.

118    Inoltre, occorre rilevare che la valutazione dell’asserita causa di nullità relativa può avvenire solo se la ricorrente ha dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore durante i due periodi rilevanti di cui all’articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, ciò che spetterà alla commissione di ricorso valutare, esercitando il suo potere discrezionale conferito dall’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e inquadrato dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, al fine di determinare se le prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta dinanzi ad essa in relazione al primo periodo rilevante possano essere ammesse, tenendo conto del fatto che tali prove devono essere caratterizzate come prove che integrano quelle già depositate dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento in merito all’uso effettivo del marchio anteriore in relazione al secondo periodo rilevante (v. punto 112 supra).

119    Ne consegue che il capo della domanda vertente sulla riforma della decisione impugnata deve essere respinto.

 Sulle spese

120    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

121    Poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, deve essere condannato alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, secondo le conclusioni della ricorrente, in quanto la Specchiasol non è parte del presente procedimento.

122    Inoltre, la ricorrente ha chiesto che l’EUIPO e la Specchiasol siano condannati alle spese da essa sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

123    A tenore dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili.

124    A questo proposito, spetterà alla commissione di ricorso decidere, alla luce della presente sentenza, sulle spese del presente procedimento.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1) è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zeta Farmaceutici SpA.

De Baere

Kecsmár

Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.