Zaak C‑59/08

Copad SA

tegen

Christian Dior couture SA e.a.

[verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Richtlijn 89/104/EEG – Merkenrecht – Uitputting van rechten van merkhouder – Licentieovereenkomst – Verkoop van van merk voorziene waren in strijd met clausule van licentieovereenkomst – Ontbreken van toestemming van merkhouder – Verkoop aan discounters – Afbreuk aan reputatie van merk”

Samenvatting van het arrest

1.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Licentie – Houder die aan merk verbonden rechten kan inroepen tegen licentiehouder die handelt in strijd met clausule die verkoop van prestigieuze waren aan discounters verbiedt – Voorwaarden

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 8, lid 2)

2.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – In handel brengen van waren door licentiehouder in strijd met clausule van licentieovereenkomst – Ontbreken van toestemming van merkhouder – Voorwaarde

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7, lid 1, en 8, lid 2)

3.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – In handel brengen van prestigieuze waren door licentiehouder in strijd met clausule van licentieovereenkomst waarbij desalniettemin moet worden geacht sprake te zijn van toestemming van merkhouder – Oppositie door houder

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7, lid 2)

1.        Artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een clausule van de licentieovereenkomst die om prestigeredenen de verkoop van waren aan discounters verbiedt, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het geding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.

De kwaliteit van prestigieuze waren vloeit niet alleen voort uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven.

Aangezien prestigieuze waren artikelen uit de hoogste prijsklasse zijn, is de luxueuze uitstraling ervan immers een element dat essentieel is om de consumenten in staat te stellen ze te onderscheiden van andere soortgelijke waren.

Een aantasting van die luxueuze uitstraling kan dus afbreuk doen aan de kwaliteit zelf van deze waren.

Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of, gelet op de omstandigheden van het aan hem voorgelegde geding, door de niet-naleving door de licentiehouder van een clausule die de verkoop van prestigieuze waren aan discounters verbiedt, de luxueuze uitstraling van deze waren wordt aangetast, en aldus afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit ervan.

In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met enerzijds de aard van de van het merk voorziene prestigieuze waren, de omvang van de verkoop van deze waren door de licentiehouder aan discounters die geen deel uitmaken van het netwerk van selectieve distributie, en de systematische of sporadische aard van dergelijke verkopen, en anderzijds de aard van de waren die deze discounters gewoonlijk verkopen alsmede de in hun bedrijfssector gebruikelijke verkoopwijzen.

(cf. punten 24‑26, 31-32, 37, dictum 1)

2.        Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een clausule van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze clausule overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.

Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

Hieruit vloeit weliswaar voort dat in dergelijke omstandigheden de merkhouder niet met een beroep op de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst de aan het merk verbonden rechten kan inroepen tegen de licentiehouder, maar dit neemt niet weg dat de licentieovereenkomst niet gelijkstaat met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouder aan de licentiehouder om van dit merk voorziene waren in de handel te brengen.

Artikel 8, lid 2, van de richtlijn voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de merkhouder om de aan het merk verbonden rechten in te roepen tegen een licentiehouder wanneer deze laatste handelt in strijd met bepaalde clausules van de licentieovereenkomst.

(cf. punten 46‑48, 51, dictum 2)

3.        Wanneer een licentiehouder waren verkoopt aan een discounter in strijd met een clausule van de licentieovereenkomst, moet het gerechtvaardigd belang van de houder van het merk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft, om te worden beschermd tegen een discounter die geen deel uitmaakt van het netwerk van selectieve distributie en dit merk voor commerciële doeleinden gebruikt op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, worden afgewogen tegen het belang van de discounter om de betrokken waren te kunnen doorverkopen volgens de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten.

Wanneer de nationale rechter zich op het standpunt stelt dat de door de licentiehouder aan een derde verrichte verkoop geen afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de van het merk voorziene prestigieuze waren, zodat het in de handel brengen ervan moet worden geacht met toestemming van de merkhouder te zijn geschied, staat het dus aan deze rechter om tegen de achtergrond van de omstandigheden van het concrete geval te beoordelen of de verdere verhandeling van de van het merk voorziene prestigieuze waren door de derde volgens de in diens bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten, afbreuk doet aan de reputatie van dit merk.

In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met de doelgroep van de wederverkoop en met de specifieke omstandigheden waarin de prestigieuze waren worden verhandeld.

Wanneer er desalniettemin moet wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een clausule van de licentieovereenkomst, kan de merkhouder zich dus enkel met een beroep op dergelijke clausule verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

(cf. punten 56‑59, dictum 3)