CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
G. COSMAS
van 5 mei 1998 (1)
Gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)
tegen
Boots- und Segelzubehör Walter Huber en Franz Attenberger
(verzoek van het Landgericht München I om een prejudiciële beslissing)
I - Inleiding
- 1.
- Met haar aan het Hof gestelde prejudiciële vragen wenst de Eerste kamer
voor handelszaken van het Landgericht München I een beslissing over de uitlegging
van artikel 3, leden 1, sub c, en 3, eerste volzin, en van artikel 6, lid 1, sub b, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(2) (hierna: richtlijn).
- 2.
- Die vragen zijn gerezen in een geding tussen, enerzijds, Windsurfing
Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), verzoekster in het
hoofdgeding (hierna: verzoekster), en, anderzijds, in zaak C-108/97, Boots- und
Segelzubehör Walter Huber (hierna: eerste verweerster), en in zaak C-109/97,
de onderneming Franz Attenberger (hierna: tweede verweerster). Het geding is
het gevolg van het feit dat laatstgenoemden ter onderscheiding van hun waren het
merk Chiemsee hebben gebruikt, dat verzoekster had laten inschrijven.
II - Richtlijn 89/104
- 3.
- Artikel 2 van de richtlijn luidt als volgt:
Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,
tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de
waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
- 4.
- Artikel 3, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van een merk zijn
gespecificeerd, luidt als volgt:
1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietigverklaard kunnen
worden:
a) (...)
b) (...)
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging
van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de
waren of diensten;
d) (...)
(...)
h) (...)
2. (...)
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden
nietigverklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg
van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om
inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts
bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend
vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.
(...)
- 5.
- Artikel 5, dat betrekking heeft op de aan het merk verbonden rechten, luidt
als volgt:
1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat
de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren
of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het
merk;
2. (...)
(...)
5. (...)
- 6.
- Artikel 6, dat betrekking heeft op de beperking van de aan het merk
verbonden rechtsgevolgen, luidt als volgt:
1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te
verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
a) (...)
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting
van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) (...)
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel.
III - De nationale regeling
- 7.
- Zoals uit de verwijzingsbeschikking blijkt, gold vóór de omzetting van de
richtlijn in Duitsland tot 31 december 1994 het Warenzeichengesetz (merkenwet,
hierna: WZG). Volgens § 4, lid 2, eerste alinea, van die wet waren van
inschrijving uitgesloten de tekens die geen onderscheidend vermogen hebben of
uitsluitend bestaan uit (...) woorden ter aanduiding van de wijze, het tijdstip en de
plaats van vervaardiging, de hoedanigheid, de bestemming (...) van de waren.
- 8.
- Nochtans werden krachtens § 4, lid 3, WZG tekens die geen onderscheidend
vermogen in de zin van het aangehaalde artikel hebben, beschermd, wanneer zij
in het economisch verkeer zijn ingeburgerd.
- 9.
- Bovendien was het volgens § 25 WZG (Ausstattungsschutz;
opmaakbescherming), mogelijk een merkrecht te verkrijgen niet door zijn
inschrijving, doch door het gebruik en de gevolgen daarvan in het handelsverkeer.
Volgens de verwijzingsbeschikking werd de voorwaarde hiervoor Verkehrsgeltung
genoemd, derhalve bekendheid bij het publiek.
- 10.
- De richtlijn is bij het op 1 januari 1995 in werking getreden Markengesetz
(hierna: MarkenG) ten uitvoer gelegd.(3)
- 11.
- § 8, lid 2, van die wet, dat overeenkomt met artikel 3, lid 1, sub c, van de
richtlijn, bepaalt, dat onder meer van inschrijving zijn uitgesloten merken die
uitsluitend bestaan uit (...) benamingen die in de handel kunnen dienen tot
aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van
herkomst (...) of andere kenmerken van de waren.
- 12.
- Krachtens § 8, lid 3, MarkenG kan een merk dat niet voor bescherming in
aanmerking komt omdat het onder de werkingssfeer van artikel 8, lid 2, van die wet
valt(4), nochtans worden ingeschreven indien het merk vóór de datum waarop een
besluit omtrent de inschrijving is genomen, als gevolg van het gebruik van dit merk
voor de waren (...) waarvoor het is aangemeld, in de betrokken kringen is
ingeburgerd.
- 13.
- Bovendien kan krachtens § 4, lid 2, van de wet (dat in de plaats is gekomen
van § 25 WZG) een merkrecht worden verkregen op grond van het gebruik en de
daardoor verkregen bekendheid bij het publiek.
- 14.
- Volgens de Duitse rechtspraak is het begrip inburgering
(Verkehrsdurchsetzung) ruimer en fundamenteler dan het begrip bekendheid
(Verkehrsgeltung). Immers, het feit dat de inschrijving van een merk wordt
aanvaard omdat het in de handel is ingeburgerd, betekent noodzakelijkerwijs dat
het een bepaalde bekendheid heeft verkregen - maar het omgekeerde gaat niet op.
Om vast te stellen, of er sprake is van bekendheid of inburgering, moet onderscheid
worden gemaakt tussen de woordtekens en de grafische vormen van een merk die
van nature onderscheidend vermogen hebben, en die welke dat vermogen van
nature missen (zoals beschrijvende benamingen, inzonderheid die aangaande de
plaats van herkomst). Voor de eerste categorie zullen de inschrijving en de
bescherming van het merk in het algemeen gerechtvaardigd zijn, terwijl voor de
tweede categorie geldt, dat de merken door het gebruik ervan door de betrokken
handelskringen moeten zijn aanvaard. De verhouding tussen bekendheid enerzijds
en inburgering anderzijds schommelt tussen ongeveer 16 % en 70 %. Deze
percentages worden voornamelijk door middel van enquêtes vastgesteld. De Duitse
rechtspraak en rechtsleer aanvaarden echter met tegenzin de erkenning en de
bescherming van tekens die noodzakelijkerwijs tot het publiek domein moeten
blijven behoren, dat wil zeggen, als ik het goed begrijp, dat met moeite wordt
aanvaard, dat een onderneming het monopolie bezit van tekens bij het gebruik
waarvan andere ondernemingen eveneens belang hebben.
IV - De feiten
- 15.
- De Chiemsee is met een oppervlakte van 80 km2 het grootste meer van
Beieren. Het is een toeristische trekpleister, waar onder meer wordt gesurft. In de
omgeving, die Chiemgau heet, wordt hoofdzakelijk landbouw beoefend.
- 16.
- Verzoekster is gevestigd in Grabenstätt, in de nabijheid van de Chiemsee.
Zij verkoopt sportkleding en -schoenen alsmede andere modieuze sportartikelen
(fashion sport), die door een ook aan de Chiemsee gevestigde
zustervennootschap worden ontworpen, doch elders worden gefabriceerd. Sedert
1990 bezigt verzoekster de naam van het meer tot aanduiding van haar waren.
Voorts liet verzoekster tussen 1992 en 1995 deze benaming als merk inschrijven,
zulks in verschillende grafische vormgevingen, vaak voorzien van afbeeldingen (met
name van een mannelijke persoon die een duiksprong maakt, als ik het goed zie)
en met toevoeging van woordaanduidingen, zoals Chiemsee Jeans, Windsurfing
- Chiemsee - Active Wear, By Windsurfing Chiemsee, enzovoort. Die merken,
als weergegeven in de verwijzingsbeschikking, zijn in chronologische volgorde de
volgende:
Inschrijvingsnummer/Merk Datum van inschrijving
A. 2009617 17.2.1992
Figure
Image file 2009617.wpg with height " and width "
B. 2009618 17.2.1992
Figure
Image file 2009618.wpg with height " and width "
C. 2014831 1.6.1992
Figure
Image file 2014831.wpg with height " and width "
[BY WINDSURFING
CHIEMSEE
]
D. 2043643 31.8.1993
Figure
Image file 2043643.wpg with height " and width "
E. 2043644 31.8.1993
Figure
Image file 2043644.wpg with height " and width "
F. 2086304 30.11.1994
Figure
Image file 2086304.wpg with height " and width "
G. 2901054 31.1.1995
Figure
Image file 2901054.wpg with height " and width "
- 17.
- Zoals de verwijzende instantie opmerkt, zijn de bevoegde Duitse
administratieve en gerechtelijke autoriteiten steeds van mening geweest, dat het
woord Chiemsee een plaats van herkomst aanduidt en daarom als zodanig niet
als merk kan worden ingeschreven. Zij hebben nochtans dit woord ingeschreven
uitsluitend wegens zijn steeds verschillende grafische vormgeving en de daarbij
behorende aanduidingen.
- 18.
- Verweerster in zaak C-108/97, gevestigd in een plaats bij de Chiemsee,
verkoopt, eerst sedert 1995, onder meer sportkleding (zoals T-shirts, sweatshirts
enzovoort). Deze waren zijn voorzien van het kenmerk Chiemsee, dat niet als
merk is ingeschreven en dat de volgende grafische vormgeving heeft:
(a)
Figure
Image file chiem1.wpg with height " and width "
- 19.
- Voorts verkoopt verweerster in zaak C-109/97 in de omgeving van de
Chiemsee soortgelijke waren als die van verweerster in zaak C-108/97, voorzien,
naast het zojuist afgebeelde teken, van de volgende tekens die evenmin zijn
ingeschreven:
(b)
Figure
Image file chiem2.wpg with height " and width "
(c)
Figure
Image file chiem3.wpg with height " and width "
- 20.
- In het hoofdgeding komt verzoekster op tegen het gebruik door verweersters
van de benaming Chiemsee. Zij betoogt, dat er ondanks de afwijkende grafische
vormgeving, gevaar voor verwarring bestaat met de benaming die zijzelf sedert 1990
gebruikt, die zij als merk heeft doen inschrijven en die in het handelsverkeer
bekendheid geniet.
- 21.
- Verweersters stellen daarentegen, dat het woord Chiemsee niet voor
bescherming in aanmerking komt, omdat het een aanduiding is van de plaats van
herkomst, die tot het publiek domein behoort, zodat het gebruik ervan in een
andere grafische vormgeving geen verwarringsgevaar kan opleveren.
- 22.
- Onder deze omstandigheden acht de nationale rechter het noodzakelijk het
Hof de volgende vragen voor te leggen:
1) Vragen betreffende artikel 3, lid 1, sub c:
Hoe moet artikel 3, lid 1, sub c, worden uitgelegd: volstaat het dat de
mogelijkheid van gebruik van de benaming tot aanduiding van de plaats van
herkomst bestaat, of moet deze mogelijkheid concreet voor de hand liggen
(in de zin dat andere soortgelijke ondernemingen dat woord reeds voor de
aanduiding van de plaats van herkomst van vergelijkbare goederen
gebruiken of er althans concrete aanwijzingen bestaan, dat dit binnen
afzienbare tijd te verwachten is), of moet er zelfs een behoefte bestaan om
deze benaming als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken
waren te gebruiken, of moet er daarnaast nog een gekwalificeerde behoefte
voor het gebruik van die aanduiding van de plaats van herkomst bestaan,
daar bijvoorbeeld dergelijke waren die in die streek worden vervaardigd, in
hoog aanzien staan?
Is het voor de ruimere of engere uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, met
betrekking tot de aanduidingen van de plaats van herkomst van belang, dat
de aan het merk verbonden rechtsgevolgen krachtens artikel 6, lid 1, sub b,
beperkt zijn?
Vallen onder de in artikel 3, lid 1, sub c, bedoelde aanduidingen van de
plaats van herkomst slechts die aanduidingen die de vervaardiging van de
goederen op die plaats betreffen, of volstaat het dat die goederen op die
plaats of vanuit die plaats worden verhandeld, of volstaat het bij de
vervaardiging van textielproducten dat zij in het genoemde gebied worden
ontworpen, doch vervolgens elders in het kader van loonwerk worden
vervaardigd?
2. Vragen betreffende artikel 3, lid 3, eerste volzin:
Welke eisen kunnen uit deze bepaling worden afgeleid voor de mogelijkheid
om een beschrijvende benaming in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, in te
schrijven?
In het bijzonder: zijn die eisen altijd gelijk, of verschillen zij al naargelang
de mate van de behoefte om de benaming vrij te houden
(.Freihaltebedürfnis)?
Is met name de tot dusver in de Duitse rechtspraak gehuldigde opvatting,
dat voor beschrijvende benamingen waarvoor een behoefte bestaat om de
benaming vrij te houden (.Freihaltebedürfnis), een bekendheid
(.Verkehrsdurchsetzung) bij meer dan 50 % van de betrokken kringen
vereist is en moet worden aangetoond, verenigbaar met die bepaling?
Zijn uit die bepaling eisen af te leiden omtrent de wijze waarop het door
het gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld?
V - Ten gronde
A - De eerste vraag
- 23.
- Met het eerste en het derde onderdeel van de eerste prejudiciële vraag, die
tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te
vernemen, of en onder welke voorwaarden een geografische benaming een merk
kan vormen en, bij bevestigende beantwoording, in hoeverre een dergelijk merk
jegens derden bescherming geniet.
- 24.
- Voor de beantwoording van deze vraag is het allereerst noodzakelijk te
herinneren aan het doel van de richtlijn, alsmede aan de redenen waarom een
merk wordt beschermd.
- 25.
- Blijkens de eerste en de derde overweging van de considerans beoogt de
richtlijn een eerste aanpassing van de van elkaar afwijkende merkenwetgevingen
van de lidstaten, aangezien de bestaande verschillen het vrije verkeer van goederen
en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de
mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
- 26.
- Te dien einde stelt de richtlijn met name gemeenschappelijke voorschriften
vast aangaande de inschrijving en de eventuele latere vaststelling van de nietigheid
van het merk, en bepaalt zij de inhoud en de grenzen van de bescherming van het
merkrecht, terwijl zij het aan de lidstaten overlaat de details, met name de
formeelrechtelijke, te regelen.
- 27.
- Het hoofddoel van het door de communautaire wetgever geschapen systeem
is het behoud en de bescherming van de essentiële functie van het merk. Zoals met
name blijkt uit de zevende overweging van de considerans en uit de artikelen 2, 3,
leden 1, sub b, en 3, 5, lid 5, en 10, lid 2, sub a, van de richtlijn, bestaat deze
functie enerzijds uit de individualisering van de waren van een onderneming en het
onderscheiden van andere gelijksoortige waren (de onderscheidende functie van het
merk) en, anderzijds, uit het scheppen van een verband van de waren met een
bepaalde onderneming (herkomstgarantie).
Zoals het Hof immers meerdere malen heeft beklemtoond, is de wezenlijke
functie van het merk (...) dat aan de consument of aan de eindverbruiker met
betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt
gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan
onderscheiden van producten van andere herkomst.(5)
- 28.
- Het is mijns inziens juist met het oog op deze functie van het merk, dat in
artikel 3, lid 1, van de richtlijn het ontbreken van onderscheidend vermogen een
zelfstandige reden wordt genoemd om de inschrijving van het merk te weigeren of
nietig te verklaren (geval b), maar ook een speciale reden om merken die hetzij
uitsluitend bestaan uit beschrijvende aanduidingen (geval c), hetzij in het normale
taalgebruik of in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden (geval d) nietig te
verklaren of de inschrijving ervan te weigeren.
- 29.
- Ofschoon immers in de tekst van de richtlijn de gevallen c en d formeel van
geval b gescheiden zijn, zijn het materieel bijzondere of meer specifieke of
eenvoudigweg meer karakteristieke gevallen van het ontbreken van onderscheidend
vermogen bij een merk, die de algemene betekenis van het ontbreken van
onderscheidend vermogen verklaren en verduidelijken, zonder algemeen of
fundamenteel daarvan verschillende begrippen in te voeren.(6) Men komt tot
dezelfde slotsom wanneer men het aangehaalde lid uitlegt in verbinding met lid 3
van artikel 3, krachtens hetwelk de inschrijving van een merk niet wordt geweigerd
of niet kan worden nietigverklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het
als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft
verkregen. Anders gezegd, in de in artikel 3, lid 3, tezamen behandelde gevallen
verkreeg het merk alsnog de hoedanigheid die het oorspronkelijk niet had en die
aan zijn inschrijving in de weg stond of zijn nietigverklaring mogelijk maakte, te
weten onderscheidend vermogen. Bijgevolg moet worden aangenomen, dat onder
artikel 3, lid 1, sub b, die situaties vallen die niet specifiek in artikel 3, lid 2, sub c
of d, worden behandeld.(7)
- 30.
- Komen wij thans tot de omstreden bepaling van artikel 3, lid 1, sub c. Uit
de formulering van deze bepaling als zodanig volgt, dat aan drie voorwaarden moet
zijn voldaan, wil een merk dat uit een geografische aanduiding bestaat, onder dit
voorschrift vallen: a) het merk moet uitsluitend uit een geografische aanduiding
bestaan; b) de aanduiding moet in het handelsverkeer de plaats van herkomst
kunnen aangeven; c) de plaats van herkomst moet een kenmerk van het product
vormen. Meer in het bijzonder valt daarover het volgende op te merken.
a) Uitsluitend
- 31.
- In de eerste plaats dient te worden opgemerkt, dat onder deze bepaling
alleen de merken vallen die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen van
louter beschrijvende aard. Daartoe behoren bijgevolg niet de samengestelde
merken die naast bedoelde aanduidingen één of meer woorden, beelden,
voorstellingen enzovoort omvatten, die alleen of in combinatie met de
beschrijvende aanduiding het merk onderscheidend vermogen verlenen. Volgens
deze opvatting vallen merken zoals die van verzoekster in het hoofdgeding, als
hierboven weergegeven onder A, B, C, D en E, of die van de tweede verweerster
als hierboven weergegeven onder c, naar mijn mening niet onder de omstreden
bepaling.(8)
- 32.
- Bijgevolg doet het probleem zich voor in gevallen als die in het hoofdgeding,
met betrekking tot merken die uitsluitend uit een geografische aanduiding bestaan,
zoals de onder F en G weergegeven merken van verzoekster en de hierboven
onder a en b weergegeven merken van verweersters.
b) Plaats van herkomst
- 33.
- Zoals reeds uiteengezet, volgt uit de verwijzingsbeschikking, dat naar het
oordeel van de Duitse autoriteiten een geografische aanduiding als Chiemsee
beschrijvend is en bijgevolg als zodanig niet kan worden ingeschreven. Zij
aanvaarden haar nochtans, uitsluitend omdat haar grafische vormgeving steeds
verschillend is. In dit verband verwijst de verwijzende instantie naar de hierboven
onder F en G weergegeven merken van verzoekster, die onderling alleen
verschillen door de specifieke grafische vormgeving van het woord Chiemsee,
waaruit zij bestaan.
- 34.
- Deze opvatting komt mij onjuist voor. Wanneer het enige of het
voornaamste bestanddeel van een merk een geografische aanduiding is, komt het
erop aan, of die aanduiding een plaats van herkomst in de zin van de in geding
zijnde bepaling kan aanwijzen, hetgeen volgens objectieve criteria moet worden
beoordeeld en waarbij rekening moet worden gehouden met de betekenis die de
betrokken aanduiding op zich heeft. Bij merken zoals hierboven onder F en G,
alsmede onder a en b weergegeven, is het enige of het voornaamste bestanddeel
het taalkundig element, dat wil zeggen de akoestische impressie die door de
waarneming van het woord Chiemsee ontstaat in het oor of in de verbeelding van
de toehoorder of toeschouwer. De optische indruk die door ieder van die merken
wordt gevestigd, is gering en speelt bij de waarneming van het merk een volstrekt
ondergeschikte rol, omdat deze beperkt is tot de verschillende grafische
vormgevingen van het woord zelf (in het onder b weergegeven merk is het woord
Chiemsee alleen binnen een donkerder gekleurde ellips geplaatst) zonder dat
andere woorden of afbeeldingen het merk versterken of het duidelijker doen
uitkomen. Dit leidt tot verwarring met betrekking tot het verband dat tussen de
merken bestaat, omdat de indruk ontstaat, dat het slechts varianten van hetzelfde
merk zijn en als gevolg daarvan, dat de waren afkomstig zijn uit dezelfde
onderneming, die houdster van het merk is. Kortom, de steeds verschillende
grafische vormgeving van hetzelfde woord vormt geen onderscheidend of
aanvullend element, dat aan de geografische aanduiding zou worden toegevoegd
om steeds een nieuw samengesteld merk te creëren, zoals de verwijzende
instantie ten onrechte aanneemt. Het betreft eenvoudige merken, die hetzij identiek
zijn, hetzij gelijksoortig (zoals de merken die hierboven onder F en onder a zijn
weergegeven), en wel zo, dat zij de indruk wekken varianten van hetzelfde merk
te zijn.
De tegengestelde opvatting zou leiden tot een oneindige vermeerdering van uit
hetzelfde woord bestaande merken, aangezien een woord op oneindig veel
manieren grafisch kan worden voorgesteld. Dit zou echter tot een totale verwarring
op de markt leiden en de conflicten tussen merken verveelvoudigen, hetgeen de
communautaire wetgever nu juist niet heeft gewild.(9)
- 35.
- Voorts moet worden opgemerkt, dat de omstreden bepaling niet alle
geografische aanduidingen en bloc kan uitsluiten.
Zo is het vanzelfsprekend, dat verzonnen, aan sprookjes ontleende of fictieve
geografische benamingen (bijvoorbeeld Thule, Utopia, Niemandsland,
Atlantis enzovoort) niet onder deze bepaling vallen, omdat zij geen plaats van
herkomst kunnen aanduiden.
Hetzelfde geldt voor de namen van steden, plaatsen of streken die zijn verdwenen
of in de loop der tijd een andere naam hebben gekregen (bijvoorbeeld
Byzantium, Dacia, Lutetia, Babylon enzovoort).
Voorts kunnen geografische benamingen niet onder deze bepaling vallen, wanneer
zij niet logisch zijn of waarvan niet te verwachten valt dat zij de plaats van
herkomst van het betrokken product aanduiden. In dit verband pleegt men te
noemen het merk Mont Blanc voor vulpennen (omdat niemand er logischerwijze
van kan uitgaan, dat dit product afkomstig is van de betrokken berg), het merk
Noordpool voor bananen (omdat het klimaat op die breedtegraad
bananencultuur niet mogelijk maakt), enzovoort.
Evenmin komen in aanmerking volstrekt onbekende geografische aanduidingen, dat
wil zeggen aanduidingen die betrekking hebben op bij het grote publiek onbekende
plaatsen, onverschillig of zij zijn gelegen binnen of buiten de lidstaat waarin de
vraag van bescherming van het merk zich voordoet, omdat in ieder geval het
publiek geen verband kan leggen tussen de betrokken waar en de door de
geografische aanduiding aangewezen plaats.
- 36.
- In geen van deze gevallen bevat de geografische aanduiding een aanwijzing
van de plaats van herkomst van de waar, hetzij op grond van haar aard, hetzij
wegens de feitelijke omstandigheden, en zij kan daarom rechtmatig als merk
worden gebruikt. Dit is het geval, omdat de band tussen de aanduiding (de
benaming) en het aangeduide (hetgeen door die benaming wordt aangeduid)
willekeurig(10) is, dat wil zeggen dermate origineel en onverwacht, dat het de waar kan
individualiseren en ze kan onderscheiden van soortgelijke waren van andere
ondernemingen. In dit geval vervult het merk derhalve in beginsel zijn
onderscheidende functie.
- 37.
- Uit het bovenstaande volgt duidelijk, dat de omstreden bepaling niet in de
weg staat aan het gebruik van alle geografische aanduidingen in het algemeen,
maar slechts aan enige daarvan. Hierbij gaat het mijns inziens om die geografische
aanduidingen, die ten tijde van de aanmelding van het merk nog niet algemeen
bekend waren, echter als herkomstaanduidingen of oorsprongsbenamingen
konden dienen in de specifieke zin die deze juridische begrippen in het
gemeenschapsrecht ten tijde van het uitvaardigen van de richtlijn hadden.
Immers, indien de communautaire wetgever de aanduidingen had willen uitsluiten
die enkel de plaats van herkomst aanwijzen, dan zou hij gesproken hebben van
tekens die deze herkomst noemen, en zulks omdat dit zowel in het dagelijkse
spraakgebruik als in het handelsverkeer de primaire functie van geografische
aanduidingen is. Het feit, dat de richtlijn de omschrijving die in de handel kunnen
dienen tot aanduiding (...) bezigt, betekent mijns inziens, dat deze aanduidingen
de specifieke betekenis hebben die ik hierboven heb gedefinieerd.
- 38.
- De woorden herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen hadden
immers reeds lang voordat de communautaire wetgever ze in verordening (EEG)
nr. 2081/92(11) definieerde, althans in de sector landbouwproducten en
levensmiddelen een concrete betekenis.
- 39.
- In de rechtspraak van het Hof is de betekenis van deze termen
gepreciseerd, voornamelijk in het kader van de uitlegging van artikel 36 van het
Verdrag. Het betrof zaken waarin de vraag was gerezen, of door nationale
maatregelen opgelegde belemmeringen in het vrije goederenverkeer konden
worden gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het specifieke
voorwerp van industriële en commerciële eigendom vormen, en met name
herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen.
- 40.
- Zo overwoog het Hof in zijn arrest van 20 februari 1975
(Commissie/Duitsland)(12) dat de in de richtlijn bedoelde oorsprongsbenamingen
en aanduidingen van herkomst, ongeacht hun eventuele onderscheidende
kenmerken, op zijn minst steeds een uit een bepaald geografisch gebied afkomstig
product aanduiden; dat deze benamingen, voorzover rechtens beschermd, aan het
doel dier bescherming moeten voldoen, en met name niet alleen de belangen van
de betrokken producenten tegen oneerlijke concurrentie moeten waarborgen, maar
ook die van de verbruikers tegen aanduidingen die hen kunnen misleiden;
dat deze benamingen slechts hun specifieke functie vervullen, indien het aldus
genaamde product inderdaad kwaliteiten en kenmerken bezit, die aan zijn
geografische oorsprong zijn te danken;
dat in het bijzonder bij aanduidingen van herkomst de geografische oorsprong van
een product hieraan een kwaliteit en specifieke kenmerken moet verlenen,
waardoor het product kan worden geïndividualiseerd (punt 7).
- 41.
- Voorts oordeelde het Hof in zijn arrest van 13 maart 1984 (Prantl)(13), dat
is gepreciseerd door het arrest van 10 november 1992 (Exportur)(14), dat de fles die
een bepaald product bevat, een indirecte herkomstaanduiding kon vormen (het
betrof de Bocksbeutel, een door wijnproducenten in Franken en Baden voor de
aanbieding van hun wijnen gebruikte fles). Zoals uit het arrest volgt, kan deze
aanduiding wel worden beschermd voorzover zij gedurende lange tijd door de
producenten in een bepaald gebied ter onderscheiding van hun producten is
gebruikt, doch verzetten de artikelen 30 en 36 van het Verdrag zich tegen een
nationale maatregel die het recht om die flessen te gebruiken, uitsluitend aan
nationale producenten voorbehoudt wanneer de producenten van andere lidstaten
eveneens traditioneel en gedurende lange tijd gelijksoortige flessen voor de verkoop
van hun wijnen hebben gebruikt.
- 42.
- In de zojuist genoemde zaak C-3/91 (Exportur) rees de vraag, of Franse
ondernemingen suikerwaren met de benamingen Alicante en Jijona (namen
van Spaanse steden), die een Spaanse onderneming sedert lange tijd ter
onderscheiding van haar soortgelijke waren gebruikte, in Frankrijk mochten
produceren en verkopen.(15) In zijn arrest in die zaak maakte het Hof het volgende
onderscheid tussen de begrippen herkomstaanduiding en oorsprongsbenaming:
Herkomstaanduidingen beogen de consument te informeren, dat het ervan
voorziene product uit een bepaalde plaats, streek of land afkomstig is. Aan die
geografische herkomst kan een meer of minder grote reputatie zijn verbonden
(punt 11).
De oorsprongsbenaming daarentegen waarborgt, naast de geografische herkomst,
dat de waar volgens van overheidswege vastgestelde en gecontroleerde
kwaliteits- of bereidingsvoorschriften is vervaardigd en dus bepaalde bijzondere
kenmerken bezit (zelfde punt).
- 43.
- De door het communautaire recht aan oorsprongsbenamingen of
herkomstaanduidingen verleende bescherming dient het algemeen belang. Dit
betekent, dat het een wijnproducent niet kan worden toegestaan, in de
vermeldingen betreffende de bereidingsmethode van zijn wijn geografische
aanduidingen te gebruiken die niet overeenstemmen met de werkelijke herkomst
van de wijn.(16)
- 44.
- Aan het einde van een lange weg, die heeft geleid tot de definitie van de
twee omstreden aanduidingen en die voornamelijk door de rechtspraak van het Hof
is gemarkeerd, bevat artikel 2 van verordening nr. 2081/92 (reeds aangehaald(17))
de volgende communautaire definities:
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a) .oorsprongsbenaming: de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in
uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een
landbouwproduct of levensmiddel:
- dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land
en
- waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het
geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat,
zijn toe te schrijven en waarvan de productie, de verwerking en de bereiding
in het geografisch gebied geschieden;
b) .geografische aanduiding: de naam van een streek, van een bepaalde plaats of,
in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een
landbouwproduct of levensmiddel:
- dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land
en
- waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan
deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven en waarvan de
productie en/of de verwerking en/of de bereiding in het bepaalde
geografisch gebied.(18)
- 45.
- Uit de voorgaande overwegingen volgt, dat geografische
herkomstaanduiding in het gemeenschapsrecht en met name op het gebied van
kenmerkende tekens, waaronder merken, een nauwkeurig bepaald juridisch begrip
is, dat inhoudt, dat er een onmiddellijk en noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat
tussen een waar en de plaats van haar herkomst. Dit oorzakelijk verband is een
gevolg van het feit, dat de waar bepaalde eigenschappen, kenmerken of kwaliteiten
bezit, die met haar oorsprong verband houden. Die specifieke kenmerken kunnen
het gevolg zijn van natuurlijke factoren (bijvoorbeeld grondstoffen, bodem, klimaat
van de streek), de manier waarop de waar is vervaardigd of behandeld
(bijvoorbeeld een traditionele manier van vervaardiging), of van menselijke factoren
(bijvoorbeeld de concentratie van soortgelijke ondernemingen in dezelfde streek,
de specialisering van de vervaardiging van bepaalde waren en de handhaving van
bepaalde kwaliteitsniveaus). Wanneer de betrokken waren een grote bekendheid
hebben verkregen, verwerft de plaats waar zij zijn gefabriceerd, eveneens een
reputatie, zodat in het vervolg het noemen van die plaats in de betrokken kringen
terugslaat op de waar of de soort waar die er wordt vervaardigd (bijvoorbeeld
Limoges of Meissen voor porselein, Bordeaux voor wijnen, enzovoort).(19)
Voorzover het bovengenoemde oorzakelijk verband tussen de plaats en de waar
van blijvende aard wordt, wordt bovendien de naam van de plaats
gemeenschappelijk bezit van de in de streek gevestigde producenten, hetgeen hun
het uitsluitend recht geeft die naam te bezigen. Dit recht wordt in het algemeen op
nationaal niveau erkend en ook op communautair niveau beschermd.
- 46.
- Zoals verzoekster terecht betoogt, betekent artikel 3, lid 1, sub c, daarom,
dat een geografische aanduiding onderscheidend vermogen heeft en rechtmatig een
merk kan vormen ter aanduiding van de waren van een bepaalde onderneming,
mits de keuze van die aanduiding willekeurig is in de hierboven verklaarde zin,
dat wil zeggen mits zij niet een herkomstaanduiding of een oorsprongsbenaming is
en dit ook niet kan zijn. De reden daarvan is, dat in dat geval de waarneming van
de geografische aanduiding in het voorstellingsvermogen van het publiek geen
enkele bijzondere associatie oproept, maar dezelfde werking heeft als wanneer men
de keuze had laten vallen op een louter aan de fantasie ontsproten aanduiding of
naam.
Indien echter de geografische aanduiding reeds bekend is, omdat zij verband houdt
met bepaalde waren, dat wil zeggen wanneer een onmiddellijk en noodzakelijk
verband tussen de geografische aanduiding en die waren reeds bestaat, mag een
individuele onderneming die aanduiding niet als merk monopoliseren. Het volstaat
daartoe, dat ten tijde van de aanmelding van het merk waarvan de inschrijving
wordt verzocht (in sommige gevallen ten tijde van het nemen van de beslissing
daartoe), aan de feitelijke voorwaarden voor de bescherming van een geografische
aanduiding als herkomstaanduiding of oorsprongsbenaming is voldaan (de
vervaardiging ter plaatse van waren met bepaalde kenmerken), onverschillig of de
betrokken aanduiding reeds al dan niet wettig is ingeschreven. Volgens de tekst van
de omstreden bepaling volstaat het immers, dat de aanduiding(20) in de handel kan
dienen tot aanduiding (...) van de plaats van herkomst.
- 47.
- Ter weerlegging van deze opvatting doen verweersters een beroep op de
nationale voorschriften en de Duitse rechtspraak, volgens welke, zoals hierboven
al uiteengezet, een geografische aanduiding in beginsel niet als merk kan worden
aanvaard, omdat zij van beschrijvende aard is en tot het publiek domein behoort.
Dit is overigens ook de opvatting die de verwijzende rechter in beginsel schijnt voor
te staan.
- 48.
- In dit verband dient terstond te worden opgemerkt, dat volgens vaste
rechtspraak de nationale rechter bij de toepassing van bepalingen van nationaal
recht, ongeacht of zij van eerdere of van latere datum dan de richtlijn zijn, die
bepalingen zoveel mogelijk moet uitleggen rekeninghoudend met de tekst en het
doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken.(21) Dit
geldt a fortiori in het voorliggende geval, omdat de richtlijn de parallelle toepassing
van nationale merkenrechtelijke bepalingen met zoveel woorden uitsluit (zesde
overweging van de considerans).
- 49.
- Naar mijn mening stemt de opvatting van verweersters overeen met de vóór
de vaststelling van de richtlijn in bepaalde nationale rechtsstelsels (waaronder het
Duitse) bestaande tendens aangaande de inschrijving van geografische aanduidingen
als merken, een tendens die thans dient te worden verlaten. Vóór de vaststelling
van de richtlijn bestonden er immers in de rechtsstelsels van de lidstaten in het
algemeen twee stromingen met betrekking tot het hier onderzochte probleem. Een
flexibele, die de inschrijving van deze aanduidingen in beginsel aanvaardde en zulks
onder voorwaarden die in wezen gelijk zijn aan de door mij hierboven voorgestelde
voorwaarden (het betreft met name het recht van Frankrijk, Italië en de Benelux-landen); en een strikte stroming, die in beginsel de inschrijving van dergelijke
aanduidingen weigerde en zulks om redenen die in wezen gelijk zijn aan die
waarop verzoekster zich beroept (met name het Engelse en het Duitse recht en dat
van de Scandinavische landen).(22)
Illustratief voor de tweede stroming is de zaak York uit 1982, waarin het House
of Lords tenslotte de inschrijving heeft geweigerd van een merk voor
aanhangwagens dat uit dat woord bestond, met name omdat een geografische
naam prima facie ongeschikt is om te worden ingeschreven, en waarin het
standpunt van de administratieve instantie werd bevestigd, die verklaard had, dat
het bijzonder voor de hand ligt om ervan uit te gaan, dat aanhangwagens en
opleggers er [dat wil zeggen in York] in de toekomst wellicht gefabriceerd worden,
ook al is dit thans niet het geval.(23)
Evenzo werd in Duitsland de inschrijving van het merk Nola voor
diëetvoedingsmiddelen en graanvlokken geweigerd, omdat er een Italiaanse stad
met dezelfde naam bestaat en er in de omgeving daarvan graan wordt verbouwd,
ofschoon de gemiddelde Duitse consument dit niet weet. In dit verband besliste het
Duitse gerecht, dat het niet in hoge mate onwaarschijnlijk is, dat de naam Nola in
de toekomst als herkomstaanduiding zal worden gebruikt. Met name zouden
concurrenten, gelet op de ontwikkeling van de handel tussen Duitsland en Italië in
het kader van de gemeenschappelijke markt, er belang bij kunnen hebben, dat
geografische benamingen door iedereen vrij kunnen worden gebruikt.(24)
- 50.
- Wanneer de verwijzende rechter en verweersters een beroep doen op de
noodzaak dat de geografische aanduiding tot het publiek domein behoort in de
hierboven beschreven betekenis, is die opvatting onjuist en niet in overeenstemming
met de richtlijn.
- 51.
- In de eerste plaats is de enige in de richtlijn erkende behoefte om het
teken vrij te houden, de behoefte dat het teken of de aanduiding die als merk ter
inschrijving wordt aangemeld, vrij blijft, dat wil zeggen dat een andere onderneming
zich dit teken of deze aanduiding niet op het beslissende tijdstip, in beginsel dat
van de aanmelding van het merk (artikel 4), ter aanduiding van dezelfde of andere
waren heeft toegeëigend. Daartoe wordt de feitelijke situatie zoals deze op het
beslissende tijdstip werkelijk bestaat, onderzocht, zonder dat hypothetische situaties
die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen, in aanmerking worden genomen.
Bijgevolg bestaat er, wanneer ook aan de andere voorwaarden is voldaan, hetzij
geen ouder merk, in welk geval het nieuwe merk moet worden aanvaard, hetzij
bestaat er wel een ouder merk, in welk geval het nieuwe merk moet worden
geweigerd dan wel, afhankelijk van het al dan niet rechtmatig bestaan van het
oudere merk, moet worden aanvaard, behoudens wanneer de bepalingen van de
richtlijn zich daartegen expliciet verzetten.
- 52.
- Hetzelfde geldt op overeenkomstige wijze eveneens voor het geval waarin,
zoals in casu, de rechthebbende tot een ouder geografisch merk bescherming
verlangt tegen het nieuwere merk. Het nieuwe merk kan alleen gehandhaafd
worden wanneer het oudere merk niet wettig bestaat op het moment van de
behandeling van het beroep van de rechthebbende tot dit laatste merk
(bijvoorbeeld omdat het vanaf het begin nietig was en zich in het handelsverkeer
niet heeft kunnen doorzetten, of omdat het oorspronkelijk wettig was, maar
tenslotte is gedegradeerd tot een soortnaam wegens het stilzitten van de
rechthebbende(25) enzovoort).
- 53.
- Bovendien schuilt in de hierboven afgewezen opvatting een onduidelijkheid
met betrekking tot de vraag, of een geografische aanduiding vrij moet blijven om
als merk te kunnen worden gebruikt, dan wel als aanvullende aanduiding bij een op
de waar aangebrachte ander soort aanduiding. Indien immers het eerste het geval
is, is die opvatting behept met een ernstige logische tegenstrijdigheid. Want hoe is
het mogelijk, dat men thans, en dit zelfs uit principiële overwegingen, het gebruik
van een geografische aanduiding verbiedt aan degene die als eerste op de gedachte
is gekomen ze te gebruiken, opdat die aanduiding in de toekomst voor potentile
concurrenten vrij blijft?
- 54.
- Indien daarentegen onder behoefte om het teken vrij te houden moet
worden verstaan de noodzaak dat de geografische aanduiding ter beschikking blijft
van iedere geïnteresseerde voor elk ander wettig gebruik dan het gebruik als merk,
vindt deze vraag volledige beantwoording in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn,
zoals ik hieronder straks zal uiteenzetten.(26) In dat geval betreft het echter een
beperking van de werking van een reeds bestaand merkrecht. Anders gezegd, denoodzaak dat de geografische aanduiding ter beschikking van de concurrenten blijft
voor elk ander gebruik dan het gebruik als merk, is geenszins een geldige reden om
het merkrecht aan de rechthebbende te ontzeggen.
c) Kenmerk
- 55.
- De hierboven verdedigde uitlegging is in overeenstemming met het derde
vereiste van de omstreden bepaling, volgens hetwelk de plaats van herkomst een
kenmerk van de waar moet zijn. Deze term duidt mijns inziens niet slechts op
een gewone eigenschap van de waar, maar op een bijzonderheid, waardoor de waar
wordt gekenmerkt en geïndividualiseerd. Met betrekking tot de herkomst van de
waar moet worden opgemerkt, dat elke waar in die zin een herkomst heeft, dat zij
ergens is gefabriceerd. In die zin is het feit dat een waar ergens is gefabriceerd,
vanzelfsprekend en op zich zonder betekenis - zoals het eveneens vanzelfsprekend
en bijgevolg zonder betekenis is, dat de waar door iemand, op enig moment,
op enigerlei wijze enzovoort is gefabriceerd. Het feit dat de waar in een fabriek
in de gemeente A of op het industrieterrein van de stad B is vervaardigd, vormt op
zich vanuit de hier relevante optiek geen kenmerk van de waar, dat wil zeggen
een element waardoor de waar wordt geïndividualiseerd en van soortgelijke waren
kan worden onderscheiden. De plaats, de methode, de tijd van vervaardiging of de
fabrikant kunnen van belang en een kenmerk van de waar worden, wanneer zij
al op zich in het handelsverkeer van betekenis zijn, bijvoorbeeld gerenommeerd
zijn geworden of een goede reputatie hebben verkregen. Zoals ik al heb
uiteengezet, is de reden daarvan, dat in dat geval de door deze elementen
aangeduide waar een eigen aandeel heeft in die gerenommeerdheid, die reputatie
of eenvoudigweg de eigenschap die door de plaats, de fabricagemethode of de
naam van de fabrikant wordt aangeduid.
- 56.
- In casu is, zoals de verwijzende rechter bevestigt, de Chiemsee vooral
bekend als vakantieoord; zijn omgeving die, niet te vergeten, Chiemgau wordt
genoemd, wordt gekenmerkt door toerisme en landbouw, terwijl de streek niet
bekend staat voor de productie van textiel en kleding, laat staan sportkleding.
Bovendien bestonden er ten tijde van de inschrijving van de merken van
verzoekster in die regio geen andere ondernemingen die dit merk voor
gelijksoortige producten rechtmatig gebruikten.(27)
Onder deze omstandigheden was mijns inziens de keuze van de aanduiding
Chiemsee door verzoekster ter onderscheiding van haar waren vanuit het
oogpunt van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn rechtmatig. In casu lijkt deze
geografische uitdrukking immers geen geografische herkomst aan te duiden, doch
eenvoudigweg te appelleren aan de positieve en aangename gevoelens die het
beeld van het meer in zijn fraaie natuurlijke omgeving bij de consument oproept
(zoals de herinnering aan of het vooruitzicht op een leven in de natuur, vakantie
en sportbeoefening).(28)
- 57.
- In casu schijnen er ook geen andere, in artikel 3, lid 1, genoemde
belemmeringen voor de inschrijving te bestaan. Bijgevolg moet verzoeksters keuze
voor bedoelde geografische aanduiding voldoende oorspronkelijk en willekeurig
in de hierboven omschreven zin worden geacht en met artikel 2 verenigbaar. Op
grond daarvan worden ook de merken van verzoekster, die slechts uit die benaming
bestaan, beschermd en heeft zij daarop een exclusief gebruiksrecht. Met name
geven zij verzoekster het recht, zich te verzetten tegen het gebruik van de
merken a, b en c door verweersters, aangezien deze merken gelijk zijn aan de
oudere merken van verzoekster of daarmede overeenstemmen, en bovendien
worden gebruikt om identieke of gelijksoortige waren te kenmerken, zodat er een
evident gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat, dat heel wel op de onjuiste
gedachte zou kunnen komen, dat al deze waren van dezelfde onderneming
afkomstig zijn.
- 58.
- Wanneer de merken van verzoekster niet in strijd zijn met artikel 3, lid 1,
behoeft niet te worden onderzocht, of zij in de zin van artikel 3, lid 3, als gevolg
van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben
verkregen. Laatstgenoemd voorschrift kan immers slechts dan worden toegepast,
wanneer het merk naderhand, als gevolg van het gebruik daarvan, een
onderscheidend vermogen heeft verkregen dat het oorspronkelijk niet had, hetgeen
in casu niet het geval is.
- 59.
- Aangezien bovendien de aanduiding Chiemsee onder de concrete
omstandigheden van dit geval niet onder het verbod van artikel 3, lid 1, sub c, valt,
bestaat er mijns inziens geen grond het in het derde onderdeel van de eerste
prejudiciële vraag genoemde probleem te onderzoeken, omdat een dergelijk
onderzoek onderstelt dat de betrokken aanduidingen onder de werkingssfeer van
deze bepaling vallen.(29)
- 60.
- In het tweede onderdeel van de eerste prejudiciële vraag wenst de
verwijzende rechter te vernemen, of voor de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c,
rekening moet worden gehouden met de voorschriften van artikel 6, lid 1, sub b,
van de richtlijn.
- 61.
- Op die vraag past een ontkennend antwoord.
- 62.
- Artikel 6 beoogt de werking van het door artikel 5 van de richtlijn verleende
uitsluitend recht op het merk te beperken. Dit betekent, dat het merk al
ingeschreven en beschermd is. Bijgevolg is het onderzoek naar de positieve en de
negatieve voorwaarden die de artikelen 2 en 3, lid 1, van de richtlijn daarvoor
noemen en waartoe de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub c, behoren, al met
positief gevolg afgesloten. Aangezien de vraag naar de toepassing van artikel 6
slechts daarna opkomt, heeft het betrokken artikel geen directe gevolgen voor de
uitlegging van het hier onderzochte voorschrift.
- 63.
- Wellicht wenst de verwijzende rechter te vernemen, welke grenzen de
bescherming van een merk, dat rechtmatig in een geografische aanduiding bestaat,
ten opzichte van derden heeft die er belang bij hebben die aanduiding te gebruiken
in het kader van hun zakelijke activiteiten.
- 64.
- Mocht dat het geval zijn, dan moet worden opgemerkt, dat derden in ieder
geval niet het recht hebben de betrokken aanduiding ongewijzigd als merk te
gebruiken, omdat dat gebruik in strijd zou zijn met het uitsluitend recht van de
rechthebbende. Wel hebben zij het recht, hetzij indirecte aanduidingen te gebruiken
(bijvoorbeeld omschrijvingen of afbeeldingen)(30) die dezelfde plaats van herkomst
aanduiden, hetzij, zo nodig, dezelfde geografische aanduiding - behoudens het merk
zelf - bij wijze van adres in andere documenten of bescheiden, die betrekking
hebben op hun waren of hun zakelijke activiteiten in het algemeen en waarbij zij
zich steeds moeten gedragen naar de eerlijke gebruiken in de betrokken
economische sector. Zo kunnen zij op rechtmatige wijze de bovengenoemde
aanduiding gebruiken als geografische term (dat wil zeggen in zijn oorspronkelijke
en eigenlijke betekenis) in hun zakelijke correspondentie, in hun
reclameadvertenties in de pers of bij de etikettering van de waar, enzovoort.(31)
In dit verband wil ik vermelden wat er met de naam Baccarat is gebeurd.
Baccarat is een dorp in Lotharingen, dat nauwelijks bekendheid had tot zich vele
decennia geleden aldaar een kristalfabrikant vestigde, die de naam van het dorp
als merk voor zijn waren gebruikte. Die waren verkregen alom bekendheid met als
gevolg, dat voor het grote publiek het woord Baccarat voor de betrokken waren
staat en niet voor het dorp. In dat dorp en zijn omgeving vestigden zich andere
kristalfabrikanten, waarvan er één, die in het dorp zelf was gevestigd, de naam
Baccarat in zijn correspondentie gebruikte. De Franse gerechten waren terecht van
oordeel, dat de bescherming van het merk van de daartoe gerechtigde onderneming
niet zover ging, dat aan de tweede onderneming kon worden verboden het
hierboven beschreven rechtmatig gebruik van het betrokken woord te maken.(32)
B - De tweede vraag
- 65.
- Met zijn tweede prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen
te vernemen, of een geografische aanduiding die op zich niet als merk kan worden
erkend, toch kan worden ingeschreven omdat zij wegens het gebruik dat daarvan
in handelskringen is gemaakt, is ingeburgerd, en op welke wijze die inburgering
moet worden vastgesteld.
- 66.
- Zoals uit de weergegeven feiten blijkt, gaat het in casu om een conflict
tussen de nieuwe merken van verweersters, die zij als rechtmatig erkend wensen
te zien, en de eerder ingeschreven merken van verzoekster.
- 67.
- Allereerst dient te worden opgemerkt, dat de bepalingen van artikel 3, lid 3,
een uitzondering vormen op die van artikel 3, lid 1, sub b, c en d. Dit houdt in, dat
in gevallen als het onderhavige, een uit een geografische aanduiding bestaand merk,
dat niet kon worden ingeschreven of nietig kon worden verklaard omdat het
onderscheidend vermogen ontbeerde en, inzonderheid, omdat het viel onder de
werkingssfeer van lid 1, sub c, toch kan worden ingeschreven en niet nietig kan
worden verklaard wanneer het later onderscheidend vermogen verwierf wegens het
gebruik dat ervan was gemaakt. Voorwaarde voor de toepassing van lid 3 is
daarom, dat het betrokken teken valt onder lid 1, sub c.
- 68.
- Ik heb al als mijn mening te kennen gegeven, dat de merken van
verzoekster van het begin af aan onderscheidend vermogen hadden en derhalve
niet onder lid 1, sub c, vallen. Wanneer deze zienswijze correct is, kan in casu
artikel 3, lid 3, niet van toepassing zijn en behoeft de tweede prejudiciële vraag niet
te worden beantwoord. Volledigheidshalve zal ik echter nog kort ingaan op de door
deze vraag opgeworpen problemen.
- 69.
- Zowel merken die als zodanig onderscheidend vermogen hebben, alsook
merken die eerst later door hun gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen,
kunnen volgens de richtlijn worden ingeschreven, omdat zij, ofschoon op
verschillende wijzen, de wezenlijke functie van het merk vervullen, te weten de
individualisering van de waren van een onderneming en hun onderscheiding van
soortgelijke waren van andere ondernemingen.
- 70.
- De richtlijn zegt niet, welke soort van gebruik van het merk nodig is, wil
het onderscheidend vermogen verwerven. Aangezien dat gebruik echter leidt tot
de verkrijging van een communautair recht, namelijk een recht op een merk,
waarvan de inhoud en de omvang volledig door de richtlijn worden geregeld, heeft
dit begrip een communautaire lading en dient het in de lidstaten uniform te worden
uitgelegd. Inzonderheid op grond hiervan kunnen de relevante bepalingen in de
nationale rechtsstelsels van de lidstaten niet in acht worden genomen. Daarom kan,
zoals verzoekster en de Commissie in hun schriftelijke opmerkingen terecht
aanvoeren, geen rekening worden gehouden met de in de Duitse rechtspraak
heersende opvatting over de noodzaak geografische aanduidingen voor allen vrij
te houden, welke opvatting trouwens, zoals ik al heb uiteengezet, met de richtlijn
onverenigbaar is. Evenmin kan rekening worden gehouden met de subtiele
verschillen die het Duitse recht maakt tussen bekendheid en inburgering in
handelskringen.
- 71.
- Mijns inziens moet het gebruik in de eerste plaats, naar het oordeel van de
nationale rechter, gedurende passende tijd hebben plaatsgehad. Daardoor kan de
duurzaamheid van het merk worden geverifieerd en vermeden worden, dat het
aantal conjunctuurgevoelige gelegenheidsmerken zonder serieus uitzicht op
duurzaamheid toeneemt. Ook wordt daardoor aan degenen die het recht hebben
hun eventuele bezwaren in te dienen en zich tegen de inschrijving van het merk te
verzetten, de daarvoor noodzakelijke tijd gegund.
- 72.
- In de tweede plaats is het nodig, dat bij het betrokken publiek de overtuiging
heeft postgevat, dat het merk de waren van een bepaalde onderneming kenmerkt.
Dat publiek bestaat in wezen uit de afnemers van het betrokken product. Eveneens
behoren in beginsel daartoe handelaren en zaken die soortgelijke waren verkopen,
zoals fabrikanten van dergelijke waren. Bij de bepaling van deze categorieën, en
met name van de laatste, moet echter enige terughouding worden betracht. De
reden daarvoor is, dat die categorieën met name uit concurrentieoverwegingen een
specifiek belang bij de inschrijving of de weigering van inschrijving van een merk
kunnen hebben, zodat hun houding niet altijd vrij zal zijn van subjectieve
bijbedoelingen.(33)
Wat in het bijzonder de door de verwijzende rechter genoemde percentages betreft,
dient die vraag in beginsel door de nationale rechter te worden beoordeeld, die van
geval tot geval aan de hand van de omstandigheden zal beslissen. Toch dient
artikel 3, lid 3, tamelijk strikt te worden uitgelegd, omdat het een
uitzonderingsbepaling is. Aangezien dit probleem veeleer betrekking heeft op de
mate waarop het merk bij het publiek waarop het zich richt, aanslaat, dienen naast
een evaluatie van zijn waarde, kwaliteit en essentiële inhoud ook kwantitatieve
criteria serieus in aanmerking te worden genomen. In dit opzicht ben ik van
mening, dat tenminste 50 % een passende grens is, waaronder van een inburgering
van het merk op de markt niet kan worden gesproken.
- 73.
- Tenslotte dient, wat de mate van respons van het merk betreft, ervan te
worden uitgegaan, dat het niet volstaat, dat het publiek het bestaan van alweer een
merk op de markt heeft geconstateerd. Daarnaast is vereist, dat de overtuiging
heeft postgevat, dat er een nauwe band bestaat tussen de van het betrokken merk
voorziene waren en een bepaalde onderneming.(34)
- 74.
- De vraag welke specifieke middelen tot het bewijs van het onderscheidend
vermogen kunnen dienen, moet in beginsel worden beantwoord aan de hand van
de desbetreffende nationale bewijsrechtelijke bepalingen; de waardering van de
bewijsmiddelen staat aan de nationale gerechten.(35) De formeelrechtelijke
autonomie van de nationale rechtsstelsels is echter niet zonder beperkingen
wanneer het bewijs ertoe strekt, aan te tonen dat voldaan is aan een feitelijke
voorwaarde voor de toepassing van een communautaire rechtsnorm. Bijgevolg moet
worden aangenomen, dat uit de algemene context waarin de richtlijn is geplaatst,
op zijn minst bepaalde algemene regels kunnen worden afgeleid.
- 75.
- In de eerste plaats moeten de bewijsmiddelen geschikt zijn, dat wil zeggen
overeenstemmen met dat waarop het bewijs is gericht. Aangezien het te leveren
bewijs geen betrekking heeft op het zakelijk succes van de waar op de markt, maar
op de respons van het publiek op het merk, dat wil zeggen de band tussen het
merk en een bepaalde onderneming, dienen de bewijsmiddelen in casu geschikt te
zijn om de omvang en de intensiteit van die respons te kunnen beoordelen.
Derhalve kunnen niet als passend worden beschouwd de door verzoekster
voorgestelde middelen, zoals de door middel van het merk behaalde omzet, de
reclamekosten of de berichtgeving in de pers, aangezien deze meer met de gang
van zaken van de onderneming en niet met het hier bedoelde probleem te makenhebben. De door de Commissie voorgestelde middelen kunnen daarentegen wel als
geschikt worden beschouwd, bijvoorbeeld de beoordeling door de bevoegde Kamers
van Koophandel, beroepsorganisaties en deskundigen.
- 76.
- Wanneer er meer, in beginsel geschikte bewijsmiddelen zijn, mag het
gebruik ervan bovendien niet a priori door de praktijk en nog veel minder door
uitvoeringsbepalingen worden beperkt. Daarom is de bekende neiging van de
Duitse gerechten om zich alleen of hoofdzakelijk op demoscopische enquêtes te
verlaten, met de richtlijn onverenigbaar. Het komt er tenslotte op aan, dat de
partijen in staat worden gesteld alle te hunner beschikking staande geschikte
middelen voor het bewijs of voor het tegenbewijs te benutten; het staat dan aan de
nationale rechter deze bewijsmiddelen objectief te beoordelen en eventueel aan
bepaalde ervan groter gewicht toe te kennen.
- 77.
- Wat met name demoscopische enquêtes betreft, deze kunnen niet als
ongeschikt worden gekwalificeerd(36), doch er moet een spaarzaam en voorzichtig
gebruik van worden gemaakt, met name op het punt van hun representativiteit en
objectiviteit.
Daarom moet het instituut dat de enquête uitvoert, de garantie bieden dat het
serieus en betrouwbaar is, en dit hetzij op grond van zijn institutioneel kader
(bijvoorbeeld een universitair instituut) hetzij op grond van een professionele
specialisering (bijvoorbeeld een belangrijk opinieonderzoek-instituut), dan wel op
grond van de gefundeerde veronderstelling, dat het het best gesitueerde instituut
voor het betrokken feitencomplex is (bijvoorbeeld een gespecialiseerd instituut dat
door alle partijen in onderling overleg is gekozen).
Voorts moeten de ondervraagde representatieve groep van de bevolking en de
gestelde vragen voldoen aan de hierboven omschreven criteria; anders dient de
enquête geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing te blijven.
VII - Conclusie
Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen
te beantwoorden als volgt:
1) Een merk dat uitsluitend bestaat uit een geografische aanduiding is niet in
strijd met artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de
Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, indien die aanduiding op fantasie berust of onbekend is bij het
grote publiek of wanneer er geen onmiddellijke en noodzakelijke
herkomstrelatie bestaat tussen de door het merk gekenmerkte waar en de
geografische streek waarop het teken betrekking heeft en waarbij het
verband in wezen het gevolg is van het feit, dat die streek bekend is of
bekend kan worden omdat daar al gelijksoortige waren worden
gefabriceerd, die door de consumenten worden gewaardeerd om hun
bijzonderheid of hun kwaliteit.
2) Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, eerste
volzin, van richtlijn 89/104 verkrijgen, indien naar het oordeel van de
nationale rechter uit passende gegevens blijkt, dat door het gebruik ervan,
gedurende een redelijke aan zijn aanmelding voorafgaande periode, bij de
consumenten de overtuiging heeft postgevat dat de door het merk
aangeduide waar van een bepaalde onderneming afkomstig is.
1: Oorspronkelijke taal: Grieks.
2: -
PB L 40, blz. 1.
3: -
Krachtens artikel 16, lid 1, van de richtlijn moesten de lidstaten de bepalingen daarvan
uiterlijk op 28 december 1991 in nationaal recht omzetten. Bij beschikking 92/10/EEG van
19 december 1991 (PB L 6, blz. 35) heeft de Raad echter gebruik gemaakt van de hem bij
artikel 16, lid 2, van de richtlijn verleende bevoegdheid en de uiterste omzettingsdatum van
de richtlijn in nationaal recht verschoven naar 31 december 1992.
4: -
De nationale rechter geeft als voorbeeld een teken dat uitsluitend bestaat uit een
aanduiding die geschikt is om de plaats van herkomst van de waren aan te duiden.
5: -
Zie arrest van 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24).
6: -
Dat beschrijvende of algemeen gebruikelijke aanduidingen subcategorieën van
aanduidingen zonder onderscheidend vermogen vormen, blijkt duidelijk uit de formulering
van artikel 2, lid 1, van het voorstel voor de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals door de Commissie aan de Raad op
25 november 1980 aangeboden (PB 1980, C 351, blz. 1), en gewijzigd op 17 december 1985
(PB 1985, C 351, blz. 4). Volgens deze oorspronkelijke formulering kon onder meer de
inschrijving worden geweigerd of nietig verklaard van merken die op het tijdstip van hun
aanmelding (...) in de betrokken lidstaat onderscheidend vermogen missen, inzonderheid:
a) (...) [hier volgt de tekst van artikel 3, lid 1, sub c, zoals thans van kracht, met de
volgende toevoeging, die overeenkomt met de huidige tekst van artikel 3, lid 3:] tenzij deze
merken als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt (...) onderscheidend vermogen hebben
verkregen,
b) (...) [tekst die in wezen overeenkomt met die van het huidige artikel 3, lid 1, sub d]
(cursivering van mij)
De bovenbedoelde gevallen worden ook op dezelfde plaats behandeld in het Unieverdrag
van Parijs ter bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals laatstelijk
herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations unies, deel 828,
nr. 11851, blz. 305), dat in artikel 6 quinquies, B, 2, bepaalt dat de inschrijving van
fabrieks- of handelsmerken slechts kan worden geweigerd of nietig verklaard 2e wanneer
zij elk onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of
aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort (...) de plaats
van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden
in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar
de bescherming wordt gevraagd.
Ik wijs er voorts op, dat de formulering van artikel 7, leden 1 en 3, van verordening (EG)
nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994,
L 11, blz. 1), dezelfde is als die van artikel 3, leden 1 en 3, van de richtlijn.
7: -
Zie W.R. Cornish: Intellectual property patents; copyright, trade marks and allied rights, 3e
druk, Londen, 1996, blz. 588.
8: -
Omdat de uitsluitend uit een geografische aanduiding bestaande merken onder de
bedoelde bepaling vallen, kan een merk niet gedeeltelijk daaronder vallen, dat wil zeggen
alleen voor het gedeelte dat een geografische aanduiding bevat. De reden daarvoor is dat
het als samengesteld merk per definitie niet onder die bepaling valt. Ook in het algemeen
gezien mogen de diverse bestanddelen ervan niet afzonderlijk worden beschouwd, omdat
het aankomt op de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (zie arrest van
11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23).
9: -
Zie de achtste overweging van de considerans van de richtlijn, waarin de noodzaak wordt
beklemtoond van het verminderen van het totale aantal merken en daardoor van het aantal
daartussen rijzende conflicten, door bescherming te onthouden aan merken die niet
werkelijk worden gebruikt.
10: -
In de zin van ontbreken van oorzakelijk verband tussen de aanduiding en het aangeduide
(zie F. Saussure: Cours de linguistique générale, red. T. de Mauro, Payot, Parijs, 1987,
blz. 100).
11: -
Verordening van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB
L 208, blz. 1).
Voorschriften met betrekking tot herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen komen
ook in andere communautaire regelingen voor, hoofdzakelijk in de wijnsector, zoals
artikel 2, lid 3, sub s, van richtlijn 70/50/EEG van de Commissie van 22 december 1969,
gebaseerd op de bepalingen van artikel 33, lid 7, houdende opheffing van de maatregelen
van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen, niet bedoeld in andere krachtens
het EEG-Verdrag vastgestelde bepalingen (PB 1970, L 13, blz. 29) en artikel 6, lid 5, van
verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de
algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn
en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (PB L 231, blz. 9).
12: -
12/74, Jurispr. blz. 181. In dit arrest heeft het Hof onder meer geoordeeld, dat de Duitse
maatregelen die de benamingen Sekt en Weinbrand voorbehielden aan in Duitsland
uit een bepaalde minimumhoeveelheid Duitse druiven geproduceerde wijnen, in strijd
waren met voorschriften van communautair recht, onder meer artikel 2, lid 3, sub s, van
richtlijn 70/50 (reeds aangehaald in voetnoot 10), dat bepaalt, dat als verboden maatregelen
in de zin van de artikelen 30 e.v. van het Verdrag moeten worden beschouwd de
maatregelen die aan de nationale producten benamingen voorbehouden die geen
oorsprongsbenamingen of aanduidingen van herkomst vormen.
13: -
16/83, Jurispr. blz. 1299.
14: -
C-3/91, Jurispr. blz. I-5529, punten 31-34.
15: -
Dit probleem was gerezen, omdat de aangehaalde aanduidingen volgens een bepaling uit
de Spaans-Franse overeenkomst van 1973 inzake de bescherming van
oorsprongsbenamingen, herkomstaanduidingen en de benamingen van bepaalde producten,
in Frankrijk exclusief zijn voorbehouden aan Spaanse producten en slechts kunnen worden
gebruikt onder voorwaarden die in de Spaanse wetgeving zijn vastgelegd.
16: -
Arrest van 13 december 1994, SMW Winzersekt (C-306/93, Jurispr. blz. I-555, punt 25).
17: -
Zie punt 38 supra.
18: -
Ofschoon die definities worden ingeleid met de woorden in deze verordening wordt
verstaan, behoef ik er wel niet op te wijzen, dat zij van algemene waarde en nut zijn.
19: -
In die gevallen krijgt de geografische term naast zijn oorspronkelijke eigenlijke betekenis
(de aanduiding van een geografische plaats), een tweede, overdrachtelijke betekenis (a
secondary meaning, volgens de Engelse terminologie). Het kan gebeuren, dat die tweede
betekenis de eerste verdringt of vervangt, zoals het geval is met de benaming Baccarat,
waarop ik hieronder nog terugkom.
20: -
Kortheidshalve spreek ik van geografische aanduiding, omdat het in het voorliggende geval
daarover gaat. Ditzelfde geldt echter ook voor het teken, dat volgens de tekst van de in
geding zijnde bepaling de plaats van herkomst kan aanduiden. In dat geval vormt het teken
een indirecte aanduiding van de plaats van herkomst, zoals de reeds genoemde
Bocksbeutelflessen (zie punt 41 supra).
21: -
Arrest van 20 maart 1997, Phyteron International (C-352/95, Jurispr. blz. I-1729, punt 18).
22: -
Zie hiervoor F. Gevers: Geographical Names and Signs used as Trade Marks, in
European Intellectual Property Review, 1990, deel 12, blz. 285, en G. Bonnet: La marque
constituée par un nom géographique en droit français in Semaine juridique, 1990, II,
blz. 782.
23: -
1982, FSR 111; zie ook F. Gevers, op. cit. (voetnoot 21 supra), blz. 287.
24: -
BGH, 14.1.1963 (GRUR, 1963, blz. 469). Zie dienaangaande ook A. Rothschild: Les limites
à la protection du nom géographique en tant que marque, Mémoire de DESS, Straatsburg,
1985, blz. 38 en 39.
25: -
Als voorbeeld kan dienen de benaming sherry, een Engelse verbastering van de Spaanse
geografische naam Jerez, dat oorspronkelijk diende ter aanduiding van een wijn die uit
deze Spaanse streek afkomstig is. Omdat de producenten dit duldden, werd het woord
echter herhaaldelijk door andere producenten gebruikt en is het verworden tot een
soortnaam (zie hiervoor de conclusie van advocaat-generaal J.P. Warner bij het arrest
Commissie/Duitsland, reeds aangehaald in voetnoot 11 supra, blz. 208).
Dit lag anders met de warenaanduidingen champagne en cognac, die in de
gelijknamige Franse streken worden geproduceerd. De aandacht zij erop gevestigd, dat het
gebruik van die woorden door Duitse wijnproducenten al in 1919 door de artikelen 274
en 275 van het Verdrag van Versailles werd verboden. De communautaire regelgeving
maakte die bescherming nog vollediger [zie, bijvoorbeeld, artikel 6 van verordening (EEG)
nr. 3309/85 van de Raad van 18 november 1985 (PB L 320, blz. 9), en thans artikel 6, lid 5,
van verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad van 13 juli 1992 (PB L 231, blz. 9),
waarin zelfs aan producenten van mousserende wijnen indirecte verwijzingen naar
champagne wordt verboden, bijvoorbeeld door te spreken van méthode champenoise
(zie hiervoor het arrest SMW Winzersekt, reeds aangehaald in voetnoot 15)].
26: -
Zie punt 60 e.v., infra.
27: -
In haar schriftelijke opmerkingen zegt de eerste verweerster, dat andere in de omgeving
van het meer gevestigde ondernemingen de naam Chiemsee gebruikten ter
onderscheiding van de kleding die zij produceerden. Echter blijken deze omstandigheden
niet uit de verwijzingsbeschikking en kan er derhalve geen beroep op worden gedaan (zie
arrest Phyteron International, reeds aangehaald in voetnoot 20, punten 11-14).
28: -
Zie arrest van 7 mei 1997, Pistre e.a. (C-321/94, C-322/94, C-323/94 en C-324/94, Jurispr.
blz. I-2343, punten 37 en 38).
29: -
Ik wijs er enkel op, dat bij de beslissing, of een geografische aanduiding de plaats van
herkomst aanduidt in de zin die ik hierboven aan artikel 3, lid 1, sub c, heb gegeven,
rekening moet worden gehouden met de plaats waar de productie, de verwerking of debereiding van de waar geheel of hoofdzakelijk plaatsvindt (zie ook de definitie in artikel 2,
lid 2, sub b, van verordening nr. 2081/92).
30: -
Bijvoorbeeld een foto of een video-opname van de Chiemsee als achtergrond voor de
publiciteit voor waren, die ook gelijksoortig mogen zijn aan die van verzoekster.
31: -
Ik zie bijvoorbeeld niet in, waarom het verboden zou zijn in de rond het meer gelegen
souvenirwinkels hemden of andere souvenirs met het opschrift Chiemsee te verkopen,
zoals in toeristengebieden zeer gebruikelijk is. Een andere vraag is, of een dergelijke
verkoop onder bepaalde voorwaarden moet geschieden, bijvoorbeeld dat het gebruik van
de aanduiding beperkt moet zijn tot hetgeen absoluut noodzakelijk is, dat de verkochte
waren van een wettig merk zijn voorzien, opdat niet de indruk ontstaat, dat hun merk
Chiemsee is, dat zij niet in de nabijheid van waren worden aangeboden die wel
rechtmatig van dat merk zijn voorzien, dat voor de vermelding van dat woord gebruik
wordt gemaakt van lettertypen die geen verwarring oproepen, enzovoort).
32: -
Cour d'Appel de Nancy, arrest van 21 februari 1980 (PIBD, 1980, III, 227), en Cour de
Cassation (handelskamer), arrest van 17 mei 1982 (PIBD, 1982, nr. 312, III, 238). Zie in
dit verband G. Bonnet, op.cit. (voetnoot 21 supra), blz. 786, en A. Rothschild, op.cit.
(voetnoot 23 supra), blz. 33.
33: -
Zo heeft, bijvoorbeeld, een onderneming die soortgelijke waren verkoopt, er onder
omstandigheden belang bij, dat het merk niet wordt ingeschreven, en zulks in de hoop, dat
zij, tot de concurrerende onderneming voor haar van een ander merk voorziene waren
opnieuw op de markt terrein heeft gewonnen, een deel van de cliëntèle tot zich kan
trekken. Het is ook mogelijk dat een onderneming die gedeeltelijk door het nieuwe merk
wordt geraakt, onder omstandigheden voorstandster is van de inschrijving van het merk,
omdat een belangrijkere concurrent van die onderneming daarvan verhoudingsgewijs
grotere nadelen zou ondervinden.
34: -
Dit betekent uiteraard niet, dat de overtuiging uitsluitend op de markt van de waren heeft
postgevat.
35: -
Zie arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, Jurispr.
blz. I-2789, punten 18-20).
36: -
Arresten van 9 december 1965, Laminoirs de la Providence e.a. (29/63, 31/63, 36/61, 39/63
tot 47/63, 50/63 en 51/63, Jurispr. blz. 1123), en 29 februari 1984, Rewe-Zentral (37/83,
Jurispr. blz. 1229).