Processo T‑579/10
macros consult GmbH ― Unternehmensberatung für Wirtschafts‑ und Finanztechnologie
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
«Marca comunitária ― Processo de declaração de nulidade ― Marca figurativa comunitária makro ― Denominação social macros consult GmbH ― Direito adquirido anterior ao pedido de registo de uma marca comunitária e que dá ao seu titular a possibilidade de proibir a utilização da marca comunitária pedida ― Sinais não registados que beneficiam de proteção em direito alemão ― § 5 da Markengesetz ― Artigos 8.°, n.° 4, 53.°, n.° 1, alínea c), e 65.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009»
Sumário ― Acórdão do Tribunal Geral (Primeira Secção) de 7 de maio de 2013
1. Marca comunitária ― Renúncia, extinção e nulidade ― Causas de nulidade relativa ― Existência de um direito anterior mencionado no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 ― Requisitos ― Interpretação à luz do direito da União ― Apreciação à luz dos critérios fixados pelo direito nacional que regula o sinal invocado
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 53.°, n.° 1, alínea c)]
2. Marca comunitária ― Renúncia, extinção e nulidade ― Pedido de declaração de nulidade baseado na existência de um direito nacional anterior ― Ónus da prova
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 53.°, n.os 1, alínea c), e 2, e 65.°; Regulamento n.° 2868/95 da Comissão, artigo 1.°, regra 37, alínea b), ii)]
3. Marca comunitária ― Processo de recurso ― Recurso para o juiz da União ― Competência do Tribunal Geral ― Fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso ― Tomada em consideração pelo Tribunal Geral de provas relativas a factos não apresentados anteriormente perante as instâncias do Instituto ― Exclusão
1. Por força do disposto no artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, sobre a marca comunitária, lido em conjugação com o artigo 8.°, n.° 4, do mesmo regulamento, a existência de um sinal diferente de uma marca permite obter a declaração de nulidade de uma marca comunitária se esse sinal preencher cumulativamente quatro condições: esse sinal deve ser utilizado na vida comercial; deve ter um alcance que não seja apenas local; o direito a esse sinal deve ter sido adquirido em conformidade com o direito do Estado‑Membro em que esse sinal era utilizado antes da data do depósito do pedido de marca comunitária; por último, o direito a esse sinal deve permitir ao seu titular proibir a utilização de uma marca mais recente. Estas quatro condições limitam o número dos sinais diferentes de marcas que podem ser invocados para impugnar a validade de uma marca comunitária em todo o território da União, em conformidade com o disposto no artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. Dado que as condições impostas pelo artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 são cumulativas, basta que uma só delas não se encontre satisfeita para que um pedido de declaração de nulidade de marcas comunitárias seja indeferido.
As duas primeiras condições, isto é, as relativas à utilização e ao alcance do sinal invocado, não devendo este último ser apenas local, resultam da própria letra do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 e devem, por conseguinte, ser interpretadas à luz do direito da União. Assim, o Regulamento n.° 207/2009 estabelece padrões uniformes, relativos à utilização dos sinais e ao respetivo alcance, que são conformes aos princípios que inspiram o sistema instituído por esse regulamento.
Em contrapartida, resulta da locução «quando e na medida em que, segundo o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal», que as duas outras condições, enunciadas em seguida no artigo 8.°, n.° 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 207/2009, constituem condições fixadas pelo regulamento que, diferentemente das precedentes, devem ser apreciadas à luz dos critérios fixados pelo direito que rege o sinal invocado. Essa remissão para o direito que rege o sinal invocado encontra a sua justificação no reconhecimento, previsto pelo Regulamento n.° 207/2009, da possibilidade de sinais estranhos ao sistema da marca comunitária serem invocados contra uma marca comunitária. Por isso, só o direito que rege o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca comunitária e se pode justificar que se proíba a utilização de uma marca mais recente.
(cf. n.os 54 a 56, 70)
2. Resulta da letra do artigo 53.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, sobre a marca comunitária, que esta disposição, quando faz referência à situação em que um direito anterior permite proibir a utilização de uma marca comunitária, distingue claramente duas hipóteses, consoante o direito anterior esteja protegido pela regulamentação da União «ou» pelo direito nacional.
No tocante ao regime processual definido pelo Regulamento n.° 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94, sobre a marca comunitária, no caso de um pedido apresentado ao abrigo do artigo 53.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, com base num direito anterior protegido no quadro jurídico nacional, a regra 37 do Regulamento n.° 2868/95 prevê, numa situação como a do caso em apreço, que incumbe ao requerente fornecer elementos que demonstrem que está habilitado, nos termos da legislação nacional aplicável, a invocar esse direito.
Esta regra faz recair sobre o requerente o ónus de apresentar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno não apenas os elementos que demonstrem que preenche as condições requeridas, em conformidade com a legislação nacional cuja aplicação requer, a fim de poder obter a proibição da utilização de uma marca comunitária por força de um direito anterior, mas também os elementos que demonstrem o conteúdo dessa legislação.
Uma vez que o artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 faz uma remissão expressa para o artigo 8.°, n.° 4, do mesmo regulamento e que esta última disposição visa direitos anteriores protegidos pela legislação da União ou pelo direito do Estado‑Membro que é aplicável ao sinal em causa, as regras de prova são igualmente aplicáveis quando é invocado um direito nacional com fundamento no artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009. Com efeito, a regra 37, alínea b), ii), do Regulamento n.° 2868/95 prevê disposições análogas em matéria de prova do direito anterior no caso de um pedido apresentado de harmonia com o disposto no artigo 53.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009.
Deste modo, a questão da existência de um direito nacional constitui uma questão de facto e incumbe assim a uma parte que invoca a existência de um direito que preenche as condições previstas no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 demonstrar, perante o Instituto, não apenas que esse direito decorre da legislação nacional mas também o alcance dessa mesma legislação.
(cf. n.os 57 a 60, 62, 72)
3. V. texto da decisão.
(cf. n.° 61)