SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 13 de diciembre de 2023 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión EL ROSCO — Causa de nulidad absoluta — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»
En el asunto T‑382/22,
Good Services Ltd, con domicilio social en Sliema (Malta), representada por los Sres. J. J. Marín López y F. N. De Barba, abogados,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. D. Hanf y la Sra. E. Nicolás Gómez, en calidad de agentes,
parte recurrida,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
ITV Studios Global Distribution Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por los Sres. P. Merino Baylos y J. L. Gracia Albero, abogados,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por el Sr. F. Schalin (Ponente), Presidente, y la Sra. P. Škvařilová‑Pelzl y el Sr. I. Nõmm, Jueces;
Secretaria: Sra. A. Juhász‑Tóth, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 28 de junio de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Good Services Ltd, solicita la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 20 de abril de 2022 (asunto R 957/2021‑1) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Contexto del litigio
2 La parte coadyuvante, ITV Studios Global Distribution Ltd, se dedica a la producción de formatos televisivos, destinados a convertirse en programas de televisión, siendo el más conocido de ellos el formato «The Alphabet Game». En 1999, tras celebrarse un contrato de licencia entre la parte coadyuvante y la sociedad Einstein, dicho formato se adaptó en Italia con la denominación «Passaparola». En el contexto de la referida adaptación, la sociedad Einstein decidió añadir un nuevo juego final denominado «ruota finale» (rueda final), que era, mediante contrato de licencia, el formato «21x100», del que era titular MC&F Broadcasting Production & Distribution Ltd, la sociedad matriz de la recurrente.
3 El formato «The Alphabet Game», del que es titular la parte coadyuvante, fue posteriormente adaptado en otros países, entre ellos España, con la denominación «Pasapalabra». Durante las primeras emisiones del programa Pasapalabra, en el año 2000, la denominación «el rosco» apareció por primera vez para designar el juego final de dicho programa, juego que era sustancialmente idéntico al juego final del programa Passaparola, a saber, el juego «ruota finale».
4 En esencia, existen desavenencias entre la sociedad matriz de la recurrente y la parte coadyuvante en cuanto a la titularidad del juego final.
5 La parte coadyuvante considera que, de conformidad con el contrato que había celebrado con la sociedad Einstein al crearse el programa italiano Passaparola, le pertenecía cualquier adaptación del formato «The Alphabet Game». Asimismo, sostiene que la sociedad Einstein no le había informado de que había negociado los derechos del formato «21x100» con la sociedad matriz de la recurrente con vistas a incluirlo en dicho programa como juego final. Así pues, alega que adaptó el formato «The Alphabet Game» en diferentes países retomando ese juego final que, según ella, derivaba de la mera adaptación de su formato «The Alphabet Game», que le pertenecía en virtud del contrato antes mencionado y que no cumplía el requisito de originalidad para generar derechos de propiedad intelectual autónomos.
6 Según la recurrente, el juego final que la parte coadyuvante reutiliza en otros países coincide con su formato «21x100» y puede protegerse mediante la propiedad intelectual. Por lo tanto, la parte coadyuvante lo explota, a su entender, de forma ilegal.
7 Las principales etapas de este conflicto pueden resumirse como sigue:
– el programa Pasapalabra se emitió mediante licencias que la parte coadyuvante concedió, entre 2000 y 2006, al grupo Atresmedia y, entre 2007 y 2010, al grupo Mediaset;
– el 27 de diciembre de 2009, la sociedad matriz de la recurrente notificó al grupo Mediaset que era la titular del formato «21x100», que coincidía con el formato del juego final del programa Pasapalabra. En consecuencia, Mediaset resolvió unilateralmente el contrato con la parte coadyuvante y, el 2 de febrero de 2010, celebró un contrato sobre los derechos del formato «21x100» con la sociedad matriz de la recurrente. Posteriormente, el grupo Mediaset emitió, entre 2010 y 2019, el programa Pasapalabra y su juego final;
– el 22 de diciembre de 2010, Mediaset demandó a la parte coadyuvante ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid. Mediante sentencia de 3 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, «sentencia de 2014»), el referido órgano jurisdiccional declaró que el juego final denominado «el rosco» era uno de los elementos constitutivos del programa Pasapalabra, programa que pertenecía a la parte coadyuvante y que no podía protegerse mediante la propiedad intelectual;
– el 17 de septiembre de 2014, la recurrente presentó sus dos primeras solicitudes de marcas de la Unión EL ROSCO, siendo una de ellas objeto del presente asunto y la otra, objeto del asunto T‑383/22, Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO). Estas marcas comprenden, entre otros, servicios como la radiodifusión y transmisión de programas de televisión;
– el 6 de junio de 2017, el gerechtshof te Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos), a raíz de una solicitud de mandamiento judicial para prohibir a la parte coadyuvante el inicio o la continuación de procedimientos, dictó una medida cautelar en la que declaró que era probable que el juego final perteneciese a la sociedad matriz de la recurrente, pero que se trataba de una cuestión de fondo que no le competía resolver;
– el 28 de mayo de 2018, la recurrente presentó una nueva solicitud de marca de la Unión EL ROSCO, que es objeto del asunto T‑381/22, Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO). Esta marca comprende, en esencia, aparatos e instrumentos científicos o de investigación y equipos audiovisuales y de tecnologías de la información;
– en 2020, la parte coadyuvante celebró un contrato de licencia con el grupo Atresmedia, antes mencionado, para la emisión del programa Pasapalabra. Con posterioridad, la sociedad matriz de la recurrente demandó al grupo Atresmedia ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona en relación con la titularidad del juego final del programa Pasapalabra, procedimiento en el que intervino la parte coadyuvante;
– el 23 de diciembre de 2022, en el curso del presente procedimiento, la recurrente dio noticia de la existencia de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que reconocía la titularidad de la sociedad matriz de la recurrente sobre el juego final y su carácter protegible y declaraba que la utilización de este no podía hacerse sin el consentimiento de la citada sociedad.
Antecedentes del litigio
8 El 21 de enero de 2020, la coadyuvante presentó ante la EUIPO, sobre la base del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)], una solicitud de nulidad de la marca de la Unión que se había registrado el 9 de septiembre de 2015 a raíz de la solicitud presentada por la recurrente, el 17 de septiembre de 2014, para el signo denominativo EL ROSCO, con número de registro 13265021.
9 Los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida, en relación con los cuales se solicitaba la nulidad, se incluían en las clases 28, 38 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían a la descripción siguiente:
– Clase 28: «Juegos y juguetes».
– Clase 38: «Servicios de radiodifusión; comunicaciones y telecomunicaciones; radiodifusión y transmisión de programas de televisión, radio, cable, satélite e Internet; telecomunicación de información (incluidas páginas web), programas informáticos y otros datos; correo electrónico; envío de mensajes; prestación de servicios de acceso a telecomunicaciones y enlaces con bases de datos informáticas y con Internet; transmisión de mensajes, sonido e imágenes; transmisión de datos; transmisión de información por medio de comunicación vía satélite, por microondas o por medios electrónicos, digitales o analógicos; transmisión de información digital por cable, hilo o fibra; recepción e intercambio de información, mensajes, imágenes y datos; servicios de teletexto; agencias de prensa; comunicaciones por y/o entre ordenadores y terminales de ordenador; comunicaciones de acceso a bases de datos; servicios de comunicación para la facilitación y visualización de información desde un banco de datos almacenado en un ordenador; visualización electrónica, digital y analógica de información, mensajes, imágenes y datos; servicios de portal de sitios web; facilitación de acceso, alquiler de tiempos de acceso y facilitación de capacidades de búsqueda y enlace a Internet y redes de comunicaciones electrónicas; transferencia y divulgación de información y datos a través de redes informáticas e Internet; servicios de información y de asesoramiento relacionados con cualquiera de los servicios mencionados; facilitación de acceso, alquiler de tiempos de acceso y facilitación de capacidades de búsqueda y enlace con bases de datos electrónicas; acceso a redes de comunicaciones electrónicas; facilitación de acceso a bases de datos electrónicas».
– Clase 41: «Servicios de entretenimiento; prestación de servicios de entretenimiento; servicios de esparcimiento en forma de programas de televisión, radio, cable, satélite e Internet; producción y presentación de programas de televisión, espectáculos, películas, vídeos y DVD; producción y presentación de programas de televisión, radio, cable, satélite e Internet; producción, presentación, distribución, emisión, conexión en red y alquiler de programas de televisión, radio, por cable, vía satélite y por Internet y de películas y grabaciones de sonido, grabaciones de vídeo y DVD; servicios educativos relacionados con el esparcimiento; información relativa al esparcimiento o a la educación, facilitada en línea desde una base de datos informática o Internet o por medio de la comunicación vía satélite, por microondas o por otros medios electrónicos, digitales o analógicos; servicios de publicaciones; servicios de grabación de audio y vídeo; organización, producción y presentación de acontecimientos con fines educativos, culturales o de esparcimiento; organización, producción y presentación de competiciones, pruebas, juegos, concursos, días de diversiones, exposiciones, espectáculos, giras, escenificaciones, fiestas con música, obras teatrales, conciertos, actuaciones en directo y actos con la participación del público; publicación de libros; servicios de juegos de atracciones; servicios de juegos; servicios de juegos; servicios de apuestas; servicios de casino; servicios de juegos de naipes; organización, producción y presentación de juegos, concursos de preguntas y respuestas, torneos, competiciones, concursos y eventos; organización, producción y presentación de juegos, juegos de apuestas, apuestas, juegos de naipes y torneos de casino, competiciones, certámenes, juegos y/o acontecimientos; acceso a instalaciones de juegos de cartas de múltiples jugadores; organización de loterías; prestación de cualquiera de los servicios mencionados a teléfonos móviles, a través de una red móvil, mediante satélite de comunicaciones, por microondas u otros medios electrónicos, digitales y analógicos, en directo, por medios electrónicos, a través de una red informática, por medio de Internet, por medio de extranets, en línea y mediante televisión; servicios de información y asesoramiento relacionados con los servicios mencionados».
10 El motivo invocado en apoyo de la solicitud de anulación era, en particular, el que se incluye en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].
11 El 31 de marzo de 2021, la División de Anulación estimó en su totalidad la solicitud de nulidad.
12 El 25 de mayo de 2021, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.
13 Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó el recurso. En particular, por lo que se refiere al examen del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009, dicha Sala consideró que las pruebas presentadas por las partes demostraban, en primer término, en relación con la creación y el derecho al signo, que la denominación «el rosco» había aparecido por primera vez en el año 2000 y que designaba la parte final de un juego del programa televisivo español Pasapalabra, que era una adaptación del formato televisivo inglés «The Alphabet Game», del que es titular la parte coadyuvante. Dado que el programa Pasapalabra se emitía por entonces en una cadena de televisión española merced a un contrato de licencia de la entidad predecesora de la parte coadyuvante, la Sala de Recurso atribuyó por consiguiente la creación de la denominación «el rosco» a la parte coadyuvante. En segundo término, por lo que respecta a las acciones anteriores al registro, la Sala señaló que la sociedad matriz de la recurrente no había hecho mención a la denominación «el rosco» en sus transacciones comerciales anteriores al año 2000 y que, únicamente entre 2005 y 2006, se había referido a ella con ocasión de un intercambio de correspondencia con la entidad predecesora de la parte coadyuvante. En último término, en cuanto a la intención de la recurrente, la Sala de Recurso consideró que la sociedad matriz de la recurrente había tolerado que la parte coadyuvante emitiera el programa televisivo Pasapalabra y su prueba final «el rosco» entre los años 2000 a 2009 y que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, era conocedora de la sentencia de 2014 por la que se había declarado que la parte coadyuvante era la titular del formato Pasapalabra y de su juego final «el rosco». En consecuencia, la Sala de Recurso consideró que las pruebas demostraban que la recurrente había presentado su solicitud de registro de la marca controvertida de mala fe, en la medida en que quería impedir que la parte coadyuvante siguiera utilizando el juego final «el rosco» dentro del formato Pasapalabra.
Pretensiones de las partes
14 La recurrente solicita al Tribunal General que:
– Anule la resolución impugnada.
– Confirme el registro de la marca controvertida.
– Condene en costas a la EUIPO, incluyendo las costas soportadas en el procedimiento sustanciado ante ella.
15 La EUIPO solicita al Tribunal General que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la parte recurrente en el caso de que se programe una vista oral.
16 La parte coadyuvante solicita al Tribunal General que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la recurrente, incluyendo las costas soportadas en el procedimiento sustanciado ante la EUIPO.
Fundamentos de Derecho
Sobre la competencia del Tribunal General para conocer de la pretensión de que se confirme el registro de la marca controvertida
17 Por lo que respecta a la segunda pretensión de la recurrente, ha de señalarse que su objeto es que el Tribunal General confirme el registro de la marca controvertida. A este respecto, basta recordar que, en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE, el Tribunal General carece de competencia para dictar sentencias confirmatorias (véanse, en este sentido, el auto de 9 de diciembre de 2003, Italia/Comisión, C‑224/03, EU:C:2003:658, apartados 20 y 21, y la sentencia de 4 de febrero de 2009, Omya/Comisión, T‑145/06, EU:T:2009:27, apartado 23). De lo anterior se sigue que procede desestimar la segunda pretensión de la recurrente por falta de competencia.
Sobre el Derecho aplicable ratione temporis
18 Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, a saber, el 17 de septiembre de 2014, que es decisiva a efectos de determinar el Derecho material aplicable, los hechos de este litigio se rigen por las disposiciones sustantivas del Reglamento n.º 207/2009 (véanse, en este sentido, el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, apartados 39 y 40, y la sentencia de 23 de abril de 2020, Gugler France/Gugler y EUIPO, C‑736/18 P, EU:C:2020:308, apartado 3 y jurisprudencia citada).
19 En consecuencia, en el presente asunto, por lo que respecta a las normas sustantivas, las referencias que hacen la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, y las partes al artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 deben entenderse hechas al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, de idéntico tenor.
Sobre el fondo
20 La recurrente invoca, en esencia, un único motivo basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
21 En primer lugar, la recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en error al tomar en consideración pruebas —como resoluciones judiciales— y hechos que son posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca, siendo tal fecha el momento en que debe apreciarse la intención subjetiva de la recurrente.
22 En segundo lugar, la recurrente niega la pertinencia de las resoluciones judiciales nacionales que ponen en cuestión la originalidad del formato conocido como «el rosco», a saber, la sentencia de 2014 y las que se dictaron con posterioridad a esta. Según la recurrente, dichas resoluciones nada tenían que ver con ella y, por otro lado, la resolución del gerechtshof te Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) de 6 de junio de 2017 había «reconocido el mejor derecho» de su sociedad matriz sobre el juego final que en España se conoce como «el rosco». La recurrente sostiene asimismo que, en la medida en que la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022 reconoció la titularidad del juego final a su sociedad matriz, las demás resoluciones judiciales en las que se basa la resolución impugnada carecen de pertinencia y que ello demuestra que la marca controvertida fue registrada de buena fe.
23 En tercer lugar, la recurrente sostiene que de las pruebas se desprende que la sociedad Einstein había informado en 1998 a la parte coadyuvante de la inclusión de un «nuevo juego final» y que la parte coadyuvante era consciente de que no tenía derecho alguno sobre el juego final que en España se conoce como «el rosco», en la medida en que había solicitado a la sociedad Einstein que solucionara con su sociedad matriz «la cuestión de los derechos con respecto al juego final».
24 En cuarto lugar, la recurrente defiende que el registro se realizó de buena fe, ya que su sociedad matriz concedió licencia, entre 2010 y 2019, a la sociedad Mediaset sobre el formato del juego final conocido como «el rosco» y que, por lo tanto, la solicitud de marca servía para identificar el origen comercial y no produjo el efecto de perturbar el mercado. Por otro lado, según la recurrente, la parte coadyuvante nunca solicitó el registro de una marca con la denominación «el rosco». Además, a su entender, la titularidad de la marca no afecta a las partes en la medida en que, si la denominación de esta no se asociase al juego final, carecería de todo valor y sería posible sustituirla.
25 En quinto lugar, la recurrente sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso invirtió la carga de la prueba al exigirle que demostrara que la presentación de la solicitud de marca se hizo de buena fe, a pesar de que la buena fe se presume y no tiene que probarse.
26 La EUIPO, apoyada por la parte coadyuvante, rebate las alegaciones de la recurrente.
Consideraciones previas
27 Ha de recordarse que el concepto de «mala fe» que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no está definido ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno, en la normativa de la Unión [sentencia de 28 de enero de 2016, Davó Lledó/OAMI — Administradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS), T‑335/14, EU:T:2016:39, apartado 45].
28 De acuerdo con la jurisprudencia, el concepto de «mala fe» se refiere a la motivación subjetiva de la persona que presenta la solicitud de registro de una marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios [sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus‑Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, apartado 28].
29 Por tanto, tal concepto no es aplicable cuando puede considerarse que la solicitud de registro responde a un objetivo legítimo y que la intención del solicitante no es contraria a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trate, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de mayo de 2019, Holzer y Cia/EUIPO — Annco (ANN TAYLOR y AT ANN TAYLOR), T‑3/18 y T‑4/18, EU:T:2019:357, apartado 32 y jurisprudencia citada].
30 Para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, han de tenerse en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de que se trate y que existieran en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).
31 Entre los factores tenidos en cuenta en el análisis global llevado a cabo con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 figuran, en particular, el hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o un servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; la intención del solicitante de impedir que ese tercero continúe utilizando tal signo; el grado de protección jurídica del que gozan los signos en cuestión; la intención del solicitante de impedir que un tercero comercialice un producto; el origen del signo objeto del litigio y el uso de este desde su creación; la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión, y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartados 38 y 44, y de 28 de enero de 2016, DoggiS, T‑335/14, EU:T:2016:39, apartados 46 y 48).
32 Dicho esto, ha de subrayarse que los factores enumerados anteriormente en el apartado 31 son simplemente ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden tenerse en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de registro en el momento de la presentación de la solicitud de marca [véase la sentencia de 14 de febrero de 2019, Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T‑796/17, no publicada, EU:T:2019:88, apartado 83 y jurisprudencia citada].
33 Por otro lado, debe recordarse que incumbe a quien solicita la nulidad basándose en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 demostrar las circunstancias que permiten concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de aquella y que la buena fe se presume hasta que se pruebe lo contrario [sentencia de 8 de marzo de 2017, Biernacka‑Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, no publicada, EU:T:2017:149, apartado 45].
34 Asimismo, el Tribunal de Justicia también ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de apreciar la existencia de mala fe, procede tomar en consideración, en particular, la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro. Este elemento subjetivo debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartados 41 y 42).
35 Por último, de una jurisprudencia igualmente reiterada se desprende que, pese a que la EUIPO no está vinculada por las resoluciones dictadas por las autoridades nacionales, dichas resoluciones, sin ser vinculantes ni decisivas, pueden ser tenidas en cuenta por la EUIPO, como indicios, al apreciar los hechos del asunto [véase la sentencia de 29 de junio de 2017, Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, apartado 38 y jurisprudencia citada].
36 A la luz de las consideraciones anteriores ha de examinarse la legalidad de la resolución impugnada, en la medida en que la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.
Existencia de mala fe de la recurrente
37 Con carácter preliminar, procede señalar que la denominación «el rosco» invocada en apoyo de la solicitud de nulidad es idéntico a la marca controvertida. Este extremo no se discute por las partes.
38 Por otro lado, en cuanto a la fecha pertinente en la que debe demostrarse la mala fe alegada, del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que es la fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, es decir, el 17 de septiembre de 2014 (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartado 35).
39 En el presente asunto, para llegar a la conclusión de que la recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca controvertida, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 56 de la resolución impugnada, que la solicitud de marca se había presentado para impedir que la parte coadyuvante siguiera utilizando el juego final «el rosco».
40 Entre los diferentes factores que pueden tenerse en cuenta para examinar si la recurrente actuó de buena fe al presentar la solicitud de marca, procede examinar la creación y el uso del signo en cuestión y la cronología de los hechos que llevaron a presentar tal solicitud.
– Sobre la creación y el uso del signo en cuestión
41 Como se desprende del apartado 3 de la presente sentencia, la denominación «el rosco» apareció en España en el año 2000, con ocasión de las primeras emisiones del programa Pasapalabra, bajo licencia de la parte coadyuvante, para designar el juego final de ese programa. Pues bien, como se desprende de los autos y de la resolución impugnada, la sociedad matriz de la recurrente no participó en la creación de la denominación «el rosco» y tampoco lo mencionaba en sus transacciones comerciales antes de registrar la marca controvertida.
42 A este respecto, carece de pertinencia el hecho de que la sociedad matriz de la recurrente concediera licencia, de 2010 a 2019, a Mediaset sobre el formato del juego final conocido como «el rosco». En efecto, procede señalar, al igual que la EUIPO, que, aunque la sociedad matriz de la recurrente concedió a Mediaset licencia durante nueve años sobre el formato «21x100» para permitirle emitir el juego final «el rosco» en el programa español Pasapalabra, esa licencia hacía referencia al formato del juego final con la denominación «21x100» y no «el rosco», extremo que, por otra parte, la recurrente no discute. Por lo tanto, ese contrato de licencia no basta para demostrar un uso anterior del signo en cuestión por la sociedad matriz de la recurrente, ni siquiera a través de un tercero.
– Sobre la cronología de los hechos anteriores a la presentación de la solicitud de la marca controvertida
43 Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la única fecha pertinente para examinar una solicitud de nulidad de una marca de la Unión es la de presentación de la solicitud de la marca controvertida (autos de 24 de septiembre de 2009, Bateaux mouches/OAMI, C‑78/09 P, EU:C:2009:584, apartado 18, y de 23 de abril de 2010, OAMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, EU:C:2010:225, apartado 41).
44 No obstante, la jurisprudencia también admite que se tengan en cuenta elementos posteriores a dicha fecha, siempre que se refieran a la situación existente en la fecha de presentación de la solicitud de marca [sentencia de 3 de junio de 2009, Frosch Touristik/OAMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, EU:T:2009:172, apartados 19 y 28].
45 En el presente asunto, procede señalar, como se desprende del apartado 7 de la presente sentencia, que el contexto que precedía a la solicitud de registro se caracterizaba por las numerosas desavenencias entre la sociedad matriz de la recurrente y la parte coadyuvante en relación con la titularidad del juego final. Además, cuando se presentó la solicitud de marca, la única resolución en la que se había conocido en cuanto al fondo sobre la cuestión de la titularidad de dicho juego era la sentencia de 2014. Pues bien, aunque no era oponible a la recurrente, esta sentencia declaraba que el juego conocido con la denominación «el rosco» formaba parte íntegramente del programa Pasapalabra, programa que pertenecía a la parte coadyuvante y que no podía ser objeto de protección mediante la propiedad intelectual. Como explicó la recurrente en sus escritos y en la vista, fue a raíz de esta sentencia cuando solicitó el registro de la denominación «el rosco» con la finalidad de proteger los derechos que alegaba tener sobre el formato del juego final.
46 La Sala de Recurso también hizo referencia, en la resolución impugnada, a numerosas resoluciones nacionales posteriores a la presentación de la solicitud de marca.
47 No obstante, ha de señalarse que las resoluciones posteriores que menciona la Sala de Recurso en la resolución impugnada no afectan a la legalidad de esta, puesto que los fundamentos de dicha resolución se basan en otros elementos, como se desprende, en particular, de sus apartados 45, 46, 48, 49 y 54.
48 Por otra parte, en cuanto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, ha de subrayarse que, en contra de lo sostenido por la recurrente en la vista, esa sentencia no es pertinente en el presente asunto, dado que es posterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca y no aporta datos que permitan apreciar las intenciones de la recurrente en el momento de dicha presentación.
– Apreciación global
49 En el presente asunto, de cuanto antecede se desprende que la marca controvertida se solicitó para un signo que la recurrente no creó y por el que no manifestó interés, en un contexto, además, en el que la sociedad matriz de la recurrente y la parte coadyuvante se disputaban la titularidad del juego final. Asimismo, aunque la sentencia de 2014 no era oponible a la recurrente ni a su sociedad matriz, favorecía a la parte coadyuvante y llevó a la recurrente a solicitar el registro de esa denominación, lo que automáticamente tuvo el efecto de impedir que la parte coadyuvante la utilizara, pese a ser ella quien la había creado.
50 En las circunstancias descritas, la Sala de Recurso podía considerar razonablemente que existían circunstancias objetivas que permitían destruir la presunción de buena fe de la que disfrutaba la recurrente.
51 Por consiguiente, en contra de lo que defiende la recurrente, es a ella a quien correspondía dar explicaciones plausibles acerca de los objetivos y de la lógica comercial que guiaban la solicitud de registro de la marca controvertida, ya que es quien está en mejor posición para convencer a la EUIPO de que, pese a existir circunstancias objetivas, sus intenciones eran legítimas [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2021, Hasbro/EUIPO — Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, apartados 42 a 44 y jurisprudencia citada].
52 A este respecto, en primer término, por lo que se refiere a la alegación de la recurrente en relación con la resolución del gerechtshof te Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) de 6 de junio de 2017, que supuestamente «reconoció el mejor derecho» de su sociedad matriz sobre el formato del juego final, procede señalar que esa resolución indicaba también que no era evidente dirimir a quién pertenecían los derechos sobre ese juego final y que se trataba de una cuestión que no era de su competencia. Al haber recaído en el contexto de un procedimiento de medidas cautelares, esta resolución no resolvió, por lo tanto, en cuanto al fondo la cuestión de la titularidad del juego final y, además, es posterior a la solicitud de registro de la marca controvertida.
53 En segundo término, en contra de lo que sostiene la recurrente, el hecho de que la parte coadyuvante pidiera a la sociedad Einstein que solucionara con la sociedad matriz de la recurrente «la cuestión de los derechos con respecto al juego final» no implicaba que la parte coadyuvante reconociera no ser la titular del juego final ni que la solicitud de marca se hubiera efectuado de buena fe.
54 En tercer término, procede desestimar igualmente la alegación de la recurrente en el sentido de que la solicitud de marca no producía el efecto de perturbar el mercado, dado que la parte coadyuvante no había solicitado el registro de una marca con la denominación «el rosco», y de que la titularidad de la marca no afectaba a las partes, toda vez que la parte coadyuvante podía sustituir la denominación utilizada para designar el juego final.
55 Por un lado, el hecho de que la parte coadyuvante no hubiera solicitado el registro de una marca similar a la controvertida no acredita que la solicitud de la recurrente se efectuara de buena fe, puesto que el uso anterior del signo en cuestión por un tercero no es un requisito exigido por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de octubre de 2020, Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES), T‑273/19, EU:T:2020:510, apartado 30].
56 Por otro lado, a diferencia de lo que defiende la recurrente, el hecho de que las partes puedan cambiar la denominación del juego final, ya que supuestamente carece de todo valor de no asociarse a tal juego, no puede probar la inexistencia de mala fe por parte de la recurrente en la medida en que impedir a los competidores seguir utilizando signos no registrados, que ellos han creado, puede constituir, por el contrario, un factor pertinente para apreciar la mala fe del solicitante.
57 Por lo tanto, las alegaciones de la recurrente no permiten acreditar que hubiera actuado de buena fe al presentar la solicitud de la marca controvertida, toda vez que esa solicitud, a la luz, en particular, de la cronología de los hechos que llevaron a tal presentación, parece apartarse de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios.
58 En vista de las consideraciones anteriores, debe desestimarse el motivo único invocado por la recurrente en apoyo de sus pretensiones y, en consecuencia, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
59 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas conforme a lo solicitado por la EUIPO y por la parte coadyuvante.
60 Además, la parte coadyuvante ha solicitado asimismo que se condene a la recurrente a reembolsar las costas en que haya incurrido ante las instancias de la EUIPO.
61 A este respecto, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, solamente los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Por consiguiente, la pretensión de la parte coadyuvante relativa a las costas correspondientes al procedimiento de oposición, que no constituyen costas recuperables, es inadmisible.
62 Por lo que respecta a las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso, basta señalar que, dado que la presente sentencia desestima el recurso interpuesto contra la resolución impugnada, el fallo de dicha resolución continúa rigiendo las costas en cuestión [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de mayo de 2021, Yongkang Kugooo Technology/EUIPO — Ford Motor Company (kugoo), T‑324/20, no publicada, EU:T:2021:280, apartado 89].
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Good Services Ltd.
Schalin | Škvařilová-Pelzl | Nõmm |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 2023.
El Secretario | | El Presidente |
V. Di Bucci | | S. Papasavvas |