Vec T‑518/13
Future Enterprises Pte Ltd
proti
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo
„Ochranná známka Európskej únie – Postup vyhlásenia neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie MACCOFFEE – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie McDONALD’S – Článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Skupina ochranných známok – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Vyhlásenie neplatnosti“
Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 5. júla 2016
1. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody relatívnej neplatnosti – Existencia skoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky s dobrým menom – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a)]
2. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody relatívnej neplatnosti – Existencia skoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky s dobrým menom – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienka – Súvislosť medzi ochrannými známkami – Kritériá posúdenia
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a)]
3. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody relatívnej neplatnosti – Existencia skoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky s dobrým menom – Slovné ochranné známky MACCOFFEE a McDONALD’S
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a)]
4. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody relatívnej neplatnosti – Existencia skoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky s dobrým menom – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienka – Súvislosť medzi ochrannými známkami – Kritériá posúdenia – Existencia skupiny skorších ochranných známok – Podmienky
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a)]
5. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Skúmanie návrhu – Dôkaz o používaní skorších ochranných známok, ktoré môžu predstavovať skupinu ochranných známok – Skutočné používanie – Kritériá posúdenia
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2, článok 57 ods. 2 a článok 78 ods. 1 písm. f); nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 22 ods. 4 a článok 1 pravidlo 40 ods. 6]
6. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody relatívnej neplatnosti – Existencia skoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky s dobrým menom – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Kritériá posúdenia
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a)]
7. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody relatívnej neplatnosti – Existencia skoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky s dobrým menom – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Pojem
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a)]
8. Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody relatívnej neplatnosti – Existencia skoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky s dobrým menom – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Dôkazy, ktoré majú byť predložené majiteľom – Vážne budúce riziko neoprávneného prospechu alebo ujmy
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a)]
1. Pozri text rozhodnutia.
(pozri body 14, 15)
2. Pozri text rozhodnutia.
(pozri body 20, 21, 37)
3. Existuje vážne nebezpečenstvo, že používanie slovnej ochrannej známky MACCOFFEE zapísanej ako ochrannej známky Únie, bez náležitého dôvodu, pre tovary zaradené do tried 29, 30 a 32 v zmysle Niceskej dohody predstavuje čerpanie neoprávneného prospechu z dobrého mena skoršej slovnej ochrannej známky McDONALD’S, zapísanej skôr ako ochrannej známky Európskej únie pre tovary a služby zaradené do tried 29, 30, 32 a 42 v zmysle uvedenej dohody.
Ochranná známka McDONALD’S má v Únii významné dobré meno pre služby rýchleho občerstvenia. Jej dobré meno sa vzťahuje na prvky charakteristické pre skupinu ochranných známok „Mc“. Ochranná známka McDONALD’S je totiž pôvodnou ochrannou známkou skupiny, na ktorú sa viažu všetky odvodené ochranné známky prostredníctvom spoločnej charakteristiky, teda predpony „mc“, a od ktorej sa všetky odlišujú tým istým typom konečného prvku, ktorý odkazuje na jeden z potravinových výrobkov uvedených v menu prevádzok rýchleho občerstvenia. Predpona „mc“ tak získala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám rýchleho občerstvenia a výrobkom uvedeným v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, prinajmenšom na časti územia Únie, takže táto predpona mohla byť charakteristickou, pokiaľ ide o existenciu skupiny ochranných známok.
Ochranná známka MACCOFFEE, z koncepčného hľadiska podobná ochrannej známke McDONALD’S, zobrazujúca tú istú štruktúru teda môže byť spájaná so skupinou ochranných známok „Mc“.
Pokiaľ ide o služby a tovary, pre ktoré boli zapísané kolidujúce ochranné známky, tieto majú určitý stupeň podobnosti z dôvodu úzkych súvislostí existujúcimi medzi nimi.
V tejto súvislosti si príslušná skupina verejnosti, teda široká verejnosť v rámci Únie, alebo jej podstatná časť, mohla vytvoriť v mysli súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, keďže táto verejnosť mohla byť pritiahnutá tým, že táto ochranná známka má prakticky tú istú predponu a reprodukuje tú istú štruktúru ako ochranná známka McDONALD’S, a mohla si spájať uvedenú ochrannú známku so skupinu ochranných známok „Mc“.
(pozri body 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 a 108)
4. Vznik súvislosti medzi ochrannými známkami v povedomí dotknutej verejnosti sa musí posudzovať globálne, zohľadňujúc všetky relevantné faktory predmetného prípadu. Medzi relevantné faktory v tejto súvislosti patrí existencia skupiny skorších ochranných známok. V prípade, že je návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky založený na existencii viacerých skorších ochranných známok, ktoré majú spoločné charakteristiky umožňujúce považovať ich za súčasť tej istej skupiny, vznik súvislosti medzi ochrannou známkou, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, a skoršími ochrannými známkami v povedomí dotknutej verejnosti môže vyplývať z toho, že tá prvá uvedená ochranná známka má charakteristiky, ktoré ju môžu spájať so skupinou zloženou z tých druhých uvedených ochranných známok. Viaceré ochranné známky majú charakteristiky umožňujúce považovať ich za súčasť tej istej „skupiny“ najmä vtedy, keď vyjadrujú úplne rovnaký rozlišovací prvok s pridaným grafickým alebo slovným prvkom, ktorý ich navzájom odlišuje, alebo keď sa v nich opakuje rovnaká predpona alebo prípona, ktorá je vyňatá z pôvodnej ochrannej známky. Nemožno však očakávať od dotknutej verejnosti, že v prípade neexistencie používania počtu ochranných známok postačujúceho na to, aby mohli vytvoriť skupinu, identifikuje spoločné charakteristiky v uvedenej skupine a že si vytvorí súvislosť medzi touto skupinou a inou ochrannou známkou obsahujúcou prvky, ktoré sa blížia k uvedeným charakteristikám. Preto na to, aby si dotknutá verejnosť mohla vytvoriť súvislosť medzi ochrannou známkou, ktorej zrušenie sa navrhuje, a „skupinou“ skorších ochranných známok, musia byť ochranné známky patriace do tejto poslednej uvedenej skupiny prítomné na trhu. Prináleží teda majiteľovi skorších ochranných známok, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti neskoršej ochrannej známky Európskej únie, aby poskytol dôkaz o skutočnom používaní určitého počtu z nich, dostatočného na to, aby tvorili „skupinu“ ochranných známok, a teda preukázali existenciu tejto poslednej uvedenej skupiny na tie účely, aby sa mohlo posúdiť, či si dotknutá verejnosť vytvorila súvislosť medzi ochrannou známkou, ktorej zrušenie sa navrhuje, a skoršími ochrannými známkami, ktoré tvoria uvedenú „skupinu“, alebo dokonca len medzi ochrannou známkou, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, a skoršou pôvodnou ochrannou známkou z tejto istej „skupiny“.
(pozri body 42 – 45)
5. Na preskúmanie riadnej povahy používania ochranných známok, ktoré by mohli tvoriť skupinu ochranných známok, treba uskutočniť celkové posúdenie predložených dôkazov a zohľadniť všetky okolnosti, ktoré sú v prejednávanej veci relevantné. Také posúdenie musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu preukázať jej skutočné obchodné používanie, čo sú najmä používanie považované v príslušnom ekonomickom odvetví za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, povaha týchto tovarov alebo služieb, vlastnosti trhu, rozsah a frekventovanosť používania ochrannej známky. Skutočné používanie ochrannej známky nemôže byť preukázané pravdepodobnosťami alebo predpokladmi, ale musí spočívať na konkrétnych objektívnych dôvodoch. Z pravidla 22 ods. 4 nariadenia č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, uplatniteľného mutatis mutandis v konaniach o vyhlásenie neplatnosti v súlade s pravidlom 40 ods. 6 uvedeného nariadenia však vyplýva, že dôkazy o používaní sa obmedzujú v zásade na predloženie dôkazov, ako sú obaly, etikety, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzeráty v časopisoch, ako aj písomné vyhlásenia uskutočnené pod prísahou alebo slávnostne, uvedené v článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie.
(pozri body 52 – 54)
6. Pozri text rozhodnutia.
(pozri body 88, 93, 95)
7. Pozri text rozhodnutia.
(pozri bod 94)
8. Pozri text rozhodnutia.
(pozri body 96, 97)