ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)
3 de setembro de 2015 (*)
«Reenvio prejudicial — Marcas — Registo de uma marca nacional idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior — Marca comunitária que goza de prestígio na União Europeia — Alcance geográfico do prestígio»
No processo C‑125/14,
que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE, pelo Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste, Hungria), por decisão de 10 de março de 2014, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 18 de março de 2014, no processo
Iron & Smith kft
contra
Unilever NV,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),
composto por: L. Bay Larsen (relator), presidente de secção, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, juízes,
advogado‑geral: N. Wahl,
secretário: I. Illéssy, administrador,
vistos os autos e após a audiência de 4 de fevereiro de 2015,
vistas as observações apresentadas:
– em representação da Iron & Smith kft, por A. Krajnyák e N. Kovács, ügyvédek,
– em representação da Unilever NV, por P. Lukácsi e B. Bozóki, ügyvédek,
– em representação do Governo húngaro, por M. Fehér e M. Ficsor, na qualidade de agentes,
– em representação do Governo dinamarquês, por C. Thorning, M. Wolff e M. Lyshøj, na qualidade de agentes,
– em representação do Governo francês, por D. Colas, F.‑X. Bréchot e D. Segoin, na qualidade de agentes,
– em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– em representação do Governo do Reino Unido, por J. Beeko, na qualidade de agente, assistida por N. Saunders, barrister,
– em representação da Comissão Europeia, por B. Béres e F. W. Bulst, na qualidade de agentes,
ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 24 de março de 2015,
profere o presente
Acórdão
1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25).
2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Iron & Smith kft (a seguir «Iron & Smith») à Unilever NV (a seguir «Unilever») a propósito da alteração da decisão do Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Instituto da Propriedade Intelectual, a seguir «Instituto») em que este último recusou o pedido de registo de uma marca apresentado pela Iron & Smith.
Quadro jurídico
Direito da União
3 O artigo 1.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), dispõe:
«1. São designadas ‘marcas comunitárias’ as marcas de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no presente regulamento.
2. A marca comunitária tem caráter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»
4 Nos termos do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), deste regulamento:
«1. A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:
[...]
c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»
5 Nos termos do artigo 15.°, n.° 1, do referido regulamento:
«[s]e, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização».
6 O artigo 51.° do mesmo regulamento dispõe, no seu n.° 1, alínea a):
«Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto [de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)] ou de pedido reconvencional em ação de contrafação:
a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; [...]»
7 O artigo 4.° da Diretiva 2008/95 tem a seguinte redação:
«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:
[...]
b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
2. Na aceção do n.o 1, entende‑se por ‘marcas anteriores’:
a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
i) marcas comunitárias,
[...]
3. O pedido de registo de uma marca será igualmente recusado ou, tendo sido efetivado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior na aceção do n.o 2 e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá‑los.
[...]»
Direito húngaro
8 Resulta do artigo 4.°, n.° 1, alínea c), da Lei n.º XI de 1997, relativa à proteção das marcas e indicações geográficas (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a seguir «Vt»), que o registo de uma marca é recusado se esta for idêntica ou semelhante a uma marca anterior com prestígio no território nacional e se se destinar a ser registada para produtos ou serviços diferentes dos da marca anterior, quando o seu uso possa tirar partido indevido do caráter distintivo dessa marca ou do seu prestígio ou lhes possa causar prejuízo.
9 Nos termos do artigo 76.º/C, n.° 2, da referida lei, para efeitos da aplicação do seu artigo 4.°, n.° 1, alínea c), há que ter em conta uma marca comunitária anterior que goza de «prestígio» na União Europeia, na aceção do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009.
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
10 Por pedido apresentado em 13 de abril de 2012, a Iron & Smith requereu junto do Instituto o registo como marca nacional do sinal figurativo a cores «be impulsive». A Unilever opôs‑se a este pedido. A este respeito, invocava, com fundamento, nomeadamente, no artigo 4.°, n.° 1, alínea c), da Vt, as suas marcas nominativas, comunitárias e internacionais, anteriores, Impulse.
11 Não tendo a Unilever provado que essas marcas eram amplamente conhecidas na Hungria, não foi possível estabelecer o prestígio das marcas internacionais. Relativamente, todavia, à marca comunitária invocada em apoio da oposição, o Instituto considerou que, visto que a Unilever tinha promovido e vendido grandes quantidades dos produtos protegidos pela marca em questão no Reino Unido e em Itália, o prestígio da marca comunitária estava provado para uma parte substancial da União. Tendo em conta as circunstâncias do processo, o Instituto considerou que existia o risco de que o uso sem justo motivo dessa marca permitisse tirar partido indevido do prestígio da marca comunitária. O sinal figurativo cujo registo como marca é pedido poderia, com efeito, evocar a marca da Unilever nos consumidores normalmente informados.
12 A Iron & Simth apresentou, então, um pedido com vista à reforma da decisão que recusou o registo, em que censurava principalmente o Instituto por se ter contentado com o facto de que os produtos da Unilever representavam uma quota de mercado de 5% no Reino Unido e de 0,2% em Itália para considerar que o prestígio da marca comunitária estava provado.
13 Ao analisar os artigos 4.°, n.° 1, alínea c), e 76.º/C, n.° 2, da Vt, bem como o artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 e o artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95, o órgão jurisdicional de reenvio chegou à conclusão de que estas disposições não contêm qualquer indicação quanto à questão de saber qual é o território geográfico relevante na União para se considerar que uma marca comunitária goza de prestígio. Além disso, coloca‑se também a questão de saber se, mesmo em presença desse prestígio, é possível que, quando uma marca seja desconhecida no Estado‑Membro em causa, o uso sem justo motivo da marca posterior não permita tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou não lhes cause prejuízo.
14 Nestas condições, o Fövárosi Törvényszék decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1) Para demonstrar o prestígio de uma marca comunitária na aceção do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95[…], é suficiente que a referida marca goze de prestígio num único Estado‑Membro, mesmo no caso de o pedido de registo da marca nacional objeto da oposição deduzida com base nesse fundamento ter sido apresentado num país diferente do referido Estado‑Membro?
2) No âmbito dos critérios territoriais utilizados na apreciação do prestígio da marca comunitária, podem ser aplicados os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça […] sobre o uso sério da marca comunitária?
3) Quando o titular da marca comunitária anterior demonstra o prestígio da sua marca em países — que abarcam uma parte substancial do território da União […] — diferentes do Estado‑Membro em que o pedido de registo da marca nacional foi apresentado, é possível impor‑lhe também, independentemente dessa situação, que faça prova suficiente relativamente ao referido Estado‑Membro?
4) Em caso de resposta negativa à questão anterior, tendo em conta as especificidades do mercado interno, pode acontecer que a marca utilizada de forma intensiva numa parte substancial da União […] seja desconhecida do consumidor nacional relevante e por isso não esteja preenchido o outro requisito necessário para o motivo de recusa do registo previsto no artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva [2008/95] por não existir o risco de a marca nacional prejudicar o prestígio ou tirar partido indevido do caráter distintivo? A ser assim, que elementos deve apresentar o titular da marca comunitária para provar que o referido requisito é respeitado?»
Quanto às questões prejudiciais
Quanto às três primeiras questões
15 Com as suas três primeiras questões, que há que analisar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, quais são as condições, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, para que se possa considerar que, nos termos do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95, uma marca comunitária goza de prestígio na União.
16 Há que salientar que a expressão «goza de prestígio na Comunidade», que consta do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95, tem o mesmo significado que a expressão idêntica que figura no artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, que é idêntico ao artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).
17 A este respeito, relativamente ao artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, o Tribunal de Justiça considerou que o conceito de «prestígio» pressupõe um certo grau de conhecimento, pelo público relevante, que deve ser considerado atingido quando a marca comunitária é conhecida por parte significativa do público ao qual dizem respeito os produtos ou serviços abrangidos por essa marca (v. acórdão PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, n.os 21 e 24).
18 Ao examinar esta condição, juiz nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes da causa, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover (acórdão PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, n.o 25).
19 No plano territorial, a condição relativa ao prestígio deve considerar‑se preenchida quando a marca comunitária goze de prestígio numa parte substancial do território da União, podendo essa parte, se for caso disso, corresponder nomeadamente ao território de um único Estado‑Membro (v., neste sentido, acórdão PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, n.os 27 e 29).
20 Assim, desde que o prestígio de uma marca comunitária anterior esteja demonstrado numa parte substancial do território da União, que pode, se for o caso, coincidir com o território de um único Estado‑Membro, há que considerar que essa marca goza de «prestígio na [União]», na aceção do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95, e não pode ser exigido ao titular dessa marca que faça prova desse prestígio no território do Estado‑Membro onde o pedido de registo da marca nacional posterior, que é objeto de oposição, foi apresentado.
21 Relativamente às disposições sobre a exigência de uma utilização séria da marca comunitária na União, como os artigos 15.°, n.° 1, e 51.° do Regulamento n.° 207/2009, prosseguem um objetivo diferente das disposições relativas à proteção alargada conferida às marcas que gozam de prestígio na União, como, nomeadamente, o artigo 9.°, n.° 1, alínea c), desse regulamento (v., neste sentido, acórdão Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, n.° 53). Enquanto esta última disposição diz respeito às condições que regulam a proteção alargada para além das categorias de produtos e serviços para os quais a marca comunitária foi registada, o conceito de «utilização séria», que consta dos artigos 15.°, n.° 1, e 51.° do Regulamento n.° 207/2009, designa a condição mínima de utilização que todas as marcas devem satisfazer para estarem protegidas.
22 Além disso, há que salientar que é impossível determinar a priori, em abstrato, qual o âmbito territorial que deve ser considerado para determinar se a utilização da marca comunitária em causa tem ou não caráter sério (v. acórdão Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, n.° 55).
23 Daqui resulta que as disposições sobre a exigência de uma utilização séria da marca comunitária, nomeadamente, os critérios consagrados pela jurisprudência, para efeitos da determinação desta utilização séria, distinguem‑se das disposições e dos critérios relativos ao prestígio dessa marca na União.
24 Por conseguinte, os critérios que foram consagrados pela jurisprudência relativos à utilização séria da marca comunitária não são, enquanto tais, pertinentes para estabelecer a existência de um «prestígio» na aceção do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95.
25 À luz das considerações precedentes, há que responder às três primeiras questões que o artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, uma vez que esteja demonstrado o prestígio de uma marca comunitária anterior numa parte substancial do território da União, que pode, se for o caso, coincidir com o território de um único Estado‑Membro que não tem necessariamente de ser aquele em que é apresentado um pedido de registo de marca nacional posterior, há que considerar que essa marca goza de prestígio na União. Os critérios consagrados pela jurisprudência relativos à utilização séria da marca comunitária não são, enquanto tais, pertinentes para estabelecer a existência de um «prestígio» na aceção do artigo 4.°, n.° 3, dessa diretiva.
Quanto à quarta questão
26 Com a sua quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, em que condições o artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95 é aplicável, na medida em que a marca comunitária anterior já gozava de prestígio numa parte substancial do território da União, mas não junto do público relevante do Estado‑Membro em que foi apresentado o pedido de registo da marca nacional posterior objeto da oposição.
27 Por força do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95, quando a marca comunitária anterior goza de «prestígio na Comunidade» e que o uso sem justo motivo da marca posterior análoga à marca comunitária e destinada a ser registada para produtos e serviços que não são comparáveis aos abrangidos pela marca comunitária tiram partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possam prejudicá‑los, é recusado o registo desta marca posterior.
28 Quando o público em causa não efetua uma aproximação entre a marca comunitária anterior e a marca nacional posterior, ou seja, não estabelece uma ligação entre estas, o uso da marca posterior não permite, nos termos do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou prejudicá‑los (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, n.os 30 e 31).
29 Do mesmo modo, mesmo pressupondo que a marca comunitária anterior seja desconhecida do público relevante do Estado‑Membro em que foi pedido o registo da marca nacional posterior, o que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, a utilização dessa marca nacional não permite, em princípio, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou causar‑lhes prejuízo.
30 Em contrapartida, mesmo se a marca comunitária anterior não é conhecida de uma parte significativa do público relevante do Estado‑Membro em que foi pedido o registo da marca nacional posterior, não se pode, todavia, excluir que uma parte comercialmente não negligenciável deste último conheça a referida marca e estabeleça uma ligação entre esta e a marca nacional posterior.
31 É certo que a existência dessa ligação, que deve ser apreciada globalmente tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço (v. acórdão Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, n.° 41), não é suficiente, por si só, para concluir pela existência de uma das violações referidas no artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95 (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, n.° 32). Para beneficiar da proteção instituída por esta disposição, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso da marca posterior procure «tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá‑los» e, por conseguinte, demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, na aceção do artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95, ou, caso esta não exista, o risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro. Nesse caso, compete ao titular da marca posterior demonstrar que o uso dessa marca é justificado (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, n.os 37 e 39).
32 A existência de uma das violações previstas no artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95 ou de um risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro deve ser, à semelhança da existência de uma ligação entre as marcas em conflito, apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, n.° 68).
33 A este respeito, pode ser recordado, nomedamente, que, quanto mais a evocação da marca anterior pela marca posterior for imediata e forte, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro da marca posterior tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de lhes causar prejuízo (v. acórdão Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, n.° 67).
34 À luz das considerações precedentes, há que responder à quarta questão que, na medida em que a marca comunitária anterior já gozava de prestígio numa parte substancial do território da União, mas não junto do público relevante do Estado‑Membro em que foi apresentado o pedido de registo da marca nacional posterior objeto da oposição, o titular da marca comunitária pode beneficiar da proteção instituída pelo artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95 sempre que uma parte comercialmente não negligenciável do referido público conhece essa marca, estabelece uma ligação entre ela e a marca nacional posterior e existe, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço, ou uma violação efetiva e atual da marca comunitária, na aceção dessa disposição, ou, caso esta não exista, o risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro.
Quanto às despesas
35 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) declara:
1) O artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que, uma vez que esteja demonstrado o prestígio de uma marca comunitária anterior numa parte substancial do território da União Europeia, que pode, se for o caso, coincidir com o território de um único Estado‑Membro que não tem necessariamente de ser aquele em que é apresentado um pedido de registo de marca nacional posterior, há que considerar que essa marca goza de prestígio na União Europeia. Os critérios consagrados pela jurisprudência relativamente à utilização séria da marca comunitária não são, enquanto tais, pertinentes para determinar a existência de um «prestígio» na aceção do artigo 4.°, n.° 3, dessa diretiva.
2) Na medida em que a marca comunitária anterior já gozava de prestígio numa parte substancial do território da União Europeia, mas não junto do público relevante do Estado‑Membro em que foi apresentado o pedido de registo da marca nacional posterior objeto da oposição, o titular da marca comunitária pode beneficiar da proteção instituída pelo artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95 sempre que uma parte comercialmente não negligenciável do referido público conhece essa marca, estabelece uma ligação entre ela e a marca nacional posterior e existe, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço, ou uma violação efetiva e atual da marca comunitária, na aceção dessa disposição, ou, caso esta não exista, o risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro.
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