ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)
17 oktober 2019 (*)
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk AXICORP ALLIANCE – Ouder Uniewoordmerk en Uniebeeldmerk ALLIANCE – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 – Bewijs van het normale gebruik van de oudere merken – Artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001 – Uitlegging van de beschrijving van de waren die zijn opgenomen in de alfabetische lijst bij de classificatie van Nice”
In zaak T‑279/18,
Alliance Pharmaceuticals Ltd, gevestigd te Chippenham (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. Edenborough, QC,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo en H. O’Neill als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:
AxiCorp GmbH, gevestigd te Friedrichsdorf (Duitsland),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 7 februari 2018 (zaak R 1473/2017‑5) inzake een oppositieprocedure tussen Alliance Pharmaceuticals en AxiCorp,
wijst
HET GERECHT (Negende kamer),
samengesteld als volgt: S. Gervasoni, president, K. Kowalik-Bańczyk en C. Mac Eochaidh (rapporteur), rechters,
griffier: E. Hendrix, administrateur,
gezien het op 30 april 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 26 juli 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang van 31 januari 2019,
na de terechtzitting op 28 maart 2019,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 17 januari 2011 heeft AxiCorp GmbH bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) onder nummer 1072913 de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie verkregen van het woordmerk AXICORP ALLIANCE. Op 28 april 2011 is deze inschrijving overeenkomstig verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)], ter kennis gebracht van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
2 De waren en diensten waarvoor bescherming is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 5, 10 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn, wat elk van deze klassen betreft, omschreven als volgt:
– klasse 3: „Bleekmiddelen en andere stoffen voor gebruik bij het wassen; reinigings-, polijst-, ontvettings‑ en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, haarlotions; tandpasta”;
– klasse 5: „Farmaceutische en veterinaire producten; medicijnen; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, babyvoeding; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tanden; desinfectiemiddelen; producten voor het verdelgen van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; medicijnen”;
– klasse 10: „Chirurgische, medische, tandheelkundige en veeartsenijkundige apparaten en instrumenten; kunstledematen, ‑ogen en ‑tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal; applicators voor farmaceutische preparaten; injectiespuiten voor medisch gebruik; inhaleertoestellen”;
– klasse 35: „Publiciteit; diensten op het gebied van bedrijfsvoering; zakelijke administratie; administratieve diensten; groot‑ en detailhandel in farmaceutische producten en cosmetica alsmede medische producten”.
3 De merkaanvraag is openbaar gemaakt in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2011/082 van 29 april 2011.
4 Op 30 januari 2012 heeft verzoekster, Alliance Pharmaceuticals Ltd, overeenkomstig artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 2 hierboven bedoelde waren en diensten.
5 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere rechten:
– het oudere Uniewoordmerk ALLIANCE, dat op 29 juli 2002 is aangevraagd en op 11 augustus 2006 onder het nummer 2816098 is ingeschreven ter aanduiding van de waren van klasse 5 die omschreven zijn als volgt: „Farmaceutische producten, met uitzondering van voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden en chemische producten voor farmaceutisch gebruik”;
– het hieronder weergegeven oudere Uniebeeldmerk dat op 29 juli 2002 is aangevraagd en op 17 december 2003 onder het nummer 2816064 is ingeschreven ter aanduiding van de waren van klasse 5 die omschreven zijn als volgt: „Farmaceutische producten, met uitzondering van voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden en chemische producten voor farmaceutisch gebruik”.
– het niet-ingeschreven oudere merk ALLIANCE, dat in het Verenigd Koninkrijk in het economische verkeer wordt gebruikt voor „farmaceutische preparaten en substanties”.
6 Ter ondersteuning van de oppositie zijn de gronden van artikel 8, lid 1, onder b), en leden 4 en 5, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en leden 4 en 5, van verordening 2017/1001] aangevoerd.
7 Verzoekster heeft de oppositiegronden van artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 207/2009 gestaafd door overlegging van een uittreksel uit het jaarverslag over 2009 van haar moedermaatschappij, Alliance Pharma plc.
8 Op verzoek van AxiCorp heeft het EUIPO verzoekster uitgenodigd om overeenkomstig artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001) het bewijs te leveren van het gebruik van haar oudere merken voor de waren waarop de oppositie gebaseerd was.
9 Op 22 juli 2016 heeft verzoekster binnen de door het EUIPO gestelde termijn bewijsmateriaal overgelegd met betrekking tot het gebruik van haar oudere merken.
10 Op 11 mei 2017 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen bij gebrek aan bewijzen voor het normale gebruik van de oudere Uniemerken en voor het gebruik van het niet-ingeschreven oudere merk in het economisch verkeer.
11 Op 7 juli 2017 heeft verzoekster overeenkomstig de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
12 Bij beslissing van 7 februari 2018 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd en de zaak terugverwezen naar de oppositieafdeling.
13 Wat de oudere Uniemerken betreft, heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de oppositie terecht was afgewezen voor zover deze gebaseerd was op artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening 2017/1001. In dit verband heeft zij ten eerste opgemerkt dat de specificatie van die merken, die betrekking heeft op „farmaceutische producten, met uitzondering van voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden en chemische producten voor farmaceutisch gebruik”, niet duidelijk is. Ten tweede heeft de kamer van beroep overwogen dat het niet onredelijk of in strijd met de grammaticale regels is om de specificatie aldus uit te leggen dat zij betrekking heeft op farmaceutische producten „met uitzondering van die welke zijn bedoeld als voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden, en waarbij chemische farmaceutische producten worden gebruikt”. Ten derde was zij van mening dat de mogelijkheid van andere uitleggingen weliswaar niet kan worden uitgesloten, maar dat de waren en diensten in het register voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten zijn omschreven opdat de omvang van de gevraagde bescherming enkel op basis daarvan kan worden bepaald. Bovendien kan een dubbelzinnige specificatie volgens de kamer van beroep niet worden uitgelegd in het voordeel van de rechthebbende. Bijgevolg heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositieafdeling de specificatie terecht strikt had uitgelegd, in die zin dat chemische producten voor farmaceutisch gebruik daarvan waren uitgesloten. Voorts heeft zij opgemerkt dat, gesteld al dat de specificatie zou moeten worden geacht bepaalde farmaceutische producten van plantaardige oorsprong te omvatten, verzoekster niet had aangetoond dat het merk ALLIANCE voor deze farmaceutische producten was gebruikt, aangezien de overgelegde bewijzen van gebruik uitsluitend verwezen naar synthetische bestanddelen.
14 Wat het oudere niet-ingeschreven merk en de oppositiegrond van artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001 betreft, was de kamer van beroep voorts van mening dat de conclusie van de oppositieafdeling dat verzoekster binnen de voor de staving van de oppositie gestelde termijn geen enkel bewijs van gebruik van dat merk had overgelegd, kennelijk onjuist was. De kamer van beroep heeft zich op het standpunt gesteld dat de zaak moest worden terugverwezen naar de oppositieafdeling voor een volledig nieuw onderzoek van die oppositiegrond, waarbij rekening moest worden gehouden met alle bewijzen van gebruik die verzoekster tijdens de procedure had overgelegd, daaronder begrepen die welke op 22 juli 2016 waren overgelegd.
Conclusies van partijen
15 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– subsidiair, de bestreden beslissing in die zin te wijzigen dat de oppositie wordt terugverwezen naar de oppositieafdeling om opnieuw te worden behandeld overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening 2017/1001, en om opnieuw te worden behandeld overeenkomstig artikel 8, lid 4, ervan;
– het EUIPO te verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure en van de procedure voor de kamer van beroep, en, subsidiair, als de andere partij voor de kamer van beroep tussenkomt, het EUIPO en interveniënte hoofdelijk te verwijzen in verzoeksters kosten.
16 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Draagwijdte van het verzoek tot vernietiging van de bestreden beslissing
17 In antwoord op de vragen die het Gerecht bij wijze van maatregel tot organisatie van de procesgang heeft gesteld, hebben partijen ter terechtzitting bevestigd dat het door verzoekster ingestelde beroep aldus moet worden opgevat dat het strekt tot gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing voor zover de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep heeft verworpen wat de oppositiegronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening 2017/1001 betreft. Hiervan is akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting. Verzoekster verzoekt het Gerecht daarentegen niet om de bestreden beslissing te vernietigen voor zover de kamer van beroep de zaak heeft terugverwezen naar de oppositieafdeling voor een volledig nieuwe beoordeling van de in artikel 8, lid 4, van die verordening bedoelde oppositiegrond.
Ten gronde
18 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, waarin zij stelt dat de kamer van beroep de specificatie van de oudere Uniemerken onjuist heeft uitgelegd en op basis van deze uitlegging tot de slotsom is gekomen dat de overgelegde bewijzen niet aantoonden dat er sprake was van een normaal gebruik van die merken voor de in die specificatie opgenomen waren, hetgeen schending oplevert van wezenlijke vormvoorschriften dan wel van verordening 2017/1001 of een uitvoeringsregeling daarvan in de zin van artikel 72 van deze verordening.
19 Verzoekster komt meer bepaald op tegen de – door de kamer van beroep bevestigde – strikte uitlegging die de oppositieafdeling heeft gegeven aan de specificatie en die inhoudt dat „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” niet onder „farmaceutische producten” vallen.
20 Om te beginnen betoogt verzoekster dat de strikte uitlegging van de specificatie onjuist is omdat deze in strijd is met de richtsnoeren voor onderzoek van het EUIPO en meer in het bijzonder met de wijze waarop uitsluitingen in specificaties moeten worden geformuleerd. Om productsoorten uit te sluiten, moet het voegwoord „of” en niet het voegwoord „en” worden gebruikt. Bijgevolg moet in casu de uitdrukking „met uitzondering van voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden en chemische producten voor farmaceutisch gebruik” aldus worden uitgelegd dat uitsluitend de eerste productcategorie – voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden – daarvan uitgesloten is en de tweede productcategorie – chemische producten voor farmaceutisch gebruik – daaronder valt. Indien deze uitlegging was gevolgd, zou rekening zijn gehouden met de bewijzen die verzoekster had overgelegd om het normale gebruik van de oudere Uniemerken voor „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” aan te tonen. Volgens verzoekster moet de zaak dan ook worden terugverwezen naar de oppositieafdeling, opdat deze de oppositie ook onderzoekt uit het oogpunt van de oppositiegronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening 2017/1001. Verder wijst verzoekster erop dat AxiCorp vóór de beslissing van de oppositieafdeling geen enkel argument heeft aangevoerd aangaande de omvang van de specificatie.
21 Daarnaast betoogt verzoekster dat de strikte uitlegging van de specificatie onjuist is omdat zij resulteert in een specificatie die geen commerciële betekenis heeft, hetgeen in strijd is met de normale regels voor de uitlegging van juridische teksten. Subsidiair stelt zij dat indien „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” waren uitgesloten, dit begrip strikt zou moeten worden uitgelegd, in die zin dat het enkel betrekking heeft op zuivere synthetische chemische uitgangsstoffen die kunnen worden gecombineerd voor farmaceutische doeleinden, te weten om de farmaceutische eindproducten zelf te vormen. De inschrijving heeft dus geen betrekking op de zuivere bestanddelen van het farmaceutische product, terwijl de verkregen combinatie, die het farmaceutische eindproduct zelf vormt, onder de inschrijving valt. Bijgevolg zijn de overgelegde bewijzen van gebruik toereikend als bewijs van het normale gebruik van de oudere Uniemerken.
22 Het EUIPO bestrijdt verzoeksters argumenten. Ten eerste voert het EUIPO aan dat een in de richtsnoeren voor onderzoek van het EUIPO gegeven voorbeeld van de wijze waarop een uitsluiting wordt verwoord, niet ten grondslag kan liggen aan een regel die voorschrijft welk voegwoord moet worden gebruikt bij de formulering van een uitsluiting in een specificatie. De aanvrager van een Uniemerk dient de specificatie van de waren en diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd, duidelijk en nauwkeurig te formuleren. Ten tweede voert het EUIPO aan dat de specificatie dubbelzinnig is. De wijze waarop de oppositieafdeling en de kamer van beroep de specificatie hebben uitgelegd, is volgens het EUIPO niet onredelijk of in strijd met de grammaticale regels, ook al kunnen andere uitleggingen niet worden uitgesloten. Ten derde herinnert het EUIPO eraan dat de omvang van de gevraagde bescherming louter op basis van het register moet kunnen worden vastgesteld. Wanneer de aanduiding van de waren of diensten onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is, moet de omvang van de door het merk geboden bescherming strikt worden uitgelegd, aangezien de houder van het merk geen voordeel mag trekken van de niet-nakoming van zijn verplichting om de lijst van waren en diensten duidelijk en nauwkeurig op te stellen.
Opmerkingen vooraf
23 Zoals verzoekster ter terechtzitting heeft bevestigd, moet worden aangenomen dat zij de kamer van beroep in wezen impliciet verwijt artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001 te hebben geschonden.
24 Wanneer de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk wordt opgeworpen door de merkaanvrager, moet zij worden geregeld voordat uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf [zie arrest van 22 maart 2007, Saint-Gobain Pam/BHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
25 Het stond dus aan verzoekster om het bewijs van het normale gebruik van de oudere Uniemerken te leveren voordat het EUIPO de oppositiegronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening 2017/1001 onderzocht, zodat de oppositie overeenkomstig artikel 47, lid 2, van die verordening moest worden afgewezen indien dat bewijs ontbrak. Bovendien moest dat gebruik betrekking hebben op de waren waarvoor de oudere Uniemerken waren ingeschreven en waarop de oppositie gebaseerd was, te weten de in punt 5 hierboven bedoelde waren van klasse 5. Indien de oudere Uniemerken slechts werden gebruikt voor een deel van de waren waarvoor zij waren ingeschreven, worden zij – overeenkomstig artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001 – voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren te zijn ingeschreven.
26 Volgens de rechtspraak die is ontwikkeld in het kader van de uitlegging van de bewoordingen van het opschrift van de klassen van waren en diensten, moet de draagwijdte van de inschrijvingsaanvraag worden beoordeeld naar het tijdstip waarop deze aanvraag is ingediend [zie in die zin arrest van 7 december 2018, Edison/EUIPO (EDISON), T‑471/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:887, waartegen hogere voorziening is ingesteld, punt 34; zie eveneens in die zin en naar analogie arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punten 44‑49].
27 In casu heeft verzoekster de inschrijvingsaanvragen voor de oudere Uniemerken ingediend en zijn deze ingeschreven toen verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) (vervangen door verordening nr. 207/2009, die op haar beurt is vervangen door verordening 2017/1001) nog steeds van toepassing was (zie punt 5 hierboven). Verordening nr. 40/94 bevatte geen bepalingen die even gedetailleerd waren als artikel 33, leden 2 en 5, van verordening 2017/1001, die van kracht was toen de bestreden beslissing werd gegeven.
28 In artikel 26, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94, zoals dat van toepassing was op de datum van indiening van de merkaanvragen voor de oudere Uniemerken en op de datum waarop deze merken werden ingeschreven, was evenwel bepaald dat de merkaanvraag een opgave moest bevatten van de waren of diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend. Bovendien bepaalde de destijds toepasselijke regel 2, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB 1995, L 303, blz. 1) (in wezen overgenomen in artikel 33, lid 2, van verordening 2017/1001) dat de opgave van waren en diensten zodanig moest worden geformuleerd dat onder meer „de aard van die waren en diensten [daaruit duidelijk] blijkt”.
29 Uit bovengenoemde bepalingen volgt dat degene die om inschrijving van een teken als merk verzocht, in zijn aanvraag de opgave van waren of diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, diende te vermelden en voor elk van deze waren of diensten een beschrijving diende te geven waaruit de aard ervan duidelijk naar voren kwam [arrest van 9 juli 2008, Reber/BHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, punt 23].
30 Dat de aanvrager de waren waarvoor om bescherming wordt verzocht, voldoende duidelijk en nauwkeurig omschrijft, wordt volgens de rechtspraak door die bepalingen vereist opdat het EUIPO en de marktdeelnemers louter op basis van deze omschrijving de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen [arrest van 3 juni 2015, Lithomex/BHIM – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:352, punt 27; zie eveneens naar analogie arresten van 12 december 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punten 49‑51, en 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punt 49].
31 Voorts zij erop gewezen dat de instanties van het EUIPO, teneinde te kunnen nagaan of de waren en diensten in kwestie dezelfde of soortgelijke waren en diensten betreffen, altijd moeten bepalen op welke waren en diensten de conflicterende merken betrekking hebben en in dit verband in voorkomend geval dienen over te gaan tot uitlegging van de lijst van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven [zie arrest van 6 april 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
32 In het licht van de overwegingen hierboven moet worden onderzocht of de kamer van beroep artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001 heeft geschonden door zich op het standpunt te stellen dat de oppositieafdeling de lijst van de door de oudere Uniemerken aangeduide waren terecht strikt had uitgelegd – in die zin dat chemische producten voor farmaceutisch gebruik, te weten farmaceutische producten waarbij chemische farmaceutische producten worden gebruikt (punten 19 en 22 van de bestreden beslissing), daarvan waren uitgesloten – en dat de oppositie terecht was afgewezen voor zover zij gebaseerd was op artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening 2017/1001, op grond dat geen bewijs was geleverd voor het normale gebruik van die merken (punten 23 en 24 van de bestreden beslissing).
Relevantie van de richtsnoeren voor onderzoek van het EUIPO
33 Om te beginnen zij opgemerkt dat het argument dat de strikte uitlegging van de specificatie door de kamer van beroep onjuist is omdat zij in strijd is met de richtsnoeren voor onderzoek van het EUIPO, dat verzoekster aanvoert om aan te tonen dat de bepalingen van verordening 2017/1001 mogelijk zijn geschonden, als niet ter zake dienend van de hand moet worden gewezen.
34 De richtsnoeren voor onderzoek van het EUIPO vormen namelijk geen voor de uitlegging van de bepalingen van het Unierecht bindende rechtshandeling (arrest van 19 december 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:T:2012:816, punt 48). De bepalingen van de richtsnoeren voor onderzoek van het EUIPO kunnen als zodanig geen voorrang hebben op de bepalingen van verordening 2017/1001 en van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening 2017/1001 en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1), noch van invloed zijn op de uitlegging van deze bepalingen door de Unierechter. Zij moeten juist in overeenstemming met de bepalingen van die verordeningen worden gelezen [zie in die zin arrest van 27 juni 2012, Interkobo/BHIM – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, punt 29].
35 Hoe dan ook werd in de door verzoekster aangevoerde richtsnoeren voor onderzoek van het EUIPO niet aanbevolen om, teneinde ervoor te zorgen dat „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” kunnen worden geacht binnen de reikwijdte van de geboden bescherming te vallen, gebruik te maken van de in casu gebezigde specificatieformule, te weten een categorie van producten waarvoor om bescherming wordt verzocht, waarop een categorie van producten volgt die daarvan uitgesloten is en die wordt voorafgegaan door de uitdrukking „met uitzondering van” en – zonder interpunctie – wordt gevolgd door het voegwoord „en” en een categorie van producten die wordt geacht onder de bescherming te vallen.
Uitlegging van de specificatie van de oudere Uniemerken
36 In casu moet worden vastgesteld dat de bewoordingen van de specificatie in het Engels – de taal waarin de aanvragen om inschrijving van de oudere Uniemerken zijn ingediend – aanleiding kunnen geven tot twee mogelijke letterlijke uitleggingen.
37 Zo is bij gebreke van leestekens – in het bijzonder een puntkomma tussen „voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden” en „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” – of aanvullende preciseringen een mogelijke letterlijke uitlegging van de specificatie dat zowel „voedingsmiddelen voor zuigelingen en invaliden” als „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” onder de beperking „met uitzondering van” vallen. Voor deze uitlegging hebben de oppositieafdeling en de kamer van beroep gekozen.
38 Een andere mogelijke letterlijke uitlegging, die door verzoekster wordt voorgesteld, is evenwel dat „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” niet van de specificatie uitgesloten zijn.
39 In dit verband zij ten eerste opgemerkt dat het EUIPO ter terechtzitting heeft aanvaard dat die uitlegging mogelijk is. Bovendien heeft de kamer van beroep in de punten 19 en 20 van de bestreden beslissing erkend dat er andere uitleggingen mogelijk waren dan die waarvoor zij heeft gekozen.
40 Ten tweede merkt het Gerecht in navolging van verzoekster op dat dat uit het dossier van het EUIPO – en met name uit de opmerkingen van AxiCorp van 16 maart 2016, 20 oktober 2016 en 10 november 2017 – blijkt dat AxiCorp pas in het stadium van het beroep bij de kamer van beroep heeft betoogd dat „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” niet onder de specificatie vallen en dat verzoekster geen bewijs heeft geleverd van het normale gebruik van haar merken voor farmaceutische of chemische producten als zodanig.
41 Zoals in punt 30 hierboven in herinnering is gebracht, heeft het register onder meer tot doel de marktdeelnemers, daaronder begrepen de huidige of potentiële concurrenten van houders of aanvragers van merken, te informeren over de rechten van derden.
42 Bijgevolg is het veelzeggend dat AxiCorp de specificatie niet restrictief heeft uitgelegd voor de oppositieafdeling. Aangezien AxiCorp voor deze afdeling geen twijfels heeft geuit over de van de specificatie te geven uitlegging, de omvang van de productcategorieën waarop de oudere Uniemerken betrekking hebben of de gestelde tekortkomingen van de bewijzen van het gebruik in dit verband, mag worden aangenomen dat ten eerste het geenszins voor de hand lag dat de specificatie zou worden uitgelegd op de wijze waarvoor de oppositieafdeling uiteindelijk heeft gekozen, noch dat deze uitlegging vervolgens zou worden bevestigd door de kamer van beroep, en dat ten tweede voldaan was aan het in punt 30 hierboven in herinnering gebrachte vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
43 Ten derde zij opgemerkt dat de uitlegging die de kamer van beroep heeft gegeven aan de specificatie – namelijk dat „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” zijn uitgesloten – weliswaar mogelijk is op basis van de bewoordingen ervan, maar dat bij deze uitlegging niet naar behoren rekening is gehouden met andere factoren die essentieel zijn om de draagwijdte van die specificatie te begrijpen, te weten de daadwerkelijke wil van de houder van de betreffende merken en de zorg om een nuttige betekenis toe te kennen aan die bewoordingen, hetgeen een lezing die leidt tot een voor de houder absurd resultaat uitsluit.
44 Zo merkt het Gerecht allereerst op dat de daadwerkelijke wil van de aanvrager van een Uniemerk volgens de rechtspraak niet irrelevant is. Het Hof heeft namelijk geoordeeld – zij het in het kader van de beoordeling van de omvang van de bescherming die een nationaal merk biedt wanneer alle algemene benamingen van een hoofdklasse worden gebruikt – dat de situatie waarin de omvang van de door een merk geboden bescherming afhankelijk is van de interpretatieve benadering van de bevoegde overheid en niet van de daadwerkelijke wil van de aanvrager, afbreuk dreigt te doen aan de rechtszekerheid voor zowel deze aanvrager als derden-marktdeelnemers (arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punt 60).
45 Indien de benadering van de kamer van beroep juist was en de inschrijvingen van de oudere Uniemerken betrekking hadden op farmaceutische producten met uitzondering van die „waarbij chemische farmaceutische producten worden gebruikt”, zodat deze inschrijvingen slechts betrekking hadden op „natuurlijke” producten of producten „van plantaardige oorsprong” die geen chemische stoffen of synthetische bestanddelen bevatten, zouden die inschrijvingen enkel waren betreffen die verzoekster niet voor ogen had en die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de specificatie van die merken. Zoals blijkt uit punt 44 hierboven, is een dergelijke hypothese onverenigbaar met de vereisten van voorzienbaarheid en rechtszekerheid.
46 Vervolgens geniet de letterlijke uitlegging van een specificatie van een merk weliswaar de voorkeur, maar is dit beginsel nauwelijks van nut wanneer twee letterlijke uitleggingen in dezelfde mate mogelijk zijn.
47 In een dergelijk geval moet uit verscheidene mogelijke uitleggingen van Unierechtelijke teksten de voorkeur worden gegeven aan de uitlegging die niet tot een absurd resultaat leidt. De uitlegging van Unierechtelijke bepalingen berust immers in de allereerste plaats op de tekst, waarbij deze benadering de essentiële beginselen van voorspelbaarheid en rechtszekerheid weerspiegelt. Wanneer de tekst dubbelzinnig is of de letterlijke uitlegging ervan tot een absurde betekenis leidt, kan deze betekenis echter worden bijgesteld nadat zij in haar context is geplaatst en is uitgelegd in het licht van het Unierecht in zijn geheel alsook van de doelstellingen en de ontwikkelingsstand ervan op het ogenblik waarop de betreffende bepaling moet worden toegepast (conclusie van advocaat-generaal Bobek in de zaak European Federation for Cosmetic Ingredients, C‑592/14, EU:C:2016:179, punten 36 en 37; zie in die zin ook conclusie van advocaat-generaal Mayras in de zaak Fellinger, 67/79, EU:C:1980:23, blz. 550).
48 Zo heeft het Hof reeds de gelegenheid gekregen om uitleggingen van Unierechtelijke bepalingen die tot een absurd resultaat zouden leiden, uit te sluiten (zie in die zin, op het gebied van het vrije verkeer van werknemers, arrest van 10 december 2009, Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punten 46 en 48, en, op het gebied van tekeningen en modellen, arrest van 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions en EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P en C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punt 96).
49 Het Gerecht is van oordeel dat de overwegingen in de punten 46 tot en met 48 hierboven naar analogie moeten worden toegepast op een geval als het onderhavige, dat betrekking heeft op de uitlegging van de specificatie van een ouder Uniemerk.
50 De oppositieafdeling en in voorkomend geval de kamer van beroep moeten de lijst van de waren en diensten waarvoor een ouder Uniemerk is ingeschreven en waarvoor om bewijs van het normale gebruik ervan is verzocht, immers uitleggen om de omvang van de door dat merk geboden bescherming te bepalen en de kwestie van het normale gebruik ervan te regelen voordat zij uitspraak doen op de oppositie zelf. Zij dienen de bewoordingen van de lijst van de waren en diensten waarvoor het oudere Uniemerk is ingeschreven, echter zo coherent mogelijk uit te leggen en daarbij niet alleen rekening te houden met de letterlijke betekenis en de grammaticale structuur ervan, maar ook – wanneer het risico op een absurd resultaat bestaat – met de context ervan en met de daadwerkelijke wil van de houder van dat merk wat de draagwijdte daarvan betreft.
51 Het Gerecht is derhalve van oordeel dat wanneer in het kader van artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001 en bij de vaststelling van de door een ouder Uniemerk geboden bescherming alsook bij de beoordeling van de bewijzen van het normale gebruik van dit merk, de specificatie van dat merk op twee verschillende manieren letterlijk kan worden uitgelegd, doch één van deze uitleggingen tot een absurd resultaat zou leiden wat de omvang van de door het merk geboden bescherming betreft, de kamer van beroep het probleem moet oplossen door te kiezen voor de meest plausibele en voorzienbare uitlegging van die specificatie. Het Gerecht stelt vast dat het absurd zou zijn om de specificatie uit te leggen op een wijze die tot gevolg heeft dat alle waren van verzoekster zijn uitgesloten en om enkel waren waarvoor zij niet om merkenrechtelijke bescherming heeft verzocht, te beschouwen als door de oudere Uniemerken beschermde waren.
52 In casu heeft de kamer van beroep „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” in wezen gelijkgesteld met chemische of synthetische farmaceutische eindproducten. Bijgevolg zijn alle bewijzen van gebruik van de oudere Uniemerken buiten beschouwing gelaten, niettegenstaande het feit dat verzoeksters hoofdactiviteit bestond in het in de handel brengen van farmaceutische producten en dat die merken geregistreerd waren voor „farmaceutische producten”. Zoals verzoekster betoogt, zou het absurd zijn om ervan uit te gaan dat zij de bedoeling zou hebben gehad de inschrijving van een Uniemerk aan te vragen voor een productcategorie waarvan zij vervolgens een categorie van grotendeels gelijkwaardige producten zou hebben uitgesloten.
53 Aan deze gevolgtrekking wordt niet afgedaan door de rechtspraak die is vermeld in punt 21 van de bestreden beslissing en die het EUIPO zowel in punt 27 van het verweerschrift als ter terechtzitting heeft aangevoerd ter staving van ten eerste de afwijzing van een voor verzoekster gunstige uitlegging van de specificatie en ten tweede de noodzaak om die specificatie strikt uit te leggen. Meer bepaald gaat het om punt 67 van de beschikking van het Hof van 6 februari 2014, El Corte Inglés/BHIM (C‑301/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:235), punt 31 van het arrest van 11 november 2009, Frag Comercio Internacional/BHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako) (T‑162/08, niet gepubliceerd, EU:T:2009:432), punt 62 van het arrest van 6 april 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), en punt 62 van het arrest van 18 oktober 2018, Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (T‑533/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:698).
54 In zoverre klopt het dat de Unierechter, wat de in punt 21 van de bestreden beslissing vermelde rechtspraak betreft, in verband met oppositieprocedures en de vergelijking van waren en diensten heeft erkend dat het mogelijk is dat de beschrijving van de door een ouder merk aangeduide waren en diensten niet de mogelijkheid biedt om deze te vergelijken met de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten (zie in die zin beschikking van 6 februari 2014, El Corte Inglés/BHIM, C‑301/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:235, punt 67, en arrest van 11 november 2009, GREEN by missako, T‑162/08, niet gepubliceerd, EU:T:2009:432, punt 31). Daarnaast klopt het dat het Gerecht, wat de door het EUIPO in punt 27 van het verweerschrift en ter terechtzitting aangehaalde rechtspraak betreft, heeft opgemerkt dat de houder van een Uniemerk geen voordeel mag trekken van de niet-nakoming van zijn verplichting om de waren of diensten duidelijk en nauwkeurig aan te duiden (zie in die zin arresten van 6 april 2017, NANA FINK, T‑39/16, EU:T:2017:263, punt 48, en 18 oktober 2018, nuuna, T‑533/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:698, punt 62).
55 De feiten en de procedurele fase van bovengenoemde zaken verschillen echter van die van de onderhavige zaak.
56 Ten eerste bleek in de zaak die heeft geleid tot de beschikking van 6 februari 2014, El Corte Inglés/BHIM (C‑301/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:235), noch uit de bewoordingen van de beschrijving van de diensten die werden aangeduid door het in die zaak aan de orde zijnde oudere merk, noch uit de gegevens die verzoekster had aangevoerd in de procedure voor het EUIPO, dat de door dat merk geboden bescherming zich uitstrekte tot andere waren of diensten dan die van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Voorts kon geen rekening worden gehouden met de argumenten en bewijzen betreffende de specifieke kenmerken van het nationale recht die het beweerdelijk mogelijk maakten te preciseren welke betekenis toekwam aan de beschrijving van de diensten die werden aangeduid door het in die zaak aan de orde zijnde oudere merk, aangezien die argumenten en bewijzen voor het eerst voor het Gerecht waren aangedragen. Het was dus in deze bijzondere omstandigheden dat het Hof heeft geoordeeld dat het Gerecht terecht had beslist dat de beschrijving van de diensten die werden aangeduid door het in die zaak aan de orde zijnde oudere merk, het niet mogelijk maakte deze diensten te vergelijken met de door het aangevraagde merk aangeduide waren.
57 Ten tweede waren in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 11 november 2009, GREEN by missako (T‑162/08, niet gepubliceerd, EU:T:2009:432), de diensten die werden aangeduid door het in die zaak aan de orde zijnde oudere merk, weliswaar te vaag om echt te kunnen worden vergeleken met de door het aangevraagde merk in kwestie aangeduide diensten, maar vormden de verschillen tussen de betreffende tekens een voldoende reden om verwarringsgevaar uit te sluiten, ondanks de gelijkheid van en de overeenstemming tussen bepaalde door de betreffende merken aangeduide waren.
58 Ten derde kon in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 6 april 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), de beschrijving van bepaalde waren die werden aangeduid door het in die zaak aan de orde zijnde oudere merk, weliswaar op twee verschillende manieren worden opgevat (dat zij enkel eindproducten van leder en kunstleder omvatte, dan wel dat zij ook „kunstleder” omvatte), maar waren beide uitleggingen even plausibel en leidden niet tot een absurde specificatie.
59 Ten vierde heeft het Gerecht in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 18 oktober 2018, nuuna (T‑533/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:698), opgemerkt dat de door de betreffende oudere merken aangeduide waren enigszins nauwkeurig werden omschreven – hetgeen de kamer van beroep had genegeerd – en heeft het Gerecht deze waren kunnen vergelijken met de waren waarop het in die zaak aangevraagde merk betrekking had. Die zaak had dus geen betrekking op niet-nakoming van de verplichting tot duidelijkheid en nauwkeurigheid, noch op de eventuele absurditeit van de specificatie van de waren in kwestie.
60 Het Gerecht is dan ook van oordeel dat enkel wanneer beide mogelijke letterlijke uitleggingen van de lijst van de door een ouder Uniemerk aangeduide waren en diensten even plausibel en voorzienbaar zijn, bij de bepaling van de omvang van de door dat merk geboden bescherming en bij de beoordeling van de overgelegde bewijzen van normaal gebruik toepassing moet worden gegeven aan het uit punt 48 van het arrest van 6 april 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), afgeleide beginsel dat de houder van een Uniemerk geen voordeel kan trekken van de niet-nakoming van zijn verplichting om de waren en diensten duidelijk en nauwkeurig aan te duiden.
61 Aan deze gevolgtrekking wordt evenmin afgedaan door het argument van het EUIPO dat er na de uitsluiting van synthetische chemische producten nog een hele waaier van waren overblijft die onder de specificatie valt, zoals kruidengeneesmiddelen. Een dergelijke benadering levert immers dezelfde problemen als die welke in punt 45 hierboven zijn genoemd, namelijk dat de inschrijvingen van de oudere Uniemerken enkel betrekking zouden hebben op waren die verzoekster niet voor ogen had en die niet uitdrukkelijk in de specificatie zijn vermeld, hetgeen onverenigbaar is met de vereisten van voorzienbaarheid en rechtszekerheid.
62 Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep de specificatie onjuist heeft uitgelegd door te oordelen dat deze specificatie aldus moest worden opgevat dat „chemische producten voor farmaceutisch gebruik” daarvan waren uitgesloten, zodat de oudere Uniemerken betrekking hadden op farmaceutische producten met uitzondering van die „waarbij chemische farmaceutische producten worden gebruikt”. Die specificatie kon immers aldus worden uitgelegd dat zij zich uitstrekte tot ten eerste „farmaceutische producten” en ten tweede „chemische producten voor farmaceutisch gebruik”, te weten zuivere synthetische chemische precursoren die voor farmaceutische doeleinden kunnen worden gecombineerd, namelijk om de farmaceutische eindproducten zelf te vormen.
63 Bijgevolg moet het enige middel, dat gebaseerd is op schending van artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001, worden aanvaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd voor zover de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep heeft verworpen wat betreft de oppositiegronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening 2017/1001.
64 Wat betreft de tweede vordering van verzoekster, die subsidiair is en waarmee zij het Gerecht in wezen verzoekt om de bevoegdheid tot wijziging uit te oefenen waarover het op grond van artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 beschikt, zij eraan herinnerd dat deze bevoegdheid niet tot gevolg heeft dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. Derhalve moet de uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht, nadat het de beoordeling van de kamer van beroep heeft getoetst, in staat is om op basis van de feitelijke en juridische gegevens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72).
65 Vastgesteld moet worden dat de kamer van beroep ten onrechte niet alle bewijzen heeft onderzocht die waren overgelegd om aan te tonen dat er sprake was van een normaal gebruik van de oudere merken.
66 Het staat niet aan het Gerecht om bovengenoemde bewijzen voor het eerst te onderzoeken in het kader van het onderzoek van het verzoek tot wijziging van de bestreden beslissing, dat in wezen is vervat in verzoeksters tweede vordering.
67 Het staat dan ook aan de kamer van beroep om zich daarover uit te spreken met het oog op de beslissing die zij moet geven op het bij haar ingestelde beroep [zie in die zin arrest van 11 december 2014, CEDC International/BHIM – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles), T‑235/12, EU:T:2014:1058, punten 101 en 102 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
68 Aangezien het Gerecht zijn bevoegdheid tot herziening van de bestreden beslissing niet kan uitoefenen, moet die tweede vordering worden afgewezen.
Kosten
69 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO op de voornaamste punten in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering in de kosten te worden verwezen.
70 Bovendien heeft verzoekster gevorderd dat het EUIPO wordt verwezen in de kosten die zij heeft moeten maken in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO. In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Bijgevolg dient het EUIPO eveneens te worden verwezen in de door verzoekster gemaakte noodzakelijke kosten in verband met de procedure voor de kamer van beroep.
HET GERECHT (Negende kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 7 februari 2018 (zaak R 1473/2017‑5) betreffende een oppositieprocedure tussen Alliance Pharmaceuticals Ltd en AxiCorp GmbH wordt vernietigd voor zover de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep heeft verworpen wat betreft de oppositiegronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de door Alliance Pharmaceuticals in verband met de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO gemaakte noodzakelijke kosten.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 oktober 2019.
ondertekeningen