STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
PAOLA MENGOZZIHO
přednesené dne 10. února 2009(1)
Věc C‑487/07
L’Oréal SA
Lancôme parfums et beauté & Cie
Laboratoires Garnier & Cie
proti
Bellure NV
Malaika Investments Ltd
Starion International Ltd
[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Spojené království)]
„Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104/EHS – Článek 5 odst. 1 písm. a) – Použití ochranné známky jiné osoby pro totožné výrobky ve srovnávací reklamě – Článek 5 odst. 2 – Protiprávní těžení z dobré pověsti ochranné známky – Srovnávací reklama – Směrnice 84/450/EHS a 97/55/EHS – Článek 3a odst. 1 – Podmínky, za nichž je dovolena srovnávací reklama – Protiprávní těžení z dobré pověsti ochranné známky soutěžitele – Napodobení nebo reprodukce zboží chráněného ochrannou známkou soutěžitele“
1. Projednávanou žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce se Court of Appeal (England & Wales) Soudního dvora táže na výklad článku 5 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách(2), a čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě(3), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997(4).
I – Právní rámec
2. Článek 5 směrnice 89/104(5), nazvaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:
„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:
a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.
2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.
3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:
a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;
b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.
[…]“
3. Článek 6 směrnice 89/104, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“, ve svém odstavci 1 stanoví, že „ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:
a) své jméno a adresu;
b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností;
c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů,
pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.“
4. Směrnicí 97/55 byla do směrnice 84/450, jež se původně týkala pouze klamavé reklamy, zavedena ustanovení o srovnávací reklamě.
5. Článek 2 bod 2a směrnice 84/450, ve znění směrnice 97/55 (dále jen „směrnice 84/450“)(6), vymezuje „srovnávací reklamu“ pro účely této směrnice jako „každou reklamu, která výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem“.
6. Článek 3a odst. 1 směrnice 84/450 stanoví:
„Srovnávací reklama, pokud jde o srovnání, je dovolena při splnění následujících podmínek: že
[…]
d) nevyvolává na trhu nejasnost v rozlišení mezi inzerentem reklamy a soutěžitelem anebo mezi ochrannými známkami, obchodními firmami, jinými rozlišovacími znaky, zbožím nebo službami inzerenta reklamy a soutěžitele;
e) nemá za následek oslabení důvěry nebo hanobení ochranné známky, obchodní firmy, jiného rozlišovacího znaku, zboží, služeb, činností nebo postavení soutěžitele;
[…]
g) protiprávně netěží z dobré pověsti ochranné známky, obchodní firmy nebo jiných rozlišovacích znaků soutěžitele anebo označení původu konkurujících výrobků;
h) nepředstavuje zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci jiného zboží či služby, nesoucích chráněnou známku nebo chráněn[ou] obchodní firm[u].“
II – Věc v původním řízení a předběžné otázky
7. L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie a Laboratoires Garnier & Cie (dále společně „L’Oréal“) jsou společnosti skupiny L’Oréal, která působí, mimo jiné, v oblasti výroby a prodeje značkových parfémů.
8. Společnost L’Oréal je majitelem zejména následujících ochranných známek národních (britských), mezinárodních nebo ochranných známek Společenství, které jsou zapsány pro parfémy a další vůně:
– ochranné známky „Trésor“:
– národní slovní ochranná známka Tresor (bez přízvuku, dále jen „ochranná známka Trésor“);
– národní slovní a obrazová ochranná známka, která je tvořena vyobrazením flakonu parfému při pohledu ze strany a zepředu, přičemž na tomto flakonu se objevuje zejména slovo Trésor (dále jen „ochranná známka flakon Trésor“);
– národní slovní a obrazová ochranná známka tvořená barevným provedením krabičky parfému při pohledu zepředu, na níž se objevuje zejména slovo Trésor (dále jen „ochranná známka krabička Trésor“);
– ochranné známky „Miracle“:
– slovní ochranná známka Společenství Miracle (dále jen „slovní ochranná známka Miracle“);
– slovní a obrazová ochranná známka Společenství, která je tvořena vyobrazením flakonu parfému při pohledu zepředu, přičemž na tomto flakonu se objevuje zejména slovo Miracle (dále jen „ochranná známka flakon Miracle“);
– mezinárodní slovní a obrazová ochranná známka tvořená barevným provedením krabičky parfému při pohledu zepředu, na níž se objevuje zejména slovo Miracle (dále jen „ochranná známka krabička Miracle“);
– národní slovní ochranná známka Anaïs-Anaïs;
– ochranné známky „Noa“:
– národní slovní ochranná známka Noa Noa;
– národní slovní a obrazová ochranná známka a slovní a obrazová ochranná známka Společenství, jež jsou obě tvořeny slovem Noa ve stylizované formě.
9. Společnost Bellure NV, společnost podle belgického práva, začala v roce 1996 prodávat na evropských trzích parfémy řady Creation Lamis a v roce 2001 parfémy řady Dorall, které jsou na její účet a s designem podle jejího přání vyráběny ve třetí zemi. Společnost Starion International Ltd (dále jen „Starion“) nakupovala tyto parfémy od společnosti Bellure a distribuovala je velkoobchodům nebo diskontním prodejnám ve Spojeném království. Společnost Starion distribuovala v tomto členském státě i parfémy řady Stitch. Společnost Malaika Investments Ltd, působící pod obchodním jménem Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (dále jen „Malaika“), prodávala ve velkoobchodně ve Spojeném království parfémy řady Creation Lamis, které jí dodávala společnost Starion. Parfémy všech tří uvedených řad napodobovaly vůni úspěšných parfémů a byly prodávány v maloobchodní síti za mimořádně nízké ceny (méně než 4 GBP).
10. V rámci prodeje těchto parfémů ve Spojeném království užívaly společnosti Starion a Malaika pro své obchodníky srovnávací seznamy, které na základě podobnosti vůně určovaly, které z těchto parfémů odpovídají kterým značkovým parfémům odkazem na ochrannou známku, jíž jsou značkové parfémy opatřeny (dále jen „srovnávací seznamy“). V těchto seznamech byly uvedeny ochranné známky Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa Noa společnosti L’Oréal.
11. Kromě toho čtyři parfémy řady Creation Lamis a jeden parfém řady Dorall byly prodávány ve flakonech a krabičkách, které se zhruba podobají flakonům a krabičkám parfémů Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs nebo Noa, i když je nesporné, že tato podobnost nebyla taková, aby obchodníci nebo spotřebitelé byli uvedeni v omyl, pokud jde o původ výrobku.
12. Společnost L’Oréal podala žalobu k High Court of Justice (England & Wales) pro padělání ochranných známek mimo jiné proti společnostem Bellure, Starion a Malaika. V žalobě jednak uplatňovala, že užívání srovnávacích seznamů společnostmi Starion a Malaika představuje porušení práv vyplývajících ze slovních ochranných známek Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa Noa, jakož i slovních a obrazových ochranných známek Noa, jež je v rozporu s čl. 10 odst. 1 Trade Mark Act z roku 1994 (dále jen „TMA“), kterým byl do vnitrostátního práva proveden čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104. Společnost L’Oréal dále tvrdila, že napodobení názvů, flakonů a krabiček jejích parfémů Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa a prodej parfémů ve flakonech a v krabičkách, které jsou takovými napodobeninami, představuje porušení práv vyplývajících zejména ze slovních ochranných známek Trésor, Miracle, Anaïs‑Anaïs a Noa Noa, jakož i přímo z ochranných známek tvořených flakony a krabičkami Trésor a Miracle, což je v rozporu s čl. 10 odst. 3 TMA, kterým byl do vnitrostátního práva proveden čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104.
13. High Court vyhověl žalobě proti užívání srovnávacích seznamů na základě čl. 10 odst. 1 TMA, zatímco žalobě založené na čl. 10 odst. 3 TMA bylo vyhověno pouze částečně, neboť se potvrdilo pouze padělání ochranné známky krabičky Trésor a ochranné známky flakonu Miracle.
14. Společnosti Starion a Malaika (dále jen „navrhovatelky“) podaly proti rozhodnutí High Court opravný prostředek ke Court of Appeal. Společnost L’Oréal podala vzájemný opravný prostředek s cílem získat potvrzení o padělání slovních ochranných známek Trésor a Miracle, ochranné známky flakonu Trésor a ochranné známky krabičky Miracle.
15. Court of Appeal zamítl vzájemný opravný prostředek firmy L’Oréal a považoval za nezbytné položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky za účelem rozhodnutí ve zbývající části sporu:
„1) Užívá-li obchodník v reklamě na vlastní zboží nebo služby zapsanou ochrannou známku, jejímž majitelem je soutěžitel, pro účely srovnání vlastností (konkrétně vůně) zboží, které uvádí na trh, s vlastnostmi (konkrétně vůní) zboží uváděného na trh soutěžitelem pod touto ochrannou známkou, způsobem, který nevede k záměně nebo jinak neohrožuje základní funkci ochranné známky jakožto údaje o původu, spadá takové užívání do působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo b) směrnice 89/104?
2) Užívá-li obchodník při obchodování (konkrétně na srovnávacím seznamu) velmi známou zapsanou ochrannou známku pro účely uvedení vlastnosti vlastního výrobku (konkrétně jeho vůně) způsobem, který:
a) nezpůsobuje žádné nebezpečí záměny, a
b) nemá vliv na prodej výrobků [označených] [velmi známou] zapsanou ochrannou známkou, a
c) neohrožuje základní funkci zapsané ochranné známky, jakožto záruky původu, a nepoškozuje dobré jméno této známky, buď pošpiněním jejího image, nebo jeho zeslabením, nebo (…) nebo jakýmkoliv jiným způsobem, a
d) hraje významnou roli při propagaci výrobku obchodníka,
spadá takové užívání do působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104?
3) Co znamená ‚protiprávně netěží z‘ v kontextu čl. 3a písm. g) směrnice (84/450) a, konkrétně, těží obchodník protiprávně z dobré pověsti (velmi známé) ochranné známky, pokud na srovnávacím seznamu srovnává svůj výrobek s výrobkem, na nějž se vztahuje (velmi známá) ochranná známka?
4) Co znamená ‚[...]představuje zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci‘ v kontextu čl. 3a písm. h) uvedené směrnice a, konkrétně, zahrnuje tento výraz případ, kdy bez toho, aby byla způsobena záměna nebo podvod, obchodník pouze pravdivě uvádí, že jeho výrobek má důležitou vlastnost (vůni) velmi známého výrobku, který je chráněn ochrannou známkou?
5) Užívá-li obchodník označení, které je podobné zapsané ochranné známce, která má dobré jméno, a toto označení není podobné ochranné známce natolik, aby došlo k záměně, takovým způsobem, že:
a) základní funkce zapsané ochranné známky, tedy poskytnutí záruky původu, není narušena nebo ohrožena,
b) nedochází k pošpinění nebo zastření zapsané ochranné známky nebo jejího dobrého jména nebo jakémukoli riziku s tímto spojenému,
c) prodeje majitele ochranné známky nejsou narušeny, a
d) majitel ochranné známky neztrácí prospěch z propagace, udržování nebo šíření své ochranné známky,
e) ale obchodník získává užíváním svého označení obchodní výhodu z důvodu jeho podobnosti se zapsanou ochrannou známkou,
rovná se takové užívání ‚[protiprávnímu těžení]‘ z dobrého jména zapsané ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice o 89/104?“
16. Předkládající soud má za to, že projednávané srovnávací seznamy představují srovnávací reklamu ve smyslu směrnice 84/450, a upřesňuje, že čtyři první předběžné otázky jsou pokládány za účelem rozhodnutí o oprávněnosti užívání slovních ochranných známek společnosti L’Oréal ve srovnávacích seznamech navrhovatelek.
17. Naopak, pátá předběžná otázka je pokládána za účelem rozhodnutí o oprávněnosti užívání flakonů a krabiček podobných těm, které jsou chráněny ochrannou známkou krabičkou Trésor a ochrannou známkou flakonem Miracle, ze strany navrhovatelek.
III – Právní analýza
A – K prvním čtyřem předběžným otázkám
1. Úvodní úvahy
18. První čtyři předběžné otázky se všechny týkají užívání ochranné známky jiné osoby zadavatelem reklamy ve srovnávací reklamě, která spočívá konkrétně v takových srovnávacích seznamech, jako jsou seznamy v daném případě. V této souvislosti je ochranná známka jiné osoby užívána za účelem odlišení zboží, i když nikoli zboží zadavatele reklamy, ale zboží majitele ochranné známky.
19. Předkládající soud má za to, že šíření podobných srovnávacích seznamů mezi obchodníky představuje reklamu ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice 84/450. Jedná se skutečně o předvedení související s obchodem, jehož cílem je podpora odbytu zboží.
20. Uvedený soud, jak již bylo uvedeno výše, má kromě jiného za to, že taková reklama představuje srovnávací reklamu ve smyslu čl. 2 odst. 2a uvedené směrnice, která pojmově vyžaduje mimo jiné existenci soutěžního vztahu mezi zadavatelem reklamy a podnikem označeným (nebo podnikem, jehož výrobky jsou označeny) v reklamě. První předběžná otázka, která se netýká ustanovení směrnice 84/450, se vztahuje k užívání ochranné známky, jejímž majitelem je „soutěžitel“.
21. Ze skutkových zjištění téhož soudu vskutku vyplývá, že „výrobky účastnic řízení si tedy navzájem nekonkurují. Nacházejí se v různých cenových a tržních sektorech”(7). Toto konstatování podle mého názoru nebrání tomu, aby byla v daném případě zjištěna existence srovnávací reklamy ve smyslu čl. 2 odst. 2a směrnice 84/450, pokud máme na mysli široký dosah, který je třeba přiznat soutěžnímu vztahu, který vyžaduje toto ustanovení. V tomto ohledu odkážu pouze na úvahy uvedené v bodech 63 až 90 stanoviska, které jsem přednesl ve věci De Landtsheer Emmanuel(8), a na body 32 až 42 rozsudku v uvedené věci(9), v nichž se zejména uvádí, že v této souvislosti je třeba přihlédnout i k situacím potenciální konkurence a možnostem vývoje stávajícího stavu trhů a spotřebních zvyklostí. Jak ostatně správně zdůraznila společnost L’Oréal, relevantní je i soutěžní vztah, který existuje pouze na prostřední úrovni distribučního řetězce (například velkoobchodní prodej). Předkládající soud bude muset případně důkladněji přezkoumat otázku skutečné existence soutěžního vztahu vyžadovaného výše uvedeným právním předpisem ve světle výkladových kritérií poskytnutých uvedeným rozsudkem.
22. Pro účely tohoto řízení a vzhledem k tomu, že neexistují skutečnosti, které by výslovně svědčily o opaku, bude nezbytné vycházet z předpokladu, z něhož vychází předkládající soud, tedy že dotyčné srovnávací seznamy představují srovnávací reklamu ve smyslu čl. 2 odst. 2a směrnice 84/450, aniž by však mohla být zpochybněna přípustnost třetí a čtvrté předběžné otázky z hlediska jejich relevance vzhledem k předmětu sporu projednávaného před vnitrostátním soudem.
23. Aby bylo možno odpovědět na čtyři nyní přezkoumávané předběžné otázky, zejména na první dvě, je třeba nejdříve stanovit, jaký je v rámci střetu mezi požadavkem na ochranu ochranné známky a požadavkem umožnit použití srovnávací reklamy vzájemný vztah ustanovení týkajících se ochrany ochranné známky obsažených jednak ve směrnici 89/104, zejména v článcích 5 a 6, a jednak ve směrnici 84/450, zejména v čl. 3 odst. 1.
24. V nedávno vydaném rozsudku O2(10) již Soudní dvůr některé důležité otázky v tomto ohledu objasnil. Uvedl zejména, že:
– „použití označení totožného nebo podobného ochranné známce soutěžitele inzerentem ve srovnávací reklamě pro účely označení zboží nebo služeb nabízených tímto soutěžitelem je proto třeba považovat za užití pro vlastní zboží nebo služby inzerenta ve smyslu čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 89/104“ a „takové užití je proto případně možné zakázat na základě výše uvedených ustanovení“(11);
– ovšem majitel zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat podle posledně uvedených ustanovení užívání označení totožného nebo podobného jeho ochranné známce třetí osobou ve srovnávací reklamě, která splňuje všechny podmínky přípustnosti stanovené ve výše uvedeném čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450(12).
25. Splnění těchto posledně uvedených podmínek je tedy pro výše uvedeného zadavatele reklamy platným důvodem obrany proti žalobě založené na vnitrostátních předpisech, jimiž se provádí čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 89/104. V tomto ohledu mám za to, že výklad naznačený v předkládacím rozhodnutí, který sdílí společnost L’Oréal a podle něhož ověření plnění těchto podmínek umožňuje pouze domněnku, že používání zapsané ochranné známky (dále jen „ochranná známka“) jiné osoby ve srovnávací reklamě je možné na základě čl. 6 odst. 1 směrnice 89/104, není správný ani nutný. I když je možné tvrdit, že takové používání, které splňuje podmínky článku 3a směrnice 84/450, je „v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“, zůstává ale skutečnost, že omezení účinků ochranné známky podle čl. 6 odst. 1 směrnice 89/104 předpokládá rovněž, že je splněna jedna ze zde stanovených podmínek v písm. a) až c). Zdá se mi přitom, že v projednávaném případě není možné vzít v úvahu žádnou z těchto podmínek, a žádná z nich tedy „nevnáší“ do směrnice 89/104 obranný důvod opírající se o splnění podmínek přípustnosti podle čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450. Souhlasím zejména s názorem vyjádřeným při jednání se zástupcem Komise, podle něhož se čl. 6 odst. 1 písm. b) týká pouze používání těch prvků ochranné známky, které popisují charakteristické rysy zboží nebo služby uvedené v tomto ustanovení (popisné „údaje“). Zdá se mi, že rozsudek Adidas a Adidas Benelux to potvrzuje tam, kde uvádí, že „čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice směřuje k zachování možnosti, pro všechny hospodářské subjekty, používat popisné údaje“ a „představuje tedy vyjádření požadavku dostupnosti“(13). Splnění podmínek přípustnosti podle čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450 představuje podle mého názoru samostatný důvod pro obranu, který se pojí s důvody na základě článku 6 a čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 a který může obstát proti žalobě mířící proti srovnávací reklamě založené na vnitrostátních právních předpisech provádějících čl. 5 odst. 1 a 2 této druhé směrnice.
2. K prvním dvěma předběžným otázkám týkajícím se výkladu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104
26. Vzhledem k tomu, že tedy používání označení totožného s ochrannou známkou soutěžitele nebo podobného ochranné známce soutěžitele nepřestává podléhat čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 pouze z toho důvodu, že k němu dochází v oblasti srovnávací reklamy, ale může být za určitých podmínek zakázáno na základě výše uvedeného ustanovení, je třeba odpovědět na první dvě předběžné otázky tak, že při tom budou přezkoumány právě tyto podmínky ve světle skutečností, které jsou uvedeny v otázkách samých.
27. Jak zdůraznil předkládající soud, první předběžná otázka byla v zásadě Soudnímu dvoru tímto soudem již položena v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce v souvislosti s uvedeným rozsudkem O2. Ve věci v původním řízení k této předběžné otázce byla jako předmět srovnání mezi službami (mobilní telefonie) zadavatele reklamy a službami majitele ochranné známky použité zadavatelem reklamy ve srovnávací reklamě stanovena předkládajícím soudem cena, zatímco v projednávané věci stanovil předkládající soud jako předmět srovnání vůni (v souvislosti s parfémy).
28. Dalším rozdílem mezi těmito dvěma věcmi je to, že ve věci O2 bylo u vnitrostátního soudu napadáno, že zadavatel reklamy používá označení, které není totožné s ochrannou známkou soutěžitele, ale je podobné ochranné známce soutěžitele, přičemž služby jednoho i druhého účastníka uváděné v reklamě byly stejné. Proto Soudní dvůr v rozsudku O2 odpověděl na první předběžnou otázku, formulovanou v zásadě stejně jako první předběžná otázka v tomto řízení, tak, že podal výklad pouze čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 a nepovažoval za nezbytný výklad čl. 5 odst. 1 písm. a). V projednávané věci je však před vnitrostátním soudem v rámci žaloby mířící proti srovnávacím seznamům používaným navrhovatelkami napadena skutečnost, že zadavatel reklamy používal označení totožné s ochrannou známkou jiné osoby pro zboží totožné(14) se zbožím označeným touto ochrannou známkou.
29. V důsledku toho je třeba chápat první otázku v tomto řízení, v níž se uvádí ve své úplnosti čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, tím způsobem, že se předkládající soud táže, zda písmeno a) tohoto právního předpisu je nutno vykládat tak, že majitel zapsané ochranné známky je oprávněn zakázat, aby třetí osoby ve srovnávací reklamě užívaly označení totožné s touto ochrannou známkou pro zboží nebo služby totožné s těmi, pro něž byla zmiňovaná ochranná známka zapsána, a to i v případě, že toto užívání nezpůsobí u veřejnosti nebezpečí záměny, co se týče původu zboží nebo služeb.
30. Naopak ve druhé předběžné otázce předkládající soud výslovně žádá o výklad pouze čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 a táže se, zda je na jeho základě majitel ochranné známky, která získala dobré jméno, oprávněn zakázat, aby třetí osoby v obchodním styku, zejména ve srovnávací reklamě, užívaly označení totožné s touto ochrannou známkou pro zboží nebo služby totožné s těmi, pro něž byla zmiňovaná ochranná známka zapsána, a to i v případě, že toto užívání, i když má významnou úlohu při propagaci zboží třetí osoby, nezpůsobí u veřejnosti nebezpečí záměny dotyčného zboží nebo služeb, nemá vliv na prodej zboží nebo služeb označených uvedenou ochrannou známkou a nezpůsobí v žádném případě újmu dobrému jménu ochranné známky.
31. Podle judikatury Soudního dvora musí u veřejnosti nezbytně nastat nebezpečí záměny, co se týče původu zboží nebo služby, tedy nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotyčné zboží nebo služby pocházejí od téhož podniku, nebo případně od podniků hospodářsky propojených, aby bylo možné mít za to, že užívání označení totožného s ochrannou známkou jiné osoby nebo podobného ochranné známce jiné osoby je zakázáno na základě čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104. Jinak řečeno, zákaz stanovený tímto ustanovením lze uplatnit pouze v případě, že existuje nebezpečí, že bude ohrožena základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb(15).
32. Je třeba dojít ke stejnému závěru, i co se týče zákazu stanoveného čl. 5 odst. 1 písm. a) výše uvedené směrnice?
33. Na tuto otázku, na niž je třeba na základě rozsudku ve věci O2 odpovědět, jak uvedly navrhovatelky, nehledě na možnost namítnout proti tomuto zákazu argumenty na obranu opírající se o článek 6 směrnice 89/104 nebo o čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450, Komise navrhuje odpovědět kladně. Podle jejího názoru je cílem celého čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 výhradně ochrana základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků označených touto ochrannou známkou. Na podporu tohoto názoru připomíná zejména rozsudky Arsenal, Anheuser‑Busch a Adam Opel(16). Na první předběžnou otázku je tedy podle ní třeba odpovědět záporně. Navrhovatelky jsou téhož názoru.
34. Naopak společnost L’Oréal a francouzská vláda zastávají kladnou odpověď na první předběžnou otázku a zdůrazňují, že cílem čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 není jen ochrana funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků označených touto ochrannou známkou, ale ochrana i jiných funkcí ochranné známky. V této souvislosti se dovolávají desátého bodu odůvodnění výše uvedené směrnice a uvedených rozsudků Arsenal, Anheuser‑Busch a Adam Opel. Společnost L’Oréal tvrdí, že uvedené ustanovení chrání zejména „sdělovací funkce“ ochranné známky, jak vyplývá z rozsudků Soudního dvora Parfums Christian Dior(17) a Boehringer Inghelheim a další(18), jakož i z rozsudku Soudu prvního stupně „VIPS“(19). I francouzská vláda, která připomíná funkci ochranné známky „spočívající v tom, že ochranná známka umožňuje svému majiteli kontrolovat a chránit obraz své známky u spotřebitelů“, se odvolává na rozsudek Parfums Christian Dior, který uznal tuto funkci právě s odkazem na ochranné známky s dobrým jménem, které odlišují značkové parfémy.
35. Připomínám, že podle devátého bodu odůvodnění směrnice 89/104 „pro usnadnění volného pohybu zboží a služeb je prvořadé zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany“ a „že to však nebrání členským státům poskytnout širší podporu ochranným známkám, které získaly dobré jméno“.
36. Z prvního hlediska je třeba připomenout, že rozsah harmonizované ochrany ochranných známek, který stanoví směrnice 89/104, vyplývá zejména z čl. 5 odst. 1 a 3 a z omezení stanovených v článcích 6 a 7 této směrnice.
37. Z druhého hlediska čl. 5 odst. 2 směrnice umožňuje členským státům, aby poskytly ochranným známkám, které získaly dobré jméno, širší ochranu, než stanoví čl. 5 odst. 1. Na rozdíl od posledně uvedeného ustanovení totiž čl. 5 odst. 2 neukládá členským státům, aby zavedly do svého vnitrostátního právního řádu jím stanovenou ochranu, ale přiznává jim pouze možnost tuto ochranu zavést. Proto v případě, že členský stát využije této možnosti, ochranné známky, které získaly dobré jméno, požívají na jeho území ochranu stanovenou čl. 5 odst. 1 i ochranu stanovenou čl. 5 odst. 2 směrnice(20).
38. Co se týče ochrany, která musí být povinně poskytnuta ochranné známce podle čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, není stanovisko Komise, podle něhož má uvedené ustanovení chránit jen funkci ochranné známky sloužící označení původu, nijak zvláštní. Desátý bod odůvodnění směrnice 89/104, který pojednává obecně o „ochraně poskytnuté zapsané ochranné známce“, uvádí, aniž by se, jak se zdá, odvolával pouze na případ podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi zbožím nebo službami, „že nebezpečí záměny […] představuje zvláštní podmínku ochrany“. Skutečnost, že podle uvedeného bodu odůvodnění „je ochrana v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb absolutní“, by mohla pouze znamenat, že v takovém případě není majitel ochranné známky vyzván, aby předložil důkaz nebezpečí záměny(21), neboť to se předpokládá(22), a nemusí nezbytně znamenat, že používání ochranné známky může být zakázáno i v případě, že takové nebezpečí neexistuje. V rozsudku Adidas a Adidas Benelux(23) se uvádí, že „[n]ebezpečí záměny představuje zvláštní podmínku ochrany, kterou poskytuje zapsaná ochranná známka, zejména proti používání označení, která nejsou totožná, ze strany třetích osob“.
39. Z tohoto desátého bodu odůvodnění však skutečně vyplývá, že cílem dotyčné ochrany „je především zajistit ochranné známce funkci označení původu“(24).
40. S cílem uplatnit tento výkladový prvek Soudní dvůr v rozsudku Arsenal(25) poprvé stanovil, že „výlučné právo stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice bylo uděleno za účelem, aby majiteli ochranné známky bylo umožněno chránit své specifické zájmy jakožto majitele ochranné známky, tedy zajistit, aby ochranná známka mohla plnit své vlastní funkce“ a že „[v]ýkon tohoto práva musí tudíž být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je způsobilé zasáhnout do funkce ochranné známky a zejména do její základní funkce zaručit spotřebiteli původ výrobku“.
41. Soudní dvůr sice tato tvrzení v následujících rozsudcích Anheuser Busch(26) a Adam Opel(27) potvrdil, avšak je možné pozorovat určitý vývoj, co se týče jejich dosahu.
42. Ve věci Arsenal byl Soudní dvůr vyzýván zejména k tomu, aby určil, „zda čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice opravňuje majitele ochranné známky zakázat všem třetím osobám, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, nebo zda toto právo odporu předpokládá přítomnost zvláštního zájmu majitele, jakožto majitele ochranné známky, takže užívání dotyčného označení třetí osobou musí ovlivnit nebo musí být způsobilé ovlivnit jednu z funkcí ochranné známky“(28).
43. A právě v této souvislosti Soudní dvůr vedl úvahy uvedené výše v bodě 41 a poté dospěl k závěru, že „majitel totiž nemůže zakázat užívání označení totožného s ochrannou známkou pro výrobky totožné s těmi, pro které byla ochranná známka zapsána, nemůže-li toto užívání poškozovat jeho vlastní zájmy jakožto majitele ochranné známky vzhledem k funkcím ochranné známky“(29).
44. Zdá se tedy, že z rozsudku Arsenal v souhrnu vyplývá, že užívání označení totožného s ochrannou známkou pro výrobky totožné s těmi, pro které byla ochranná známka zapsána, nezbytně nepoškozuje nebo neohrožuje funkce ochranné známky a že pouze v případě, že dochází k poškození nebo k nebezpečí poškození některé z funkcí ochranné známky, může být užívání označení totožného s ochrannou známkou třetí osobou zakázáno na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 (výkon výlučného práva, tedy práva „vyhrazeného“ pro tyto případy). Z tohoto důvodu měl Soudní dvůr za to, že některá užívání za účely čistě popisnými jsou vyloučena z rozsahu působnosti čl. 5 odst. 1 směrnice, protože neohrožují žádný zájem, který je chráněn tímto ustanovením, a nespadají pod pojem „užívání“ ve smyslu uvedeného ustanovení(30).
45. Rozsudek Arsenal uvedl újmu (nebo její nebezpečí) způsobenou jedné z funkcí ochranné známky jako nutný předpoklad pro výkon výlučného práva v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a), jak je uvedeno v bodě 16 rozsudku Céline(31). Ve skutečnosti to ale ještě neznamená, že by bylo uznáno, že užívání ochranné známky třetí osobou může být zakázáno na základě výše uvedeného ustanovení, pokud existuje poškození nebo jeho nebezpečí, co se týče kterékoli z funkcí ochranné známky, nebo, jinak řečeno, že všechny funkce, které může ochranná známka plnit, jsou právně chráněny uvedeným ustanovením. V rozsudku Arsenal nejsou jednotlivé funkce ochranné známky vymezeny a není ani jednoznačně uvedeno, že jsou všechny právně chráněny čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104. Soudní dvůr ostatně za skutkového stavu ve věci v původním řízení zjistil újmu (nebo její nebezpečí) hlavní funkce ochranné známky, jíž je „záruka původu“ výrobků(32). Bylo by tedy možné mít za to, že v rozsudku Arsenal měl Soudní dvůr v úmyslu pouze nevyloučit na základě výše uvedeného právního předpisu ochranu jiných funkcí ochranné známky, než je funkce základní, ale ani ji neuznat, a ponechat nakonec tuto otázku otevřenou.
46. Zdá se mi ovšem, že rozsudkem Adam Opel Soudní dvůr učinil další krok kupředu při uznávání ochrany jiných funkcí ochranné známky, než je funkce základní, na základě tohoto ustanovení.
47. I když při rozvíjení úvah uvedených výše v bodě 40 Soudní dvůr v tomto rozsudku zpočátku tvrdil, že „umístění označení totožného s ochrannou známkou zapsanou pro hračky na zmenšených modelech vozidel třetí osobou tedy může být v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice zakázáno pouze tehdy, když zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí této ochranné známky“(33), později v závěru opětovně přijal tuto koncepci, ovšem vypustil výraz „pouze“, když prohlásil, že „jestliže je ochranná známka zapsána zároveň pro motorová vozidla – pro která má dobré jméno – a pro hračky, umístění označení totožného s touto ochrannou známkou na zmenšených modelech vozidel uvedené ochranné známky třetí osobou bez povolení majitele ochranné známky, za účelem věrného napodobení těchto vozidel, a uvádění uvedených zmenšených modelů na trh představují ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice užívání, které je majitel ochranné známky oprávněn zakázat, jestliže toto užívání zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro hračky“(34). Nezdá se, že by bylo svévolné mít za to, že zaujetí tohoto stanoviska se nerovná jednoduše tvrzení, podle něhož v případě neexistence zasahování (nebo nebezpečí zasahování) do funkce ochranné známky není ochrana stanovená čl. 5 odst. 1 písm. a) uskutečnitelná (žádná ochrana, pokud není zasahováno ani do jedné funkce ochranné známky nebo neexistuje nebezpečí, že by do ní mohlo být zasahováno), ale že jej lze vyjádřit tvrzením, podle něhož je pro uskutečnění ochrany třeba zasahování (nebo nebezpečí zasahování) do jakékoli funkce ochranné známky (ochrana, pokud je zasahováno do jakékoli funkce ochranné známky nebo existuje nebezpečí, že by do ní mohlo být zasahováno).
48. Ani v tomto rozsudku ostatně Soudní dvůr nestanovil, jaké jsou jiné funkce ochranné známky než její základní funkce, vzhledem k tomu, že ve věci v původním řízení nebylo ostatně uplatňováno, že by užívání dotyčné ochranné známky zasahovalo „do jiných funkcí této ochranné známky než do její základní funkce“(35).
49. Jenže tento pokrok v judikatuře, který se týká myšlenky ochrany i jiných funkcí ochranné známky, než je záruka původu, podle čl. 5 odst. 1 písm. a), vyvolává několik významných otázek, například otázku stanovení těchto funkcí a mimo jiné i otázku zjištění, jakým způsobem se tato ochrana uvede do souladu a zkoordinuje s ochranou stanovenou pro ochrannou známku, která získala dobré jméno, podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice vzhledem k tomu, že se zdá, že toto ustanovení v části, v níž se týká újmy způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu této ochranné známky, má rovněž střežit funkce ochranné známky.
50. Pokud jde o první hledisko, je třeba zdůraznit, že podle mého názoru ani směrnice 89/104, ani judikatura Soudního dvora, nenabízí seznam a popis jiných funkcí ochranné známky, než je záruka původu.
51. Užitečný příspěvek v tomto ohledu poskytl generální advokát Jacobs ve stanovisku týkajícím se věci, k níž byl vydán výše uvedený rozsudek Parfums Christian Dior(36). Nejprve uvedl, že „i když Soudní dvůr opakovaně prokázal funkci ochranné známky jako ukazatele původu zboží […], neměl v úmyslu potvrzovat, že na základě práva z ochranné známky lze podávat námitky jen v zájmu zachování této funkce“, a poté připomněl další možné funkce ochranné známky, které nicméně považoval za nedílnou součást hlavní funkce nebo za její odvozenou funkci: „funkci ochranné známky, co se týče kvality“, nebo funkci „symbolu vlastností, které spotřebitelé spojují s určitým zbožím nebo službami“ a záruky, že „zboží a služby odpovídají očekávání“, a „funkcím ve smyslu ‚komunikace‘, investic nebo reklamy“, které „vyplývají ze skutečnosti, že investice určená na reklamu výrobku se odvíjí od ochranné známky“, a mají tedy „hodnotu, kterou je třeba chránit jako takovou, bez ohledu na případné zneužití tkvící v nepravdivém tvrzení o původu nebo o kvalitě“.
52. Generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer ve svém stanovisku, které přednesl ve věci, v níž byl vynesen výše uvedený rozsudek Arsenal(37), uvedl, že je „omezující a zjednodušující omezovat funkci ochranné známky na označení podnikatelského původu“, a vysvětlil, že „zkušenost ukazuje, že uživatel ve většině případů nedbá na totožnost výrobce spotřebovávaného zboží“, zatímco ochranná známka „získává svůj vlastní život, vyjadřuje […] kvalitu, dobré jméno a v některých případech i životní styl“. S ohledem na „nynější fungování trhu a na chování průměrného spotřebitele“ „neshledával žádný důvod, proč by i tyto jiné funkce ochranné známky nemohly požívat ochrany společně s funkcí označení původu zboží a služeb“(38).
53. Co se týče záruky kvality, nebo přesněji neměnnosti (nebo stejnorodosti) kvality zboží označeného ochrannou známkou, bylo řečeno, že se jedná nanejvýš o jeden aspekt funkce záruky původu(39). Výlučné právo vyplývající z ochranné známky chrání zájmy majitele ochranné známky a není možné, aby se ho dovolávali spotřebitelé a požadovali tak jistou kvalitu zboží. Ačkoli obecně odpovídá zájmu výrobce, který je majitelem ochranné známky, není neměnnost kvality pochopitelně zaručena sama o sobě totožným původem výrobku a následnou jednotnou kontrolou kvality výrobku, kterou zaručuje ochranná známka. Jak nedávno uvedla generální advokátka J. Kokott, „právo z ochranné známky má v tomto ohledu zajistit možnost kontroly jakosti výrobků, a nikoli skutečný výkon této kontroly“(40). Ochranná známka tedy umožňuje svému majiteli zabránit nejen tomu, aby se jako zboží jeho původu objevovalo zboží, které jím není (funkce záruky původu), ale i tomu, aby u zboží jeho původu došlo ve fázích prodeje, které následují po prvním uvedení na trh majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, ke změnám kvality, které neschválil (viz čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104).
54. Co se týče sdělovacích funkcí ochranné známky, které připomíná společnost L’Oréal, je nepochybné, že ochranná známka může spotřebitelům zprostředkovat různé informace o výrobku, který je touto ochrannou známkou označen. Může se jednat o informace předávané přímo označením, jež tvoří ochrannou známku (například informace týkající se fyzických vlastností výrobku, které s sebou nesou popisné prvky, jež jsou případně součástí celkové ochranné známky) nebo častěji o informace „nahromaděné“(41) na ochranné známce například díky propagaci a reklamě vedené majitelem ochranné známky, sdělení týkající se nehmotných vlastností, z nichž se skládá obraz výrobku nebo podniku v obecné rovině (například kvalita, spolehlivost, solidnost atd.) nebo ve zvláštní rovině (například určitý styl, luxus, síla). Tato informační schopnost ochranné známky zaslouží ochrany i tam, kde používání ochranné známky třetí osobou nemůže způsobit záměnu, co se týče původu zboží nebo služeb(42).
55. Jak připomněla společnost L’Oréal, v judikatuře Soudního dvora již bylo uznáno, že „dobré jméno“ ochranné známky si zaslouží být předmětem ochrany, a to prostřednictvím výlučného práva podle článku 5 směrnice 89/104. Soudní dvůr měl za to, že „újma způsobená dobrému jménu ochranné známky může v zásadě představovat zákonný důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice, aby majitel podal námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh ve Společenství, které tam již bylo uvedeno na trh samotným majitelem nebo s jeho souhlasem“(43).
56. Zákonným důvodem ve smyslu uvedeného ustanovení je zejména skutečnost, že k předkládání přebaleného výrobku dochází s cílem poškodit dobré jméno ochranné známky, jíž je tento výrobek označen(44). „Přebalený farmaceutický výrobek tak může být prezentován nepřiměřeně, a může tudíž poškodit dobré jméno ochranné známky zejména v případě, kdy obal nebo označení, ačkoliv nejsou ani vadné, ani nízké kvality nebo neúhledné, mohou ovlivnit hodnotu ochranné známky tím, že poškozují obraz serióznosti a kvality, který je spojován s takovým výrobkem, jakož i důvěru, kterou může vzbudit u dotčené veřejnosti“(45). Kromě toho v případě, že obchodník použije ochrannou známku na podporu dalšího prodeje luxusních a prestižních výrobků označených touto ochrannou známkou, musí vynaložit úsilí, „aby zamezil reklamě na dotyčné výrobky, která ovlivňuje respekt vůči ochranné známce tím, že snižuje luxusní a prestižní povahu dotčených výrobků, jakož i z nich vyzařující dojem luxusu“(46).
57. Tato tvrzení, i když potvrzují, že ochrana ochranné známky pomocí výlučného práva podle článku 5 směrnice 89/104 je širší, než nezbytnost chránit funkci ochranné známky, jíž je záruka původu, a tedy existence nebezpečí záměny, co se týče původu zboží nebo služeb, ponechávají otevřenou otázku stanovení, do jaké míry ochrana sdělovacích funkcí ochranné známky, zejména prvku její pověsti, proti používání označení totožného s ochrannou známkou pro totožné zboží, spadá do působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 (což se týká všech ochranných známek, nejen těch, které získaly dobré jméno) a do jaké míry do působnosti čl. 5 odst. 2 této směrnice, tedy ustanovení, které podle ustálené judikatury rovněž stanoví, avšak pouze pro ochranné známky, které získaly dobré jméno, ochranu bez ohledu na nebezpečí záměny ze strany veřejnosti(47). To není jednoduchá otázka, zejména s ohledem na skutečnost, že:
– režim stanovený těmito dvěma ustanoveními je odlišný, neboť ochrana podle čl. 5 odst. 1 je pro členské státy povinná, zatímco ochrana podle čl. 5 odst. 2 je dobrovolná;
– Soudní dvůr v rozsudku Davidoff upřesnil, že čl. 5 odst. 2 se rovněž použije ve vztahu k výrobkům a službám, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, nebo jsou jim podobné – a nejen, jak je výslovně uvedeno v tomto ustanovení, ve vztahu k výrobkům, jež nejsou podobné(48).
58. Zdá se, že stanovení dobrovolné ochrany ve smyslu čl. 5 odst. 2 proti újmě způsobené dobrému jménu ochranné známky vyplývající z používání totožného označení pro totožné zboží se protiví myšlence, podle níž má čl. 5 odst. 1 písm. a) chránit všechny funkce ochranné známky proti takovému používání. Zdá se, že v tomto smyslu by bylo lepší přidržet se při výkladu tohoto ustanovení přístupu uplatněného v rozsudku Arsenal (žádná ochrana, pokud ani jedna funkce ochranné známky není ohrožena a neexistuje riziko jejího ohrožení), spíše než přístupu, který patrně vyplývá z rozsudku Adam Opel (ochrana, pokud je jakákoli funkce ohrožena nebo existuje riziko jejího ohrožení). Nicméně nelze vyloučit, že široký výklad čl. 5 odst. 2 a judikatura uvedená v rozsudku Davidoff, který jsem připomněl ve druhé odrážce předchozího bodu, se týká kromě případů výslovně stanovených v tomto ustanovení, což je samozřejmé, i případů používání označení totožného s ochrannou známkou, která získala dobré jméno, pro podobný výrobek nebo podobnou službu, používání označení podobného ochranné známce, která získala dobré jméno, pro totožný výrobek nebo totožnou službu a používání označení podobného ochranné známce, která získala dobré jméno, pro podobný výrobek nebo podobnou službu, s vyloučením případu označení totožného s ochrannou známkou, která získala dobré jméno, pro totožný výrobek nebo totožnou službu, který by se nadále řídil čl. 5 odst. 1 písm. a).
59. Ve světle okolností projednávaného případu ovšem není pro účely odpovědi na otázky, které položil Court of Appeal, nezbytné zacházet dále než k prozkoumání problémů výkladu vymezených ve dvou předchozích bodech, ani dospět k vyčerpávajícímu popisu funkcí ochranné známky, které je možno chránit podle čl. 5 odst. 1 písm. a).
60. V tomto smyslu si lze povšimnout, že první dvě předběžné otázky vycházejí ze zjištění vnitrostátního soudu, spočívající v tom, že v projednávané věci neexistuje ani riziko záměny původu zboží ze strany veřejnosti, tedy újmy způsobené hlavní funkci ochranných známek, která má být chráněna, ani riziko újmy způsobené dobrému jménu těchto ochranných známek, tedy újmy způsobené (sdělovacím) funkcím, které tyto ochranné známky mají díky tomuto dobrému jménu. Z toho se zdá být zřejmé, že společnost L’Oréal neuplatňuje újmu způsobenou jiným funkcím svých ochranných známek, než které byly právě uvedeny. Společnost L’Oréal ve svém písemném vyjádření poté, co uvedla sdělovací funkce ochranných známek, pro něž žádá ochranu, neuvádí žádnou újmu (nebo její nebezpečí) způsobenou dobrému jménu ochranných známek, ale pouze to, že napadené používání ochranných známek umožňuje navrhovatelkám protiprávně těžit z tohoto dobrého jména(49). Takové protiprávní těžení ovšem neznamená, na rozdíl od případů pošpinění nebo zastření ochranné známky, která získala dobré jméno, že by uvedené použití ohrozilo nebo mohlo ohrozit sdělovací funkce, které mají dotyčné ochranné známky díky svému dobrému jménu.
61. Mám tedy za to, že na první a na druhou předběžnou otázku lze odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 je nutno vykládat v tom smyslu, že majitel ochranné známky není oprávněn zakázat třetí osobě, aby ve srovnávací reklamě užívala označení totožné s touto ochrannou známkou pro zboží nebo služby totožné se zbožím nebo se službami, pro něž byla ochranná známka zapsána, pokud toto užívání nezpůsobuje újmu, ani neexistuje nebezpečí, že způsobí újmu hlavní funkci ochranné známky, jíž je záruka původu, ani žádné jiné funkci této ochranné známky, a to i v případě, že uvedené užívání hraje významnou úlohu při propagaci výrobku zadavatele reklamy tím, že mu umožňuje zejména protiprávně těžit z dobrého jména uvedené ochranné známky.
62. Ihned ale upřesním, že takové používání ochranné známky, nemůže-li být zakázáno na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, bude moci být samozřejmě stíháno – při splnění příslušných podmínek – podle (vnitrostátních prováděcích předpisů) článku 5 odst. 2 této směrnice nebo čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450.
63. Právě na posledně jmenované ustanovení se soustředí třetí a čtvrtá předběžná otázka, které budu přezkoumávat po pořádku, avšak nejdříve chci uvést, že žaloba podaná společností L’Oréal proti dotčeným srovnávacím seznamům je podle předkládacího rozhodnutí odůvodněna pouze vnitrostátním ustanovením, kterým se provádí čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 (čl. 10 odst. 1 TMA), nikoli rovněž ustanovením, kterým se provádí čl. 5 odst. 2 této směrnice, nebo přímo ustanoveními o srovnávací reklamě.
64. Předkládající soud bude muset vyhodnotit – v případě, že by měl ve světle odpovědi, kterou Soudní dvůr dá na dvě první předběžné otázky, za to, že podmínky použití čl. 10 odst. 1 TMA nejsou v projednávané věci naplněny –, zda si třetí a čtvrtá předběžná otázka zachovávají ve světle vlastního vnitrostátního i procesního práva tentýž význam pro řešení sporu, který mu byl předložen ve věci oprávněnosti používání srovnávacích seznamů.
3. Ke třetí předběžné otázce
65. Třetí předběžnou otázkou předkládající soud žádá Soudní dvůr, aby vyložil výraz „protiprávně těží“, který je použit v čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450. Předkládající soud vychází z předpokladu, že ani navrhovatelky nepopírají, že používání srovnávacích seznamů jim umožňuje těžit z dobrého jména značkových parfémů společnosti L’Oréal, a zdůrazňuje, že jakýkoli druh reklamního srovnání s výrobkem dobře známým na trhu obsahuje v zásadě významný prvek „free riding“, a ve druhé části předběžné otázky se táže zejména, zda srovnání s výrobkem označeným ochrannou známkou, která získala dobré jméno, k němuž dochází prostřednictvím srovnávacího seznamu, umožňuje samo o sobě zadavateli reklamy protiprávně těžit z dobrého jména této ochranné známky.
66. Jak jsem uvedl v předchozím stanovisku(50), je nejčastějším cílem srovnávací reklamy srovnání s významnějším soutěžitelem, a tato reklama tak sama o sobě zahrnuje určité „pouto“ s jeho dobrou pověstí nebo jeho rozlišovacími znaky. Pokud zákonodárce použil v čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450 adjektivum „protiprávní“, je to jistě proto, že měl za to, že existence těžení zadavatele reklamy z dobrého jména rozlišovacích označení soutěžitele není sama o sobě dostačující, aby odůvodnila zákaz srovnávací reklamy(51). Za tím účelem je nezbytné, aby tato výhoda mohla být kvalifikována jako „protiprávní“. Nelze totiž přehlédnout, že směrnice 97/55 jasně vyjadřuje příznivý poměr zákonodárce Společenství ke srovnávací reklamě, která může být oprávněným prostředkem k informování spotřebitele a může podněcovat soutěžení mezi dodavateli zboží a služeb ku prospěchu spotřebitelů (viz druhý a pátý bod odůvodnění)(52), přičemž podle ustálené judikatury „musejí být požadavky kladené na srovnávací reklamu vykládány způsobem co nejpříznivějším pro tuto reklamu“(53).
67. Na druhou část přezkoumávané předběžné otázky je proto podle mého názoru třeba odpovědět záporně.
68. Cílem uvedené otázky je ale obecněji zjistit kritéria, která umožňují kvalifikovat těžení z dobrého jména ochranné známky pomocí srovnávací reklamy jako protiprávní.
69. Společnost L’Oréal se odvolává na definici obsaženou ve stanovisku předneseném ve věci, v níž byl vydán rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux(54), podle něhož „pojetí protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména […] musí být chápáno v tom smyslu, že zahrnuje ‚případy, v nichž jde o jasné vykořisťování známé ochranné známky tím, že se jde v jejích stopách nebo je snaha využít jejího dobrého jména‘“(55). Společnost L’Oréal v zásadě tvrdí, že prospěch získaný zvýšením prodejů a cen vlastního zboží, k němuž došlo na základě využití marketingového úsilí majitele ochranné známky, jež získala dobré jméno, aniž by zadavatel reklamy vynaložil vlastní úsilí, je protiprávní. Protiprávní je zde využití dobrého jména, pokud srovnání není nezbytné pro odlišení obsahu a předností propagovaného výrobku od obsahu a předností výrobku označeného ochrannou známkou, která získala dobré jméno. Společnost L’Oréal upozorňuje, že v projednávané věci nebylo používání jejích vlastních ochranných známek, které získaly dobré jméno, nezbytné pro popis vůně parfémů prodávaných navrhovatelkou, neboť tuto vůni bylo možné popsat odkazem na známé vůně (například vůně květin, koření, citrusových plodů).
70. Navrhovatelky se odvolávají na rozsudek Siemens(56) a připomínají zejména, že v bodech 24 a 18 tohoto rozsudku Soudní dvůr uvedl na jedné straně, že „výhoda, kterou pro spotřebitele představuje srovnávací reklama, musí být nezbytně zohledněna při posouzení protiprávního charakteru těžení zadavatele reklamy z dobré pověsti ochranné známky […] soutěžitele“, a na druhé straně, že je třeba ověřit, zda v daném případě to, že zadavatel reklamy převezme podstatnou část číselného systému objednávek soutěžitele může „mít za účinek vytvoření v mysli veřejnosti, kterou má reklama […] oslovit, asociace mezi výrobcem automatů dotčených v původním řízení […] a soutěžícím dodavatelem, jelikož zmíněná veřejnost by mohla přenést dobrou pověst výrobků tohoto výrobce na výrobky, které prodává zmíněný dodavatel“.
71. Souhlasím především s Komisí a s vládou Spojeného království pokud jde o tvrzení, že výraz „protiprávně těží“, použitý zákonodárcem Společenství, není možné vymezit obecným způsobem. Zdá se mi, že je použit tak, aby mohl být pružně používán případ od případu ve světle skutkových okolností každého případu(57).
72. Co se týče pasáže stanoviska generálního advokáta Jacobse, která je uvedena výše v bodě 69 a která spadá do kontextu výkladu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, nikoli do kontextu výkladu čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450, generální advokátka Sharpston uvedla v nedávné době, že nemá být vykládána jako definice rozsahu ochrany poskytované ochranným známkám s dobrým jménem právem Společenství, ale spíše jako prezentace historických a pojmových souvislostí, ve kterých byla tato ochrana přijata, jako pomůcka k pochopení důvodů této ochrany(58). Z druhé strany výrazy „kráčet ve stopách“ ochranné známky, která získala dobré jméno, nebo „pokoušet se využít její pověst“, zůstávají kromě toho poněkud neurčené a zdá se, že nejsou příliš užitečné v souvislosti se srovnávací reklamou, která, jak jsem uvedl výše, téměř vždy obsahuje ze strany svého zadavatele podobné postoje.
73. Kritérium, které připomínají navrhovatelky a které spočívá v ověření, zda se v mysli veřejnosti, kterou má reklama oslovit, vytváří taková asociace mezi majitelem ochranné známky, která získala dobré jméno, a zadavatelem reklamy, že by uvedená veřejnost mohla rozšířit pověst zboží majitele ochranné známky na zboží prodávané zadavatelem reklamy (dále jen v zájmu stručnosti „asociace s rozšířením pověsti“), Soudní dvůr skutečně uvedl v rozsudcích Toshiba(59) a Siemens(60) jako případné v rámci analýzy, kterou mělo být zjištěno, zda používání ochranné známky jiné osoby ve srovnávací reklamě může přinést zadavateli reklamy protiprávní prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména ochranné známky. Úloha, kterou by uvedené kritérium mělo hrát v rámci této analýzy, však není z těchto rozsudků příliš jasná. Úvahy, které u mě vyvolávají vyjádření předložená v tomto řízení a paralelní výklad čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 s cílem odpovědět na pátou předběžnou otázku mne přivádí k tomu, že se v této souvislosti domnívám, že zjištění asociace s rozšířením pověsti umožňuje sice potvrdit existenci těžení z dobrého jména ochranné známky jiné osoby, ale nikoli i protiprávní povahu tohoto těžení. V opačném případě by nebylo možné pochopit, proč v tomtéž rozsudku Siemens Soudní dvůr uznal význam „výhod, které pro spotřebitele představuje srovnávací reklama“ pro účely posouzení protiprávního charakteru těžení zadavatele reklamy z dobré pověsti rozlišovacích označení soutěžitele(61), a to, což je třeba zdůraznit, bez ohledu na analýzu týkající se vzniku asociace s rozšířením pověsti.
74. Proto pro účely ověření, zda srovnávací reklama umožňuje zadavateli reklamy protiprávně těžit z dobrého jména ochranné známky soutěžitele, bude třeba především zjistit, zda tato reklama může v mysli veřejnosti, kterou má oslovit, vytvořit asociaci s rozšířením pověsti. Soudní dvůr uvedl, že pro účely tohoto zjištění „je třeba vzít v úvahu celkovou prezentaci napadené reklamy a povahu veřejnosti, jíž je tato reklama určena“(62), a že veřejnost tvořená specializovanými obchodníky může být mnohem méně náchylná k vytvoření asociace s rozšířenou pověstí, než koncoví spotřebitelé(63).
75. Na základě zjištění výše uvedeného účinku a v návaznosti na existenci těžení z dobrého jména ochranné známky jiné osoby není možno automaticky dojít k závěru, že dotyčná reklama je v rozporu s čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450. Bude třeba ještě vyhodnotit, zda uvedené těžení má protiprávní povahu, či nikoli. To bude podle mého názoru třeba provést v závislosti na konkrétních okolnostech každého dotčeného případu.
76. V této souvislosti je třeba v první řadě uvést výhody, které pro spotřebitele – ať již koncové či nikoli – představuje srovnávací reklama(64). Existence těchto výhod vychází ze skutečnosti, že srovnávací reklama dodržuje zákonné podmínky podle čl. 3a odst. 1 písm. a) až d). Tyto výhody bude však podle mého názoru třeba poměřovat s dalšími relevantními faktory, jako je stupeň dobrého jména ochranné známky soutěžitele ve srovnání s případným stupněm dobrého jména ochranné známky zadavatele reklamy, zvláštní obraz, který v myslích spotřebitelů provází výrobek označený ochrannou známkou s dobrým jménem, a důvody, které vedou spotřebitele k tomu, že nakupují tento výrobek nebo propagovaný výrobek, nezbytnost nebo vhodnost použití ochranné známky s dobrým jménem nebo s tím souvisejících okolností ve vztahu ke specifickým informačním účelům dotyčné reklamy, způsob, jakým se srovnávací reklama začleňuje do obchodní politiky svého zadavatele (zejména zda se jedná o ojedinělou iniciativu nebo o iniciativu jakkoli zařazenou do rámce členitější reklamní činnosti, nebo zda uvedená obchodní politika je systematicky zaměřena na srovnávání s výrobkem označeným ochrannou známkou s dobrým jménem). V úvahu je možno vzít i výhodu, kterou zadavatel reklamy získal, a případnou ztrátu, kterou utrpěl majitel ochranné známky, jež získala dobré jméno, tím, že ztratil klientelu, ale měly by mít menší váhu ve srovnání s dalšími prvky při posuzování protiprávní povahy výhody, neboť jejich existenci lze považovat za vlastní samotné povaze srovnávací reklamy(65).
77. Nelze tak vyloučit, že i reklama, která vykazuje skutečný informativní obsah, může být považována za reklamu, která může pro svého zadavatele znamenat protiprávní prospěch, pokud dojde k asociaci s rozšířenou pověstí, uvedený obsah má objektivně omezenou hodnotu a ochranná známka soutěžitele má výrazně dobré jméno a přímé investice na propagaci výrobku zadavatele reklamy se omezují na reklamní srovnání s výrobkem označeným uvedenou ochrannou známkou.
78. Na rozdíl od tvrzení společnosti L’Oréal a francouzské vlády by se neměla přiznávat určující hodnota skutečnosti, že srovnávací reklama není zaměřena na odlišení charakteristických rysů a výhod propagovaného výrobku ve srovnání s rysy a výhodami výrobku označeného ochrannou známkou s dobrým jménem, ani skutečnosti, že je možné popsat charakteristické rysy prvního výrobku bez odkazu na výrobek označený uvedenou ochrannou známkou. V prvním případě totiž Soudní dvůr již dvakrát uvedl, že i potvrzení „existence rovnocennosti technických rysů obou dotčených výrobků“ představuje „srovnání základních, důležitých, ověřitelných a charakteristických rysů ve smyslu čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450“(66); ve druhém případě je cílem srovnávací reklamy, kterou chtěl zákonodárce Společenství umožnit přijetím směrnice 97/55, právě popis vlastního výrobku (nebo jeho charakteristických rysů) relativním způsobem, tj. ve vztahu k výrobku jednoho nebo více soutěžitelů (nebo jeho charakteristických rysů), zacházející dále než je samozřejmá možnost popisu absolutním způsobem. Nicméně je pravda, že „je-li cílem této reklamy pouze rozlišit mezi výrobky zadavatele reklamy a výrobky jeho soutěžitele, a tedy objektivně vyzdvihnout rozdíly“, výhoda, kterou z toho vytěží uvedený zadavatel, nemůže být považována za protiprávní(67).
79. Závěrem uvádím, že hodnocení, které je třeba provést, je skutkové a spadá do pravomoci předkládajícího soudu. V rozsudku Adam Opel(68) Soudní dvůr, i když v souvislosti s výkladem čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, podle mého názoru správně ozřejmil, že tomuto soudu přísluší, aby případně zejména určil, zda užívání dotyčné ochranné známky s dobrým jménem, které je předmětem věci v původním řízení, umožňuje protiprávní těžení z dobrého jména ochranné známky. Totéž je podle mne třeba říci v souvislosti s čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450.
80. Mám tedy za to, že na třetí předběžnou otázku je možno odpovědět tak, že uvedené ustanovení je nutno vykládat v tom smyslu, že pouhé použití reklamního srovnání formou srovnávacích seznamů s výrobkem označeným ochrannou známkou, která získala dobré jméno, neumožňuje dojít k závěru, že zadavatel reklamy protiprávně těží z dobrého jména této ochranné známky a že, pokud existence takového těžení předpokládá, že se v myslích veřejnosti, která má být reklamou oslovena, vytvoří mezi majitelem ochranné známky s dobrým jménem a zadavatelem reklamy takové asociace, že by veřejnost mohla rozšířit pověst výrobků majitele ochranné známky s dobrým jménem na výrobky zadavatele reklamy, musí protiprávnost tohoto těžení shledat vnitrostátní soud na základě všech relevantních okolností dotyčného případu.
4. Ke čtvrté předběžné otázce
81. Čtvrtá předběžná otázka, která se týká výkladu čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450, přináší podle mého názoru méně obtíží, než otázka předchozí. Omezím se tedy na stručnou odpověď.
82. Uvedené ustanovení je jasné v tom, že zakazuje představovat zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci(69) jiného zboží či služby, nesoucích chráněnou známku nebo chráněnou obchodní firmu. Pojmy napodobenina a reprodukce narážejí podle mého názoru na skutečnost, že při vymýšlení vlastního výrobku výrobce nepoužil svou tvořivost, ale snažil se, jen s částečným úspěchem, propůjčit svému výrobku charakteristické rysy výrobku chráněného ochrannou známkou jiné osoby, nebo se úspěšně snažil propůjčit mu velmi podobné charakteristické rysy (přičemž oba dva předpoklady vedou k napodobenině), nebo se mu dokonce zdařilo úplně reprodukovat charakteristické rysy druhého výrobku (reprodukce).
83. Předmětem zákazu je tedy určité představení výrobku nebo služby. Přezkoumávané ustanovení se, v rozporu s tím, co tvrdily navrhovatelky, nezabývá padělanými výrobky jako takovými s cílem zakázat srovnávací reklamu zaměřenou na jejich propagaci (je třeba ostatně připomenout, že podle zjištění předkládajícího soudu nejsou parfémy uváděné na trh padělaným zbožím v tom smyslu, že ve Spojeném království je naprosto legální vyrábět a prodávat parfém, který má totožnou nebo podobnou vůni, jako známý značkový parfém). Na rozdíl od tvrzení L´Oréal není toto ustanovení formulováno ani tak, že by zakazovalo srovnávací reklamu na zboží nebo služby, o nichž by se dalo oprávněně říci, že jsou napodobeninou nebo reprodukcí zboží nebo služeb chráněných ochrannou známkou jiné osoby.
84. Zdá se, že ustanovení nechce ani zakazovat tvrzení o rovnocennosti mezi výrobkem zadavatele reklamy nebo jeho charakteristickým rysem a výrobkem chráněným ochrannou známkou jiné osoby nebo jeho charakteristickým rysem. Proto pokud zadavatel reklamy tvrdí pouze, že jeho výrobek je rovnocenný (nebo má rovnocenný charakteristický rys) výrobku chráněnému ochrannou známkou jiné osoby (nebo jeho charakteristickému rysu), aniž by však naznačoval, že tato rovnocennost je výsledkem okopírování tohoto druhého výrobku (nebo jeho charakteristického rysu), nezdá se mi, že by používal představení výrobku jako napodobeniny nebo reprodukce jiného výrobku. O protiprávní jednání se zde však bude například jednat, kromě případu výslovného přiznání napodobeniny nebo reprodukce, v případě použití formulací jako „typu“ nebo „stylu“ a dotyčné ochranné známky u výrobku zadavatele reklamy. Kromě toho je možné, že se ukáže, že reklamní sdělení, přestože neobsahuje takové formulace nebo formulace, které by jiným způsobem – ale výslovně – vyvolávaly představu napodobeniny nebo reprodukce, je na základě své celkové prezentace a ekonomických souvislostí, v nichž existuje, schopno přenášet takovou myšlenku na cílovou veřejnost, byť jen implicitně.
85. Proto mám za to, že zadavatel reklamy, který tvrdí, že jeho výrobek má základní charakteristický rys totožný s charakteristickým rysem výrobku chráněného ochrannou známkou, bez ohledu na to, zda získala dobré jméno, či nikoli, neporušuje pouze na základě této skutečnosti podmínky stanovené čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450. Dodávám, že pravdivá povaha takového tvrzení, která je zdůrazněna v přezkoumávané předběžné otázce, není relevantní pro účely uplatnění tohoto ustanovení, ale je relevantní pro účely uplatnění čl. 3a odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.
86. Navrhovatelky tvrdily, že čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450 nezakazuje představovat specifický charakteristický rys výrobku jako rovnocenný charakteristickému rysu výrobku chráněného ochrannou známkou, s nímž se srovnává. V projednávaném případě se podle nich tvrzení o rovnocennosti obsažené ve srovnávací reklamě tak, jak je uváděno v přezkoumávané předběžné otázce, týká právě jen charakteristického rysu (vůně) výrobku (parfému), nikoli výrobku celého. Zástupce Komise, který na jednání opakoval argument navrhovatelek, tvrdil, že pokud existují další charakteristické rysy výrobku relevantní pro výběr spotřebitele, a pokud nejsou předmětem srovnávání, nejsou v takovém případě splněny podmínky pro to, aby byla na základě přezkoumávaného ustanovení zakázána reklama, která uvádí rovnocennost jen s ohledem na některé charakteristické rysy výrobku.
87. Vzhledem k tomu, že podle mého názoru tím, co je důležité pro účely tohoto ustanovení, není tvrzení o celkové nebo částečné totožnosti nebo rovnocennosti výrobků, ale prohlášení o skutečnosti, že propagovaný výrobek byl vyroben postupem napodobení nebo reprodukce podle vzoru představovaného výrobkem chráněným ochrannou známkou, přivádějí nás výše uvedená tvrzení k otázce, zda je přezkoumávaná podmínka přípustnosti porušena pouze v případě, že reklama představuje celý výrobek zadavatele reklamy jako napodobeninu nebo reprodukci výrobku chráněného ochrannou známkou, nebo i v případě, že reklama představuje jako předmět napodobení nebo reprodukce jen jeden nebo jen některé charakteristické rysy výrobku.
88. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení má v tomto ohledu zamezit otevřenému „přiznání“ existence napodobeniny nebo reprodukce výrobku chráněného ochrannou známkou v rámci reklamy, aby tak ochránilo ochrannou známku, jsem toho názoru, že sdělení, které implicitně nebo výslovně uvádí, že charakteristický rys propagovaného výrobku napodobuje nebo reprodukuje odpovídající charakteristický rys výrobku chráněného ochrannou známkou jiné osoby, nedodržuje přezkoumávanou podmínku přípustnosti za předpokladu, že se jedná o základní charakteristický rys v očích veřejnosti, která má být tímto sdělením oslovena.
89. Navrhuji proto odpovědět na čtvrtou předběžnou otázku tak, že čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450 je nutno vykládat v tom smyslu, že:
– zakazuje reklamní sdělení, které naznačuje výslovně nebo implicitně, a to i s přihlédnutím ke svému ekonomickému kontextu, že výrobek zadavatele reklamy byl vyroben tak, že napodobuje nebo reprodukuje, a to i pokud jde pouze o jeden nebo několik základních charakteristických rysů, výrobek chráněný ochrannou známkou jiné osoby, a
– proto tedy nezakazuje reklamní sdělení pouze na základě skutečnosti, že je v něm tvrzeno, že výrobek zadavatele tohoto reklamního sdělení má základní charakteristický rys totožný se základním charakteristickým rysem výrobku chráněného ochrannou známkou, která případně získala dobré jméno.
B – K páté předběžné otázce
90. Pátá předběžná otázka, která se týká výkladu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, byla položena v rámci projednávání té části věci v původním řízení, která se netýká srovnávacích seznamů, ale obalů (krabičky a flakonu) některých parfémů prodávaných navrhovatelkami.
91. Předkládající soud pokládá Soudnímu dvoru pouze otázku týkající se výrazu „protiprávně těžit […] z dobrého jména ochranné známky“, který je použit v čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, a podstatou otázky je zejména, zda používání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem – které nepůsobí újmu funkci ochranné známky, jíž je záruka původu, ani neexistuje nebezpečí takové újmy, které nepředstavuje pošpinění nebo poskvrnění „tarnishment“ ani zastření „blurring“ ochranné známky s dobrým jménem, nemá negativní vliv na prodeje majitele této ochranné známky ani na návratnost investic do samotné ochranné známky, ale které přináší obchodníkovi, který je takto používá, obchodní prospěch v důsledku podobnosti mezi označením a uvedenou ochrannou známkou – umožňuje tomuto obchodníkovi, aby „protiprávně těžil“ z dobrého jména ochranné známky ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
92. Při pokládání této otázky předkládající soud zejména uvádí, že pokud by bylo zjištěno, že v důsledku podobnosti obalu výrobků navrhovatelek a zapsaných ochranných známek společnosti L’Oréal se v mysli veřejnosti vytváří asociace mezi těmito výrobky a výrobky společnosti L’Oréal, představovala by uvedená asociace pro navrhovatelky prospěch, neboť by jim umožňovala určovat vyšší cenu, než jakou by jinak mohly používat. Předkládající soud má ovšem za to, že potvrdit za okolností uvedených v přezkoumávané předběžné otázce existenci protiprávního těžení by znamenalo zbavit veškeré funkce výraz „protiprávní“, který je přesto uveden v čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104.
93. Již jsem připomněl výše v bodě 57, že ochrana stanovená tímto ustanovením se podle judikatury vztahuje i na případ používání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem pro totožné nebo podobné zboží a není zavedena pouze proto, aby se zamezilo záměně u veřejnosti.
94. Uvedená ochrana předpokládá, že následkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením použitým třetí osobou je to, že dotčená veřejnost vidí souvislost mezi označením a ochrannou známkou, i když je nezaměňuje(70).
95. Další zvláštní podmínku ochrany představuje používání napadeného označení bez řádného důvodu, které protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu(71). Jedná se o rozdílné předpoklady, z nichž každý se může v daném případě uplatnit i bez existence ostatních a sám o sobě může odůvodnit dotyčnou ochranu(72).
96. Parafrázuji-li to, co uvedla generální advokátka Sharpston k čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104(73), chci zdůraznit mimo jiné, že pojem „protiprávní těžení“ je jasně zaměřen na prospěch pro označení používané třetí osobou, nikoli na újmu způsobenou ochranné známce s dobrým jménem.
97. Z výše uvedeného vyplývá, že okolnosti, které předkládající soud uvádí v písmenech a) až d) přezkoumávané předběžné otázky – tedy neexistence újmy (nebo jejího nebezpečí) způsobené základní funkci ochranné známky, jíž je záruka původu, neexistence újmy (nebo jejího nebezpečí) způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky s dobrým jménem a neexistující vliv na prodej výrobků označených ochrannou známkou s dobrým jménem nebo na návratnost investic vložených do takové ochranné známky –, nejsou takové, aby mohlo být na jejich základě vyloučeno, že prospěch, který obchodník vytěží z používání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem jiné osoby pro vlastní zboží, bude moci být kvalifikován jako protiprávní ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104.
98. To ovšem neznamená, že pro uplatnění takové kvalifikace stačí zjistit, že v mysli veřejnosti vzniká výše uvedené spojení mezi označením a ochrannou známkou v důsledku jejich podobnosti(74).
99. Soud prvního stupně v několika rozsudcích, v nichž vykládal čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, tvrdil, že „pojem ‚prospěch‘, který by užívání bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky […] [se týká] nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti zprostředkovávané touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh je zjednodušeno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem“(75).
100. Jenže ve stejných rozsudcích Soud prvního stupně rovněž potvrdil, že uvedené nebezpečí přetrvává tehdy, „když je spotřebitel upoután, aniž by nezbytně zaměňoval obchodní původ dotčeného výrobku nebo služby, samotnou přihlašovanou ochrannou známkou a koupí výrobku nebo služby, na které se přihlašovaná ochranná známka vztahuje, z důvodu, že nesou tuto ochrannou známku, která je totožná nebo podobná starší ochranné známce s dobrým jménem“(76).
101. Upozorňuji přitom, že jedna věc je říci, jako v pasáži uvedené výše v bodě 100, že odraz obrazu ochranné známky s dobrým jménem na výrobcích označených přihlašovanou ochrannou známkou zjednodušuje uvádění těchto výrobků na trh; jiná věc je ovšem říci, jak lze patrně vyvodit z pasáže uvedené v předchozím bodě, že pouze tento odraz přiměje spotřebitele k nákupu těchto výrobků, a ne jiných. Tento druhý pohled je velmi restriktivní a ochranu poskytovanou ochranné známce s dobrým jménem před parazitováním váže na podmínku, že pokud by se ve výrobku označeném přihlašovanou ochrannou známkou neodrážel obraz ochranné známky s dobrým jménem, spotřebitel by si tento výrobek nekoupil.
102. Parafrázuji-li ještě vyjádření generální advokátky Sharpston, abych je rozšířil ze zabránění zápisu ochranné známky ze strany majitele starší ochranné známky s dobrým jménem na ochranu ochranné známky s dobrým jménem před používáním totožného nebo podobného označení, „je třeba prokázat existenci určitého druhu posílení [označení třetí osoby] z důvodu jeho spojitosti s ochrannou známkou [s dobrým jménem]“(77).
103. Pro zjištění těžení z dobrého jména ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 by podle mého názoru mělo být dostatečné prokázat, že spotřebitel je zvláště přitahován označením používaným třetí osobou v důsledku asociace tohoto označení s kladnými vlastnostmi ochranné známky s dobrým jménem(78) a to, že přiměje spotřebitele k nákupu výrobků označených tímto označením.
104. Pokud se tedy toto prokáže, mělo by se snad dojít k závěru, že takové těžení je samo o sobě protiprávní?
105. V tomto ohledu se mi zdá především užitečné upozornit na to, že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, na rozdíl od čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450, obsahuje kromě pojmu „protiprávní“ i odkaz na „užívání“ označení „bez řádného důvodu“ (jemuž je třeba rozumět ve smyslu užívání bez oprávněného důvodu)(79). Co se týče předpokladů parazitování, které uvádí první ustanovení, je obtížné stanovit příslušnou úlohu těchto dvou prvků, jejichž kombinace se na první pohled může zdát jako zbytečné zdvojení. Skutečně je třeba se ptát, jak by bylo možné těžit z ochranné známky prospěch, který by nebyl protiprávní, pokud by docházelo k užívání označení totožného nebo podobného s touto ochrannou známkou bez řádného důvodu.
106. Zdá se mi, že k řešení tohoto problému je třeba uvést, že přídavné jméno „protiprávní“ vstupuje do hry pouze v případě, že je uváděn a prokázán řádný důvod pro užívání tohoto označení.
107. To znamená, že pokud „posílení“ označení třetí osoby dané jeho spojitostí s ochrannou známkou s dobrým jménem ve smyslu, který jsem uvedl výše v bodě 103, vychází z užívání tohoto označení na základě řádného důvodu, bude třeba pro účely zjištění, zda majitel této ochranné známky může takové užití zakázat, ještě ověřit, zda prospěch získaný třetí osobou má protiprávní povahu.
108. Pokud naopak není uveden a prokázán řádný důvod pro užívání tohoto označení (a pouhá skutečnost těžení z dobrého jména ochranné známky jím nemůže zjevně být), může být uvedené užívání zakázáno majitelem ochranné známky, pokud umožňuje třetí osobě těžit z dobrého jména této ochranné známky. Neexistuje-li tedy řádný důvod, musí být toto těžení považováno za protiprávní. Proto, jak v zásadě navrhuje francouzská vláda, pokud se ukáže, že obchodník užívá označení podobné ochranné známce s dobrým jménem jiné osoby pro označování vlastního zboží za jediným účelem, jímž je využívat zvláštní pověst nebo image této ochranné známky na podporu prodeje tohoto zboží, měl by být prospěch, který z tohoto užívání obchodníkovi plyne, kvalifikován bez dalšího jako protiprávní těžení.
109. Pokud ovšem obchodník skutečně prokáže řádný důvod, nebude již možné vycházet z domněnky, že prospěch těžený z dobrého jména ochranné známky je protiprávní, ale bude třeba posoudit jeho protiprávnost ve světle všech relevantních okolností daného případu(80) a ve vztahu k povaze zjištěného řádného důvodu.
110. Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby určil zejména, zda navrhovatelky uvedly řádný důvod pro používání flakonů a krabiček podobných ochranným známkám společnosti L’Oréal, a v případě, že ano, zda prospěch, který uvedené společnosti těží z dobrého jména těchto ochranných známek, je protiprávní, vezme-li se v úvahu tento důvod a všechny relevantní okolnosti daného případu(81).
111. Na pátou předběžnou otázku tedy navrhuji odpovědět, že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 je nutno vykládat v tom smyslu, že:
– pokud obchodník používá označení podobné ochranné známce s dobrým jménem jiné osoby a těží z ní prospěch, který má původ v této podobnosti a ve vyplývající asociaci tohoto označení s kladnými vlastnostmi uvedené ochranné známky, může být toto užívání zakázáno, pokud se neopírá o řádný důvod, který nemůže spočívat v prospěchu samém, nebo v případě, že se opírá o řádný důvod, pokud se ukáže, že uvedený prospěch je protiprávní, vezme-li se v úvahu tento důvod a všechny relevantní okolnosti daného případu;
– tomuto zákazu nebrání neexistence újmy (nebo nebezpečí újmy) způsobené základní funkci ochranné známky, jíž je záruka původu, neexistence újmy (nebo nebezpečí újmy) způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky a neexistence vlivu uvedeného užívání na prodej zboží označeného ochrannou známkou nebo na návratnost investic do této ochranné známky.
IV – Závěry
112. Ve světle výše uvedených úvah navrhuji odpovědět na předběžné otázky, které položil Court of Appeal (England & Wales), takto:
„1) Článek 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je nutno vykládat v tom smyslu, že majitel ochranné známky není oprávněn zakázat třetí osobě, aby ve srovnávací reklamě užívala označení totožné s touto ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, pokud toto užívání nezpůsobuje újmu, ani neexistuje nebezpečí způsobení újmy základní funkci ochranné známky, jíž je záruka původu, ani žádné jiné funkci ochranné známky, a to ani v případě, že uvedené užívání hraje významnou úlohu při propagaci výrobku zadavatele reklamy tím, že mu umožňuje zejména protiprávně těžit z dobrého jména uvedené ochranné známky.
2) Článek 3a odst. 1 písm. g) směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, je nutno vykládat v tom smyslu, že pouhé použití reklamního srovnání formou srovnávacích seznamů s výrobkem označeným ochrannou známkou, která získala dobré jméno, neumožňuje dojít k závěru, že zadavatel reklamy protiprávně těží z dobrého jména této ochranné známky, a že zatímco existence takového těžení předpokládá, že se v mysli veřejnosti, která má být reklamou oslovena, vytvoří mezi majitelem ochranné známky s dobrým jménem a zadavatelem reklamy taková asociace, že by veřejnost mohla rozšířit pověst výrobků majitele ochranné známky s dobrým jménem na výrobky zadavatele reklamy, protiprávnost tohoto těžení musí shledat vnitrostátní soud na základě všech relevantních okolností dotyčného případu.
3) Článek 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450 ve znění směrnice 97/55 je nutno vykládat v tom smyslu, že:
– zakazuje reklamní sdělení, které naznačuje výslovně nebo implicitně, a to i s přihlédnutím ke svému ekonomickému kontextu, že výrobek zadavatele reklamy byl vyroben tak, že napodobuje nebo reprodukuje, a to i pokud jde pouze o jeden nebo několik základních charakteristických rysů, výrobek chráněný ochrannou známkou jiné osoby, a
– proto tedy nezakazuje reklamní sdělení pouze na základě skutečnosti, že je v něm tvrzeno, že výrobek zadavatele tohoto reklamního sdělení má základní charakteristický rys totožný se základním charakteristickým rysem výrobku chráněného ochrannou známkou, která případně získala dobré jméno.
4) Článek 5 odst. 2 směrnice 89/104 je nutno vykládat v tom smyslu, že:
– pokud obchodník používá označení podobné ochranné známce s dobrým jménem jiné osoby a těží z ní prospěch, který má původ v této podobnosti a ve vyplývající asociaci tohoto označení s kladnými vlastnostmi uvedené ochranné známky, může být toto užívání zakázáno, pokud se neopírá o řádný důvod, který nemůže spočívat v prospěchu samém, nebo v případě, že se opírá o řádný důvod, pokud se ukáže, že uvedený prospěch je protiprávní, vezme-li se v úvahu tento důvod a všechny relevantní okolnosti daného případu;
– tomuto zákazu nebrání neexistence újmy (nebo nebezpečí újmy) způsobené základní funkci ochranné známky, jíž je záruka původu, neexistence újmy (nebo nebezpečí újmy) způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky a neexistence vlivu uvedeného užívání na prodej zboží označeného ochrannou známkou nebo na návratnost investic do této ochranné známky.“