CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO Mengozzi

presentate il 10 febbraio 2009 (1)

Causa C‑487/07

L’Oréal SA

Lancôme parfums et beauté & Cie

Laboratoires Garnier & Cie

contro

Bellure NV

Malaika Investments Ltd

Starion International Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Inghilterra e Galles)]

«Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi d’impresa – Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, n. 1, lett. a) – Uso di un marchio altrui per prodotti identici in una pubblicità comparativa – Art. 5, n. 2 – Indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio – Pubblicità comparativa – Direttive 84/450/CEE e 97/55/CEE – Art. 3 bis, n. 1 – Condizioni di liceità del confronto pubblicitario – Indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio del concorrente – Imitazione o riproduzione dei beni protetti dal marchio del concorrente»

1.        Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale la Court of Appeal (England & Wales) pone alla Corte quesiti vertenti sull’interpretazione dell’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (2), nonché dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (3), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (4).

I –    Contesto normativo

2.        L’art. 5 della direttiva 89/104 (5), intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così recita:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a)       un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b)       un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate a[i] paragraf[i] 1 e 2 sono soddisfatte:

a)       di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b)       di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c)       di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d)       di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(…)».

3.        L’art. 6, n. 1, della direttiva 89/104, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», stabilisce che «[i]l diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

a)       del loro nome e indirizzo;

b)       di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c)       del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

4.        La direttiva 97/55 ha introdotto nella direttiva 84/450, in origine riguardante solamente la pubblicità ingannevole, una serie di disposizioni in materia di pubblicità comparativa.

5.        L’art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55 (in prosieguo: la «direttiva 84/450») (6), definisce la «pubblicità comparativa», ai fini della direttiva stessa, come «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente».

6.                 L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 dispone quanto segue:

«Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

(…)

d)       non ingeneri confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e)       non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

(…)      

g)       non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h)       non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati».

II – Causa nazionale e questioni pregiudiziali

7.        L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie e Laboratoires Garnier & Cie (in prosieguo, collettivamente: la «L’Oréal») sono società del gruppo L’Oréal, attivo, fra l’altro, nella produzione e nella commercializzazione di profumi di lusso.

8.        L’Oréal è titolare, in particolare, dei seguenti marchi, nazionali (britannici), internazionali o comunitari, registrati per profumi e altre fragranze:

–        i marchi «Trésor»:

–        il marchio denominativo nazionale Tresor (senza accento; in prosieguo: il «marchio denominativo Trésor»);

–        il marchio denominativo e figurativo nazionale costituito dalla rappresentazione di un flacone di profumo, visto di fronte e di lato, flacone sul quale compare in particolare il termine Trésor (in prosieguo: il «marchio flacone di Trésor»);

–        il marchio verbale e figurativo nazionale costituito dalla rappresentazione a colori di una scatola di profumo, vista di fronte, sulla quale compare in particolare il termine Trésor (in prosieguo: il «marchio scatola di Trésor»);

–         i marchi «Miracle»:

–        il marchio denominativo comunitario Miracle (in prosieguo: il «marchio denominativo Miracle»);

–        il marchio denominativo e figurativo comunitario costituito dalla rappresentazione di un flacone di profumo, visto di fronte, flacone sul quale compare in particolare il termine Miracle (in prosieguo: il «marchio flacone di Miracle»);

–        il marchio verbale e figurativo internazionale costituito dalla rappresentazione a colori di una scatola di profumo, vista di fronte, sulla quale compare in particolare il termine Miracle (in prosieguo: il «marchio scatola di Miracle»);

–        il marchio denominativo nazionale Anaïs-Anaïs;

–        i marchi «Noa»:

–        il marchio denominativo nazionale Noa Noa;

–        i marchi denominativi e figurativi, nazionale e comunitario, costituiti entrambi dal termine Noa in una forma stilizzata.

9.        La Bellure NV, società di diritto belga, ha intrapreso, rispettivamente nel 1996 e nel 2001, la commercializzazione sui mercati europei di profumi delle gamme Creation Lamis e Dorall, fabbricati per suo conto e col design da essa voluto in un paese terzo. La Starion International Ltd (in prosieguo: la «Starion») acquistava tali profumi dalla Bellure per distribuirli a grossisti o hard discount nel Regno Unito. La Starion distribuiva in tale Stato membro anche profumi della gamma Stitch. La Malaika Investments Ltd, agendo con la denominazione commerciale Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (in prosieguo: la «Malaika»), vendeva all’ingrosso nel Regno Unito i profumi della gamma Creation Lamis, che le erano forniti dalla Starion. I profumi delle tre suddette gamme imitavano l’odore di profumi di successo ed erano venduti al dettaglio ad un prezzo estremamente basso (al di sotto di GBP 4).

10.      Nell’ambito della commercializzazione nel Regno Unito di questi profumi, la Starion e la Malaika utilizzavano, trasmettendoli ai loro rivenditori, elenchi comparativi che stabilivano una corrispondenza, per somiglianza di odore, tra ciascuno di quei profumi ed un profumo di lusso individuato mediante riferimento al marchio denominativo da cui è contrassegnato (in prosieguo: gli «elenchi comparativi»). In tali elenchi figuravano i marchi denominativi Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa Noa della L’Oréal.

11.      Inoltre, quattro profumi della gamma Creation Lamis e un profumo della gamma Dorall erano venduti in flaconi e scatole che presentavano una generale somiglianza con i flaconi e le scatole dei profumi Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs o Noa, anche se è pacifico che detta somiglianza non era tale da indurre in errore i rivenditori o i consumatori quanto all’origine del prodotto.

12.      La L’Oréal intentava dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) un’azione per contraffazione di marchi contro, fra le altre, la Bellure, la Starion e la Malaika. Per un verso, essa faceva valere che l’utilizzo degli elenchi comparativi da parte della Starion e della Malaika configurava una violazione dei diritti scaturenti dai propri marchi denominativi Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa Noa, nonché dei marchi denominativi e figurativi Noa, contraria all’art. 10, n. 1, del Trade Mark Act 1994 (in prosieguo: il «TMA»), che costituisce la trasposizione in diritto interno dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104. Per altro verso, la L’Oréal sosteneva che l’imitazione dei nomi, dei flaconi e delle scatole dei suoi profumi Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa e la vendita di profumi in flaconi e scatole così imitati configurava una violazione dei diritti scaturenti, in particolare, dai propri marchi denominativi Trésor, Miracle, Anaïs‑Anaïs e Noa Noa nonché dei propri marchi flacone e scatola di Trésor e di Miracle, contraria all’art. 10, n. 3, del TMA, che costituisce la trasposizione in diritto interno dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.

13.      La High Court accoglieva l’azione diretta contro l’utilizzo degli elenchi comparativi e fondata sull’art. 10, n. 1, del TMA, mentre l’azione fondata sull’art. 10, n. 3, del TMA veniva accolta solo parzialmente, essendosi accertata soltanto la contraffazione del marchio scatola di Trésor e del marchio flacone di Miracle.

14.      La Starion e la Malaika (in prosieguo: le «società appellanti») proponevano appello contro la decisione della High Court dinanzi alla Court of Appeal. La L’Oréal, a sua volta, proponeva appello incidentale onde ottenere l’accertamento della contraffazione dei marchi denominativi Trésor e Miracle, del marchio flacone di Trésor e del marchio scatola di Miracle.

15.      La Court of Appeal rigettava l’appello incidentale proposto dalla L’Oréal e riteneva necessario, al fine di dirimere il resto della controversia, porre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Qualora un operatore commerciale, in una pubblicità relativa ai propri prodotti o servizi, usi un marchio registrato di cui è titolare un concorrente allo scopo di comparare le caratteristiche (e, in particolare, l’odore) di prodotti da lui commercializzati con le caratteristiche (e, in particolare, con l’odore) dei prodotti commercializzati dal concorrente sotto tale marchio, in modo tale da non creare confusione o compromettere in altro modo la funzione essenziale del marchio come indicazione di origine, se tale uso rientri [nell’ambito] dell’art. 5, n. 1, [lett. a) o b),] della direttiva 89/104.

2)      Qualora un operatore commerciale, nell’esercizio di un’attività, utilizzi (segnatamente in un elenco comparativo) un marchio [notorio] registrato allo scopo di indicare una caratteristica del suo stesso prodotto (in particolare il suo odore) secondo modalità che:

a)      non causano alcun tipo di rischio di confusione, e

b)      non incidono sulla vendita dei prodotti [contrassegnati dal] marchio [notorio] registrato, e

c)      non compromettono la funzione essenziale del marchio come garanzia di origine e non arrecano pregiudizio alla notorietà di quel marchio con l’annacquamento della sua immagine o la diluizione (…) o in qualsiasi altro modo, e

d)      svolgono un ruolo significativo nella promozione del prodotto dell’operatore commerciale,

[se tale uso] rientri nell’ambito dell’art. 5, n. l, lett. a), della direttiva 89/104.

3)      Nell’ambito dell’art. 3 bis, lett. g), della direttiva [84/450], quale sia il significato di “tragga indebitamente vantaggio” e, in particolare, se, qualora un operatore commerciale in un elenco comparativo compari il proprio prodotto con un prodotto contrassegnato dal marchio [notorio], tale soggetto tragga in tal modo indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa [a tale] marchio (…).

4)      Nell’ambito dell’art. 3 bis, lett. h), della citata direttiva, quale sia il significato di “rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione” e, in particolare, se tale espressione [ricomprenda l’]ipotesi in cui, senza che venga in alcun modo creata confusione o inganno, una parte in modo del tutto veritiero affermi che il suo prodotto ha [una caratteristica essenziale (l’odore)] identica a quella di un prodotto che gode di (…) notorietà, tutelato da un marchio commerciale.

5)      Qualora un operatore commerciale utilizzi un segno [simile] al marchio registrato che gode di notorietà, e tra tale segno e il marchio non sussista una somiglianza tale da dare adito a confusione, in modo che:

a)      la funzione essenziale del marchio registrato consistente nel fornire una garanzia di origine non sia pregiudicata o posta a repentaglio,

b)      non vi sia annacquamento o smussamento del marchio registrato o della sua notorietà o alcun rischio di una di tali ipotesi,

c)      le vendite del [titolare] del marchio non siano pregiudicate, e

d)      il [titolare] del marchio non sia privato di [alcun] compenso a fronte della promozione, del mantenimento o [del] rafforzamento del suo marchio d’impresa,

e)      ma l’operatore commerciale ricavi un vantaggio commerciale dall’uso del suo segno a motivo della sua somiglianza con il marchio registrato,

se tale utilizzo equivalga a trarre “indebitamente vantaggio” dalla notorietà del marchio registrato ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva [89/104]».

16.      Ritenendo che gli elenchi comparativi in questione costituiscano una pubblicità comparativa ai sensi della direttiva 84/450, il giudice di rinvio precisa che le prime quattro questioni pregiudiziali sono poste ai fini del giudizio sulla liceità dell’uso dei marchi denominativi della L’Oréal negli elenchi comparativi delle società appellanti.

17.      Viceversa, la quinta questione pregiudiziale rileva ai fini del giudizio sulla liceità dell’utilizzo da parte di queste ultime di flaconi e scatole simili a quelli protetti dal marchio scatola di Trésor e dal marchio flacone di Miracle.

III – Analisi giuridica

A –    Sulle prime quattro questioni pregiudiziali

1.      Considerazioni introduttive

18.      Le prime quattro questioni pregiudiziali vertono tutte sull’uso da parte di un operatore pubblicitario di un marchio altrui in una pubblicità comparativa costituita, in particolare, da elenchi comparativi quali quelli del caso di specie. In tale contesto il marchio altrui è utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti, sebbene non quelli dell’operatore pubblicitario, ma quelli del titolare del marchio stesso.

19.      Il giudice di rinvio ritiene che la diffusione di siffatti elenchi comparativi presso i rivenditori costituisca una pubblicità ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 84/450. Si tratta, in effetti, di un messaggio diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale allo scopo di promuovere la fornitura di beni.

20.      Detto giudice, come ho sopra rilevato, ritiene inoltre che siffatta pubblicità configuri una pubblicità comparativa ai sensi dell’art. 2, punto 2 bis, della medesima direttiva, nozione che richiede, fra l’altro, l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra l’operatore pubblicitario e l’impresa identificata (o i cui prodotti o servizi sono identificati) nel messaggio pubblicitario. La prima questione pregiudiziale, che non verte sulle disposizioni della direttiva 84/450, si riferisce all’uso di un marchio di cui è titolare «un concorrente».

21.      Risulta, invero, dalle constatazioni in fatto operate dallo stesso giudice che «i prodotti delle parti non sono tra loro in concorrenza, in quanto rientrano in differenti settori di prezzo e di mercato» (7). Tale constatazione non impedisce, a mio avviso, di riscontrare nella specie l’esistenza di una pubblicità comparativa ai sensi dell’art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, se si tiene conto dell’ampia portata che occorre riconoscere al rapporto di concorrenza richiesto da tale disposizione. A tale riguardo, mi limito a rinviare alle considerazioni esposte ai paragrafi 63‑90 delle conclusioni che ho presentato nella causa De Landtsheer Emmanuel (8) e ai punti 32‑42 della sentenza che ha definito detta causa (9), evidenziando in particolare che rilevano, in tale contesto, anche situazioni di concorrenza potenziale e le possibilità di evoluzione dello stato attuale dei mercati e delle abitudini di consumo. Come opportunamente sottolineato dalla L’Oréal, inoltre, rileva anche un rapporto di concorrenza che sussiste solo ad un livello intermedio della catena distributiva (ad esempio, la vendita all’ingrosso). Spetterà al giudice di rinvio, eventualmente, esaminare più approfonditamente la questione della sussistenza in concreto del rapporto di concorrenza richiesto dalla predetta norma alla luce dei criteri interpretativi forniti da tale sentenza.

22.      Ai fini del presente procedimento, in mancanza di elementi che depongano manifestamente in senso contrario, occorrerà muovere dal presupposto da cui muove il giudice di rinvio, ossia che gli elenchi comparativi in questione costituiscono una pubblicità comparativa ai sensi dell’art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, senza che possa perciò revocarsi in dubbio la ricevibilità della terza e della quarta questione pregiudiziale sotto il profilo della loro pertinenza rispetto all’oggetto della lite pendente dinanzi al giudice nazionale.

23.      Onde dar risposta alle quattro questioni pregiudiziali in esame, in particolare alle prime due, occorre previamente determinare in che modo si coordinino fra loro, nel conflitto tra l’esigenza di tutelare il marchio d’impresa e quella di agevolare il ricorso alla pubblicità comparativa, le disposizioni relative alla tutela del marchio d’impresa contenute, da un lato, nella direttiva 89/104, in particolare agli artt. 5 e 6, e, dall’altro, nella direttiva 84/450, in particolare all’art. 3 bis, n. 1.

24.      Nella recente sentenza O2 (10) la Corte ha già dato alcuni importanti chiarimenti al riguardo. In particolare, essa ha evidenziato che:

–        «l’uso da parte dell’operatore pubblicitario in una pubblicità comparativa di un segno identico o simile al marchio di un concorrente per identificare i prodotti o servizi offerti da quest’ultimo deve essere considerato come un uso per i prodotti e servizi propri dell’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104» e «può quindi essere eventualmente vietato in base alle summenzionate disposizioni» (11);

–        tuttavia, il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare, in forza di queste ultime disposizioni, l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa rispetto alla quale ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 (12).

25.      Il rispetto di queste ultime condizioni costituisce dunque per il suddetto operatore pubblicitario un valido motivo di difesa contro un’azione fondata sulle disposizioni nazionali di attuazione dell’art. 5, nn. 1 o 2, della direttiva 89/104. A questo riguardo, non ritengo corretta né necessaria l’interpretazione, prospettata nella decisione di rinvio e condivisa dalla L’Oréal, secondo cui l’accertamento del rispetto di quelle condizioni permette per ciò solo di considerare che l’uso del marchio registrato (in prosieguo, per brevità: «marchio») altrui nella pubblicità comparativa è consentito in base all’art. 6, n. 1, della direttiva 89/104. Se può sostenersi che un siffatto uso che rispetti le condizioni di cui all’art. 3 bis della direttiva 84/450 è «conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale», resta il fatto però che la limitazione degli effetti del marchio di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 presuppone anche che sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste alle lettere a)-c). Orbene, mi pare che nel caso di specie nessuna di tali condizioni possa entrare in considerazione e si presti perciò ad «ospitare» nella direttiva 89/104 il motivo di difesa fondato sul rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450. Concordo, in particolare, con la posizione espressa all’udienza dal rappresentante della Commissione, secondo cui l’art. 6, n. 1, lett. b), riguarda soltanto l’uso di elementi di un marchio che sono descrittivi di una delle caratteristiche del prodotto o servizio menzionate nella norma («indicazioni» descrittive). La sentenza adidas e Adidas Benelux mi pare confermarlo, laddove indica che «l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive» e «costituisce quindi (…) un’espressione dell’imperativo di disponibilità» (13). Il rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 costituisce, a mio parere, un motivo di difesa autonomo che si aggiunge a quelli di cui agli artt. 6 e 7, n. 1, della direttiva 89/104 e che è idoneo a paralizzare un’azione contro una pubblicità comparativa fondata sulle disposizioni nazionali di attuazione dell’art. 5, nn. 1 o 2, di questa seconda direttiva. 

2.      Sulle prime due questioni pregiudiziali, relative all’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104

26.      Poiché, pertanto, l’uso di un segno identico o simile al marchio di un concorrente non è sottratto all’applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 per il solo fatto che avviene nell’ambito di una pubblicità comparativa, ma può, a determinate condizioni, essere vietato in base alla suddetta disposizione, occorre dare risposta alle prime due questioni pregiudiziali esaminando proprio quelle condizioni alla luce degli elementi forniti nelle questioni medesime.

27.      Come sottolineato dallo stesso giudice di rinvio, la prima questione pregiudiziale è stata già in sostanza posta alla Corte dal medesimo giudice con il rinvio pregiudiziale da cui è scaturita la citata sentenza O2 . Nel caso all’origine di quel rinvio la caratteristica oggetto di confronto tra i servizi (di telefonia mobile) dell’operatore pubblicitario e quelli del titolare del marchio utilizzato da tale operatore in una pubblicità comparativa era individuata dal giudice di rinvio nel prezzo, mentre nel caso che ci occupa la caratteristica oggetto di confronto è individuata nell’odore (riguardo a profumi).

28.      Altra differenza tra le due fattispecie è che nella causa O2 veniva contestato dinanzi al giudice nazionale l’uso da parte di un operatore pubblicitario di un segno non identico, ma simile al marchio di un concorrente, laddove i servizi dell’uno e dell’altro presentati nella pubblicità erano gli stessi. È per questo che la Corte, nella sentenza O2, ha risposto alla prima questione pregiudiziale, formulata in sostanza negli stessi termini della prima questione pregiudiziale nel presente procedimento, fornendo un’interpretazione della sola lett. b) dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, ritenendo non necessaria un’interpretazione della lett. a) dello stesso art. 5, n. 1. Nel caso di specie, invece, oggetto di contestazione davanti al giudice nazionale, nell’ambito dell’azione diretta contro gli elenchi comparativi utilizzati dalle società appellanti, è l’uso da parte di un operatore pubblicitario di un segno identico al marchio altrui per prodotti identici (14) a quelli contrassegnati da tale marchio.

29.      Di conseguenza, occorre intendere la prima questione di cui al presente procedimento, nella quale si richiama l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 nella sua interezza, nel senso che il giudice del rinvio chiede se la lett. a) di tale norma debba essere interpretata nel senso che il titolare di un marchio può far vietare l’uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il detto marchio è stato registrato, anche qualora tale uso non determini un rischio di confusione per il pubblico quanto all’origine dei prodotti o servizi in questione.

30.      D’altro canto, con la seconda questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede espressamente un’interpretazione della sola lett. a) dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 onde sapere se in base ad essa il titolare di un marchio notorio possa far vietare l’uso da parte di un terzo nel commercio, in particolare in una pubblicità comparativa, di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il detto marchio è stato registrato, anche quando detto uso, mentre svolge un ruolo significativo nella promozione dei prodotti del terzo, non determini un rischio di confusione per il pubblico quanto all’origine dei prodotti o servizi in questione, non incida sulle vendite dei prodotti o servizi contrassegnati da detto marchio e non arrechi in alcun modo pregiudizio alla notorietà dello stesso.

31.      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico quanto all’origine dei prodotti o servizi, cioè il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi interessati provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro, deve necessariamente ricorrere perché l’uso di un segno identico o simile al marchio altrui possa considerarsi vietato in base all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. In altri termini, il divieto posto da tale norma vale solo quando rischia di essere pregiudicata la funzione essenziale del marchio, che consiste appunto nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o servizi (15).

32.      Deve concludersi nello stesso modo anche riguardo al divieto posto dall’art. 5, n. 1, lett. a), della predetta direttiva?

33.      A tale domanda – cui, a seguito della sentenza O2, deve rispondersi, come osservato dalle società appellanti, prescindendo dalla possibilità di opporre a quel divieto difese fondate sull’art. 6 della direttiva 89/104 o sull’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 – la Commissione suggerisce di dar risposta affermativa. A suo avviso, l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 nella sua interezza mira esclusivamente a tutelare la funzione essenziale del marchio, che è quella, appunto, di garantire al pubblico l’identità di origine dei prodotti contrassegnati dal medesimo. A sostegno di tale posizione essa richiama, in particolare, le sentenze Arsenal, Anheuser‑Busch e Adam Opel (16). La prima questione pregiudiziale dovrebbe pertanto ricevere risposta negativa. Le società appellanti sono dello stesso avviso.

34.      All’opposto, la L’Oréal e il governo francese propugnano una risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, sottolineando che l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 non mira a tutelare unicamente la funzione del marchio consistente nel garantire al pubblico l’identità di origine dei prodotti contrassegnati dal marchio, ma appresta una tutela anche per le altre funzioni del marchio. Vengono invocati al riguardo il decimo ‘considerando’ della predetta direttiva e le citate sentenze Arsenal, Anheuser‑Busch e Adam Opel. La L’Oréal sostiene che la suddetta disposizione tutela, in particolare, le «funzioni di comunicazione» del marchio, come si evincerebbe dalle sentenze della Corte Parfums Christian Dior (17) e Boehringer Inghelheim e a. (18) , nonché dalla sentenza del Tribunale «VIPS» (19). Anche il governo francese, che evoca la funzione del marchio «consistente nel permettere al suo titolare di controllare e tutelare l’immagine del proprio marchio presso i consumatori», si richiama alla sentenza Parfums Christian Dior, che avrebbe riconosciuto siffatta funzione proprio con riferimento a marchi notori che contraddistinguono profumi di lusso.

35.      Ricordo che, ai termini del nono ‘considerando’ della direttiva 89/104, «è fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela» e «che ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà».

36.      Sotto il primo profilo, va osservato che la portata della tutela armonizzata dei marchi di impresa prescritta dalla direttiva 89/104 risulta essenzialmente dall’art. 5, nn. 1 e 3, e dalle limitazioni previste agli artt. 6 e 7 della direttiva stessa.

37.      Sotto il secondo profilo, l’art. 5, n. 2, della direttiva consente agli Stati membri di accordare ai marchi notori una tutela rafforzata rispetto a quella prevista dall’art. 5, n. 1. Contrariamente a quest’ultima disposizione, infatti, l’art. 5, n. 2, non impone agli Stati membri di introdurre nel loro diritto nazionale la tutela da esso stabilita, ma si limita a concedere loro la facoltà di introdurre siffatta tutela. Pertanto, qualora uno Stato membro si sia avvalso di tale facoltà, i marchi che godono di una notorietà beneficiano sul suo territorio tanto della tutela conferita dall’art. 5, n. 1, quanto di quella stabilita dall’art. 5, n. 2, della direttiva (20).

38.      Per quanto riguarda la tutela che deve essere obbligatoriamente accordata al marchio d’impresa in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, la posizione della Commissione, secondo cui detta disposizione è volta a tutelare la sola funzione di indicazione di origine del marchio, non è certo peregrina. Il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104, trattando in termini generali della «tutela accordata dal marchio di impresa registrato», indica, senza apparentemente riferirsi soltanto all’ipotesi di somiglianza tra il marchio e il segno e tra prodotti o servizi, «che il rischio di confusione (…) costituisce la condizione specifica della tutela». Il fatto che, ai termini di detto considerando, la tutela «è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi» potrebbe semplicemente significare che, in tal caso, il titolare del marchio non è chiamato a dare la prova del rischio di confusione (21), in quanto questo è presunto (22), e non necessariamente che l’uso del marchio può essere vietato anche in mancanza di tale rischio. Nella sentenza adidas e Adidas Benelux (23) si legge che «[i]l rischio di confusione costituisce la condizione specifica della protezione conferita dal marchio registrato, in particolare contro l’uso da parte di terzi di segni non identici».

39.      Tuttavia, si evince effettivamente dallo stesso decimo ‘considerando’ che la tutela in questione «mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa» (24).

40.      È anche valorizzando tale elemento interpretativo che la Corte, nella sentenza Arsenal (25), ha per la prima volta affermato che «il diritto esclusivo previsto all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni» e che «[l]’esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto».

41.      Se tali affermazioni sono state ribadite dalla Corte nelle successive sentenze Anheuser Busch (26) e Adam Opel (27), è possibile osservare, quanto alla loro portata, una certa evoluzione.

42.      Nella causa Arsenal la Corte era in particolare chiamata a «determinare se l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva autorizzi il titolare del marchio d’impresa a vietare qualsiasi uso nel commercio, da parte di un terzo, di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identici a quelli per cui quest’ultimo è stato registrato o se tale diritto di veto presupponga la sussistenza di un interesse specifico del titolare in quanto titolare del marchio, nei limiti in cui l’uso del segno di cui trattasi da parte di un terzo debba pregiudicare o poter pregiudicare una delle funzioni del marchio» (28).

43.      È in tale contesto che la Corte ha svolto le considerazioni riportate al paragrafo 40 supra, per poi concludere che «il titolare non potrebbe vietare l’uso di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato se tale uso non potesse pregiudicare i suoi interessi specifici in quanto titolare del marchio d’impresa, considerate le funzioni di quest’ultimo» (29).

44.      Ciò che pare dunque potersi desumere dalla sentenza Arsenal è, in sintesi, che l’uso di un segno identico al marchio per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato non reca necessariamente pregiudizio o rischio di pregiudizio alle funzioni del marchio e che soltanto in presenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio per una delle funzioni del marchio l’uso di un segno identico a quest’ultimo da parte di un terzo può essere vietato in forza dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 (l’esercizio del diritto esclusivo è cioè «riservato» a questi casi). È per tale motivo che la Corte ha ritenuto che taluni usi a fini puramente descrittivi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva: essi non ledono alcuno degli interessi tutelati da tale disposizione e non rientrano quindi nella nozione di uso ai sensi della disposizione stessa (30).

45.      La sentenza Arsenal ha elevato il pregiudizio (o il suo rischio) ad una delle funzioni del marchio a requisito per l’esercizio del diritto esclusivo conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a), come è evidenziato al punto 16 della sentenza Céline (31). A ben vedere, ciò non significa però ancora riconoscere che l’uso del marchio da parte di un terzo può essere vietato in base alla predetta disposizione quando vi sia pregiudizio o rischio di pregiudizio per una qualsiasi delle funzioni del marchio o, in altri termini, che tutte le funzioni che il marchio può svolgere sono giuridicamente tutelate dalla disposizione stessa. Nella sentenza Arsenal non vengono individuate le varie funzioni del marchio, né viene indicato in modo inequivoco che esse sono tutte giuridicamente tutelate dall’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104. D’altronde, la Corte ravvisava nella fattispecie di cui alla causa principale un pregiudizio (o il suo rischio) alla funzione essenziale del marchio quale «garanzia di provenienza» del prodotto (32). Potrebbe quindi ritenersi che nella sentenza Arsenal la Corte abbia solo inteso non escludere, senza però riconoscere, la tutela in base alla predetta norma di funzioni del marchio diverse da quella essenziale, lasciando, in definitiva, ancora aperta tale questione.

46.      Mi sembra però che con la sentenza Adam Opel la Corte abbia fatto un ulteriore passo avanti nel riconoscimento della tutela, in base a quella norma, di funzioni del marchio diverse da quella essenziale.

47.      In tale sentenza la Corte, se, sviluppando le considerazioni riportate al paragrafo 40 supra, ha dapprima evidenziato che «l’apposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli può essere vietata, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio» (33), ha poi, in conclusione, ripreso tale concetto omettendo tuttavia il termine «soltanto», laddove ha dichiarato che, «quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli – in relazione ai quali esso gode di notorietà – e per giocattoli, l’apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini (…) costituiscono, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli» (34). Non appare arbitrario ritenere che tale presa di posizione non equivalga semplicemente all’affermazione secondo cui in mancanza di un pregiudizio (o del suo rischio) ad una funzione del marchio la tutela prevista dall’art. 5, n. 1, lett. a), non è attivabile (nessuna tutela se nemmeno una funzione del marchio è pregiudicata o rischia di esserlo), ma si traduca nell’affermazione secondo cui rileva ai fini dell’attivazione di detta tutela un pregiudizio (o il suo rischio) ad una qualsiasi delle funzioni del marchio (tutela se una qualsiasi funzione del marchio è pregiudicata o rischia di esserlo).

48.      Neanche in tale sentenza, peraltro, la Corte indicava quali fossero le funzioni del marchio diverse da quella essenziale, non essendo d’altronde stato asserito nella causa principale che l’uso del marchio in questione pregiudicasse «altre funzioni di tale marchio diverse da quella essenziale» (35).

49.      Senonché, tale progressivo esplicitarsi, nella giurisprudenza, dell’idea di una tutela ex art. 5, n. 1, lett. a), anche delle funzioni del marchio diverse da quella di garanzia di origine solleva alcune importanti questioni quali quella, appunto, di definire quali siano tali funzioni e quella, inoltre, di verificare in che modo detta tutela si concili e si coordini con la tutela prevista per il marchio notorio dall’art. 5, n. 2, della direttiva in parola, posto che quest’ultima disposizione, nella parte in cui si riferisce al pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà di un tale marchio, sembra anch’essa volta a presidiare funzioni del marchio.

50.      Sotto il primo profilo, va rilevato che né la direttiva 89/104 né, a quanto mi consta, la giurisprudenza della Corte offrono un elenco e una descrizione delle funzioni del marchio diverse da quella di garanzia di origine.

51.      Un utile contributo è stato offerto, a tale proposito, dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni relative alla causa definita con la citata sentenza Parfums Christian Dior (36). Dopo aver osservato che, «[s]ebbene la Corte abbia ripetutamente evidenziato la funzione del marchio come indicatore della provenienza dei prodotti (…), non era nelle sue intenzioni affermare che i diritti conferiti dal marchio sono opponibili soltanto per salvaguardare tale funzione», egli ha richiamato altre possibili funzioni del marchio, ritenendole peraltro parte integrante o comunque derivazioni di quella funzione essenziale: la «funzione del marchio in termini di qualità», ossia quella di «simbolo delle qualità associate dai consumatori a determinati beni o servizi» e di garanzia «che i beni e i servizi siano all’altezza delle aspettative», e «funzioni in termini di “comunicazione”, di investimenti o di pubblicità», le quali «risulterebbero dal fatto che l’investimento destinato alla promozione di un prodotto si sviluppa intorno al marchio» e avrebbero quindi «un valore che va tutelato in quanto tale, a prescindere da un eventuale uso illecito derivante da una rappresentazione non veritiera sulla provenienza o sulla qualità».

52.      A sua volta, l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, nelle conclusioni che ha reso nella causa definita con la citata sentenza Arsenal (37), ha ritenuto «riduttivo e semplicistico limitare la funzione del marchio all’indicazione della provenienza imprenditoriale», evidenziando che l’«esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, l’utilizzatore ignora l’identità del produttore dei beni consumati», mentre il marchio «acquista vita propria, esprime (…) la qualità, la reputazione ed anche, in certi casi, un modus vivendi». Tenuto conto del «funzionamento attuale del mercato [e del] comportamento del consumatore medio», egli «non ravvis[ava] alcun motivo per cui queste altre funzioni del marchio non debbano anch’esse godere di tutela accanto alla funzione che indica l’origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi» (38).

53.      Per quanto riguarda la garanzia della qualità o, forse più propriamente, della costanza (o omogeneità) qualitativa dei prodotti contrassegnati dal marchio, si è detto trattarsi al più di un aspetto della funzione di garanzia di origine (39). Il diritto esclusivo conferito dal marchio protegge gli interessi del titolare del marchio e non può essere invocato dai consumatori per pretendere una certa qualità dei prodotti. Sebbene risponda generalmente all’interesse del produttore titolare del marchio, la costanza qualitativa non è ovviamente assicurata di per sé dall’identità di origine del prodotto e dal conseguente controllo unitario sulla qualità del medesimo che il marchio garantisce. Come recentemente osservato dall’avvocato generale Kokott, «il diritto dei marchi deve garantire la possibilità di controllo della qualità dei prodotti e non l’esercizio effettivo di tale controllo» (40). Il marchio consente dunque al suo titolare non solo di evitare che appaiano come di propria provenienza merci che invece non lo sono (funzione di garanzia di origine), ma anche di evitare che merci di propria provenienza possano subire, nelle fasi di commercializzazione che seguono la prima messa in commercio da parte sua o con il suo consenso, alterazioni nella qualità che egli non ha autorizzato (v. art. 7, n. 2, della direttiva 89/104).

54.      Quanto alle funzioni di comunicazione svolte dal marchio, cui fa richiamo la L’Oréal, appare indubbio che il marchio può veicolare presso i consumatori informazioni di natura varia circa il prodotto che ne è contrassegnato. Può trattarsi di informazioni trasmesse direttamente dal segno che compone il marchio (ad esempio, informazioni relative a caratteristiche materiali del prodotto trasmesse dagli elementi descrittivi eventualmente contenuti in un marchio complesso) o, più spesso, di informazioni «accumulate» (41) sul marchio per effetto delle attività di promozione e pubblicità svolte dal titolare – ad esempio, messaggi relativi a caratteristiche immateriali che vengono a comporre un’immagine del prodotto o dell’impresa in termini generali (ad esempio la qualità, l’affidabilità, la serietà, ecc.) o particolari (ad esempio un certo stile, il lusso, la forza). Questa attitudine informativa del marchio merita protezione anche laddove l’uso di quest’ultimo da parte di un terzo non è tale da generare confusione quanto alla provenienza dei prodotti o servizi (42).

55.      Come ha ricordato la L’Oréal, la giurisprudenza della Corte ha già riconosciuto come degna e oggetto di tutela, attraverso il conferimento del diritto esclusivo di cui all’art. 5 della direttiva 89/104, la «reputazione» del marchio. La Corte ha considerato che «il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso» (43).

56.      In particolare, configura un motivo legittimo ai sensi di detta norma il fatto che la presentazione di un prodotto riconfezionato è atta a nuocere alla reputazione del marchio da cui questo è contrassegnato (44). Così, ad esempio, «un prodotto farmaceutico riconfezionato potrebbe presentarsi in modo inadeguato e pertanto nuocere alla reputazione del marchio, segnatamente nel caso in cui la confezione o l’etichetta, pur non essendo difettose, né di cattiva qualità, né grossolane, siano tali da compromettere il valore del marchio, danneggiando l’immagine di serietà e di qualità collegata a un tale prodotto, nonché la fiducia che quest’ultimo può ispirare al pubblico interessato» (45). Inoltre, nel caso in cui un rivenditore utilizzi un marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione di prodotti di lusso e di prestigio contrassegnati col marchio stesso, egli deve adoperarsi «per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l’immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l’aura di lusso che li circonda» (46).

57.      Tali statuizioni, se confermano che la tutela apprestata al marchio attraverso il conferimento del diritto esclusivo di cui all’art. 5 della direttva 89/104 si estende al di là della necessità di tutelare la funzione di garanzia di origine del marchio e dell’esistenza dunque di un rischio di confusione quanto all’origine dei prodotti o servizi, lasciano tuttavia aperta la questione di determinare in quale misura la tutela delle funzioni di comunicazione del marchio, e in particolare dell’elemento della reputazione dello stesso, contro l’uso di un segno identico al marchio per prodotti identici rientri nell’alveo dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 (riguardando con ciò tutti i marchi e non solo quelli che godono di notorietà) e in quale misura in quello dell’art. 5, n. 2, della direttiva medesima, norma che, per giurisprudenza costante, prevede anch’essa, ma con riferimento ai soli marchi notori, una tutela che prescinde dall’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico (47). Questione che risulta delicata soprattutto in considerazione del fatto che:

–        il regime stabilito dalle due disposizioni è diverso, dato che la tutela ex art. 5, n. 1, è obbligatoria per gli Stati membri, mentre quella ex art. 5, n. 2, è facoltativa;

–        la Corte ha precisato, a partire dalla sentenza Davidoff, che l’art. 5, n. 2, si applica anche in relazione ai prodotti e ai servizi identici o simili – e non solo, come espressamente indicato da tale norma, in relazione ai prodotti o ai servizi non simili – a quelli per i quali il marchio è registrato (48).

58.      La previsione di una tutela facoltativa ai sensi dell’art. 5, n. 2, contro il pregiudizio alla notorietà di un marchio arrecato dall’uso di un segno identico per prodotti identici sembrerebbe opporsi all’idea secondo cui l’art. 5, n. 1, lett. a), sia volto a presidiare tutte le funzioni del marchio contro siffatto uso. Sembrerebbe in tal senso preferibile, interpretando la portata di quest’ultima disposizione, attenersi all’approccio seguito nella sentenza Arsenal (nessuna tutela se nemmeno una funzione del marchio è pregiudicata o rischia di esserlo) invece che a quello che sembra discendere dalla sentenza Adam Opel (tutela se una qualsiasi funzione del marchio è pregiudicata o rischia di esserlo). Tuttavia, non è da escludere che l’interpretazione ampia dell’art. 5, n. 2, seguita dalla giurisprudenza inaugurata dalla sentenza Davidoff che ho richiamato al secondo trattino del paragrafo precedente copra, oltre che naturalmente le ipotesi espressamente previste da tale disposizione, le ipotesi di uso di un segno identico al marchio notorio per un prodotto o servizio simile, di uso di un segno simile al marchio notorio per un prodotto o servizio identico e di uso di un segno simile al marchio notorio per un prodotto o servizio simile, ma non anche quella di uso di un segno identico al marchio notorio per un prodotto o servizio identico, la quale resterebbe soggetta all’art. 5, n. 1, lett. a).

59.      Alla luce delle circostanze del caso di specie, comunque, non è necessario, al fine di dar risposta ai quesiti posti dalla Court of Appeal, addentrarsi oltre nell’esame dei problemi interpretativi delineati ai due paragrafi che precedono, né addivenire ad una descrizione esaustiva delle funzioni del marchio che possono ricevere tutela ex art. 5, n. 1, lett. a).

60.      Al riguardo, osservo che le prime due questioni pregiudiziali muovono dall’accertamento, operato dal giudice nazionale, dell’inesistenza nella specie tanto di un rischio di confusione per il pubblico sull’origine dei prodotti, e quindi di un pregiudizio alla funzione essenziale dei marchi di cui si cerca di ottenere tutela, quanto di un pregiudizio alla notorietà di tali marchi, e quindi alle funzioni (di comunicazione) che questi ultimi svolgono grazie a tale notorietà. Non risulta che la L’Oréal faccia valere un pregiudizio ad altre funzioni dei suoi marchi diverse da quelle appena richiamate. Peraltro, nelle sue osservazioni scritte, dopo aver invocato le funzioni di comunicazione dei marchi di cui chiede tutela, la L’Oréal non adduce nemmeno un pregiudizio (o il suo rischio) alla notorietà dei medesimi, ma solo che il denunciato uso di questi consente alle società appellanti di trarre indebito vantaggio da tale notorietà (49). Orbene, il fatto di trarre siffatto vantaggio non implica, contrariamente alle ipotesi di appannamento o svilimento del marchio notorio, che detto uso comprometta o rischi di compromettere le funzioni di comunicazione che i marchi in questione svolgono grazie alla loro notorietà.

61.      Ritengo pertanto che possa rispondersi alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non è legittimato a far vietare l’uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, quando tale uso non pregiudichi né rischi di pregiudicare la funzione essenziale del marchio come garanzia di origine né alcun’altra funzione del marchio medesimo, e ciò anche se detto uso svolga un ruolo significativo nella promozione del prodotto dell’operatore pubblicitario, consentendo in particolare a quest’ultimo di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà di quel marchio.

62.      Preciso subito, però, che un siffatto uso del marchio, se non può essere vietato in base all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, potrà naturalmente, ricorrendone le condizioni, essere perseguito in forza (delle disposizioni nazionali di trasposizione) degli artt. 5, n. 2, della medesima direttiva e/o dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450.

63.      È proprio su quest’ultima norma che si incentrano la terza e la quarta questione pregiudiziale, che esaminerò nell’ordine, non senza però rilevare preliminarmente che l’azione proposta dalla L’Oréal contro gli elenchi comparativi in questione è fondata, secondo la decisione di rinvio, soltanto sulla disposizione nazionale che traspone l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 (l’art. 10, n. 1, del TMA) e non anche su quella che traspone l’art. 5, n. 2, della medesima direttiva o direttamente sulle disposizioni relative alla pubblicità comparativa.

64.      Spetterà al giudice di rinvio valutare – nel caso in cui dovesse ritenere, alla luce della risposta che la Corte darà alle prime due questioni pregiudiziali, che non ricorrano nella fattispecie le condizioni di applicazione dell’art. 10, n. 1, del TMA – se, alla luce del proprio diritto interno anche processuale, la terza e la quarta questione pregiudiziale mantengano lo stesso una rilevanza al fine di risolvere la controversia che gli è devoluta relativamente alla liceità dell’uso degli elenchi comparativi.

3.      Sulla terza questione pregiudiziale

65.      Con la terza questione pregiudiziale il giudice di rinvio invita la Corte a interpretare l’espressione «tragga indebitamente vantaggio» impiegata all’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450. Muovendo dalla premessa, che nemmeno le società appellanti contestano, che l’uso degli elenchi comparativi permette a queste ultime di trarre vantaggio dalla notorietà dei profumi di lusso della L’Oréal, e sottolineando che qualsiasi tipo di confronto pubblicitario con un prodotto ben conosciuto sul mercato comporta virtualmente un significativo elemento di «free riding», il giudice di rinvio chiede in particolare, nella seconda parte della questione pregiudiziale, se il confronto con un prodotto contrassegnato da un marchio notorio, effettuato in un elenco comparativo, consenta di per sé all’operatore pubblicitario di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di quel marchio.

66.      Come ho rilevato in precedenti conclusioni (50), la pubblicità comparativa ha nella maggior parte dei casi per oggetto il confronto con un concorrente più affermato e reca pertanto in sé un certo grado di ‘agganciamento’ alla reputazione del medesimo o dei relativi segni distintivi. Se il legislatore ha impiegato, all’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 l’aggettivo «indebito», è evidentemente perché ha ritenuto che l’esistenza di un vantaggio per l’operatore pubblicitario tratto dalla notorietà dei segni distintivi del concorrente non sia sufficiente in sé a giustificare un divieto della pubblicità comparativa (51). A tal fine è necessario che tale vantaggio possa essere qualificato «indebito». Non deve infatti ignorarsi che la direttiva 97/55 esprime chiaramente un favor del legislatore comunitario nei confronti della pubblicità comparativa, la quale può costituire un mezzo legittimo per informare i consumatori e stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell’interesse dei consumatori (v. secondo e quinto ‘considerando’) (52), tanto che per giurisprudenza costante «le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa» (53).

67.      La seconda parte della questione pregiudiziale in esame deve pertanto, a mio parere, ricevere risposta negativa.

68.      Detta questione è però volta anche, più in generale, a conoscere i criteri che permettono di qualificare come indebito il vantaggio tratto dalla notorietà di un marchio mediante una pubblicità comparativa.

69.      La L’Oréal si richiama alla definizione contenuta nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs nella causa definita con la sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux (54), secondo la quale «[i] concetti di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo del marchio o dalla sua [notorietà] devono (…) essere intesi nel senso che essi abbracciano “casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua reputazione”» (55). La L’Oréal sostiene, in sostanza, che è indebito il vantaggio che si ottiene attraverso aumenti delle vendite e dei prezzi del proprio prodotto realizzati semplicemente sfruttando gli sforzi di marketing del titolare del marchio notorio, senza averne intrapreso di propri. Vi sarebbe indebito sfruttamento di notorietà quando il confronto non è necessario per distinguere contenuti e vantaggi del prodotto pubblicizzato rispetto a quelli del prodotto contrassegnato dal marchio notorio. La L’Oréal fa osservare che nel caso di specie l’uso dei propri marchi notori non era indispensabile al fine di descrivere l’odore dei profumi venduti dalle società appellanti, che ben avrebbe potuto essere descritto mediante riferimento ad odori conosciuti (ad esempio, di fiori, di spezie, di agrumi).

70.      Le società appellanti si richiamano alla sentenza Siemens (56), ricordando in particolare che ai punti 24 e 18 di tale sentenza la Corte ha indicato, da un lato, che «i benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori devono essere necessariamente presi in considerazione in sede di valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l’autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un marchio (…) di un concorrente» e, dall’altro, che occorreva accertare se nella specie l’adozione da parte dell’autore della pubblicità della parte essenziale del sistema di numeri di ordinazione del concorrente potesse «avere l’effetto di creare, nella mente del pubblico a cui la pubblicità (…) si indirizza[va], un’associazione tra il fabbricante dei controllori in questione nella causa principale (...) ed il fornitore concorrente, nel senso che detto pubblico [avrebbe potuto] estendere la reputazione dei prodotti di tale fabbricante a quelli venduti da detto fornitore».

71.      Concordo anzitutto con la Commissione e con il governo del Regno Unito nel ritenere che l’espressione «tragga indebitamente vantaggio» utilizzata dal legislatore comunitario non si presti ad essere definita in termini generali. Essa appare concepita proprio per essere applicata in modo flessibile sulla base di un approccio caso per caso, alla luce delle circostanze fattuali di ogni fattispecie (57).

72.      Quanto al passaggio delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs riportato al paragrafo 69 supra, il quale si colloca peraltro nel contesto dell’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e non in quello dell’interpretazione dell’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450, a ragione l’avvocato generale Sharpston ha recentemente osservato che esso non va interpretato come una definizione della portata della tutela concessa dal diritto comunitario ai marchi che godono di notorietà, ma piuttosto come la presentazione, ai fini di una migliore comprensione delle ragioni di tale tutela, del contesto storico e concettuale nel quale essa venne adottata (58). D’altra parte, le espressioni «infilarsi sulla scia» di un marchio notorio o «tentare di approfittare della sua reputazione» restano a loro volta alquanto indefinite e appaiono oltretutto poco utili nel contesto della pubblicità comparativa, la quale, come ho sopra evidenziato, comporta quasi per definizione simili atteggiamenti da parte del suo autore.

73.      Il criterio, richiamato dalle società appellanti, consistente nella verifica del prodursi, nella mente del pubblico destinatario della pubblicità, di un’associazione tra il titolare del marchio notorio e l’operatore pubblicitario tale per cui detto pubblico potrebbe estendere la reputazione dei prodotti del primo a quelli venduti del secondo (in prosieguo, per brevità: l’«associazione con estensione di reputazione») è stato effettivamente menzionato dalla Corte nelle sentenze Toshiba (59) e Siemens (60) come pertinente nell’ambito dell’analisi volta ad accertare se l’uso del marchio altrui in una pubblicità comparativa possa comportare per l’operatore pubblicitario un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio. Il ruolo che detto criterio dovrebbe svolgere nell’ambito di tale analisi non risulta però in modo molto chiaro da tali sentenze. La riflessione indottami dalle osservazioni presentate nel presente procedimento e l’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 svolta in parallelo al fine di dar risposta alla quinta questione pregiudiziale mi fanno propendere nel senso di ritenere che l’accertamento dell’associazione con estensione di reputazione consenta di affermare l’esistenza di un vantaggio tratto dalla notorietà del marchio altrui, ma non anche il carattere indebito di tale vantaggio. Diversamente non si comprenderebbe la ragione per cui nella stessa sentenza Siemens la Corte abbia riconosciuto la rilevanza dei «benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori» ai fini della valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l’autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un segno distintivo di un concorrente (61), e ciò, occorre sottolinearlo, al di fuori dell’analisi relativa al prodursi di un’associazione con estensione di reputazione.

74.      Pertanto, al fine di verificare se la pubblicità comparativa consenta all’operatore pubblicitario di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio del concorrente, occorrerà anzitutto accertare se essa possa avere l’effetto di creare nella mente del pubblico destinatario l’associazione con estensione di reputazione. La Corte ha indicato che, ai fini di tale accertamento, «occorre prendere in considerazione la presentazione globale della pubblicità contestata e la natura del pubblico al quale questa pubblicità è destinata» (62), suggerendo anche che un pubblico composto di commercianti specializzati può essere molto meno propenso dei consumatori finali a stabilire un’associazione con estensione di reputazione (63).

75.      Accertato il suddetto effetto, e conseguentemente l’esistenza di un vantaggio tratto dalla notorietà del marchio altrui, non potrà automaticamente concludersi che la pubblicità in questione è contraria all’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450. Occorrerà ancora valutare il carattere indebito o meno del suddetto vantaggio. Ciò dovrà farsi, a mio parere, in funzione delle circostanze proprie di ogni caso di specie.

76.      Rilevano all’uopo, in primis, i benefici che la pubblicità comparativa in questione presenta per i consumatori (64), siano questi intermedi o finali. L’esistenza di tali benefici è insita nel rispetto, da parte di quella pubblicità, delle condizioni di liceità di cui all’art. 3 bis, n. 1, lett. a)-d). Tali benefici andranno però soppesati, a mio avviso, con altri elementi pertinenti, quali il grado di notorietà del marchio del concorrente rispetto a quello, eventuale, del marchio dell’autore della pubblicità, l’immagine particolare che accompagna nella mente dei consumatori il prodotto contrassegnato dal marchio notorio e le motivazioni che inducono costoro ad acquistare tale prodotto o quello pubblicizzato, la necessità o l’utilità dell’uso del marchio notorio o delle relative modalità rispetto agli scopi informativi specifici della pubblicità in questione, il modo in cui la pubblicità comparativa si inserisce nella politica commerciale del suo autore (se, in particolare, si tratti di un’iniziativa sporadica o comunque inclusa nell’ambito di un’attività promozionale più articolata o se detta politica commerciale è sistematicamente incentrata sul confronto col prodotto contrassegnato dal marchio notorio). L’entità del vantaggio ricavato dall’autore della pubblicità e quella della perdita eventualmente sofferta dal titolare del marchio notorio in termini di sviamento di clientela possono essere presi in considerazione, ma dovrebbero avere un peso minore rispetto agli altri elementi nella valutazione del carattere indebito del vantaggio, dato che la loro esistenza può considerarsi inerente alla natura stessa del fenomeno della pubblicità comparativa (65).

77.      Così, non può escludersi che anche una pubblicità che presenti un contenuto informativo reale possa essere ritenuta tale da generare per il suo autore un vantaggio indebito, quando, realizzandosi l’associazione con estensione di reputazione, detto contenuto sia oggettivamente di limitato valore, il marchio del concorrente goda di un’elevata notorietà e gli investimenti diretti a promuovere il prodotto dell’autore della pubblicità si esauriscano nel confronto pubblicitario con il prodotto contrassegnato da detto marchio.

78.      Contrariamente a quanto suggerito dalla L’Oréal e dal governo francese, non dovrebbe riconoscersi un valore determinante al fatto che la pubblicità comparativa non miri a distinguere caratteristiche e vantaggi del prodotto pubblicizzato rispetto a quelli del prodotto contrassegnato dal marchio notorio, né al fatto che sia possibile descrivere le caratteristiche del primo prodotto senza far riferimento al prodotto contrassegnato da quel marchio. Infatti, sotto il primo profilo, la Corte ha ritenuto già a due riprese che anche «l’affermazione dell’esistenza di un’equivalenza quanto alle caratteristiche tecniche [di] due prodotti» costituisce «un confronto su caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei prodotti ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450» (66); sotto il secondo profilo, lo scopo della pubblicità comparativa, che il legislatore comunitario ha voluto favorire adottando la direttiva 97/55, è proprio quello di descrivere il proprio prodotto (o sue caratteristiche) in termini relativi, cioè rispetto al prodotto di uno o più concorrenti (o alle relative caratteristiche), al di là dell’ovvia possibilità di compierne una descrizione in termini assoluti. Tuttavia, è vero che, laddove «lo scopo della pubblicità sia unicamente distinguere i prodotti dell’operatore pubblicitario da quelli del suo concorrente e, quindi, mettere obiettivamente in rilievo le differenze», il vantaggio che ne ricavi detto operatore non potrà essere considerato indebito (67).

79.      Rilevo, infine, che la valutazione da operare è di carattere fattuale e rientra nella competenza del giudice di rinvio. Nella sentenza Adam Opel (68) la Corte, sebbene nel contesto dell’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, ha a mio avviso giustamente evidenziato che spetta a tale giudice, se del caso, stabilire, in particolare, se l’uso del marchio notorio in questione nella causa principale consenta di trarre indebitamente profitto dalla notorietà del medesimo. Lo stesso deve dirsi, secondo me, riguardo all’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450.

80.      Considero pertanto che possa rispondersi alla terza questione pregiudiziale dichiarando che quest’ultima disposizione deve essere interpretata nel senso che il mero fatto di operare, mediante elenchi comparativi, un confronto pubblicitario con un prodotto contrassegnato da un marchio notorio non consente di concludere che l’operatore pubblicitario tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che, se l’esistenza di un siffatto vantaggio presuppone che si produca, nella mente del pubblico destinatario della pubblicità, un’associazione tra il titolare del marchio notorio e l’operatore pubblicitario tale per cui detto pubblico potrebbe estendere la reputazione dei prodotti del primo a quelli del secondo, il carattere indebito di tale vantaggio deve essere accertato dal giudice nazionale in funzione di ogni circostanza rilevante propria del caso di specie.

4.      Sulla quarta questione pregiudiziale

81.      La quarta questione pregiudiziale, vertente sull’interpretazione dell’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450, solleva, a mio avviso, meno difficoltà rispetto alla precedente. Mi limiterò dunque a rispondervi più brevemente.

82.      La citata norma è chiara nel vietare la rappresentazione di un prodotto o servizio come imitazione o riproduzione (69) di un prodotto o servizio protetto da un marchio o una denominazione commerciale depositati. I concetti di imitazione e riproduzione alludono, a mio avviso, al fatto che, nel concepire il proprio prodotto, il fabbricante non ha impiegato la propria creatività, ma ha cercato, riuscendo solo in parte, di conferirgli le stesse caratteristiche di un prodotto protetto da un marchio altrui o ha cercato, riuscendovi, di conferirgli caratteristiche molto simili (ipotesi entrambe riconducibili all’imitazione), oppure è riuscito addirittura a riprodurre integralmente le caratteristiche del secondo prodotto (riproduzione).

83.      Oggetto del divieto è dunque una determinata rappresentazione del prodotto o servizio. La norma in esame, contrariamente a quanto hanno sostenuto le società appellanti, non si interessa ai prodotti contraffatti in quanto tali, per vietare la pubblicità comparativa volta a promuoverli (va ricordato del resto che, secondo le constatazioni del giudice di rinvio, i profumi commercializzati da queste ultime non sono prodotti contraffatti, nel senso che è perfettamente legittimo nel Regno Unito fabbricare e vendere un profumo che ha un odore identico o simile ad un profumo di lusso conosciuto). La norma non è formulata nemmeno in modo tale da vietare la pubblicità comparativa di prodotti o servizi di cui si possa dire a ragione che costituiscono un’imitazione o riproduzione di prodotti o servizi protetti da un marchio altrui, contrariamente a quanto sostiene la L’Oréal.

84.      La norma non sembra voler nemmeno vietare le affermazioni di equivalenza tra il prodotto dell’operatore pubblicitario o una sua caratteristica e il prodotto protetto da un marchio altrui o una sua caratteristica. Perciò, laddove l’operatore pubblicitario affermi soltanto che il suo prodotto è equivalente (o ha una caratteristica equivalente) al prodotto protetto dal marchio altrui (o a una sua caratteristica), senza però alludere al fatto che tale equivalenza è il frutto dell’aver copiato questo secondo prodotto (o una sua caratteristica), non mi sembra ricorrere una rappresentazione di un prodotto come imitazione o riproduzione dell’altro. La fattispecie vietata sarà integrata invece, ad esempio, oltre che in caso di esplicita ammissione dell’imitazione o della riproduzione del prodotto altrui protetto da un marchio, in caso di uso, a proposito del prodotto dell’operatore pubblicitario, di formule quali «tipo» o «stile» seguite da tale marchio. È inoltre possibile che il messaggio pubblicitario, pur non contenendo siffatte formule o formule che richiamino diversamente, ma esplicitamente, l’idea dell’imitazione o della riproduzione, si riveli comunque, alla luce della sua presentazione globale e del contesto economico in cui viene ad inserirsi, idoneo a trasmettere tale idea al pubblico destinatario anche solo implicitamente.

85.      Pertanto, ritengo che un operatore pubblicitario il quale affermi che il suo prodotto ha una caratteristica essenziale identica a quella di un prodotto tutelato da un marchio, notorio o meno, non violi per questo solo fatto la condizione di cui all’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450. Aggiungo che il carattere veritiero di tale affermazione, sottolineato nella questione pregiudiziale in esame, è privo di rilevanza ai fini dell’applicazione di tale norma, rilevando invece ai fini dell’applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, lett. a), della predetta direttiva.

86.      Le società appellanti hanno sostenuto che l’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450 non vieta di presentare una caratteristica specifica di un prodotto come equivalente a quella del prodotto protetto da un marchio con il quale si effettua il confronto. Nel caso di specie, l’affermazione di equivalenza contenuta nella pubblicità comparativa, quale richiamata nella questione pregiudiziale in esame, riguarderebbe appunto soltanto una caratteristica (l’odore) del prodotto (profumo) e non il prodotto nel suo insieme. Il rappresentante della Commissione, riprendendo all’udienza l’argomento delle società appellanti, ha suggerito che, se vi sono altre caratteristiche del prodotto che sono rilevanti per la scelta del consumatore e se esse non sono interessate dalla comparazione, difetterebbero i presupposti per vietare in base alla disposizione in esame una pubblicità che affermi un’equivalenza soltanto riguardo a talune caratteristiche del prodotto.

87.      Poiché, a mio avviso, ciò che rileva ai fini di tale disposizione non è l’affermazione di un’identità o equivalenza, totale o parziale, tra i prodotti, ma l’esternazione del fatto che il prodotto pubblicizzato è stato fabbricato secondo un processo di imitazione o riproduzione a partire dal modello costituito dal prodotto protetto dal marchio, la questione che i suddetti argomenti inducono a porsi è se la condizione di liceità in esame sia violata solo quando la pubblicità rappresenti il prodotto dell’operatore pubblicitario nel suo insieme come un’imitazione o riproduzione di quello protetto dal marchio riguardo o anche quando essa rappresenti come oggetto di imitazione o riproduzione una o talune soltanto delle caratteristiche del prodotto.

88.      Al riguardo, dal momento che è proprio l’aperta «confessione», in chiave pubblicitaria, dell’esistenza di un’imitazione o riproduzione di un prodotto protetto da marchio che la norma mira a contrastare onde dar tutela a quest’ultimo, sono del parere che non rispetti la condizione di liceità in esame un messaggio che segnali, in modo implicito o esplicito, che una caratteristica del prodotto pubblicizzato imita o riproduce quella corrispondente del prodotto protetto dal marchio altrui, purché si tratti di una caratteristica essenziale agli occhi del pubblico destinatario del messaggio stesso.

89.      Suggerisco perciò di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450 va interpretato nel senso che:

–        esso vieta un messaggio pubblicitario che alluda, esplicitamente o implicitamente, tenuto conto anche del contesto economico in cui esso si inserisce, al fatto che il prodotto dell’operatore pubblicitario è stato fabbricato in modo da imitare o riprodurre, anche limitatamente ad una o più caratteristiche essenziali, un prodotto protetto da un marchio altrui e,

–        di conseguenza, esso non vieta un messaggio pubblicitario per il solo fatto che vi si affermi che il prodotto dell’autore di tale messaggio ha una caratteristica essenziale identica a quella di un prodotto tutelato da un marchio, eventualmente notorio.

B –    Sulla quinta questione pregiudiziale

90.       La quinta questione pregiudiziale, vertente sull’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, è sollevata nell’ambito della trattazione della parte della causa principale che interessa non gli elenchi comparativi, ma le forme del confezionamento (scatola e flacone) di alcuni dei profumi commercializzati dalle società appellanti.

91.      Il giudice di rinvio interroga la Corte soltanto sul concetto di «trarre indebitamente vantaggio (…) dalla notorietà del marchio d’impresa», impiegato all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, chiedendo, in particolare, se l’uso di un segno simile ad un marchio notorio che non pregiudichi né rischi di pregiudicare la funzione di garanzia di origine di detto marchio, che non determini l’appannamento o lo svilimento («tarnishment») né lo smussamento («blurring») del marchio notorio, che non incida negativamente sulle vendite del titolare di tale marchio né sul ritorno sugli investimenti effettuati sul marchio stesso, ma che arrechi all’operatore che faccia tale uso un vantaggio commerciale a motivo della somiglianza tra il segno e detto marchio, consenta a tale operatore di «trarre indebitamente vantaggio» dalla notorietà del marchio ai sensi della predetta norma.

92.      Nel porre detta questione, il giudice di rinvio evidenzia, in particolare, che, laddove fosse accertato che, in conseguenza della somiglianza tra il confezionamento dei prodotti delle società appellanti e i marchi registrati della L’Oréal, si produce nella mente del pubblico un nesso tra quei prodotti e quelli di quest’ultima, detto nesso determinerebbe un vantaggio per le società appellanti, in quanto consentirebbe loro di praticare un prezzo più elevato di quello che potrebbero praticare altrimenti. Sembra però al giudice di rinvio che affermare, nelle circostanze evocate nella questione pregiudiziale in esame, l’esistenza di un vantaggio indebito significherebbe privare di qualsiasi funzione il termine «indebitamente» che pur figura all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.

93.      Ho già ricordato al paragrafo 57 supra che la tutela prevista da questa norma, secondo la giurisprudenza, copre anche l’ipotesi di uso di un segno simile al marchio notorio per prodotti identici o simili e non è istituita per contrastare soltanto il rischio di confusione per il pubblico.

94.      Detta tutela presuppone che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio, pur senza necessariamente confonderli (70).

95.      Altra condizione specifica della tutela è costituita da un uso immotivato del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di quest’ultimo oppure reca pregiudizio agli stessi (71). Si tratta di ipotesi distinte, ciascuna delle quali può ricorrere in una data fattispecie in assenza delle altre e giustificare in sé la tutela in parola (72).

96.      Parafrasando quanto osservato dall’avvocato generale Sharpston riguardo all’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 (73), rilevo inoltre che il concetto di indebito vantaggio è chiaramente incentrato sul beneficio per il segno usato dal terzo piuttosto che sul danno per il marchio notorio.

97.      Consegue da quanto sopra che le circostanze che il giudice di rinvio richiama alle lett.  a)-d) della questione pregiudiziale in esame – ovverosia la mancanza di pregiudizio (o rischio di pregiudizio) alla funzione essenziale del marchio quale garanzia di origine, la mancanza di pregiudizio (o rischio di pregiudizio) al carattere distintivo o alla notorietà del marchio e la mancata incidenza sulle vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio notorio o sul ritorno sugli investimenti effettuati su tale marchio – non sono tali da far escludere che il vantaggio che un operatore commerciale ricavi dall’uso per propri prodotti di un segno simile ad un marchio notorio altrui possa essere qualificato come indebito ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.

98.      Ciò non significa tuttavia che, per operare tale qualificazione, sia sufficiente accertare che si produca nella mente del pubblico il summenzionato nesso tra il segno e il marchio in conseguenza della somiglianza tra i medesimi (74).

99.      Il Tribunale, in alcune sentenze in cui ha interpretato l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, ha affermato che «la nozione di vantaggio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore (…) [va riferita al] rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio» (75).

100. Sennonché, nelle stesse sentenze, il Tribunale ha altresì affermato che il rischio in parola sussisterebbe «quando il consumatore, senza necessariamente confondere l’origine commerciale del prodotto o servizio in questione, è attirato dal marchio richiesto stesso, e acquisterà il prodotto o servizio di cui trattasi in quanto recante detto marchio, identico o simile ad un marchio anteriore notorio» (76).

101. Orbene, osservo che una cosa è dire, come nel passo riportato al paragrafo 99 supra, che il riverbero dell’immagine del marchio notorio sui prodotti designati dal marchio richiesto facilita la commercializzazione di questi ultimi; altra cosa, invece, è dire, come sembrerebbe dedursi dal passo riportato al paragrafo precedente, che unicamente in virtù di tale riverbero il consumatore si indurrebbe all’acquisto di tali prodotti invece di altri. Questa seconda prospettiva è molto restrittiva, subordinando la tutela conferita al marchio notorio contro i comportamenti parassitari alla dimostrazione che, in mancanza del riverbero dell’immagine del marchio notorio sul prodotto designato dal marchio richiesto, quest’ultimo non sarebbe acquistato dal consumatore.

102.  Sempre parafrasando osservazioni dell’avvocato generale Sharpston, onde estenderle dal contesto dell’opposizione alla registrazione di un marchio da parte del titolare di un marchio notorio anteriore a quello della tutela di un marchio notorio contro l’uso di un segno identico o simile ad esso, «[c]iò che si deve stabilire è una sorta di spinta data al [segno del terzo] dal suo nesso con il marchio [notorio]» (77).

103.  Per riscontrare un vantaggio tratto dalla notorietà di un marchio, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, dovrebbe, a mio avviso, essere sufficiente la dimostrazione di un’attrazione particolare del consumatore per il segno utilizzato dal terzo, dovuta all’associazione di tale segno con qualità positive del marchio notorio (78) e tale da incitare il consumatore ad acquistare i prodotti contrassegnati da quel segno.

104. Orbene, fornita un tale dimostrazione, dovrebbe forse concludersi che siffatto vantaggio è in sé indebito?

105. Al riguardo, mi pare utile anzitutto evidenziare che l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, a differenza dell’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450, contiene, oltre all’elemento «indebitamente», anche un riferimento all’«uso immotivato» (da intendersi nel senso di uso senza giusto motivo) del segno (79). Riguardo alle ipotesi di parassitismo contemplate dalla prima norma, si pone dunque la difficoltà di determinare il ruolo rispettivo di tali due elementi, il cui accostamento potrebbe a prima vista sembrare un’inutile ridondanza. In effetti, viene da chiedersi come potrebbe trarsi dalla notorietà di un marchio un vantaggio che non sia indebito quando si faccia uso di un segno identico o simile a tale marchio senza giusto motivo.

106. Per risolvere tale difficoltà, mi pare doversi ritenere che l’avverbio «indebitamente» entri in gioco solo laddove sia invocato e dimostrato un giusto motivo per l’uso di un tale segno.

107. Ciò significa che, quando la «spinta» data al segno del terzo dal suo nesso con il marchio notorio, nei termini che ho indicato al paragrafo 103 supra, discenda da un uso di tale segno che si fondi su un giusto motivo, occorrerà ancora verificare, al fine di stabilire se il titolare di quel marchio possa vietare tale uso, se il vantaggio tratto dal terzo abbia carattere indebito o meno.

108. Quando invece non venga addotto e dimostrato un giusto motivo per l’uso di quel segno (e il semplice fatto di ricavare un vantaggio dalla notorietà del marchio non può evidentemente configurarne uno), detto uso potrà essere vietato dal titolare del marchio laddove consenta al terzo di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio stesso. In mancanza cioè di un giusto motivo, tale vantaggio deve reputarsi indebitamente tratto. Pertanto, come suggerito in sostanza dal governo francese, laddove risulti che l’uso da parte di un operatore commerciale di un segno simile al marchio notorio altrui per contrassegnare i propri prodotti non abbia altro scopo che quello di sfruttare la reputazione o l’immagine particolare di quel marchio per promuovere la vendita di tali prodotti, si dovrebbe senz’altro qualificare come indebito il vantaggio che ne deriva per tale operatore.

109. Laddove un giusto motivo sia invece da costui effettivamente invocato e dimostrato, non potrà più presumersi che il vantaggio tratto dalla notorietà del marchio sia indebito, ma occorrerà valutarne il carattere indebito o meno alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie (80) ed in relazione alla natura del giusto motivo accertato.

110. Spetterà al giudice nazionale verificare, in particolare, se le società appellanti abbiano addotto un giusto motivo per l’uso di flaconi e scatole simili ai marchi della L’Oréal e, in caso affermativo, se il vantaggio che dette società traggono dalla notorietà di questi ultimi abbia, tenuto conto di quel motivo e di ogni circostanza rilevante del caso di specie, carattere indebito o meno (81).

111. Suggerisco quindi di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che:

–        qualora un operatore commerciale utilizzi un segno simile al marchio notorio altrui ricavandone un vantaggio che trova origine in tale somiglianza e nell’associazione, che ne consegue, a tale segno di qualità positive di detto marchio, tale utilizzo potrà essere vietato laddove non sia fondato su un giusto motivo, il quale non potrà risiedere nel vantaggio stesso, o, quando sia fondato su un giusto motivo, se risulti, tenuto conto di quel motivo e di ogni circostanza rilevante del caso di specie, che detto vantaggio abbia carattere indebito;

–        non ostano a tale divieto la mancanza di pregiudizio (o rischio di pregiudizio) alla funzione essenziale del marchio quale garanzia di origine, la mancanza di pregiudizio (o rischio di pregiudizio) al carattere distintivo o alla notorietà del marchio e la mancata incidenza di detto utilizzo sulle vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio o sul ritorno sugli investimenti effettuati sul medesimo.

IV – Conclusioni

112. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla Court of Appeal (England & Wales) nel modo seguente:

1)      L’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non è legittimato a far vietare l’uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, quando tale uso non pregiudichi né rischi di pregiudicare la funzione essenziale del marchio come garanzia di origine né alcun’altra funzione del marchio medesimo, e ciò anche se detto uso svolga un ruolo significativo nella promozione del prodotto dell’operatore pubblicitario, consentendo in particolare a quest’ultimo di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà di quel marchio.

2)      L’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, deve essere interpretato nel senso che il mero fatto di operare, mediante elenchi comparativi, un confronto pubblicitario con un prodotto contrassegnato da un marchio notorio non consente di concludere che l’operatore pubblicitario tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che, se l’esistenza di un siffatto vantaggio presuppone che si produca, nella mente del pubblico destinatario della pubblicità, un’associazione tra il titolare del marchio notorio e l’operatore pubblicitario tale per cui detto pubblico potrebbe estendere la reputazione dei prodotti del primo a quelli del secondo, il carattere indebito di tale vantaggio deve essere accertato dal giudice nazionale in funzione di ogni circostanza rilevante propria del caso di specie.

3)      L’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, va interpretato nel senso che:

–        esso vieta un messaggio pubblicitario che alluda, esplicitamente o implicitamente, tenuto conto anche del contesto economico in cui esso si inserisce, al fatto che il prodotto dell’operatore pubblicitario è stato fabbricato in modo da imitare o riprodurre, anche limitatamente ad una o più caratteristiche essenziali, un prodotto protetto da un marchio altrui e,

–        di conseguenza, esso non vieta un messaggio pubblicitario per il solo fatto che vi si affermi che il prodotto dell’autore di tale messaggio ha una caratteristica essenziale identica a quella di un prodotto tutelato da un marchio, eventualmente notorio.

4)      L’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che:

–        qualora un operatore commerciale utilizzi un segno simile al marchio notorio altrui ricavandone un vantaggio che trova origine in tale somiglianza e nell’associazione, che ne consegue, a tale segno di qualità positive di detto marchio, tale utilizzo potrà essere vietato laddove non sia fondato su un giusto motivo, il quale non potrà risiedere nel vantaggio stesso, o, quando sia fondato su un giusto motivo, se risulti, tenuto conto di quel motivo e di ogni circostanza rilevante del caso di specie, che detto vantaggio abbia carattere indebito;

–        non ostano a tale divieto la mancanza di pregiudizio (o rischio di pregiudizio) alla funzione essenziale del marchio quale garanzia di origine, la mancanza di pregiudizio (o rischio di pregiudizio) al carattere distintivo o alla notorietà del marchio e la mancata incidenza di detto utilizzo sulle vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio o sul ritorno sugli investimenti effettuati sul medesimo.

1 – Lingua originale: l’italiano.

2 – GU 1989, L 40, pag. 1.

3 – GU L 250, pag. 17.

4 – GU L 290, pag. 18.

5 – La direttiva 89/104 è stata recentemente abrogata e sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008, la quale, ai termini del suo primo ‘considerando’, ha provveduto a «codificare», «a fini di razionalità e chiarezza», la direttiva 89/104. Gli artt. 5 e 6 della direttiva 2008/95 riproducono, senza sostanziali modifiche, le disposizioni già contenute negli artt. 5 e 6 della direttiva 89/104.

6 – La direttiva 84/450 è stata ulteriormente modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), e poi abrogata e sostituita, a decorrere dal 12 dicembre 2007, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/114/CE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21), la quale costituisce tuttavia soltanto una versione codificata, a fini di chiarezza e razionalizzazione, delle disposizioni previgenti della direttiva 84/450.

7 – Decisione di rinvio, punto 7.

8 – Conclusioni del 30 novembre 2006 nella causa C-381/05, definita con sentenza 19 aprile 2007 (Racc. pag. I‑3115).

9 – Cit. alla nota precedente.

10 – Sentenza 12 giugno 2008, causa C‑533/06 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

11 – Ibidem, punti 36‑37.

12 – Ibidem, punti 45 e 51.

13 – Sentenza 10 aprile 2008, causa C‑102/07 (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008 rese nella stessa causa (paragrafi 75 e 78, cui si fa richiamo nel sopramenzionato punto della predetta sentenza).

14 – Mi riferisco, ovviamente, all’appartenenza allo stesso genere merceologico rappresentato dai profumi e non all’identità dei prodotti sotto il profilo delle loro caratteristiche o qualità.

15 – Sentenze 9 gennaio 2003, causa C‑292/00, Davidoff (Racc. pag. I‑389, punto 28), e O2, cit. (punti 47 e 57‑59, nonché la giurisprudenza ivi citata).

16 – Rispettivamente sentenze 12 novembre 2002, causa C‑206/01 (Racc. pag. I‑10273, punto 51); 16 novembre 2004, causa C‑245/02 (Racc. pag. I‑10989, punto 59), e 25 gennaio 2007, causa C‑48/05 (Racc. pag. I‑1017, punto 21).

17 – Sentenza 4 novembre 1997, causa C‑337/95 (Racc. pag. I‑6013).

18 – Sentenza 26 aprile 2007, causa C‑348/04 (Racc. pag. I‑3391)

19 – Sentenza 22 marzo 2007, causa T‑215/03, SIGLA/UAMI – Elleni Holding (VIPS) (Racc. pag. II‑711).

20 – Sentenza Davidoff, cit. (punti 18‑19).

21 – È in tal senso che l’avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni del 17 gennaio 2002 rese nella causa C‑291/00, definita con sentenza 20 marzo 2003, LTJ Diffusion (Racc. pag. I‑2799, paragrafi 33‑39), ha inteso il carattere assoluto della tutela del marchio evidenziato al decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104, per concludere che «la tutela accordata ai titolari di marchi di impresa secondo le norme rilevanti in materia è essenzialmente basata sull’esistenza di un rischio di confusione, la cui prova è superflua allorché entrambi i marchi (o il marchio ed il segno) ed i prodotti interessati non sono meramente simili, ma identici», e che «[g]li artt. 4, n. 1, lett. a), e 5, n. 1, lett. a), della direttiva [89/104] sono destinati a trovare applicazione solo in tali casi, poiché il rischio di confusione può essere presunto senza ulteriori accertamenti». È nello stesso modo che potrebbe intendersi, inoltre, l’affermazione contenuta al punto 49 della predetta sentenza, secondo cui «il n. 1, lett. a), dell’art. 5 della direttiva non richiede la prova di [un] rischio [di confusione per il pubblico] per accordare una protezione assoluta in caso d’identità del segno e del marchio nonché dei prodotti o dei servizi».

22 – Ricordo che, ai termini dell’art. 16, n. 1, dell’«Accordo TRIPs» (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) – allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, siglato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU 1994, L 336, pag. 1) –, «[i]n caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici, si presume che vi sia un rischio di confusione». V. anche, al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano del 29 giugno 2004 nella causa definita con la sentenza Anheuser Busch, cit. (in particolare paragrafi 71‑77).

23 – Cit. (punto 28). Il corsivo è mio.

24 – Il corsivo è mio.

25 – Cit. (punto 51). Il corsivo è mio.

26 – Cit. (punto 59).

27 – Ct. (punto 21).

28 – Sentenza Arsenal, cit. (punto 42).

29 – Ibidem (punto 54).

30 – Sentenze 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff (Racc. pag. I‑4187, punto 16), e Arsenal, cit. (punto 54).

31 – Sentenza 11 settembre 2007, causa C‑17/06 (Racc. pag. I‑7041).

32 – Sentenza Arsenal, cit. (punto 61).

33 – Sentenza Adam Opel, cit. (punto 22). Il corsivo è mio.

34 – Ibidem (punto 37). V., analogamente, anche i punti 26 e 36 della sentenza Céline, cit., a confronto: secondo il primo, «l’uso, da parte di un terzo che non vi sia stato autorizzato, di un segno identico ad un marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato può essere vietato, conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, solo se pregiudica o è idoneo a pregiudicare le funzioni del detto marchio e in particolare la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi» (il corsivo è mio); ai termini del secondo, in cui non compare più il termine «solo», «l’uso, da parte di un terzo che non vi è stato autorizzato, di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un’insegna identici ad un marchio anteriore nell’ambito di un’attività di commercializzazione di prodotti identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato costituisce un uso che il titolare del detto marchio può vietare conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, se si tratta di un uso per prodotti che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio».

35 – Ibidem (punto 25).

36 – Conclusioni del 29 aprile 1997 (paragrafi 39 e 41‑42).

37 – Conclusioni del 13 giugno 2002 (paragrafi 46‑47).

38 – V. anche, sulle funzioni del marchio, le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer del 19 gennaio 2006 nella causa C‑259/04, definita con sentenza 30 marzo 2006, Emanuel (Racc. pag. I‑3089, paragrafi 41‑45).

39 – In tal senso v., per tutti, la comunicazione di Lord Mackenzie Stuart intitolata «Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes», in Marque et droit économique – Les fonctions de la marque (atti del convegno del 6-7 novembre 1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Parigi, 1976, pag. 257, in particolare pagg. 261‑262.

40 – Conclusioni del 3 dicembre 2008 nella causa C‑59/08, Copad, ancora pendente (paragrafo 50).

41 – L’efficace immagine del marchio come «accumulatore di informazioni altrimenti comunicate» è di G. De Sena, «Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario», Giuffré, Milano, 2007, pag. 52.

42 – V., al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa C‑252/07, definita con sentenza 27 novembre 2008, Intel Corporation (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafi 8‑13), nonché la sentenza del Tribunale VIPS, cit. (punto 35).

43 – Sentenza Parfums Christian Dior, cit. (punto 43).

44 – Sentenze 11 luglio 1996, cause riunite C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93, Bristol‑Myers Squibb e a. (Racc. pag. I‑3457, punto 75); Parfums Christian Dior, cit. (punto 43), e Boehringer Ingelheim e a., cit. (punti 20‑21).

45 – Sentenza Boehringer Ingelheim e a., cit. (punto 43).

46 – Sentenza Parfums Christian Dior, cit. (punti 44‑45).

47 – V., in tal senso, sentenze 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL (Racc. pag. I‑6191, punto 20); 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (Racc. pag. I‑12537, punti 27‑30), nonché adidas e Adidas Benelux, cit. (punti 40‑41).

48 – Citate sentenze Davidoff (punto 30), Adidas-Salomon e Adidas Benelux (punti 19‑20), nonché adidas e Adidas Benelux (punto 37).

49 – V., in particolare, i punti 89‑90 e 110‑113 delle osservazioni scritte della L’Oréal.

50 – Conclusioni del 31 gennaio 2008 nella causa definita con la sentenza O2, cit. (paragrafo 56).

51 – L’avvocato generale Léger, nelle sue conclusioni dell’8 febbraio 2001 rese nella causa C‑112/99, definita con sentenza 25 ottobre 2001, Toshiba (Racc. pag. I‑7945, paragrafo 76), osservava che la disposizione in esame, impiegando il termine «indebitamente», non poteva esprimere meglio «l’idea che una parte del beneficio [della] notorietà [del marchio del concorrente] è inevitabilmente sviata a favore [dell’operatore pubblicitario]».

52 – V. citate sentenze De Landtsheer Emmanuel (punti 34 e 62) e O2 (punti 38‑39).

53 – Sentenza De Landtsheer Emmanuel, cit. (punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

54 – Conclusioni del 10 luglio 2003 (paragrafo 39). La sentenza è citata supra.

55 – La definizione è peraltro ripresa, mediante citazione esplicita, da F.W. Mostert, «Famous and Well-Known Marks», Butterworths, Londra, 1997, pag. 62.

56 – Sentenza 23 febbraio 2006, causa C‑59/05 (Racc. pag. I‑2147).

57 – V. la Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well‑Known Marks adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la Tutela della Proprietà Industriale e dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) (1999): la nota sull’art. 4, n. 1, lett. b), iii), di tale raccomandazione, il quale evoca l’ipotesi in cui l’uso di un marchio che costituisce una riproduzione, un’imitazione, una traduzione o una traslitterazione di un marchio notorio «trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo» di quest’ultimo, indica che tale riferimento all’«indebito vantaggio» «è inteso a dare agli Stati Membri flessibilità nell’applicazione di questo criterio».

58 – Conclusioni presentate nella causa Intel Corporation, cit. (paragrafo 35).

59 – Cit. (punti 57 e 60).

60 – Cit. (punto 18).

61 – Ibidem (punto 24).

62 – Sentenza Toshiba, cit. (punto 60).

63 – Ibidem (punto 52).

64 – Sentenza Siemens, cit. (punto 24).

65 – V. in tal senso, con riferimento al vantaggio ricavato dall’autore della pubblicità, sentenza Siemens, cit. (punto 25).

66 – Citate sentenze Toshiba (punto 56) e Siemens (punto 17).

67 – Sentenza De Landtsheer Emmanuel, cit. (punto 69 e la giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio.

68 – Cit. (punto 36).

69 – Utilizzo il termine «riproduzione» in luogo del termine «contraffazione», che figura nel testo italiano della citata norma, in quanto il secondo termine, alludendo necessariamente alla violazione di un diritto di privativa, appare un’inappropriata traduzione dei corrispondenti termini, più neutri, che figurano nelle versioni inglese («replicas») e francese («reproduction») della norma medesima.

70 – Citate sentenze Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (punti 29 e 31), nonché adidas e Adidas Benelux (punto 41).

71 – Citate sentenze Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (punto 27), nonché adidas e Adidas Benelux (punto 40).

72 – V. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Adidas‑Salomon e Adidas Benelux, cit. (paragrafi 36‑39), nonché, sebbene con riferimento all’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104, le citate conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Intel Corporation (paragrafo 43) e la sentenza Intel Corporation, cit. (punto 28).

73 – Conclusioni relative alla causa Intel Corporation, cit. (paragrafo 62).

74 – V., in tal senso, sentenza Intel Corporation, cit. (punto 32).

75 – Sentenze VIPS, cit. (punto 40); 30 gennaio 2008, causa T‑128/06, Japan Tobacco/UAMI ‑ Torrefacção Camelo (CAMELO) (non pubblicata nella Raccolta, punto 46), e 19 giugno 2008, causa T‑93/06, Mülhens/UAMI ‑ Spa Monopole (MINERAL SPA) (non pubblicata nella Raccolta, punto 40). Il corsivo è mio.

76 – Citate sentenze VIPS (punto 42), CAMELO (punto 65) e MINERAL SPA (punto 38). Il corsivo è mio.

77 – Conclusioni nella causa Intel Corporation, cit. (paragrafo 62).

78 – Dalle stesse citate sentenze VIPS (punti 71‑72) e CAMELO (punto 65) si ricava, d’altronde, da un lato, che il rischio di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di marchio altrui «si produrrebbe unicamente nel caso in cui il pubblico di riferimento, senza confondere l’origine dei prodotti in questione, provasse un’attrazione particolare» per il prodotto del richiedente la registrazione «solamente in quanto esso è designato» da un segno identico o simile al marchio notorio e, dall’altro, che occorre all’uopo la prova dell’associazione del marchio richiesto con qualità positive del marchio notorio anteriore.

79 – Nel caso della pubblicità comparativa, il giusto motivo per l’uso del marchio del concorrente mi pare insito nel rispetto, da parte del messaggio pubblicitario, delle condizioni di liceità di cui all’art. 3 bis, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 84/450. Per tale ragione, a mio parere, il legislatore comunitario non ha inteso necessario riprendere nell’art. 3 bis, n. 1, lett. g), di tale direttiva la condizione relativa all’uso immotivato del segno, che invece figura all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.

80 – V., per analogia, sentenza Intel Corporation, cit. (punto 68). Come evidenziato anche dall’avvocato generale Sharpston nelle conclusioni relative alla causa definita con la predetta sentenza (paragrafo 65), il rischio che venga tratto indebitamente vantaggio dal marchio notorio sarà tanto più elevato quanto maggiore è la notorietà di questo e quanto più prossime sono le aree merceologiche cui appartengono i prodotti contrassegnati rispettivamente dal segno e dal marchio notorio.

81 – V. sentenza Adam Opel, cit. (punto 36).