GENERALINIO ADVOKATO
PAOLO MENGOZZI IŠVADA,
pateikta 2009 m vasario 10 d.(1)
Byla C‑487/07
L’Oréal SA
Lancôme parfums et beauté & Cie
Laboratoires Garnier & Cie
prieš
Bellure NV
Malaika Investments Ltd
Starion International Ltd
(Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)
„Teisės aktų derinimas – Prekių ženklai – Direktyva 89/104/EEB – 5 straipsnio 1 dalies a punktas – Kito asmens prekių ženklo naudojimas lyginamojoje reklamoje tapačioms prekėms – 5 straipsnio 2 dalis – Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo geru vardu – Lyginamoji reklama – Direktyvos 84/450/EEE ir 97/55/EEB – 3a straipsnio 1 dalis – Sąlygos, kuriomis lyginamoji reklama leidžiama – Nesąžiningas pasinaudojimas konkurento prekių ženklo geru vardu – Konkurento prekių ženklu saugomų prekių imitacija ar reprodukcija“
1. Nagrinėjamame Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prašyme priimti prejudicinį sprendimą keliami klausimai, susiję su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti(2) 5 straipsnio ir 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos(3) su pakeitimais, padarytais 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB(4), 3a straipsnio 1 dalies aiškinimu.
I – Teisinis pagrindas
2. Direktyvos 89/104(5) 5 straipsnis „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ suformuluotas taip:
„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:
a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.
2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.
3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, inter alia, uždrausti:
a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;
b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
d) vartoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentacijoje arba reklamoje.
<...>“
3. Direktyvos 89/104 6 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“ nustatyta, kad „prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:
a) savo vardą arba adresą;
b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;
c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;
su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje“.
4. Direktyva 97/55 įterptos kelios nuostatos dėl lyginamosios reklamos į Direktyvą 84/450, kuri iš pradžių buvo skirta tik klaidinančiai reklamai.
5. Direktyvos 84/450 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/55 (toliau – Direktyva 84/450)(6), 2 straipsnio 2a dalyje šios direktyvos tikslais „lyginamoji reklama“ apibrėžiama kaip „bet kokia reklama, kuri aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą, arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas.“
6. Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalyje nustatyta:
„Lyginamoji reklama, susijusi su palyginimu, leidžiama, jeigu įvykdytos šios sąlygos:
<...>
d) netrikdo rinkos painiava tarp reklamuotojo ir konkurento arba tarp reklamuotojo ir konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų, prekių ar paslaugų;
e) ji nediskredituoja arba nešmeižia konkurento prekės ženklų, firmos vardų, kitų skiriamųjų ženklų, prekių, paslaugų, veiklos ar aplinkybių;
<...>
g) ji nesąžiningai nepasinaudoja konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų reputacija ar konkuruojančių gaminių kilmės vietos nurodymu;
h) ji nepateikia prekių ar paslaugų kaip prekių ar paslaugų, kurios turi apsaugotą prekės ženklą ar firmos vardą, imitacijų ar reprodukcijų.“
II – Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai
7. L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie ir Laboratoires Garnier & Cie (toliau visos kartu vadinamos – L’Oréal) yra bendrovės, priklausančios L’Oréal grupei, kuri užsiima, inter alia, aukščiausios kokybės kvepalų gamyba ir prekyba.
8. L’Oréal priklauso konkrečiai šie nacionaliniai (Jungtinės Karalystės), tarptautiniai arba Bendrijos prekių ženklai, įregistruoti kvepalams ir kitiems kvepalų produktams:
– prekių ženklai „Trésor“:
– nacionalinis žodinis ženklas „Tresor“ (be diakritinio ženklo; toliau – žodinis ženklas „Trésor“),
– nacionalinis žodinis ir vaizdinis ženklas, vaizduojantis kvepalų buteliuką iš priekio ir iš šono, ant kurio užrašytas žodis „Trésor“ (toliau – „Trésor“ kvepalų buteliuko prekių ženklas),
– nacionalinis žodinis ir vaizdinis ženklas, vaizduojantis spalvotos kvepalų dėžutės priekinę dalį, ant kurios užrašytas žodis „Trésor“ (toliau – „Trésor“ dėžutės prekių ženklas),
– prekių ženklai „Miracle“:
– Bendrijos žodinis ženklas „Miracle“ (toliau – žodinis ženklas „Miracle“),
– Bendrijos žodinis ir vaizdinis ženklas, vaizduojantis kvepalų buteliuką iš priekio, ant kurio užrašytas žodis „Miracle“ (toliau – „Miracle“ kvepalų buteliuko prekių ženklas),
– tarptautinis žodinis ir vaizdinis ženklas, vaizduojantis spalvotos kvepalų dėžutės priekinę dalį, ant kurios užrašytas žodis „Miracle“ (toliau – „Miracle“ dėžutės prekių ženklas),
– nacionalinis žodinis ženklas „Anaïs-Anaïs“,
– prekių ženklai „Noa“:
– nacionalinis žodinis ženklas „Noa Noa“,
– nacionalinis ir Bendrijos žodiniai ir vaizdiniai ženklai, abu stilizuotai vaizduojantys žodį „Noa“.
9. Pagal Belgijos teisę įsteigta bendrovė Bellure NV atitinkamai 1996 m. ir 2001 m. prekiavo Europos kvepalų rinkose „Creation Lamis“ ir „Dorall“ prekių serijomis, kurios buvo gaminamos šios bendrovės užsakymu ir pagal jos dizaino specifikacijas trečiojoje narėje. Starion International Ltd (toliau – Starion) pirko šiuos kvepalus iš Bellure ir platino juos didmenininkams ir „smarkiai nukainotų“ prekių parduotuvėms Jungtinėje Karalystėje. Starion taip pat platino Jungtinėje Karalystėje „Stitch“ prekių seriją. Malaika Investments Ltd, kurios komercinis pavadinimas „Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales“ (toliau – Malaika), buvo „Creation Lamis“ serijos kvepalų didmenininkė Jungtinėje Karalystėje, o šiuos kvepalus jai tiekė Starion. Šių trijų prekių serijų kvepalai imitavo pasisekimą pelniusių kvepalų kvapą ir buvo parduodami itin nedidele mažmenine kaina (mažiau nei 4 GBP).
10. Prekiaudamos šiais kvepalais Jungtinėje Karalystėje Starion ir Malaika pačios naudojosi ir tiekė savo mažmenininkams lyginamuosius sąrašus, kuriuose pagal kvapo panašumą kiekvieni iš šių kvepalų buvo lyginami su aukščiausios kokybės kvepalais, nurodant žodinį prekių ženklą, kuriuo jie yra žinomi (toliau – lyginamieji sąrašai). Šiuose sąrašuose buvo L’Oréal žodiniai prekių ženklai „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ ir „Noa Noa“.
11. Be to, ketveri „Creation Lamis“ serijos ir vieni „Dorall“ serijos kvepalai buvo parduodami buteliukuose ir dėžutėse, iš pažiūros panašiuose į „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ ir „Noa“ kvepalų buteliukus ir dėžutes, nors pripažįstama, kad šis panašumas negalėjo suklaidinti mažmenininkų arba vartotojų dėl prekių kilmės.
12. L’Oréal iškėlė High Court of Justice of England & Wales (Chancery Division) bylą dėl prekių ženklų pažeidimo, nukreiptą prieš, inter alia, Bellure, Starion ir Malaika. Ji visų pirma teigė, kad naudodamos lyginamuosius sąrašus Starion ir Malaika pažeidė teises, susijusias su jos žodiniais prekių ženklais „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ ir „Noa Noa“ bei žodiniu ir vaizdiniu prekių ženklu „Noa“, taip pažeisdama Trade Mark Act 1994 (toliau – TMA) 10 straipsnio 1 dalį, kuri į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą. Antra, L’Oréal teigė, kad jos kvepalų „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ ir „Noa“ pavadinimų, buteliukų ir dėžučių imitavimas ir prekyba kvepalais tokiuose imituojančiuose buteliukuose ir dėžutėse pažeidė teises, susijusias su jos žodiniais prekių ženklais „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ ir „Noa Noa“ bei „Trésor“ ir „Miracle“ kvepalų buteliuko ir dėžutės prekių ženklais, o tai pažeidė TMA 10 straipsnio 3 dalį, kuri į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį.
13. High Court patenkino ieškinį dėl lyginamųjų sąrašų naudojimo, pagrįstą TMA 10 straipsnio 1 dalimi, tačiau ieškinį, pagrįstą TMA 10 straipsnio 3 dalimi, patenkino tik iš dalies, nes nusprendė, kad buvo pažeisti tik „Trésor“ kvepalų dėžutės prekių ženklas ir „Miracle“ kvepalų buteliuko prekių ženklas.
14. Starion ir Malaika (toliau – bendrovės apeliantės) pateikė Court of Appeal apeliacinį skundą dėl High Court sprendimo. L’Oréal pateikė priešpriešinį apeliacinį skundą, kuriame prašo pripažinti, kad buvo pažeisti „Trésor“ ir „Miracle“ žodiniai prekių ženklai, „Trésor“ kvepalų buteliuko prekių ženklas ir „Miracle“ kvepalų dėžutės prekių ženklas.
15. Court of Appeal atmetė L’Oréal priešpriešinį apeliacinį skundą ir nusprendė, kad sprendimui dėl likusios ginčo dalies priimti būtina prašyti Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą šiais klausimais:
„1. Jei prekybininkas, reklamuodamas savo prekes ar paslaugas, naudoja konkurentui priklausantį įregistruotą prekių ženklą tam, kad palygintų savo parduodamų prekių charakteristikas (visų pirma – kvapą) su konkurento parduodamų, šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių charakteristikomis (visų pirma – kvapu), nesupainiodamas prekių ženklų ar kaip nors kitaip nepažeisdamas pagrindinės prekių ženklo, kaip kilmės nuorodos, funkcijos, ar tokiam naudojimui taikomas Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punktas?
2. Jei prekybininkas prekyboje naudoja (visų pirma – lyginamajame sąraše) plačiai žinomą įregistruotą prekių ženklą siekdamas parodyti savo prekės charakteristiką (visų pirma – kvapą):
a) nesukeldamas jokios galimybės supainioti; ir
b) tai neturi poveikio plačiai žinomu įregistruotu prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimui; ir
c) nepažeidžia pagrindinės įregistruoto prekių ženklo, kaip kilmės nuorodos, funkcijos ir nesukelia žalos šio prekių ženklo geram vardui juodindamas jo įvaizdį arba kaip nors kitaip jam kenkdamas; ir
d) turi didelės reikšmės prekybininko prekės prekybos skatinimui,
ar tokiam naudojimui taikomas Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktas?
3. Kokia yra Direktyvos (84/450) 3a straipsnio (1 dalies) g punkto formuluotės „nesąžiningai pasinaudoti“ reikšmė, ypač tais atvejais, kai lyginamajame sąraše prekybininkas lygina savo prekę su plačiai žinomu prekių ženklu žymima preke, ir ar taip veikdamas jis nesąžiningai pasinaudoja plačiai žinomo prekių ženklo geru vardu?
4. Kokia yra minėtos direktyvos 3a straipsnio (1 dalies) h punkto formuluotės „pateikti prekių ar paslaugų imitacijas ar reprodukcijas“ reikšmė ir visų pirma, ar ši formuluotė apima atvejį, kai, nesupainiodama ir nesuklaidindama, šalis paprasčiausia sako tiesą, kad jo prekės charakteristika (kvapas) yra geresnė nei prekių ženklu apsaugotos plačiai žinomos prekės?
5) Kai prekybininkas naudoja žymenį, kuris yra toks pats kaip ir įregistruotas gerą vardą turintis prekių ženklas, ir šis žymuo nėra klaidinančiai panašus į prekių ženklą ir:
a) esminė įregistruoto prekių ženklo funkcija užtikrinti kilmės garantiją nepažeidžiama ir jai nekeliamas pavojus;
b) įregistruotas prekių ženklas arba jo geras vardas nejuodinami ir jiems nekenkiama bei nekyla jokios grėsmės, kad taip atsitiks;
c) prekių ženklo savininko pardavimai nesumažėja; ir
d) prekių ženklo savininkas nepraranda naudos iš savo prekių ženklo reklamos, prekybos skatinimo, išlaikymo arba stiprinimo;
e) tačiau naudodamas savo žymenį prekybininkas gauna komercinę naudą dėl to, kad šis yra panašus į įregistruotą prekių ženklą,
ar toks naudojimas yra „nesąžiningas pasinaudojimas“ įregistruoto prekių ženklo geru vardu Direktyvos (89/104) 5 straipsnio 2 dalies prasme?“
16. Court of Appeal konstatuoja, kad aptariamų lyginamųjų sąrašų naudojimas yra lyginamoji reklama Direktyvos 84/450 prasme, ir teigia, kad pirmaisiais keturiais klausimais, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, siekiama nustatyti, ar L’Oréal žodiniai prekių ženklai yra teisėtai naudojami bendrovių apeliančių lyginamuosiuose sąrašuose.
17. Penktuoju prejudiciniu klausimu prašoma priimti sprendimą dėl to, ar šios bendrovės teisėtai naudoja buteliukus ir dėžutes, panašius į „Trésor“ kvepalų dėžutės prekių ženklu ir „Miracle“ kvepalų buteliuko prekių ženklu saugomus dėžutę ir buteliuką.
III – Teisinis vertinimas
A – Pirmasis klausimas, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
1. Įžanginės pastabos
18. Visi pirmieji keturi klausimai, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, yra susiję su situacija, kai konkurentas naudoja asmens prekių ženklą lyginamojoje reklamoje, apimančioje, be kita ko, tokius lyginamuosius sąrašus, kokie yra nagrinėjamoje byloje. Šiame kontekste kito asmens prekių ženklas naudojamas nurodyti prekėms, kurios faktiškai yra paties prekių ženklo savininko, o ne jo konkurento prekės.
19. Court of Appeal nusprendė, kad tokių lyginamųjų sąrašų teikimas mažmenininkams yra reklama Direktyvos 84/450 2 straipsnio 1 dalies prasme. Faktiškai tai yra su prekyba susijęs pareiškimas, padarytas siekiant paskatinti prekių tiekimą.
20. Kaip jau minėta, Court of Appeal taip pat konstatavo, kad tokia reklama yra lyginamoji reklama Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2a dalies prasme, o tai reiškia, inter alia, kad reklamuotojas ir reklamoje nurodytoji įmonė (arba įmonė, kurios prekės arba paslaugos nurodomos) yra konkurentai. Pirmajame klausime, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą ir kuris yra nesusijęs su Direktyvos 84/450 nuostatomis, minimas „konkurentui“ priklausančio prekių ženklo naudojimas.
21. Faktiškai, remiantis Court of Appeal nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, yra akivaizdu, kad „bylos šalių prekės tarpusavyje nekonkuruoja. Jos patenka į skirtingus kainos ir rinkos segmentus“(7). Mano nuomone, tokia išvada dar nereiškia esant neįmanoma nustatyti nagrinėjamos bylos sąsają su lyginamąja reklama Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2a dalies prasme, jeigu turėsime omenyje, kad pagal pastarąją nuostatą reikalaujami konkurenciniai santykiai turi būti apibrėžiami labai plačiai. Šiuo požiūriu paprasčiausia nurodysiu aplinkybes, išdėstytas mano išvados byloje De Landtsheer Emmanuel(8) 63–90 punktuose ir sprendimo šioje byloje(9) 32–42 punktuose, ir ypač tai, kad šiame kontekste būtina atsižvelgti į galimos konkurencijos situacijas ir tai, kaip gali vystytis dabartinė rinkos būklė ir vartotojų įpročiai. Be to, kaip teisingai pažymi L’Oréal, taip pat reikia atsižvelgti į konkurencinius santykius, egzistuojančius vien tik tarpiniame (pavyzdžiui, didmeniniame) tiekimo grandinės lygyje. Prireikus būtent prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į šiame sprendime pateiktus aiškinimo kriterijus, turi išsamiau išnagrinėti klausimą, ar esama tikrų pagal šiuos teisės aktus reikalaujamų konkurencinių santykių.
22. Nesant aiškių priešingų įrodymų nagrinėjamoje byloje būtina remtis Court of Appeal padaryta prielaida, kad ginčijami lyginamieji sąrašai yra lyginamoji reklama Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2a dalies prasme, ir negali būti jokių abejonių dėl trečiojo ir ketvirtojo klausimų, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, priimtinumo, kiek tai susiję su jų reikšme nacionalinio teismo nagrinėjamos bylos dalykui.
23. Norint atsakyti į šiuos keturis klausimus, ypač į pirmuosius du, visų pirma būtina nustatyti, kuo jie tarpusavyje susiję, atsižvelgiant į konkuruojančius reikalavimus, t. y. poreikį užtikrinti prekių ženklo apsaugą ir poreikį palengvinti naudojimąsi lyginamąja reklama ir prekių ženklų apsaugą reglamentuojančiomis nuostatomis, randamą, viena vertus, Direktyvoje 89/104, ypač jos 5 ir 6 straipsniuose, ir, kita vertus, Direktyvoje 84/450, ypač jos 3a straipsnio 1 dalyje.
24. Neseniai priimtame sprendime O2(10) Teisingumo Teismas šioje srityje jau pateikė nemažai svarbių paaiškinimų. Konkrečiai kalbant, jis konstatavo, kad:
– „tai, kad lyginamojoje reklamoje reklamuotojas naudoja konkurento prekių ženklui tapatų arba panašų į jį žymenį, siekdamas identifikuoti šio siūlomas prekes ar paslaugas, laikoma naudojimu pačioms reklamuotojo prekėms ir paslaugoms Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalių prasme. Taigi prireikus toks naudojimas gali būti uždraustas pagal minėtas nuostatas“(11),
– vis dėlto įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės pagal šias nuostatas uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje, atitinkančioje visas Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalyje išvardytas lyginamosios reklamos teisėtumo sąlygas, naudoti tapatų jo prekių ženklui ar panašų į jį žymenį(12).
25. Taigi šių sąlygų laikymasis tokiam reklamuotojui yra veiksmingas gynybos pagrindas byloje, nagrinėjamoje pagal ieškinį, grindžiamą nacionalinėmis nuostatomis, įgyvendinančiomis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalis. Šiuo požiūriu nelaikyčiau teisingu ar būtinu nutartyje pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą išdėstyto aiškinimo, su kuriuo sutinka L’Oréal, kad nustačius, jog šios sąlygos yra įvykdytos, kito asmens įregistruoto prekių ženklo (toliau, siekiant glaustumo, bus vadinama tiesiog prekių ženklu) naudojimo lyginamojoje reklamoje savaime negalima vertinti kitaip nei leidžiamo pagal Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalį. Nors galima teigti, kad Direktyvos 89/450 3a straipsnio reikalavimus atitinkantis naudojimas „neprieštarauja sąžiningai praktikai pramonėje ir komercinėje veikloje“, prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimui Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad būtų įvykdyta viena iš šios nuostatos a–c punktų sąlygų. Vis dėlto manau, kad nagrinėjamoje byloje neįvykdyta nė viena iš šių sąlygų, todėl gynybos pagrindas, grindžiamas Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų, leidžiančių lyginamąją reklamą, laikymusi, negali būti „priskirtas“ Direktyvai 89/104. Visų pirma sutinku su tuo požiūriu, kurį posėdyje išreiškė Komisijos atstovas, kad Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punktas yra susijęs tik su tų prekių ženklo elementų naudojimu, kurie aprašo vieną arba kelias šioje nuostatoje nurodytas prekių arba paslaugų savybes (toliau – aprašomosios „nuorodos“). Mano nuomone, tai patvirtina sprendimas adidas ir Adidas Benelux, kuriame konstatuota, kad „direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktas skirtas išsaugoti visų ūkio subjektų galimybę naudoti aprašomąsias nuorodas“, taigi „išreiškia prieinamumo reikalavimą“(13). Mano nuomone, be Direktyvos 89/104 6 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies, Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų, kuriomis leidžiama lyginamoji reklama, laikymasis sudaro atskirą gynybos pagrindą, kuriuo remiantis galima atmesti dėl lyginamosios reklamos pareikštą ir Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalis įgyvendinančiomis nacionalinėmis nuostatomis grindžiamą ieškinį.
2. Pirmieji du prejudiciniai klausimai, susiję su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies aiškinimu
26. Taigi turint omenyje, kad jeigu žymuo, tapatus konkurento prekių ženklui arba panašus į jį, naudojamas lyginamojoje reklamoje, tai dar nereiškia, kad tokiam naudojimui netaikoma Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis. Todėl atsakant į pirmuosius du prejudicinius klausimus būtina išnagrinėti minėtas sąlygas, atsižvelgiant į šiuose klausimuose išdėstytas faktines aplinkybes.
27. Kaip pažymėjo pats Court of Appeal, pirmąjį prejudicinį klausimą jis iš esmės jau buvo pateikęs Teisingumo Teismui byloje O2. Toje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nurodytas reklamuotojo ir prekių ženklo savininko teikiamų (judriojo telefono ryšio) paslaugų palyginimo objektas lyginamojoje reklamoje, kurioje reklamuotojas naudojo minėtą prekių ženklą, buvo kaina, o nagrinėjamoje byloje palyginimo objektas yra kvapas (kvepalų atveju).
28. Kitas šių bylų skirtumas – kad byloje O2 nacionaliniame teisme buvo ginčijama tai, jog reklamuotojas naudojo žymenį, kuris buvo ne tapatus, o tik panašus į konkurento prekių ženklą, kai abiejų šių šalių reklamoje siūlomos paslaugos sutapo. Būtent dėl šios priežasties Teisingumo Teismas sprendime O2 į pirmąjį klausimą, dėl kurio buvo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą ir kuris suformuluotas iš esmės taip pat, kaip pirmasis klausimas nagrinėjamoje byloje, atsakė, pateikdamas vien Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimą ir nurodydamas, kad nėra būtina išaiškinti šio straipsnio 1 dalies a punkto. O nagrinėjamoje byloje nacionaliniame teisme pareikštame ieškinyje, nukreiptame prieš bendrovių apeliančių naudojamus lyginamuosius sąrašus, yra ginčijama tai, kad reklamuotojas naudoja žymenį, tapatų kito asmens prekių ženklui, prekėms, kurios yra tapačios(14) šiuo ženklu pažymėtosioms prekėms.
29. Todėl pirmąjį klausimą, dėl kurio byloje O2 buvo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą ir kuriame minima visa Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis, reikia suprasti taip, kad Court of Appeal siekia išsiaiškinti, ar šio straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje naudoti šiam prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, net jeigu toks naudojimas nesukuria galimybės, kad visuomenė supainios atitinkamų prekių arba paslaugų kilmę.
30. Antruoju klausimu Court of Appeal tiesiogiai prašo išaiškinti tik Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir siekia įsitikinti, ar pagal šią nuostatą plačiai žinomo prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiajai šaliai versle, visų pirma lyginamojoje reklamoje, naudoti šiam prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, net jeigu toks naudojimas, turėdamas didelės reikšmės skatinant prekybą trečiosios šalies prekėmis, nesukelia jokios galimybės, kad visuomenė supainios atitinkamų prekių arba paslaugų kilmę, neturi poveikio šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimui ir nesukelia jokios žalos šio prekių ženklo geram vardui.
31. Pagal Teisingumo Teismo praktiką pavojus, kad visuomenė supainios atitinkamų prekių arba paslaugų kilmę, t. y. pavojus, kad visuomenė tikės, jog atitinkamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais ekonomiškai susijusių įmonių, neišvengiamai atsiranda todėl, kad kito asmens prekių ženklui tapataus žymens naudojimas gali būti laikomas uždraustu pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktą. Kitaip tariant, šioje nuostatoje įtvirtintas draudimas taikomas, tik jeigu gali būti paveikta pagrindinė prekių ženklo funkcija, t. y. faktiškai suteikti vartotojams prekių ar paslaugų kilmės garantiją(15).
32. Ar tokią pačią išvadą reikia padaryti apie draudimą, įtvirtintą šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkte?
33. Komisija siūlo į šį klausimą (į kurį, kaip pastebi bendrovės apeliantės, reikia atsakyti vadovaujantis sprendimu O2 ir neatsižvelgiant į tai, kad prieštaraujant šiam draudimui galima remtis Direktyvos 89/104 6 straipsniu arba Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalimi) atsakyti teigiamai. Jos nuomone, vienintelis visos Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies tikslas – apsaugoti pagrindinę prekių ženklo funkciją, būtent suteikti visuomenei šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių kilmės tapatumo garantiją. Šiai nuomonei palaikyti ji visų pirma nurodo sprendimus Arsenal, Anheuser Busch ir Adam Opel(16). Todėl į pirmąjį klausimą turi būti atsakyta neigiamai. Bendrovės apeliantės laikosi tokios pat nuomonės.
34. L’Oréal ir Prancūzijos vyriausybė siūlo į pirmąjį klausimą atsakyti teigiamai ir nurodo, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktas skirtas apsaugoti ne tik tą prekių ženklo funkciją, kuria visuomenei suteikiama šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių kilmės tapatumo garantija, bet ir kitas funkcijas. Šiam tvirtinimui palaikyti remiamasi minėtos direktyvos preambulės dešimta konstatuojamąja dalimi ir sprendimais Arsenal, Anheuser Busch ir Adam Opel. L’Oréal teigia, kad, kaip akivaizdu iš Teisingumo Teismo sprendimų Parfums Christian Dior(17) ir Boheringer Inghelheim ir kiti(18), taip pat Pirmosios instancijos teismo sprendimo VIPS(19), ši nuostata saugo būtent prekių ženklo „komunikavimo funkcijas“. Prancūzijos vyriausybė nurodo prekių ženklo funkciją „leisti savininkui kontroliuoti ir saugoti savo prekių ženklo įvaizdį vartotojų akyse“, pasitelkdama sprendimą Parfums Christian Dior, kuriame ši funkcija pripažinta būtent plačiai žinomų aukščiausios kokybės kvepalus nurodančių prekių ženklų atžvilgiu.
35. Norėčiau pažymėti, jog pagal Direktyvos 89/104 devintą konstatuojamąją dalį „siekiant palengvinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, labai svarbu užtikrinti, kad nuo šiol įregistruoti prekių ženklai būtų vienodai apsaugoti pagal visų valstybių narių teisinę sistemą“, ir „tai vis dėlto neturi sudaryti valstybėms narėms kliūčių savo nuožiūra suteikti didesnę apsaugą gerą vardą turintiems prekių ženklams“.
36. Dėl pirmojo iš šių reikalavimų reikia pastebėti, kad suderintos ir Direktyvoje 89/104 nurodytos prekių ženklams numatytos apsaugos apimtis iš esmės kyla iš šios direktyvos 5 straipsnio 1 ir 3 dalių ir 6 ir 7 straipsniuose nustatytų apribojimų.
37. Kalbant apie antrąjį iš šių reikalavimų, 5 straipsnio 2 dalis leidžia valstybėms narėms suteikti plačiai žinomiems prekių ženklams didesnę apsaugą nei numatytoji 5 straipsnio 1 dalyje. Skirtingai nei pastaroji nuostata, 5 straipsnio 2 dalis ne reikalauja, kad valstybės narės nacionalinėje teisėje numatytų šioje nuostatoje nurodytą apsaugą, o tik suteikia joms galimybę ją numatyti. Todėl valstybei narei pasinaudojus šia galimybe, gerą vardą turintiems prekių ženklams šioje valstybėje taikoma tiek direktyvos 5 straipsnio 1 dalies apsauga, tiek 5 straipsnio 2 dalies apsauga(20).
38. Kiek tai susiję su apsauga, kuri prekių ženklui turi būti suteikta pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį, Komisijos pozicija, kad šios nuostatos tikslas yra apsaugoti vienintelę funkciją, t. y. nurodyti prekių ženklo kilmę, be abejo, nėra nepagrįsta. Direktyvos 89/104 dešimtoje konstatuojamojoje dalyje, kurioje bendrai kalbama apie „apsaugą, suteikiamą įregistruotam prekių ženklui“, akivaizdžiai nurodant ne vien išimtinai tas situacijas, kurios yra susijusios su prekių ženklo ir žymens, taip pat prekių ar paslaugų panašumu, nustatyta, kad „painiavos galimybė <...> lemia specialias tokios apsaugos sąlygas“. Šios konstatuojamosios dalies teiginys, kad tokia apsauga „yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų“, galėtų paprasčiausia reikšti, kad tokiu atveju prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti galimybės supainioti(21), nes tokia galimybė yra preziumuojama(22), tačiau tai nebūtinai reiškia, kad naudoti prekių ženklą gali būti draudžiama, kai tokios galimybės nėra. Sprendime adidas ir adidas Benelux(23) konstatuota, kad „galimybė supainioti yra speciali apsaugos, kurią įregistruotas prekių ženklas, be kita ko, suteikia nuo to, kad tretieji asmenys naudotų ne identiškus žymenis, sąlyga“.
39. Vis dėlto faktiškai iš Direktyvos 89/104 dešimtos konstatuojamosios dalies matyti, kad nagrinėjamos apsaugos funkcija „yra nurodyti kilmės vietą“(24).
40. Nagrinėdamas šį aiškinimui svarbų veiksnį Teisingumo Teismas sprendime Arsenal(25) pirmą kartą konstatavo, kad „direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta išimtinė teisė įtvirtinta siekiant leisti prekių ženklo savininkui apginti savo, kaip savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad ženklas galėtų atlikti savo paskirtį“ ir kad „naudotis šiomis teisėmis leistina tais atvejais, kai trečiasis asmuo naudodamas ženklą pažeidžia ar gali pažeisti ženklo paskirtį ir jo esminę prekių kilmės garantijos vartotojams funkciją“.
41. Šiuos teiginius Teisingumo Teismas patvirtino savo vėlesniuose sprendimuose Anheuser Busch(26) ir Adam Opel(27), šiek tiek išplėtodamas jų turinį.
42. Sprendime Arsenal Teisingumo Teismo buvo reikalaujama „nustatyti, ar direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktas suteikia prekių ženklo savininkui teisę uždrausti trečiosioms šalims naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, ar ši prieštaravimo teisė reiškia, jog ženklo savininkas yra ypač suinteresuotas dėl to, kad trečiųjų asmenų atitinkamo žymens naudojimas paveikia ar gali paveikti vieną iš prekių ženklo funkcijų“(28).
43. Šiame kontekste Teisingumo Teismas pirmiausia išdėstė 40 punkte minėtas aplinkybes ir priėjo prie išvados, kad „savininkas negali uždrausti prekių ženklui tapatų žymenį naudoti prekėms, kurios yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, jei, atsižvelgiant į ženklo paskirtį, toks naudojimas negali pažeisti jo, kaip ženklo savininko, interesų“(29).
44. Panašu, jog iš sprendimo Arsenal išplaukia, kad iš esmės tapataus prekių ženklui žymens naudojimas prekėms, tapačioms toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, nebūtinai daro žalą arba kelia pavojų ženklo paskirčiai ir kad pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą galima uždrausti trečiajam asmeniui naudoti šiam prekių ženklui tapatų žymenį tik tada, kai padaroma žala arba keliamas pavojus vienai iš šio prekių ženklo funkcijų (t. y. naudojimasis išimtine teise „apribotas“ tik tokiais atvejais). Būtent šiuo pagrindu Teisingumo Teismas konstatavo, kad naudojimui tik aprašomiesiems tikslams direktyvos 5 straipsnio 1 dalis netaikoma; toks naudojimas nepažeidžia jokių šia nuostata saugomų interesų, todėl jis nepatenka į naudojimo apibrėžti šios nuostatos prasme(30).
45. Kaip matyti iš sprendimo Céline(31) 16 punkto, pagal sprendimą Arsenal žala (arba žalos galimybė) vienai iš prekių ženklo funkcijų tapo būtina sąlyga, norint pasinaudoti 5 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtinta išimtine teise. Tačiau, be abejo, tai nereiškia pripažinimo, kad pagal šią nuostatą trečiajam asmeniui gali būti uždrausta naudoti prekių ženklą, jeigu padaryta žala arba kyla žalos pavojus bet kuriai iš prekių ženklo funkcijų arba, kitaip tariant, kad ši nuostata suteikia teisinę apsaugą visoms prekių ženklo funkcijoms. Sprendime Arsenal neapibrėžiamos įvairios prekių ženklo funkcijos, jame taip pat nėra vienareikšmiškos nuorodos, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu suteikiama teisinė apsauga visoms šioms funkcijoms. Be to, remdamasis faktinėmis bylos aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, kad buvo padaryta žala ar kilo žalos pavojus pagrindinei prekių ženklo, kaip prekės „kilmės garantijos“ funkcijai(32). Todėl galima teigti, kad sprendime Arsenal Teisingumo Teismas norėjo neatmesti galimybės, nors jos ir nepripažino, kad apsauga pagal šią nuostatą gali būti taikoma ne tik pagrindinei, bet ir kitoms prekių ženklo funkcijoms.
46. Vis dėlto manau, kad sprendime Adam Opel Teisingumo Teismas žengė tolesnį žingsnį pripažinimo link, remdamasis šia nuostata, kad apsauga turi būti teikiama ne tik pagrindinei prekių ženklo funkcijai, bet ir kitoms funkcijoms.
47. Plačiau išdėstęs 40 punkte nurodytas aplinkybes Teisingumo Teismas šiame sprendime pirmą kartą konstatavo, kad „trečiojo asmens atliekamas automobilių modelių ženklinimas žaislams įregistruotam prekių ženklui tapačiu žymeniu gali būti uždraustas remiantis direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu, tik jei taip padaroma arba galėtų būti padaryta žala šio prekių ženklo funkcijoms“(33), o vėliau šią formuluotę pakartojo praleisdamas žodį „tik“ ir nurodydamas, kad „tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas kartu automobiliams, kurių atžvilgiu jis įgijo gerą vardą, ir žaislams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių modelių ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių modelių tiekimas rinkai yra: <...> direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, jei šiuo naudojimu padaroma arba galėtų būti padaryta žala žaislams įregistruoto prekių ženklo funkcijoms“(34). Neatrodo nepagrįsta manyti, jog šis požiūris ne prilygsta teiginiui, kad nesant jokios žalos (ar žalos galimybės) prekių ženklo funkcijai negalima remtis 5 straipsnio 1 dalies a punkte teikiama apsauga (negali būti jokios apsaugos, nebent padaryta žala ar kyla žalos pavojus bent vienai iš prekių ženklo funkcijų), bet patvirtina, kad tokia apsauga atsiranda tik atsiradus žalai (arba žalos galimybei) bet kuriai iš prekių ženklo funkcijų (apsauga teikiama, jeigu padaryta žala ar kyla žalos pavojus bet kuriai iš prekių ženklo funkcijų).
48. Pastebėtina, kad šiame sprendime Teisingumo Teismas nenurodė jokių kitų prekių ženklo funkcijų, išskyrus pagrindinę, nes pagrindinėje byloje nebuvo teigiama, jog nagrinėjamo prekių ženklo naudojimas būtų pažeidęs „kitas šio prekių ženklo funkcijas, išskyrus pagrindinę“(35).
49. Nepaisant to, šis laipsniškas prekių ženklo funkcijų, išskyrus kilmės garantiją, apsaugos 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme sampratos vystymasis kelia nemažai svarbių klausimų, įskaitant visų pirma šių funkcijų apibrėžimą ir klausimą, kaip tokia apsauga galėtų būti suderinama su nagrinėjamos direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje plačiai žinomiems prekių ženklams teikiama apsauga, turint omenyje, kad tiek, kiek šioje nuostatoje nurodomas skiriamojo prekių ženklo požymio pažeidimas ar pakenkimas jo geram vardui, ji tikriausiai taip pat yra skirta apsaugoti prekių ženklų funkcijas.
50. Dėl pirmojo iš šių klausimų reikia pastebėti, kad nei Direktyvoje 89/104, nei Teisingumo Teismo praktikoje neapibūdinamos prekių ženklo funkcijos, išskyrus kilmės garantiją, ir nepateikiamas jų sąrašas.
51. Šiuo požiūriu reikšmingą įnašą yra padaręs generalinis advokatas F. G. Jacobs savo išvadoje byloje, kurioje priimtas sprendimas Parfums Christian Dior(36). Pastebėjęs, kad „nors tradiciškai Teisingumo Teismas pabrėždavo prekių ženklų paskirtį nurodyti prekių kilmę <...>, jis neketino pasakyti, kad prekių ženklo suteikiamomis teisėmis galima remtis tik šiai funkcijai patvirtinti“; toliau jis išdėstė kitas galimas prekių ženklo funkcijas, be to, priėjo prie išvados, kad jos yra pagrindinės funkcijos neatskiriamos dalys arba paprasčiausiai kildinamos iš šios funkcijos: „kokybės funkcija“, arba funkcija „simbolizuoti kokybę, kurią vartotojai sieja su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis“, ir garantuoti, kad „prekės ir paslaugos atitiktų jų lūkesčius“, ir „komunikavimo“, investavimo arba reklamavimo funkcijos“, kurios „atsiranda todėl, kad prekių ženklas yra paremtas investicijomis į prekių reklamą“ ir kurios dėl šios priežasties yra „savaime apsaugos vertos vertybės, net jeigu nėra jokio piktnaudžiavimo, kylančio iš klaidinimų dėl kilmės ar kokybės“.
52. Savo išvadoje byloje Arsenal(37) generalinis advokatas M. Ruiz‑Jarabo Colomer išreiškė nuomonę, kad „apriboti prekių ženklo funkciją prekybos kilmės nuoroda yra pernelyg didelis redukcionizmas“ ir kad „patirtis rodo, jog daugeliu atvejų naudotojas nežino, kas gamina jo vartojamas prekes“, o prekių ženklas „įgyja savarankišką gyvenimą, <...> kuris matyti iš kokybės, gero vardo ir tam tikrais atvejais netgi požiūrio į aplinką“. Atsižvelgdamas į „dabartinį rinkos veikimą ir vidutinio vartotojo elgesį“ jis „(nematė) priežasčių, dėl kurių nebūtų galima saugoti šių kitų prekių ženklo funkcijų, o reikėtų ginti tik funkciją nurodyti prekių ir paslaugų prekybos kilmę“(38).
53. Dėl prekių ženklu žymimų produktų kokybės arba, tiksliau tariant, kokybės pastovumo (arba vienodumo) konstatuota, kad tai panašiausia į tam tikrą kilmės garantavimo funkcijos aspektą(39). Prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė saugo ženklo savininko interesus, o vartotojai negali ja remtis tikėdamiesi, kad produktas bus tam tikros kokybės. Net jei prekių ženklas tenkina gamintojo, kuris yra šio ženklo savininkas, interesus, aplinkybė, kad prekės yra tos pačios kilmės ir todėl joms visoms taikomos tos pačios kokybės kontrolės procedūros, ką iš tiesų garantuoja prekių ženklas, automatiškai dar neužtikrina kokybės pastovumo. Kaip neseniai pastebėjo generalinė advokatė J. Kokott, „prekių ženklų teisė turi užtikrinti prekių kokybės kontrolės galimybę, o ne faktinį tokios kontrolės vykdymą“(40). Taigi prekių ženklas leidžia jo savininkui užkirsti kelią ne tik kad prekės, kurias pagamino ne prekių ženklo savininkas, sudarytų jo pagamintų prekių įspūdį (kilmės garantijos funkcija), bet ir kad prekybos etapu, vėlesniu nei prekių ženklo savininko pagamintos prekės jo naudai arba su jo sutikimu pirmąjį kartą pateikiamos į rinką, prekių kokybė būtų keičiama tokiu būdu, dėl kurio šis savininkas nedavė sutikimo (žr. Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį).
54. Dėl prekių ženklo komunikavimo funkcijų, kurias nurodo L’Oréal, negali būti jokios abejonės, kad prekių ženklas veikia kaip priemonė, suteikianti vartotojams įvairią informaciją apie šiuo ženklu pažymėtas prekes. Tai galėtų būti informacija, kurią tiesiogiai perduoda prekių ženklą sudarantis žymuo (pavyzdžiui, informacija apie produkto fizines savybes, kuri perduodama aprašomaisiais elementais, galimai įtrauktais į sudėtinį prekių ženklą), arba, kur kas dažniau, iš prekių ženklo savininko vykdomos reklamos „sukaupta“ informacija(41) apie ženklą – pavyzdžiui, reklamos, susijusios su nefizinėmis savybėmis, su kuriomis produkto arba bendrovės įvaizdis siejamas bendrai (pavyzdžiui, kokybė, patikimumas ir pan.) arba konkrečiai (pavyzdžiui, tam tikras stilius, prabanga, tvirtumas). Ši prekių ženklo galimybė perduoti informaciją yra verta apsaugos taip pat tada, kai trečiajam asmeniui naudojantis ženklu nekyla painiavos dėl prekių ar paslaugų kilmės(42).
55. Kaip nurodė L’Oréal, Teisingumo Teismo praktikoje jau yra pripažinta, kad prekių ženklo „geras vardas“ yra saugomas ir vertas Direktyvos 89/104 5 straipsnyje išimtinių teisių suteikiamos apsaugos. Teisingumo Teismas nusprendė, kad „prekių ženklo geram vardui padaryta žala iš esmės gali būti teisėta priežastis direktyvos 7 straipsnio 2 dalies prasme, leidžianti savininkui nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje po to, kai pats savininkas jas išleido į Bendrijos rinką arba kai jos buvo išleistos į šią rinką su savininko sutikimu(43).
56. Visų pirma, teisėta priežastimi šios nuostatos prasme laikytina galimybė, kad perpakuotas produktas padarys žalos šį produktą žyminčio prekių ženklo geram vardui(44). Pavyzdžiui, „perpakuotas vaistinis preparatas gali būti pateiktas netinkamu būdu ir todėl kenkti prekių ženklo geram vardui, be kita ko, tuo atveju, kai pakuotė arba etiketė, nors ir be trūkumų, geros kokybės ir tvarkinga, galėtų paveikti prekių ženklo vertę, pakenkdama susidariusiai nuomonei, kad ši prekė yra patikima ir kokybiška, bei lūkesčiams, kuriuos ji galėtų suteikti atitinkamai visuomenei“(45). Be to, jeigu perpardavėjas naudojasi prekių ženklu, siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į šiuo ženklu pažymėtų prestižinių prabangos prekių tolesnę realizaciją, jis turi dėti visas pastangas „neleisti, kad jo reklama padarytų žalos prekių ženklo vertei, pakenkdama atitinkamų prekių viliojančiam ir prestižiniam įvaizdžiui ir jų sudaromai prabanga dvelkiančiai atmosferai“(46).
57. Nors bylos teismo praktika ir patvirtina, kad apsauga, kurią prekių ženklui teikia Direktyvos 89/104 5 straipsnyje įtvirtinta išimtinė teisė, taikoma ne vien poreikiui apsaugoti prekių ženklo funkciją garantuoti kilmę, taigi ne vien prekių ar paslaugų kilmės supainiojimo galimybei, išlieka neatsakytas klausimas, kiek į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį patenka prekių ženklo komunikavimo, ypač komunikavimo apie gerą prekių ženklo vardą, funkcijos apsauga (kalbant apie visus, o ne tik apie plačiai žinomus prekių ženklus) ir kokia apimtimi šiai funkcijai taikoma direktyvos 5 straipsnio 2 dalis, t. y. nuostata, kuria pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką taip pat numatyta apsauga, nors ir numatyta tik plačiai žinomų prekių ženklams, nepriklausanti nuo visuomenės galimybės supainioti egzistavimo(47). Šis klausimas yra keblus, visų pirma, turint omenyje, kad:
– šiose dviejose nuostatose įtvirtintos skirtingos taisyklės, nes apsauga pagal 5 straipsnio 1 dalį valstybėms narėms yra privaloma, o pagal 5 straipsnio 2 dalį – pasirenkama,
– pradedant sprendimu Davidoff, Teisingumo Teismas konstatavo, kad 5 straipsnio 2 dalis taip pat taikoma prekėms ir paslaugoms, kurios yra tapačios arba panašios (o ne tik, kaip tiesiogiai nurodyta šioje nuostatoje, prekėms ir paslaugoms, kurios nėra panašios) į tas, kurioms prekių ženklas registruotas(48).
58. 5 straipsnio 2 dalyje numatyta pasirenkamoji apsauga nuo žalos prekių ženklo geram vardui, padarytos tapatų ženklą naudojant tapačioms prekėms, gali pasirodyti prieštaraujanti minčiai, kad 5 straipsnio 1 dalies a punktas skirtas visų prekių ženklo funkcijų apsaugai nuo tokio naudojimo. Aiškinant šios nuostatos turinį pageidautina vadovautis ne sprendime Adam Opel išdėstytu (apsauga taikoma, jeigu padaryta žala arba gali būti padaryta žala kuriai nors iš prekių ženklo funkcijų), o sprendime Arsenal pateiktu požiūriu (negali būti jokios apsaugos, nebent padaryta arba gali atsirasti žala bent vienai iš prekių ženklo funkcijų). Vis dėlto negalima atmesti, kad platus 5 straipsnio 2 dalies aiškinimas Teisingumo Teismo praktikoje, prasidėjusioje sprendimu Davidoff, nurodytas ankstesnio punkto antroje įtraukoje, be abejo, šalia tiesiogiai šioje nuostatoje nurodytų situacijų taikomas ir toms situacijoms, kai plačiai žinomam prekių ženklui tapatus žymuo naudojamas panašioms prekėms arba paslaugoms, kai į plačiai žinomą prekių ženklą panašus žymuo naudojamas tapačioms prekėms arba paslaugoms ir kai panašus į plačiai žinomą prekių ženklą žymuo naudojamas panašioms prekėms ar paslaugoms, tačiau išskyrus tas situacijas, kai tapatus plačiai žinomam prekių ženklui žymuo naudojamas tapačioms prekėms ar paslaugoms, kurioms ir toliau taikomas 5 straipsnio 1 dalies a punktas.
59. Vis dėlto, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, norint atsakyti į Court of Appeal pateiktus klausimus nėra būtina toliau nagrinėti aiškinimo problemų, bendrais bruožais nusakytų dviejuose pirmesniuose punktuose, arba stengtis išsamiai apibūdinti prekių ženklų funkcijas, kurios gali būti saugomos pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.
60. Šiuo požiūriu norėčiau pastebėti, kad pirmieji du klausimai, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, yra pagrįsti Court of Appeal išvada, jog nagrinėjamoje byloje nėra galimybės, kad visuomenė supainios prekių kilmę, taigi ir jokio poveikio prašomai apsaugoti pagrindinei prekių ženklų funkcijai nei jokio poveikio šių ženklų geram vardui, taigi ir funkcijoms (komunikavimo), kurias šie ženklai vykdo dėl šio gero vardo. Nepanašu, kad L’Oréal teigtų, jog buvo padaryta žala kurioms nors kitoms jos įvairių prekių ženklų funkcijoms, išskyrus ką tik nurodytąsias. Be to, savo rašytinėse pastabose išdėsčiusi prekių ženklų komunikavimo funkcijas, kurioms prašo apsaugos, L’Oréal nenurodo jokios žalos (arba žalos galimybės) šių prekių ženklų geram vardui, o paprasčiausia teigia, kad šis skundžiamas naudojimasis prekių ženklais leidžia bendrovėms apeliantėms nesąžiningai pasinaudoti šiuo geru vardu(49). Vis dėlto, skirtingai nuo situacijų, kai plačiai žinomo prekių ženklo geras vardas juodinamas arba menkinamas, tokios nesąžiningos naudos įgijimo galimybė nereiškia, kad toks naudojimas kenkia arba gali pakenkti komunikavimo funkcijoms, kurias atitinkami prekių ženklai vykdo dėl šio gero vardo.
61. Todėl manau, kad į pirmąjį ir antrąjį klausimus galima atsakyti nurodant, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti trečiajam asmeniui naudoti šiam prekių ženklui tapatų žymenį prekių ar paslaugų, tapačių toms prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, lyginamojoje reklamoje, jeigu toks naudojimas nedaro ir negali padaryti žalos prekių ženklo pagrindinei funkcijai garantuoti kilmę ar bet kuriai kitai prekių ženklo funkcijai, net jei toks naudojimas turi didelės reikšmės skatinant prekybą reklamuotojo prekėmis, pavyzdžiui, leisdamas reklamuotojui nesąžiningai pasinaudoti geru prekių ženklo vardu.
62. Vis dėlto turėčiau iš karto paaiškinti, kad nors toks prekių ženklo naudojimas negali būti draudžiamas pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą, tačiau, be abejo, jis gali būti draudžiamas pagal šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalį ir (arba) Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį (perkeliančias nacionalines nuostatas), jeigu įvykdytos atitinkamos sąlygos.
63. Faktiškai ši nuostata yra trečiojo ir ketvirtojo klausimų, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, dėmesio centre, ir juos nagrinėsiu būtent šia tvarka, tačiau pirma preliminariai nurodysiu, kad, remiantis nutartimi pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą, L’Oréal ieškinys, nukreiptas prieš nagrinėjamus lyginamuosius sąrašus, yra pagrįstas tik nacionaline Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą perkeliančia nuostata (TMA 10 straipsnio 1 dalimi), o ne papildomai šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalį perkeliančia nuostata arba tiesiogiai lyginamosios reklamos taisyklėmis.
64. Būtent nacionalinis teismas turi įvertinti (jeigu, atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo atsakymus į pirmuosius du klausimus, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, nustato, kad nagrinėjamos bylos aplinkybėmis nėra įvykdyti TMA 10 straipsnio 1 dalies taikymo reikalavimai), ar pagal šio teismo nacionalinę teisę, įskaitant procesinę, trečiasis ir ketvirtasis klausimai tebelieka reikalingi išspręsti ginčą, kurį nagrinėjant šis teismas yra prašomas nuspręsti dėl lyginamųjų sąrašų naudojimo teisėtumo.
3. Trečiasis klausimas, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
65. Trečiuoju klausimu Court of Appeal prašo Teisingumo Teismą išaiškinti Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punkte vartojamą formuluotę „nesąžiningai pasinaudoti“. Remdamasis prielaida, kurios neginčija netgi bendrovės apeliantės, kad lyginamųjų sąrašų naudojimas leidžia šioms bendrovėms pasinaudoti L’Oréal aukščiausios kokybės kvepalų geru vardu, ir nurodydamas, kad bet kokia reklama, kurioje lyginama su rinkoje plačiai žinomu produktu, potencialiai lemia didelį parazitavimo („free riding“) elementą, savo trečiojo klausimo antrojoje dalyje Court of Appeal konkrečiai klausia, ar lyginimas su plačiai žinomu prekių ženklu pažymėtu produktu lyginamajame sąraše per se leidžia reklamuotojui nesąžiningai pasinaudoti šio prekių ženklo geru vardu.
66. Kaip jau esu minėjęs ankstesnėse išvadose(50), daugeliu atvejų lyginamosios reklamos tikslas – lyginti su svarbiausiu konkurentu, taigi jai būdingas tam tikros „sąsajos“ su konkurento geru vardu arba atitinkamų išsiskiriančių prekių ženklų geru vardu kūrimas. Iš Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punkte teisės aktų leidėjo pavartoto žodžio „nesąžiningas“ matyti, jog naudos iš išsiskiriančių konkurento žymenų gero vardo gavimo reklamuotojui nepakanka, kad lyginamoji reklama būtų draudžiama(51). Kad lyginamoji reklama būtų draudžiama, ši nauda turi būti pripažinta „nesąžininga“. Negalima praleisti pro pirštus Direktyvoje 97/55 aiškiai išreikštų Bendrijos teisės aktų leidėjo ketinimų, t. y. kad lyginamoji reklama turi būti skatinama, nes ji yra teisėta priemonė informuoti vartotojus ir skatinti konkurenciją tarp prekių ir paslaugų tiekėjų vartotojo naudai (žr. antrą ir penktą konstatuojamąsias dalis)(52), juo labiau kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „lyginamajai reklamai keliamos sąlygos turi būti aiškinamos jai naudingiausiu būdu“(53).
67. Todėl, mano nuomone, į antrąją nagrinėjamojo klausimo dalį reikia atsakyti neigiamai.
68. Vis dėlto, žvelgiant plačiau, šio klausimo tikslas yra sužinoti kriterijus, pagal kuriuos nauda, gauta lyginamojoje reklamoje pasinaudojus prekių ženklo geru vardu, gali būti pripažįstama nesąžininga.
69. L’Oréal nurodo generalinio advokato F. G. Jacobs apibrėžimą, pateiktą išvadoje byloje Adidas‑Salomon ir Adidas Benelux(54), pagal kurį „nesąžiningo naudojimosi prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu sampratos <…> turi būti aiškinamos kaip apimančios „atvejus, kai akivaizdžiai bandoma eksploatuoti žinomą prekių ženklą ir juo naudojantis parazituoti ar mėginti pasipelnyti iš jo gero vardo“(55). L’Oréal iš esmės teigia, kad nauda yra nesąžininga, jeigu trečiosios šalies produkto pardavimas ir kaina padidėjo paprasčiausia pasinaudojus plačiai žinomo prekių ženklo savininko rinkodaros strategija ir neturint jokios savarankiškos strategijos. Nauda, gauta iš kito asmens gero vardo, yra nesąžininga, jeigu lyginimas nėra būtinas, siekiant išskirti reklamuojamo produkto turinį ir pranašumus, palyginti su plačiai žinomo ženklo pažymėtų produktų turiniu ir pranašumais. L’Oréal pateikia pastabą, kad nagrinėjamoje byloje naudotis plačiai žinomais ženklais nebuvo būtina, siekiant apibūdinti bendrovių apeliančių parduodamų kvepalų kvapą; jį lengvai būtų buvę galima apibūdinti, nurodant visuotinai žinomus kvapus (pavyzdžiui, gėlių, prieskonių ar citrusinių vaisių kvapą).
70. Bendrovės apeliantės remiasi sprendimu Siemens(56) ir konkrečiai nurodo, kad šio sprendimo 24 ir 18 punktuose Teisingumo Teismas konstatavo, pirma, kad „į lyginamosios reklamos teikiamą naudą vartotojams būtina atsižvelgti vertinant nesąžiningą reklamuotojo naudojimosi konkurento prekės ženklo <...> žinomumu pobūdį“ ir, antra, kad buvo būtina nustatyti, ar reklamuotojui šioje byloje perėmus konkurento užsakymo numerių sistemos esminį elementą, „visuomenė, kuriai skirta <...> reklama, [galėjo] susieti pagrindinėje byloje nagrinėjamų automatų bei jų papildomų sudedamųjų dalių gamintoją bei konkuruojantį tiekėją dėl to, kad minėta visuomenė šio gamintojo prekių reputaciją [galėjo] susieti su minėto tiekėjo parduodamomis prekėmis“.
71. Visų pirma pritariu Komisijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės nuomonei, kad Bendrijos teisės aktų leidėjo vartojamos formuluotės „nesąžiningai pasinaudoti“ negalima bendrai apibrėžti. Panašu, kad ją konkrečiai siekta taikyti lanksčiai, kiekvieną atvejį vertinant atskirai ir atsižvelgiant į kiekvienos bylos faktines aplinkybes(57).
72. Dėl 69 punkte cituotos generalinio advokato F. G. Jacobs išvados ištraukos, kurioje, beje, aiškinamas ne Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktas, o Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis, visai neseniai generalinė advokatė E. Sharpston teisingai pastebėjo, kad ši ištrauka turi būti aiškinama ne kaip apibrėžianti apsaugos, kurią Bendrijos teisė užtikrina gerą vardą turintiems prekių ženklams, apimtį, o kaip pateikianti istorinį ir teorinį kontekstą, kuriam esant buvo įtvirtinta tokia apsauga, siekiant, kad ji būtų geriau suprasta(58). Be to, formuluotės prekių ženklu „naudojantis parazituoti“ ar „mėginti pasipelnyti iš jo gero vardo“ lieka lygiai taip pat neapibrėžtos ir iš esmės mažai gelbsti lyginamosios reklamos atveju, kuris, kaip minėjau, beveik savaime yra susijęs su panašiu atitinkamo reklamuotojo elgesiu.
73. Sprendimuose Toshiba(59) ir Siemens(60) Teisingumo Teismas rėmėsi bendrovių apeliančių nurodytu kriterijumi, reikalaujančiu nustatyti, ar visuomenei, kuriai skirta reklama, sukuriama tokia sąsaja tarp plačiai žinomo prekių ženklo savininko ir reklamuotojo, kad minėtai visuomenei šio prekių ženklo savininko produktų geras vardas siejasi su minėto reklamuotojo parduodamais produktais (siekiant glaustumo toliau – išplėstoji sąsaja su geru vardu), kaip svarbiu veiksniu siekiant nustatyti, ar naudodamas kito asmens prekių ženklą lyginamojoje reklamoje reklamuotojas gali gauti nesąžiningą naudą, atsirandančią dėl prekių ženklo skiriamojo požymio arba gero vardo. Vis dėlto šie sprendimai neleidžia visiškai aiškiai nustatyti, kokia reikšmė šiam kriterijui teiktina atsižvelgiant į minėtą vertinimą. Atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje pateiktas pastabas ir į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies aiškinimą, kurį reikia pateikti atsakant į penktąjį klausimą, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, esu priverstas daryti išvadą, kad nustačius sąsajos su geru vardu išplėtimą, galima sakyti, kad yra naudojamasi kito asmens prekių ženklo geru vardu, tačiau sakyti, kad šis naudojimasis yra nesąžiningas, dar nevalia. Priešingu atveju, sunku būtų suprasti, kodėl sprendime Siemens Teisingumo Teismas pripažino, kad vertinant, ar reklamuotojas nesąžiningai naudojasi konkurento skiriamojo žymens geru vardu, reikšminga yra „lyginamosios reklamos teikiama nauda vartotojams“(61), ir atkreiptinas dėmesys, jog tai jis padarė nenagrinėjęs, ar sąsaja su geru vardu buvo išplėsta.
74. Todėl norint nustatyti, ar lyginamoji reklama leidžia reklamuotojui nesąžiningai pasinaudoti konkurento prekių ženklu, visų pirma reikės įsitikinti, ar tokia reklama visuomenei, kuriai ji skirta, sukuria išplėstąją sąsają su geru vardu. Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad atliekant tokį vertinimą „reikia atsižvelgti į bendrą atitinkamos reklamos pateikimą ir asmenų, kuriai reklama skirta, grupę“(62), taip pat davęs suprasti, kad jeigu šie asmenys yra profesionalūs prekybininkai, palyginti su galutiniais vartotojais, yra mažiau tikėtina, kad jie išplėstų sąsają su kito asmens prekių ženklo geru vardu(63).
75. Nustačius tokį poveikį ir atitinkamai pasinaudojimą kito asmens prekių ženklo geru vardu, automatiškai dar negalima spręsti, kad atitinkama reklama pažeidžia Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktą. Taip pat būtina nustatyti, ar toks pasinaudojimas yra nesąžiningas. Mano nuomone, šį vertinimą reikia atlikti remiantis konkrečiomis kiekvienos bylos aplinkybėmis.
76. Šiuo tikslu pagrindinis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, – lyginamosios reklamos teikiama nauda vartotojams(64), nesvarbu, ar šie būtų tarpiniai, ar galutiniai vartotojai. Kad tokia nauda būtų, reklama turi atitikti 3a straipsnio 1 dalies a–d punktuose įtvirtintas sąlygas, kuriomis tokia reklama leidžiama. Vis dėlto, mano nuomone, tokią naudą reikia pasverti lyginant su kitais svarbiais veiksniais, pavyzdžiui, konkurento prekių ženklo žinomumu, palyginti su reklamuotojo prekių ženklu, jeigu pastarasis apskritai yra plačiai žinomas; konkrečiu įvaizdžiu, su kuriuo vartotojai sieja plačiai žinomu prekių ženklu pažymėtus produktus, ir priežastimis, dėl kurių jie perka šį arba reklamuojamą produktą; tuo, ar yra būtina, ar paranku naudoti plačiai žinomą produktą arba priemones, kuriomis siekiama konkrečių informavimo tikslų atitinkamoje reklamoje, ir lyginamosios reklamos vaidmeniu reklamuotojo prekybos politikoje (ar, pavyzdžiui, tokia reklama yra atsitiktinė, o galbūt greičiau yra reklamos veiklos sudėtinė dalis, ar apskritai reklama yra sistemiškai nukreipta į lyginimo su plačiai žinomu prekių ženklu pažymėtais produktais akcentavimą). Galima atsižvelgti ir į reklamuotojo gaunamos naudos apimtį bei į potencialius plačiai žinomo prekių ženklo savininko nuostolius, pasireiškiančius vartotojų nuviliojimu, tačiau sprendžiant, ar prekių ženklo geru vardu pasinaudota nesąžiningai, šie veiksniai nėra tokie svarūs kaip kiti, nes jie gali būti laikomi būdingais pačiai lyginamajai reklamai(65).
77. Vadinasi, negalima atmesti tikimybės, kad reklama, kurios turinys yra tikras ir informatyvus, taip pat gali būti laikoma galinčia reklamuotojui suteikti nesąžiningą naudą, jeigu, išplėtus sąsają su kito asmens prekių ženklo geru vardu, jos turinys nėra didelės vertės, konkurento prekių ženklas pasižymi dideliu atpažinimo laipsniu ir į reklamuotojo produkto prekybos skatinimą investuotos lėšos panaudojamos vien reklamai, kurioje lyginama su šiuo prekių ženklu pažymėtu produktu.
78. Priešingai L’Oréal ir Prancūzijos vyriausybės siūlymams, jokios lemiamos reikšmės neturi tokie veiksniai, kaip antai aplinkybė, kad lyginamojoje reklamoje nėra siekiama išskirti reklamuojamo produkto savybių ir privalumų, palyginti su plačiai žinomu prekių ženklu pažymėtais produktais, ar kad reklamuojamo produkto savybės gali būti apibūdintos ir nelyginant su šiuo prekių ženklu pažymėtais produktais. Kiek tai susiję su pirmuoju iš šių veiksnių, Teisingumo Teismas jau du kartus yra konstatavęs, jog „pripažinimas, kad dviejų produktų techniniai požymiai <...> yra lygiaverčiai“, yra „prekių svarbių, patikrinamų ir tipinių savybių palyginimas Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies c punkto prasme“(66), o kiek tai susiję su antruoju veiksniu, lyginamosios reklamos, kurią Bendrijos teisės aktų leidėjas siekė skatinti priimdamas Direktyvą 97/55, tikslas būtent ir yra – apibūdinti paties reklamuotojo produktą (ar jo savybes) santykinai, t. y. konkurento ar konkurentų produktų (ar jų atitinkamų savybių) atžvilgiu, o ne pateikti paprastą aprašymą be palyginimų. Vis dėlto reikia pripažinti, kad jeigu „reklama siekiama tik atskirti reklamuotojo prekes nuo jo konkurento prekių ir taip objektyviai pabrėžti jų skirtumus“, tokio reklamuotojo gauta nauda negali būti laikoma nesąžininga(67).
79. Galiausiai, norėčiau konstatuoti, kad vertinimas, kurį reikia atlikti, yra faktinio pobūdžio ir priklauso prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo kompetencijai. Mano nuomone, sprendime Adam Opel(68) Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį, teisingai konstatavo, kad būtent prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prireikus turi konkrečiai nustatyti, ar naudojant plačiai žinomą prekių ženklą pagrindinėje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis tai daroma nesąžiningai. Manau, kad lygiai tas pat pasakytina ir apie Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktą.
80. Todėl, mano manymu, į trečiąjį klausimą galima atsakyti nurodant, jog Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktą reikia aiškinti taip, kad vien ta aplinkybė, jog prekybininkas lyginamajame sąraše lygina savo produktą su plačiai žinomu prekių ženklu pažymėtu produktu, dar neleidžia spręsti, kad reklamuotojas nesąžiningai naudojasi šio prekių ženklo geru vardu, ir kad jeigu toks naudojimasis leidžia manyti, jog visuomenė, kuriai skirta reklama, plačiai žinomo prekių ženklo savininką galėjo susieti su reklamuotoju tokiu būdu, kad šio prekių ženklo savininko produktų gerą vardą ši visuomenė gali išplėsti ir susieti su reklamuotojo produktais, būtent nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas konkrečias bylos aplinkybes, turi nustatyti, ar prekių ženklo geru vardu buvo pasinaudota nesąžiningai.
4. Ketvirtasis klausimas, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
81. Mano nuomone, ketvirtasis klausimas, susijęs su Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies h punkto aiškinimu, yra ne toks problemiškas kaip trečiasis klausimas. Todėl į jį atsakysiu trumpiau.
82. Šia nuostata aiškiai draudžiama pateikti prekes ar paslaugas kaip prekių ar paslaugų, kurioms užregistruotas prekių ženklas ar firmos vardas, imitacijas ar reprodukcijas(69). Mano nuomone, imitacijos ir reprodukcijos sąvokos yra užuomina, kad kurdamas savo produktą gamintojas naudojosi ne savo paties kūrybiniais ištekliais, o siekė suteikti produktui tokias pačias ar labai panašias savybes, kurias turi kito asmens prekių ženklu pažymėtas produktas (abiem atvejais turime imitaciją), arba gamintojui faktiškai pavyko atgaminti visas kito asmens prekių ženklu pažymėto produkto savybes (reprodukcija).
83. Taigi draudimas yra nukreiptas į konkrečios rūšies prekių ar paslaugų pateikimą. Priešingai nei teigia bendrovės apeliantės, nagrinėjama nuostata nėra susijusi su suklastotomis prekėmis, kaip tokiomis, ir nėra skirta uždrausti lyginamąją reklamą prekybai tokiomis prekėmis skatinti (be to, reikia turėti omenyje, kad remiantis Court of Appeal išvadomis kvepalai, kuriais šios bendrovės prekiavo, nėra suklastotos prekės, nes Jungtinėje Karalystėje yra visiškai teisėta gaminti ir pardavinėti kvepalus, pasižyminčius tokiu pačiu ar panašiu kvapu kaip ir plačiai žinomi aukščiausios kokybės kvepalai). Skirtingai nei nurodo L’Oréal, netgi nagrinėjamosios nuostatos formuluotė nedraudžia prekių ar paslaugų, kurios pagrįstai gali būti vadinamos kito asmens prekių ženklo saugomų prekių ar paslaugų imitacijomis ar reprodukcijomis, lyginamosios reklamos.
84. Nepanašu, jog šia nuostata būtų draudžiama ir tvirtinti, kad reklamuotojo produktas ar viena iš jo savybių ir kito asmens prekių ženklu saugomas produktas ar viena iš jo savybių yra lygiavertės. Todėl jeigu reklamuotojas paprasčiausia teigia, kad jo produktas yra lygiavertis (ar turi lygiaverčių savybių) kito asmens prekių ženklu saugomam produktui (ar vienai iš jo savybių), ir nėra jokios užuominos, kad toks lygiavertiškumas gautas nukopijavus pastarąjį prekių ženklą (arba vieną iš jo savybių), nemanyčiau, kad vienas produktas yra pateiktas kaip kito produkto imitacija ar reprodukcija. Kita vertus, šalia situacijų, kai tiesiogiai pripažįstamas kito asmens prekių ženklu pažymėto produkto imitacijos ar reprodukcijos pagaminimas, draudžiamos ir, pavyzdžiui, situacijos, kai apibūdinant reklamuotojo produktą prie minėto kito asmens prekių ženklo pridedamos tokios formuluotės, kaip antai „tipo“ arba „rūšies“. Įmanoma ir tokia reklama, kurioje, nors ir nėra formulių, skirtingu, bet, šiaip ar taip, tiesioginiu būdu sukeliama imitacijos arba reprodukcijos idėja, kuri, atsižvelgiant į jos bendrą pateikimą ir ekonominį kontekstą, kad ir netiesiogiai, vis tiek perduodama visuomenei, kuriai skirta reklama.
85. Todėl, mano manymu, vien teiginiu, kad esminė produkto savybė yra tapati saugomu prekių ženklu pažymėto produkto savybei, nesvarbu, ar šis produktas yra plačiai žinomas, ar ne, reklamuotojas dar nepažeidžia Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies h punkte įtvirtintos taisyklės. Pridurčiau ir tai, kad jeigu toks teiginys yra teisingas, aptariamame klausime pabrėžiamas aspektas yra svarbus ne šios nuostatos, o minėtos direktyvos 3a straipsnio 1 dalies a punkto taikymui.
86. Bendrovės apeliantės teigia, kad Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies h punkte nėra draudžiama konkrečias produkto savybes pateikti kaip lygiavertes saugomu prekių ženklu pažymėto produkto, su kuriuo lyginama, savybėms. Nagrinėjamoje byloje teiginys apie lygiavertiškumą lyginamojoje reklamoje, minimas mūsų aptariamame klausime, iš tiesų yra susijęs tik su viena produkto (kvepalų) charakteristika (kvapu), o ne su visu produktu. Teismo posėdyje kalbėdamas apie šį bendrovių apeliančių argumentą Komisijos atstovas užsiminė, kad jeigu produktas turi kitų vartotojo pasirinkimui svarbių savybių, ir šios savybės lyginant nėra parodomos, tai nėra įvykdytos sąlygos, kurioms esant, vadovaujantis nagrinėjama nuostata, draudžiama reklama, kurioje teigiama, jog lygiavertės yra tik kai kurios produkto savybės.
87. Mano nuomone, kadangi šiai nuostatai yra svarbu ne teiginys, kad produktai yra visiškai ar iš dalies tapatūs ar lygiaverčiai, o faktinė aplinkybė, jog reklamuojamas produktas yra saugomu prekių ženklu pažymėto produkto modelio imitacijos ar reprodukcijos rezultatas, atsižvelgiant į šiuos argumentus, kyla klausimas, ar nagrinėjamąją sąlygą, pagal kurią tokia reklama yra leidžiama, pažeidžia tik viso reklamuotojo produkto pateikimas reklamoje kaip saugomo produkto imitacijos ar replikos, ar pakanka tik vienos arba kelių produkto savybių pateikimo.
88. Šiuo požiūriu, kadangi gindami saugomu prekių ženklu pažymėtą produktą teisės aktai yra skirti kovoti tik su atviru „prisipažinimu“ reklamoje, kad tam tikras produktas yra minėto prekių ženklu pažymėto produkto imitacija, manau, jog reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodoma, kad reklamuojamo produkto savybė imituoja ar pakartoja atitinkamas kito asmens prekių ženklu saugomo produkto savybes, neatitinka nagrinėjamos sąlygos, kuriai esant lyginamoji reklama yra leidžiama, su sąlyga, kad visuomenės, kuriai reklama skirta, akyse tai yra esminė savybė.
89. Todėl siūlau į ketvirtąjį klausimą atsakyti, kad Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies h punktas turi būti aiškinamas taip:
– juo draudžiama reklama, kurioje, turint omenyje jos ekonominį kontekstą, tiesiogiai ar netiesiogiai daroma užuomina, kad reklamuotojo produktas buvo pagamintas imituojant ar atgaminant kito asmens prekių ženklu saugomą produktą, net jeigu užuomina daroma tik į vieną ar kelias šio produkto esmines savybes, ir
– atitinkamai jis nedraudžia reklamos vien dėl to, kad joje teigiama, jog reklamuotojo produkto esminė savybė yra tapati saugomu prekių ženklu, įskaitant plačiai žinomus prekių ženklus, pažymėto produkto savybei.
B – Penktasis klausimas, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
90. Penktasis klausimas, susijęs su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies aiškinimu, keliamas dėl tos pagrindinės bylos dalies, kuri susijusi ne su lyginamaisiais sąrašais, o su tam tikrų kvepalų, kuriais prekiavo bendrovės apeliantės, pakuotėmis (dėžutėmis ir buteliukais).
91. Court of Appeal prašo Teisingumo Teismą paaiškinti tik Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies sąvoką „nesąžiningai pasinaudojama <...> prekių ženklo geru vardu“ ir klausia, ar naudojant į plačiai žinomą prekių ženklą panašų žymenį ir nepažeidžiant esminės šio prekių ženklo funkcijos užtikrinti kilmės garantiją bei nesukeliant šios funkcijos pažeidimo pavojaus, kai plačiai žinomas prekių ženklas nejuodinamas, nemenkinamas ir jam nekenkiama, nedaromas neigiamas poveikis prekių ženklo savininko pardavimui ar investicijų, susijusių su pačiu prekių ženklu, grąžai, tačiau šį žymenį naudojantis prekybininkas gauna komercinę naudą dėl to, kad šis yra panašus į minėtą prekių ženklą, ar toks naudojimas leidžia šiam prekybininkui „nesąžiningai pasinaudoti“ šio prekių ženklo geru vardu minėtos nuostatos prasme.
92. Keldamas šį klausimą Court of Appeal konkrečiai leidžia suprasti, kad nustačius, jog visuomenė sieja bendrovių apeliančių produktus su L’Oréal produktais dėl to, kad minėtų bendrovių apeliančių produktų pakuotės yra panašios į įregistruotus L’Oréal prekių ženklus, tokia sąsaja yra bendrovių apeliančių nauda, leidžianti nustatyti šiems produktams didesnes kainas nei būtų įmanoma kitu atveju. Vis dėlto Court of Appeal laikosi nuomonės, kad jeigu nagrinėjamame klausime nurodytomis aplinkybėmis būtų nuspręsta buvus nesąžiningą pasinaudojimą, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalyje tebefigūruojantis žodis „nesąžiningas“ prarastų bet kokią prasmę.
93. 57 punkte jau minėjau, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką šioje nuostatoje teikiama apsauga taip pat apima situacijas, susijusias su žymens, panašaus į plačiai žinomą prekių ženklą, naudojimu tapačioms arba panašioms prekėms, ir nėra skirta kovoti vien su tikimybe, kad visuomenė gali supainioti žymenį su prekių ženklu.
94. Ši apsauga leidžia manyti, kad esant tam tikram panašumo laipsniui tarp plačiai žinomo prekių ženklo ir trečiosios šalies naudojamo žymens, atitinkama visuomenės dalis pradeda sieti šį žymenį ir šį prekių ženklą, nors visiškai nebūtinai juos painioja(70).
95. Kitą specialią apsaugos sąlygą sudaro atitinkamo žymens naudojimas be tinkamos priežasties, dėl ko gaunama nesąžininga nauda iš prekių ženklo skiriamojo požymio ar gero vardo arba jie pažeidžiami(71). Tai yra skirtingos aplinkybės, kiekviena iš kurių gali pasireikšti konkrečioje byloje savarankiškai, nesant kitų aplinkybių, ir pateisinti atitinkamą apsaugą(72).
96. Perfrazuodamas generalinės advokatės E. Sharpston pastabas dėl Direktyvos 89/104 4 straipsnio 4 dalies a punkto(73) taip pat turėčiau pasakyti, kad nesąžiningo pasinaudojimo sąvoka akivaizdžiai labiau akcentuojama nauda trečiosios šalies naudojamam žymeniui, o ne žala plačiai žinomam prekių ženklui.
97. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamo klausimo a–d punktuose Court of Appeal nurodytomis aplinkybėmis, t. y. kai nėra pažeidžiama esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti kilmės garantiją (ar nėra pavojaus ją pažeisti); nėra kenkiama (ar nėra pavojaus pakenkti) prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui ir nėra jokio poveikio plačiai žinomu prekių ženklu pažymėtų produktų pardavimui ar investicijų, susijusių su šiuo ženklu, grąžai, negalima atmesti, kad nauda, kurią prekybininkas gauna naudodamas savo produktams žymenį, panašų į kito asmens plačiai žinomą prekių ženklą, gali būti priskirta nesąžiningam pasinaudojimui Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies prasme.
98. Vis dėlto tai nereiškia, kad norint tokią naudą priskirti nesąžiningam pasinaudojimui pakanka, kad atsižvelgdama į žymens ir prekių ženklo panašumą visuomenė juos susietų pirma nurodytu būdu(74).
99. Aiškindamas (1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos) Reglamento (EB) Nr. 40/94 (dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146)) 8 straipsnio 5 dalį Pirmosios instancijos teismas ne viename sprendime yra pažymėjęs, kad „nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu <...> yra galimybė, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo reputacija arba juo perteikiamos savybės bus perkeltos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvės dėl susiejimo su gerą vardą turinčiu ankstesniu prekių ženklu“(75).
100. Be to, šiuose sprendimuose Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad tikimybė supainioti bus „tada, kai vartotojas, nebūtinai supainiodamas nagrinėjamos prekės arba paslaugos komercinę kilmę, dėmesį atkreipia į patį prašomą įregistruoti prekių ženklą ir nuperka juo pažymėtą prekę arba paslaugą todėl, kad ji pažymėta šiuo prekių ženklu, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį“(76).
101. Norėčiau pažymėti, kad viena yra sakyti, kaip 99 punkte cituotoje ištraukoje, jog plačiai žinomo prekių ženklo įvaizdžio poveikis prašomu įregistruoti žymeniu žymimiems produktams yra palengvinta prekyba šiomis prekėmis, tačiau visai kas kita sakyti, kaip matyti iš ankstesniame punkte pateiktos citatos, jog vartotojas įsigyja šiuos, o ne kitus produktus vien dėl šio poveikio. Šis požiūris yra labai ribotas ir reiškia, kad plačiai žinomas prekių ženklas yra saugomas nuo parazitavimo, tik jeigu galima įrodyti, kad vartotojas nepirks prašomu įregistruoti žymeniu pažymėto produkto, nesant plačiai žinomo prekių ženklo poveikio jam.
102. Toliau perfrazuojant generalinės advokatės E. Sharpston pastebėjimus ir perkeliant juos iš konteksto, kuriame ankstesnio plačiai žinomo prekių ženklo savininkas prieštarauja prekių ženklo įregistravimui, į plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos nuo tapataus ar panašaus į šį prekių ženklą žymens naudojimo kontekstą, „turi būti nustatoma, kad dėl (trečiosios šalies žymens) ryšio su (plačiai žinomu) prekių ženklu minėtam (trečiosios šalies žymeniui) buvo duotas tam tikras postūmis“(77).
103. Mano nuomone, norint nustatyti, ar buvo pasinaudota prekių ženklo geru vardu Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies prasme, turėtų pakakti įrodyti, kad trečiosios šalies naudojamas žymuo ypač patrauklus vartotojui todėl, kad šis žymuo yra siejamas su teigiamomis plačiai žinomo prekių ženklo savybėmis(78) tokiu būdu, kuris skatina vartotoją pirkti šiuo žymeniu pažymėtus produktus.
104. Jeigu tas būtų įrodyta, galbūt reikėtų daryti išvadą, kad tokia nauda jau pati savaime yra nesąžininga?
105. Šiuo požiūriu, mano manymu, būtų naudinga visų pirma pažymėti, kad, skirtingai nuo Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punkto, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalyje, be „nesąžiningumo“ aspekto, taip pat yra nuoroda į žymens naudojimą „be tinkamos priežasties“(79). Todėl, kiek tai susiję su minėtame Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punkte numatytomis parazitavimo, naudojantis prekių ženklu, situacijomis, kyla sunkumų sprendžiant, kokią reikšmę turi kiekvienas iš šių elementų, nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad toks gretinimas neturi jokios naudos. Faktiškai kyla klausimas, ar nauda iš prekių ženklo gero vardo gali nebūti nesąžininga, jeigu šiam prekių ženklui tapačiu ar į jį panašiu žymeniu naudojamasi be tinkamos priežasties.
106. Manau, kad ši problema spręstina konstatuojant, jog pažyminys „nesąžiningas“ svarbus tik tada, kai tokio žymens naudojimui remiamasi tinkama priežastimi ir tokia priežastis įrodoma.
107. Tai reiškia, kad jeigu „postūmis“ trečiosios šalies žymeniui, duotas dėl ryšio su plačiai žinomu prekių ženklu ir 103 punkte mano nurodytuoju būdu, atsiranda naudojant šį žymenį dėl tinkamos priežasties, norint nustatyti, ar minėto prekių ženklo savininkas gali uždrausti tokį naudojimą, reikia įsitikinti, ar trečiosios šalies gauta nauda yra nesąžininga.
108. Kita vertus, jeigu tokio žymens naudojimui tinkama priežastis nėra nurodoma arba ji neįrodyta (ir tokia tinkama priežastimi akivaizdžiai negali būti paprasčiausia aplinkybė, kad iš prekių ženklo gero vardo gaunama naudos), prekių ženklo savininkas gali uždrausti tokį naudojimą, jeigu šis naudojimas leidžia trečiajai šaliai pasinaudoti pačiu priekių ženklo geru vardu. Kitaip tariant, jeigu tinkama priežastis negali būti įrodyta, preziumuojama, kad tokia nauda yra nesąžininga. Vadinasi, kaip iš esmės teigė Prancūzijos vyriausybė, jeigu matyti, kad vienintelis tikslas, dėl kurio prekybininkas savo produktams žymėti naudoja žymenį, panašų į kito asmens plačiai žinomą prekių ženklą, – panaudoti šio prekių ženklo gerą vardą arba konkretų įvaizdį savo produktų prekybai skatinti, šitaip prekybininko gauta nauda, be jokios abejonės, priskirtina nesąžiningam naudojimuisi.
109. Tačiau jeigu toks prekybininkas faktiškai remiasi tinkama priežastimi ir ją įrodo, daugiau nebegalima sakyti, kad prekių ženklo geru vardu buvo pasinaudota nesąžiningai, taigi būtina nuspręsti, ar gauta nauda yra nesąžininga, atsižvelgiant į visas reikšmingas bylos aplinkybes(80) ir nustatytosios tinkamos priežasties pobūdį.
110. Nacionalinis teismas turi patikrinti, ar bendrovės apeliantės įrodė tinkamą priežastį naudoti buteliukus ir dėžutes, panašius į L’Oréal prekių ženklus, ir, jeigu atsakymas teigiamas, ar, atsižvelgiant į šią tinkamą priežastį ir visas reikšmingas bylos aplinkybes, nauda, kurią šios bendrovės gavo iš šių prekių ženklų gero vardo, yra nesąžininga(81).
111. Todėl siūlau į penktąjį klausimą atsakyti, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad:
– jeigu prekybininkas naudoja į kito asmens prekių ženklą panašų žymenį ir iš to gauna naudos, kurią lemia šis panašumas ir iš to kylantis šio žymens susiejimas su minėto prekių ženklo teigiamomis savybėmis, toks naudojimas gali būti draudžiamas, jeigu vykdomas be tinkamos priežasties, kuria nelaikytina pačios naudos gavimas, arba, įrodžius tinkamą priežastį, jeigu atsižvelgus į tokią tinkamą priežastį ir visas svarbias bylos aplinkybes toks naudojimasis yra nesąžiningas,
– tokiam draudimui negali sukliudyti tai, kad nėra pažeidžiama esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti kilmės garantiją (ar nėra pavojaus ją pažeisti); nėra kenkiama (ar nėra pavojaus pakenkti) prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui ir kad toks naudojimas neturi jokio poveikio prekių ženklu pažymėtų produktų pardavimui ar investicijų, susijusių su šiuo ženklu, grąžai.
IV – Išvada
112. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, siūlau į Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) pateiktus klausimus atsakyti taip:
1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje naudoti šiam prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu toks naudojimas nedaro ir negali padaryti žalos prekių ženklo pagrindinei funkcijai garantuoti kilmę ar bet kuriai kitai prekių ženklo funkcijai, ir taip yra net tuo atveju, kai toks naudojimas turi didelės reikšmės skatinant prekybą reklamuotojo prekėmis, būtent leidžia reklamuotojui nesąžiningai pasinaudoti geru prekių ženklo vardu.
2. 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos, su pakeitimais, padarytais 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB, 3a straipsnio 1 dalies g punktą reikia aiškinti taip, kad vien aplinkybė, jog prekybininkas lyginamajame sąraše lygina savo produktą su plačiai žinomu prekių ženklu pažymėtu produktu, dar neleidžia spręsti, kad reklamuotojas nesąžiningai naudojasi šio prekių ženklo geru vardu, ir kad jeigu toks naudojimasis leidžia manyti, jog visuomenė, kuriai skirta reklama, plačiai žinomo prekių ženklo savininką galėjo susieti su reklamuotoju tokiu būdu, kuris minėtai visuomenei šio prekių ženklo savininko produktų gerą vardą leidžia išplėsti ir susieti su reklamuotojo produktais, būtent nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas konkrečias bylos aplinkybes, turi nustatyti, ar prekių ženklo geru vardu buvo pasinaudota nesąžiningai.
3. Direktyvos 84/450, su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/55, 3a straipsnio 1 dalies h punktas turi būti aiškinamas taip, kad:
– jis draudžia reklamą, kurioje, turint omenyje jos ekonominį kontekstą, tiesiogiai ar netiesiogiai daroma užuomina, kad reklamuotojo produktas buvo pagamintas imituojant ar atgaminant kito asmens prekių ženklu saugomą produktą, net jeigu užuomina daroma tik į vieną ar kelias šio produkto esmines savybes, ir
– atitinkamai jis nedraudžia reklamos vien dėl to, kad joje teigiama, jog reklamuotojo produkto esminė savybė yra tapati saugomu prekių ženklu, įskaitant plačiai žinomus prekių ženklus, pažymėto produkto savybei.
4. Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad:
– jeigu prekybininkas naudoja į kito asmens prekių ženklą panašų žymenį ir iš to gauna naudos, kurią lemia šis panašumas ir iš to kylantis šio žymens susiejimas su minėto prekių ženklo teigiamomis savybėmis, toks naudojimas gali būti draudžiamas, jeigu vykdomas be tinkamos priežasties, kuria nelaikytina pačios naudos gavimas, arba, įrodžius tinkamą priežastį, jeigu atsižvelgus į tokią tinkamą priežastį ir visas svarbias bylos aplinkybes toks naudojimasis yra nesąžiningas,
– tokiam draudimui negali sukliudyti tai, kad nėra pažeidžiama esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti kilmės garantiją (ar nėra pavojaus ją pažeisti); nėra kenkiama (ar nėra pavojaus pakenkti) prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui ir kad toks naudojimas neturi jokio poveikio prekių ženklu pažymėtų produktų pardavimui ar investicijų, susijusių su šiuo ženklu, grąžai.