Processo T‑255/08

Eugenia Montero Padilla

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de oposição – Pedido de marca comunitária nominativa JOSE PADILLA – Marcas e sinal anteriores JOSE PADILLA – Motivos relativos de recusa – Ausência de marca notoriamente conhecida na acepção do artigo 6.°‑bis da Convenção de Paris e de marca de prestígio – Artigo 8.°, n.° 2, alínea c), e artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 40/94 [actual artigo 8.°, n.° 2, alínea c), e artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009] – Inexistência de sinal anterior utilizado na vida comercial – Artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009)»

Sumário do acórdão

1.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante notoriamente conhecida num Estado‑Membro

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1 e 2, c)]

2.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome – Protecção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

3.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 4)

1.      Não ficou provada a utilização como marca do nome José Padilla invocado no quadro de um processo de oposição contra o registo do sinal verbal JOSE PADILLA como marca comunitária para os produtos incluídos nas classes 9, 25 e 41 na acepção do Acordo de Nice. Com efeito, os documentos apresentados atestam apenas a notoriedade que gozava o compositor falecido e a utilização do seu nome para identificar o autor das composições musicais e não a utilização desse nome como marca. Assim, não foi feita a prova de que, à data do depósito da marca pedida, o sinal verbal JOSE PADILLA era notoriamente conhecido como marca num Estado‑Membro e utilizado para produtos semelhantes ou idênticos aos designados pela marca requerida.

(cf. n.^os 53 e 56)

2.      Resultante do teor do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária que utiliza os termos «para os quais a marca anterior foi registada», que essa disposição só se aplica às marcas anteriores na acepção do artigo 8.°, n.° 2, desse regulamento na medida em que tenham sido objecto de registo.

Por conseguinte, contrariamente ao artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, que permite, face a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, as oposições baseadas em marcas em relação às quais nenhuma prova de registo tenha sido apresentada, mas que sejam notoriamente conhecidas na acepção do artigo 6.°‑bis da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, o artigo 8.°, n.° 5, do referido Regulamento apenas protege, em relação a produtos ou serviços não semelhantes, as marcas notoriamente conhecidas, na acepção do artigo 6.°‑bis da Convenção de Paris em relação às quais seja apresentada uma prova de registo.

(cf. n.^os 47 e 48)

3.      O direito de autor não poderá constituir um «sinal utilizado na vida comercial», na acepção do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária. Com efeito, resulta da sistemática do artigo 52.° do referido regulamento que um direito de autor não constitui tal sinal. Esta última disposição prevê, no seu n.° 1, alínea c), que uma marca comunitária é declarada nula quando existir um direito anterior visado no artigo 8.°, n.° 4, e as condições enunciadas nesse n.° estiverem preenchidas. O n.° 2, alínea c), do mesmo artigo dispõe que uma marca comunitária é igualmente declarada nula se a sua utilização puder ser proibida por força de «outro» direito anterior, nomeadamente, de um direito de autor. Donde se conclui que o direito de autor não faz parte dos direitos anteriores referidos no artigo 8.°, n.° 4, do citado Regulamento.

(cf. n.° 65)