OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

PAOLA MENGOZZIEGO

przedstawiona w dniu 10 lutego 2009 r.(1)

Sprawa C‑487/07

L’Oréal SA

Lancôme parfums et beauté & Cie

Laboratoires Garnier & Cie

przeciwko

Bellure NV

Malaika Investments Ltd

Starion International Ltd

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Anglia i Walia)]

Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 5 ust. 1 lit. a) – Używanie znaku towarowego, do którego prawa przysługują innym podmiotom, w reklamie porównawczej identycznych towarów – Artykuł 5 ust. 2 – Czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego – Reklama porównawcza – Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE – Artykuł 3a ust. 1 – Przesłanki dopuszczalności reklamy porównawczej – Czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego, do którego prawa przysługują konkurentowi – Imitacje i repliki towarów podlegających ochronie na podstawie znaku towarowego, do którego prawa przysługują konkurentowi

1.        W ramach niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) przedkłada Trybunałowi pytania dotyczące wykładni art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych(2), a także art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej(3), ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/55/WE z dnia 6 października 1997 r.(4).

I –    Ramy prawne

2.        Artykuł 5 dyrektywy 89/104(5) zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy” stanowi, że:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a)      oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b)      oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

W razie spełnienia warunków wspomnianych w ust. 1 i 2 można w szczególności zabronić następujących działań:

a)      umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)      oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem;

c)      przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem;

d)      używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]”.

3.        Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 89/104 zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego” stanowi, że „[z]nak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

a)      jej własnego nazwiska lub adresu;

b)      wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

c)      znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

4.        Dyrektywą 97/55 wprowadzono do dyrektywy 84/450, pierwotnie dotyczącej jedynie reklamy wprowadzającej w błąd, szereg przepisów z zakresu reklamy porównawczej.

5.        Artykuł 2 pkt 2a dyrektywy 84/450 w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone przez dyrektywę 97/55 (zwanej dalej „dyrektywą 84/450”)(6), stanowi, że dla jej celów „reklama porównawcza” oznacza „każdą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta”.

6.        Artykuł 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 stanowi co następuje:

„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:

[…]

d)      nie powoduje ona na rynku sytuacji pomylenia reklamującego z jego konkurentem lub też mylenia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów lub usług reklamującego i jego konkurenta;

e)      nie dyskredytuje ona ani nie oczernia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów, usług, działalności lub sytuacji konkurenta;

[…]

g)      nie korzysta ona w sposób bezprawny z reputacji związanej z danym znakiem towarowym, nazwą handlową lub innymi znakami wyróżniającymi konkurenta lub z nazwą pochodzenia produktów konkurujących;

h)      nie przedstawia ona towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej zastrzeżony znak towarowy lub nazwę handlową”.

II – Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

7.        L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie i Laboratoires Garnier & Cie (zwane dalej łącznie „L’Oréal”) są spółkami należącymi do grupy L’Oréal, zajmującej się m.in. produkcją luksusowych perfum i ich sprzedażą.

8.        L’Oréal jest w szczególności właścicielem następujących krajowych (brytyjskich), międzynarodowych lub wspólnotowych znaków towarowych zgłoszonych dla perfum i innych substancji zapachowych:

–        znaków towarowych „Trésor”:

–        krajowego słownego znaku towarowego Tresor (bez akcentu, zwanego dalej „słownym znakiem towarowym Trésor”);

–        krajowego słownego i graficznego znaku towarowego przedstawiającego flakon perfum, pokazany z przodu i z boku, na którym widoczne jest w szczególności słowo Trésor (zwanego dalej „znakiem towarowym flakon Trésor”);

–        krajowego słownego i graficznego znaku towarowego przedstawiającego kolorowe pudełko perfum pokazane z przodu, na którym widoczne jest w szczególności słowo Trésor (zwanego dalej „znakiem towarowym pudełko Trésor”);

–        znaków towarowych „Miracle”:

–        wspólnotowego słownego znaku towarowego Miracle (zwanego dalej „słownym znakiem towarowym Miracle”);

–        wspólnotowego słownego i graficznego znaku towarowego przedstawiającego flakon perfum pokazany z przodu, na którym widoczne jest w szczególności słowo Miracle (zwanego dalej „znakiem towarowym flakon Miracle”);

–        międzynarodowego słownego i graficznego znaku towarowego przedstawiającego kolorowe pudełko perfum pokazane z przodu, na którym widoczne jest w szczególności słowo Miracle (zwanego dalej „znakiem towarowym pudełko Miracle”);

–        krajowego słownego znaku towarowego Anaïs-Anaïs;

–        znaków towarowych „Noa”:

–        krajowego słownego znaku towarowego Noa Noa;

–        krajowych i wspólnotowych słownych i graficznych znaków towarowych, obydwu w postaci słowa Noa w formie stylizowanej.

9.        Bellure NV (zwana dalej „Bellure”), spółka prawa belgijskiego, w latach 1996 i 2001 wprowadziła do obrotu na rynkach europejskich perfumy gamy Creation Lamis i Dorall, które zostały dla niej wyprodukowane zgodnie ze wskazanym przez nią projektem w państwie trzecim. Starion International Ltd (zwana dalej „Starion”) nabywała te perfumy od Bellure w celu ich dystrybucji do sprzedawców hurtowych i dyskontowych w Zjednoczonym Królestwie. Starion prowadziła także dystrybucję perfum gamy Stitch w tym państwie członkowskim. Malaika Investments Ltd, działając pod nazwą handlową Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (zwana dalej „Malaika”), prowadziła hurtową sprzedaż perfum gamy Creation Lamis, których dostarczała jej Starion. Perfumy trzech ww. gam imitowały zapach znanych perfum i były sprzedawane detalicznie po bardzo niskich cenach (nawet poniżej 4 GBP).

10.      W ramach sprzedaży tych perfum w Zjednoczonym Królestwie Starion i Malaika używały zestawień porównawczych, przekazywanych także ich odsprzedawcom, w których wskazywano na podobieństwo pod względem zapachowym wszystkich tych perfum z luksusowymi perfumami, oznaczonymi poprzez wskazanie ich słownych znaków towarowych (zwanych dalej „zestawieniami porównawczymi”). Zestawienia te obejmowały także znaki towarowe Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa Noa należące do L’Oréal.

11.      Poza tym cztery perfumy gamy Creation Lamis oraz jeden zapach gamy Dorall były sprzedawane we flakonach i pudełkach wykazujących ogólne podobieństwo z flakonami i pudełkami perfum Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa, jednakże nie zostało zakwestionowane, iż podobieństwo to nie miało takiego charakteru, aby móc wprowadzić w błąd odsprzedawców lub konsumentów co do pochodzenia produktów.

12.      L’Oréal wniosła do High Court of Justice (England & Wales) powództwo przeciwko m.in. Bellure, Starion i Malaika w przedmiocie podrobienia znaków towarowych. L’Oréal podniosła po pierwsze, że posługiwanie się przez Starion i Malaika zestawieniami porównawczymi prowadziło do naruszenia praw ochronnych na należące do niej słowne znaki towarowe Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa Noa, a także słowne i graficzne znaki towarowe Noa, które jest sprzeczne z art. 10 ust. 1 Trade Mark Act 1994 (zwanej dalej „TMA”), stanowiącej transpozycję art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 do prawa wewnętrznego. Po drugie, L’Oréal wskazała, że imitacja nazw, flakonów i pudełek produkowanych przez nią perfum Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa oraz sprzedaż perfum w tak imitowanych flakonach i pudełkach prowadziły do naruszenia praw ochronnych odnoszących się, w szczególności do słownych znaków towarowych Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa Noa a także do znaków towarowych flakonu i pudełka Trésor i Miracle, co jest sprzeczne z art. 10 ust. 3 TMA, stanowiącym transpozycję art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 do prawa wewnętrznego.

13.      High Court uwzględnił powództwo w przedmiocie stosowania zestawień porównawczych oparte na art. 10 ust. 1 TMA, lecz powództwo oparte na art. 10 ust. 3 TMA zostało uwzględnione tylko częściowo, gdyż stwierdzono jedynie naruszenie praw ochronnych na znak towarowy pudełko Trésor i na znak towarowy flakon Miracle.

14.      Starion i Malaika (zwane dalej „spółkami wnoszącymi odwołanie”) wniosły do Court of Appeal apelację od orzeczenia wydanego przez High Court. L’Oréal także wniosła apelację, mając na celu doprowadzenie do stwierdzenia naruszenia praw ochronnych na słowne znaki towarowe Trésor i Miracle, na znak towarowy flakon Trésor oraz znak towarowy pudełko Miracle.

15.      Court of Appeal oddalił apelację wniesioną przez L’Oréal i uznał za niezbędne przedłożenie Trybunałowi następujących pytań prejudycjalnych w celu rozstrzygnięcia sporu w pozostałym zakresie:

„1)      Czy jeśli przedsiębiorca używa w reklamie własnych towarów lub usług zarejestrowanego znaku towarowego konkurenta w celu porównania cech (w szczególności zapachu) sprzedawanych przez niego towarów z cechami (w szczególności zapachem) towarów sprzedawanych przez tego konkurenta pod wskazanym wyżej znakiem towarowym w taki sposób, że nie dochodzi do wprowadzenia w błąd, ani też innego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie na pochodzenie, takie używanie znaku towarowego objęte jest zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy nr 89/104/EWG?

2)      Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca posługuje się w swej działalności handlowej (a w szczególności w zestawieniu porównawczym) powszechnie znanym zarejestrowanym znakiem towarowym w celu oznaczenia cech własnego produktu (zwłaszcza jego zapachu) w taki sposób, że:

(a)      nie powoduje to jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd;

(b)      pozostaje to bez wpływu na sprzedaż towarów oznaczonych tym powszechnie znanym zarejestrowanym znakiem towarowym;

(c)      nie stwarza to zagrożenia dla podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na wskazaniu pochodzenia oraz nie działa to na szkodę tego znaku poprzez podważenie reputacji jego wizerunku lub rozmycie jego cech odróżniających w jakikolwiek inny sposób;

(d)      odgrywa to istotną rolę w promocji towaru oferowanego przez tego przedsiębiorcę,

takie używanie znaku towarowego objęte jest zakresem zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104/EWG?

3)      Jak w kontekście art. 3a lit. g) [dyrektywy 84/450] należy rozumieć sformułowanie »czerpanie nienależnej korzyści«, a w szczególności czy w przypadku porównywania w zestawieniu porównawczym swego produktu z produktem oznaczonym powszechnie znanym znakiem towarowym dany przedsiębiorca czerpie nienależną korzyść z powszechnej znajomości tego znaku towarowego?

4)      Jak w kontekście art. 3a lit. h) wspomnianej dyrektywy należy rozumieć sformułowanie »przedstawianie towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki«, a w szczególności czy wyrażenie to obejmuje sytuacje, w których bez powodowania wprowadzenia w błąd lub używania podstępu dany podmiot podaje jedynie prawdziwą informację, że podstawowa cecha jego produktu (zapach) jest podobna do cechy, jaką posiada powszechnie znany produkt chroniony znakiem towarowym?

5)      Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca używa oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą zarejestrowanego znaku towarowego, a oznaczenie to nie przypomina tego znaku towarowego na tyle, by móc wprowadzać w błąd, w związku z czym:

(a)      podstawowa funkcja zarejestrowanego znaku towarowego polegająca na wskazaniu pochodzenia nie zostaje naruszona ani nie powstaje ryzyko jej naruszenia;

(b)      nie występuje zjawisko przyćmienia znaku towarowego lub jego renomy lub związanego z nimi wprowadzenia w błąd i nie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia któregokolwiek z tych skutków;

(c)      nie ma to wpływu na poziom sprzedaży prowadzonej przez właściciela znaku towarowego;

(d)      właściciel znaku towarowego nie zostaje pozbawiony wpływów uzyskiwanych z tytułu promocji, utrzymania lub umacniania pozycji swego znaku towarowego;

(e)      przedsiębiorca ten uzyskuje niemniej korzyści handlowe wynikające z posługiwania się swym oznaczeniem ze względu na jego podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego,

takie używanie zarejestrowanego znaku towarowego stanowi »czerpanie nienależnej korzyści« z jego reputacji w rozumieniu art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104]?”.

16.      Uznając, że wspomniane zestawienia porównawcze stanowią reklamę porównawczą w rozumieniu dyrektywy 84/450, sąd krajowy wyjaśnia, że pierwsze cztery pytania mają na celu umożliwienie rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczalności korzystania ze słownych znaków towarowych należących do L’Oréal w zestawieniach porównawczych, którymi posługują się spółki wnoszące odwołanie.

17.      Natomiast piąte pytanie prejudycjalne ma znaczenie dla wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczalności korzystania z flakonów i pudełek, podobnych do tych, które są objęte ochroną związaną ze znakiem towarowym pudełko Trésor i ze znakiem towarowym flakon Miracle.

III – Analiza prawna

A –    W przedmiocie pierwszych czterech pytań prejudycjalnych

1.      Uwagi wstępne

18.      Pierwsze cztery pytania prejudycjalne dotyczą używania przez reklamującego znaku towarowego, z praw do którego uprawniony jest inny podmiot, w reklamie porównawczej obejmującej w szczególności zestawienia porównawcze takie jak te, o które chodzi w niniejszym przypadku. Znaki towarowe innego podmiotu są w tym kontekście używane w celu oznaczenia produktów, jednakże nie tych należących do reklamującego, lecz do właściciela znaku towarowego.

19.      Sąd krajowy uważa, iż rozpowszechnianie wspomnianych zestawień porównawczych poprzez odsprzedawców stanowi reklamę w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 84/450. Chodzi zatem o informację przedstawioną w ramach działalności handlowej w celu wspierania zbytu towarów.

20.      Sąd ten, jak wskazałem powyżej, uważa ponadto, że wspomniana reklama jest reklamą porównawczą w rozumieniu art. 2 pkt 2a dyrektywy. Pojęcie to zakłada m.in., iż reklamujący i wskazane w reklamie przedsiębiorstwo (wskazaniu w reklamie mogą podlegać ewentualnie należące doń produkty lub świadczone przezeń usługi) pozostają w ramach informacji reklamowej w stosunku konkurencji. Pierwsze pytanie prejudycjalne, które nie dotyczy przepisów dyrektywy 84/450 odnosi się do używania znaku towarowego, którego właścicielem jest „konkurent”.

21.      W istocie, z ustaleń faktycznych dokonanych przez sąd krajowy wynika, że „produkty oferowane przez uczestników postępowania nie są względem siebie produktami konkurencyjnymi, gdyż różnią się ceną i oferowane są w odrębnych sektorach rynku”(7). Moim zdaniem ustalenia te nie stoją na przeszkodzie stwierdzeniu, że w badanej sytuacji mamy do czynienia z reklamą porównawczą w rozumieniu art. 2 pkt 2a dyrektywy 84/450, jeśli wziąć pod uwagę szeroki zakres pojęcia stosunku konkurencji, stanowiącego przesłankę, zawartą w tym przepisie. W tym względzie ograniczę się do odesłania do uwag zawartych w pkt 63‑90 opinii, którą przedstawiłem w sprawie De Landtsheer Emmanuel(8) i do pkt 32‑42 wyroku rozstrzygającego tę sprawę(9), zwracając uwagę w szczególności na to, że w tym kontekście znaczenie mają także przypadki potencjalnej konkurencji oraz ewentualnych zmian aktualnego stanu rynku i preferencji konsumentów. Ponadto, jak słusznie podkreśliła L’Oréal, znaczenie ma także konkurencja, do której dochodzi tylko na jednym z pośrednich stopni łańcucha dystrybucji (przykładowo przy sprzedaży hurtowej). Do sądu krajowego należy ewentualnie bardziej dogłębne zbadanie, w świetle kryteriów interpretacyjnych zawartych w tym wyroku, czy w konkretnej sytuacji istnieje stosunek konkurencji jak wymaga tego wspomniany przepis.

22.      W sytuacji braku informacji prowadzących do przyjęcia odmiennego stanowiska, należy dla celów niniejszego postępowania wyjść z założenia, z którego wychodzi także sąd krajowy, że badane zestawienia porównawcze stanowią reklamę porównawczą w rozumieniu art. 2 pkt 2a dyrektywy 84/450, nie musząc z tego powodu poddawać w wątpliwość dopuszczalności trzeciego i czwartego pytania prejudycjalnego z perspektywy ich znaczenia w odniesieniu do przedmiotu sporu zawisłego przed sądem krajowym.

23.      Przed udzieleniem odpowiedzi na rozpatrywane cztery pytania prejudycjalne, a w szczególności na dwa pierwsze z nich, należy ustalić jaki jest wzajemny stosunek przepisów odnoszących się do ochrony znaków towarowych, zawartych z jednej strony w dyrektywie 89/104 (w szczególności jej art. 5 i 6) i z drugiej strony w dyrektywie 84/450 (w szczególności jej art. 3a ust. 1), w kontekście konfliktu między wymogiem ochrony znaków towarowych i wprowadzaniem ułatwień w korzystaniu z reklamy porównawczej.

24.      W niedawnym wyroku w sprawie O2(10) Trybunał dostarczył już pewnych istotnych wyjaśnień w tym zakresie. W szczególności zwrócił on uwagę na to, że:

–        „wykorzystanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobnego celem wskazania na towary lub usługi oferowane przez tego ostatniego, stanowi używanie tego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług reklamującego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104” i „może zatem być w stosownych przypadkach zakazane na podstawie wymienionych wyżej przepisów”(11);

–        jednakże uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego, jeśli reklama ta spełnia wszystkie warunki dopuszczalności wymienione we wspomnianym art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450(12).

25.      Dla reklamującego spełnienie tych warunków stanowi więc zarzut, który może on podnieść przeciwko powództwu opartemu na krajowych przepisach dokonujących transpozycji art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104. W tym względzie nie uważam, aby dokonanie wykładni, zaproponowanej w postanowieniu odsyłającym i do której przychyla się L’Oréal, zgodnie z którą stwierdzenie, iż warunki te zostały spełnione pozwala samo w sobie tylko na uznanie, że używanie w reklamie porównawczej zarejestrowanego znaku towarowego (zwanego dalej skrótowo „znakiem towarowym”), do którego prawa przypadają komuś innemu, jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104, było prawidłowe czy też niezbędne. Nawet gdyby uznać, że takie używanie, spełniające warunki, o których mowa w art. 3a dyrektywy 84/450, jest „zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle” faktem jest, że ograniczenie skutków znaku towarowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104, wymaga także spełnienia jednej z przesłanek zawartych w lit. a)–c). Tak więc wydaje mi się, że w niniejszym przypadku żadnej z tych przesłanek nie można wziąć pod uwagę i dlatego zarzut oparty na spełnieniu warunków dopuszczalności, o których mowa w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 powinien zostać oparty o dyrektywę 89/104. Zgadzam się w szczególności ze stanowiskiem przedstawionym podczas rozprawy przez przedstawiciela Komisji, zgodnie z którym art. 6 ust. 1 lit. b) dotyczy tylko używania elementów znaku towarowego wskazujących na jedną z tych cech produktu lub usługi, które wymienione zostały w tym przepisie („oznaczenia” opisowe). Wydaje mi się, że znajduje to potwierdzenie w wyroku Adidas i Adidas Benelux, gdzie stwierdza się, że „art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy ma konkretnie na celu zapewnienie, by wszyscy przedsiębiorcy mogli używać oznaczeń opisowych” i „stanowi zatem […] wyraz wymogu dostępności oznaczeń”(13). Moim zdaniem, spełnienie warunków dopuszczalności, o których mowa w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, może służyć jako zarzut o charakterze autonomicznym dołączający się do tych, o których mowa w art. 6 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 i który nadaje się do odparcia powództwa skierowanego przeciwko reklamie porównawczej i opartego na przepisach krajowych dokonujących transpozycji art. 5 ust. 1 i 2 drugiej z dyrektyw.

2.      W przedmiocie dwóch pierwszych pytań prejudycjalnych dotyczących wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104

26.      Jako że okoliczność, iż używanie znaku towarowego, który jest identyczny lub podobny do znaku należącego do konkurenta ma miejsce w ramach reklamy porównawczej nie jest sama w sobie wystarczająca, aby wyłączyć zastosowanie art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 do takiej sytuacji, lecz używanie to może zostać na podstawie ww. przepisu w określonych okolicznościach zakazane, należy przeanalizować te właśnie warunki w świetle informacji zawartych w tych pytaniach, w celu udzielenia odpowiedzi na dwa pierwsze pytania prejudycjalne.

27.      Jak podkreślił sąd krajowy, pierwsze z pytań prejudycjalnych zostało zasadniczo przedłożone Trybunałowi przez ten sam sąd w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w wyniku którego wydany został ww. wyrok w sprawie O2. W okolicznościach, które były przedmiotem tego wniosku przeprowadzone przez sąd krajowy porównanie usług (telefonii komórkowej) reklamującego i tych oferowanych przez właściciela znaku towarowego, który został użyty przez reklamującego w reklamie porównawczej dotyczyło ich ceny, podczas gdy w sprawie, którą się zajmujemy porównanie dotyczy zapachu (perfum).

28.      Następnym elementem odróżniającym te dwa stany faktyczne jest to, że w sprawie O2 przed sądem krajowym kwestionowano używanie przez reklamującego znaku towarowego, który nie był identyczny w stosunku do znaku należącego do konkurenta, lecz podobny, a przedstawione w reklamie usługi oferowane przez każdego z nich były takie same. Dlatego też w wyroku w sprawie O2 Trybunał odpowiedział na pierwsze pytanie prejudycjalne, sformułowane w ten sam sposób co pierwsze pytanie prejudycjalne w niniejszym postępowaniu poprzez dokonanie wykładni jedynie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, uznając, iż nie jest niezbędne dokonanie wykładni lit. a) tegoż artykułu. Jednakże w niniejszym przypadku zakwestionowaniu przed sądem krajowym w ramach powództwa skierowanego przeciwko zestawieniom porównawczym, którymi posługiwały się spółki wnoszące odwołanie, ulega używanie przez reklamującego znaku towarowego, który jest identyczny w stosunku do znaku towarowego podmiotu trzeciego w odniesieniu do towarów, które są identyczne(14) z tymi, których dotyczy ten znak towarowy.

29.      W konsekwencji pierwsze pytanie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, w którym przywołuje się w całości art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy rozumieć w ten sposób, że sąd krajowy zwraca się o ustalenie, czy wykładni lit. a) tego przepisu należy dokonywać w ten sposób, że właściciel znaku towarowego ma prawo zakazania używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego do tego znaku towarowego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany, także w sytuacji gdy używanie to nie wprowadza opinii publicznej w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług.

30.      Z drugiej strony sąd krajowy w drugim pytaniu prejudycjalnym wyraźnie wnosi tylko o dokonanie wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, gdyż pragnie ustalić czy na jej podstawie właściciel renomowanego znaku towarowego może osobie trzeciej zakazać używania w obrocie handlowym i w szczególności w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego do tego znaku dla towarów i usług identycznych do tych, do których odnosi się zarejestrowany znak, nawet jeśli używanie to, odgrywając istotną rolę w promocji towarów należących do osoby trzeciej, nie skutkuje prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do pochodzenia towarów lub usług, o które chodzi, nie wpływa na sprzedaż towarów lub usług objętych wspomnianym znakiem i nie wpływa negatywnie na jego reputację.

31.      Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, aby używanie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego innego podmiotu można było uważać za zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, musi istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia opinii publicznej w błąd co do pochodzenia towarów lub usług, czyli prawdopodobieństwo, iż opinia publiczna będzie miała wrażenie, że te towary i usługi należą do tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie do przedsiębiorstwa związanego z nim pod względem gospodarczym. Innymi słowy zakaz ustanowiony przez ten przepis stosuje się tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, którą jest właśnie zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług(15).

32.      Czy w stosunku do zakazu ustanowionego w art. 5 ust. 1 lit. a) należy dojść do tego samego wniosku?

33.      Według Komisji na to pytanie, które w następstwie wyroku w sprawie O2 należy rozpatrzyć – jak zauważyły spółki wnoszące odwołanie – niezależnie od możliwości przeciwstawienia temu zakazowi zarzutów opartych na art. 6 dyrektywy 89/104 lub art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, powinno się udzielić odpowiedzi twierdzącej. Jej zdaniem, art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 ma na celu wyłącznie ochronę podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest właśnie zagwarantowanie opinii publicznej, iż pochodzenie towarów objętych tym znakiem będzie wskazane. W celu uzasadnienia tego stanowiska powołuje się ona w szczególności na wyroki w sprawach Arsenal Football Club, Anheuser-Busch i Adam Opel(16). Na pierwsze pytanie prejudycjalne należałoby zatem udzielić odpowiedzi przeczącej. Spółki wnoszące odwołanie są tego samego zdania.

34.      Natomiast L’Oréal i rząd francuski opowiadają się za udzieleniem na pierwsze pytanie prejudycjalne odpowiedzi twierdzącej, podkreślając że art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu nie tylko ochronę podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie opinii publicznej wskazania pochodzenia towarów nim objętych, lecz także objęcie ochroną innych funkcji znaku towarowego. W tym względzie przywoływane są motyw dziesiąty wspomnianej dyrektywy i ww. wyroki w sprawach Arsenal Football Club, Anheuser-Busch i Adam Opel. L’Oréal twierdzi, że za pomocą ww. przepisu chronione są w szczególności „funkcje komunikacyjne” znaku towarowego, co miałoby wynikać z wyroków Trybunału w sprawach Parfums Christian Dior(17) i Boehringer Inghelheim i in.(18), a także z wyroku Sądu w sprawie „VIPS”(19). Także rząd francuski, wskazujący na funkcję znaku towarowego, polegającą na „umożliwieniu jego właścicielowi kontroli i ochrony, postrzeganego przez konsumentów wizerunku, należącego doń znaku towarowego”, powołuje się na wyrok w sprawie Parfums Christian Dior, w którym uznano taką funkcję właśnie w odniesieniu do renomowanych znaków towarowych odróżniających perfumy luksusowe.

35.      Przypominam, że zgodnie z motywem dziewiątym dyrektywy 89/104 „dla ułatwienia swobodnego obrotu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, że od tej chwili zarejestrowane znaki towarowe korzystają z takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich” i że „nie powinno to jednakże uniemożliwiać państwom członkowskim udzielania […] szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą”.

36.      Jeśli chodzi o pierwszy z aspektów, należy zauważyć, że zakres zharmonizowanej ochrony znaków towarowych, którą ustanawia dyrektywa 89/104 zasadniczo wynika z art. 5 ust. 1 i 3 i z ograniczeń przewidzianych w jej art. 6 i 7.

37.      Jeśli chodzi o drugi z aspektów, art. 5 ust. 2 dyrektywy zezwala państwom członkowskim na objęcie renomowanych znaków towarowych rozszerzonym zakresem ochrony w stosunku do tego, który przewidziany jest w art. 5 ust. 1. W przeciwieństwie bowiem do tego przepisu, art. 5 ust. 2 nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia do ich praw krajowych ochrony w nim ustanowionej, lecz ogranicza się do przyznania im możliwości wprowadzenia wspomnianej ochrony. Dlatego też, jeśli państwo członkowskie skorzysta z tej możliwości, to cieszące się renomą znaki towarowe będą na jego terytorium objęte nie tylko zakresem ochrony ustanowionej w art. 5 ust. 1, lecz także tej, która ustanowiona jest w art. 5 ust. 2 dyrektywy(20).

38.      Jeśli chodzi o ochronę, która powinna być na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 przyznana obowiązkowo, stanowisko Komisji, zgodnie z którym przepis ten ma na celu tylko ochronę funkcji polegającej na wskazaniu pochodzenia znaku towarowego na pewno nie jest bezzasadne. Motyw dziesiąty do dyrektywy 89/104, odnoszący się w sposób ogólny do „ochrony udzielanej zarejestrowanemu znakowi towarowemu” wyraźnie dotyczący nie tylko przypadków podobieństwa pomiędzy znakiem towarowym i oznaczeniem oraz pomiędzy towarami i usługami stanowi, że „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek ochrony”. Okoliczność, że zgodnie z tym motywem ochrona „jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami” może po prostu oznaczać, że w takiej sytuacji właściciel znaku towarowego nie ma obowiązku udowodnienia, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd(21), gdyż jest ono domniemywane(22), a niekoniecznie to, że używanie znaku towarowego może zostać zakazane także w braku takiego prawdopodobieństwa. W wyroku w sprawie Adidas i Adidas Benelux(23) wskazano, że „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek ochrony udzielanej w związku z rejestracją znaku towarowego, w szczególności przeciwko używaniu przez osoby trzecie oznaczeń, które nie są identyczne”.

39.      Jednakże, z tegoż dziesiątego motywu wynika w istocie, że ochrona, o którą chodzi „w szczególności ma zapewnić funkcję wskazania pochodzenia znaku towarowego”(24).

40.      Rozpatrując to zagadnienie interpretacyjne w ramach w wyroku w sprawie Arsenal Football Club(25), Trybunał stwierdził po raz pierwszy, że „wyłączne prawa zostały przyznane po to, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje” oraz że „wykonywanie tychże praw winno być zatem zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru”.

41.      Choć stanowisko to zostało przez Trybunał podtrzymane w późniejszych wyrokach w sprawach Anheuser Busch(26) i Adam Opel(27), można zauważyć pewną ewolucję co do jego zakresu.

42.      W sprawie Arsenal Football Club, Trybunał miał za zadanie ustalenie „czy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy upoważnia właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkiego używania przez osoby trzecie w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, czy też to prawo sprzeciwu zakłada istnienie szczególnego interesu właściciela jako właściciela znaku towarowego w takim znaczeniu, że używanie omawianego oznaczenia przez osoby trzecie narusza w sposób rzeczywisty lub potencjalny jedną z funkcji znaku towarowego”(28).

43.      Właśnie w takim kontekście Trybunał przedstawił uwagi przytoczone powyżej w pkt 40, dochodząc następnie do wniosku, że „właściciel nie może […] zakazać używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany, jeśli, biorąc pod uwagę funkcje znaku towarowego, używanie to nie może przynieść szkody jego interesom jako właściciela znaku”(29).

44.      Z wyroku w sprawie Arsenal Football Club można zatem zasadniczo wywnioskować, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi dla których znak został zarejestrowany nie zawsze prowadzi do naruszenia lub wywołuje ryzyko naruszenia funkcji znaku towarowego oraz że tylko w sytuacji gdy nastąpiło naruszenie lub istnieje ryzyko naruszenia jednej z tych funkcji używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym może zostać zakazane na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 (wykonywanie wyłącznego prawa jest zatem „zastrzeżone” do takich przypadków). Z tego względu Trybunał uznał, że określone przypadki używania znaków dla celów czysto opisowych są wyłączone z zakresu stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy, gdyż nie przynoszą one szkody żadnemu z interesów chronionych za pomocą tego przepisu i nie są zatem objęte zakresem pojęcia używania w jego rozumieniu(30).

45.      Jak wskazano w pkt 16 wyroku w sprawie Céline, naruszenie jednej z funkcji znaku towarowego (lub ryzyko jej naruszenia) otrzymało w wyroku w sprawie Arsenal Football Club rangę jednej z przesłanek wykonania wyłącznego prawa zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a)(31). Nie oznacza to jednak, że używanie znaku towarowego przez osobę trzecią może zostać na podstawie wspomnianego przepisu zakazane, jeśli ma miejsce naruszenie lub istnieje ryzyko naruszenia jakiejkolwiek funkcji znaku towarowego lub innymi słowy, że wszystkie funkcje, które może pełnić znak towarowy podlegają ochronieprawnej za pomocą tego przepisu. W wyroku w sprawie Arsenal Football Club nie wymienia się poszczególnych funkcji znaku towarowego ani też nie wskazuje się jednoznacznie, że funkcje te podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. Z drugiej strony, Trybunał stwierdził, iż w stanie faktycznym stanowiącym przedmiot postępowania przed sądem krajowym dochodzi do naruszenia „lub istnieje ryzyko dojścia do naruszenia” podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest „zagwarantowanie pochodzenia” towaru(32). Można zatem uznać, że w wyroku w sprawie Arsenal Football Club, Trybunał miał jedynie na myśli, iż przysługująca na podstawie wspomnianego przepisu ochrona innych funkcji znaku towarowego niż jego funkcja podstawowa nie podlega wyłączeniu, lecz nie stwierdził, iż ona istnieje, pozostawiając tą kwestię bez ostatecznego rozstrzygnięcia.

46.      Wydaje mi się jednak, że w wyroku w sprawie Adam Opel Trybunał poczynił dalszy krok w kierunku uznania, iż na podstawie tego przepisu przysługuje ochrona innych funkcji znaku towarowego niż jego funkcja podstawowa.

47.      W wyroku tym Trybunał, rozwijając uwagi przytoczone powyżej w pkt 40, stwierdził najpierw, że „zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy można zakazać umieszczania przez osobę trzecią na modelach redukcyjnych pojazdów oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, który został zarejestrowany dla zabawek jedynie wówczas, gdy naraża ono lub może narazić na szwank funkcje tego znaku towarowego”(33) i następnie w konkluzji po raz kolejny posłużył się tą koncepcją, tym razem jednak z pominięciem słowa „jedynie”, stwierdzając, że „w przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany jednocześnie dla pojazdów samochodowych – w odniesieniu do których znak ten posiada renomę – jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów tejże marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu handlowego […] stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy używanie, które może zostać zakazane przez właściciela znaku towarowego, jeżeli naraża ono na szwank lub może narażać na szwank funkcje znaku towarowego jako znaku towarowego zarejestrowanego dla zabawek”(34).Nie wydaje się arbitralne uznanie, że przyjęcie takiego stanowiska nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż w sytuacji braku naruszenia (lub ryzyka dojścia do naruszenia) funkcji znaku towarowego, przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. a) ochrona nie znajduje zastosowania (brak ochrony gdy brak jest naruszenia lub ryzyka dojścia do naruszenia przynajmniej jednej z funkcji znaku towarowego), lecz prowadzi do stwierdzenia, że dla celów zastosowania ochrony znaczenie ma naruszenie (lub ryzyko dojścia do naruszenia) jakiejkolwiek funkcji znaku towarowego (ochrona gdy jakakolwiek funkcja znaku towarowego zostaje naruszona lub istnieje ryzyko dojścia do naruszenia).

48.      Ponadto Trybunał także i w tym wyroku nie wskazał co stanowi inną funkcję znaku towarowego niż jego funkcja podstawowa, przy czym w postępowaniu przed sądem krajowym nie podnoszono, iż używanie znaku towarowego, o który chodzi narusza „inne funkcje tego znaku niż jego funkcja podstawowa”(35).

49.      Jednakże, ten dający się zauważyć w orzecznictwie rozwój koncepcji ochrony na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) także innych funkcji znaku towarowego niż funkcja polegająca na zagwarantowaniu pochodzenia [towarów i usług] powoduje pojawienie się kilku istotnych kwestii takich jak ustalenie co wchodzi w zakres tych funkcji oraz w jaki sposób można pogodzić i skoordynować wspomnianą ochronę z ochroną przewidzianą w art. 5 ust. 2 dyrektywy w stosunku do renomowanych znaków towarowych, biorąc pod uwagę, że przepis ten, w części, w której odnosi się do naruszenia odróżniającego charakteru lub renomy takiego znaku, zdaje się także mieć na celu ochronę funkcji znaku towarowego.

50.      W odniesieniu do pierwszej z tych kwestii, należy stwierdzić, że ani w dyrektywie 89/104, ani, moim zdaniem, w orzecznictwie Trybunału nie da się odnaleźć listy czy opisu innych funkcji znaku towarowego niż ta polegająca na zagwarantowaniu pochodzenia.

51.      Użyteczne uwagi w tym względzie zostały przedstawione przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w opinii dotyczącej sporu rozstrzygniętego wyrokiem w sprawie Parfums Christian Dior(36). Po wskazaniu, że „mimo iż Trybunał wielokrotnie wskazywał na funkcję znaku towarowego polegającą na wskazaniu pochodzenia towarów […], nie zmierzał on do stwierdzenia, że prawa wynikające ze znaku można podnieść tylko w celu ochrony tejże funkcji”, odwołał się on do innych ewentualnych funkcji znaku towarowego, uznając je co więcej za integralną część lub w każdym razie pochodną funkcji podstawowej, wymieniając „funkcje znaku towarowego jako wyznacznika jakości” czy też „postrzeganego przez konsumentów symbolu jakości określonych towarów i usług”, gwarancji „że towary i usługi będą odpowiadać oczekiwaniom”, „funkcję komunikacyjną, inwestycyjną i reklamową”, „wynikające z okoliczności, że inwestycje związane z promocją towaru dokonywane są w oparciu o znak towarowy” i posiadają zatem „wartość podlegającą samą w sobie ochronie, niezależnie od ewentualnego bezprawnego użycia, wynikającego z nieprawidłowego przedstawienia pochodzenia lub jakości”.

52.      W opinii przedstawionej w ramach postępowania rozstrzygniętego wyrokiem w sprawie Arsenal(37), rzecznik generalny D. Ruiz-Jarabo Colomer stwierdził, że „ograniczenie funkcji znaku towarowego do wskazania pochodzenia handlowego stanowi poważne uproszczenie”, wskazując, iż „doświadczenie uczy, że w przeważającej ilości przypadków użytkownik nie zwraca uwagi na osobę producenta konsumowanych towarów”, podczas gdy znak towarowy „zaczyna żyć własnym życiem, jest wyznacznikiem […] jakości, reputacji i w pewnych sytuacjach także stylu życia”. Biorąc pod uwagę „aktualny stan funkcjonowania rynku i zachowania przeciętnego konsumenta”, „nie odnajduje on żadnego powodu, na podstawie którego te inne funkcje znaku towarowego także nie powinny korzystać z ochrony tak jak funkcja polegająca na wskazaniu handlowego pochodzenia towarów i usług”(38).

53.      Jeśli chodzi o zagwarantowanie jakości lub bardziej poprawnie stałego poziomu jakości (czy też jednorodności) towarów objętych znakiem towarowym, zostało powiedziane, iż chodzi tu co najwyżej o jeden z aspektów funkcji polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia(39). Wynikające ze znaku towarowego wyłączne prawo chroni interesy właściciela znaku towarowego a konsumenci nie mogą się na nie powoływać w celu żądania, aby towary odpowiadały określonej jakości. Choć jest on zasadniczo zgodny z interesem producenta będącego właścicielem znaku towarowego, stały poziom jakości naturalnie nie jest zapewniony poprzez wskazanie pochodzenia towarów samo w sobie, ani poprzez późniejszą wspólnotową kontrolę ich gwarantowanej znakiem towarowym jakości. Jak niedawno zauważyła rzecznik generalny „prawo znaku towarowego powinno gwarantować możliwość kontroli jakości produktów, nie zaś faktyczne sprawowanie tej kontroli”(40). Tak więc, znak towarowy umożliwia jego właścicielowi nie tylko niedopuszczenie do tego, aby towary niepochodzące od niego sprawiały wrażenie, iż od niego pochodzą (funkcja zagwarantowania pochodzenia), ale także aby w takich towarach, na etapie ich sprzedaży, następującej po wprowadzeniu ich przezeń lub za jego zgodą na rynek, dokonano zmian, na które on nie udzielił zezwolenia (zob. art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104).

54.      Jeśli chodzi o pełnioną przez znak towarowy funkcję komunikacyjną, na którą wskazuje L’Oréal, zdaje się bezsprzeczne, że znak towarowy może dostarczyć konsumentom różnego rodzaju informacji na temat towaru, na którym go umieszczono. Może tutaj chodzić o informacje wynikające bezpośrednio z oznaczenia stanowiącego część znaku towarowego (przykładowo informacje dotyczące materialnych cech towarów wynikające z ewentualnie zawartych w złożonym znaku towarowym elementów opisowych) lub częściej o informacje „zgromadzone”(41) wokół znaku towarowego w następstwie prowadzonej przez właściciela działalności promocyjnej lub reklamowej – przykładowo wiadomości dotyczące cech niematerialnych, które tworzą ogólny wizerunek towaru lub przedsiębiorstwa (np. jakość, solidność, rzetelność itd.) lub jego szczegółowy wizerunek (np. określony styl, luksus, moc). Ta właściwość informacyjna znaku towarowego zasługuje na ochronę także wtedy, gdy jego używanie przez osobę trzecią nie ma takiego charakteru, aby móc wprowadzić w błąd co pochodzenia towarów lub usług(42).

55.      Jak przypomniała L’Oréal, w orzecznictwie Trybunału stwierdzono już, że „reputacja” znaku towarowego jest godna ochrony w drodze uznania wyłącznego prawa, o którym mowa w art. 5 dyrektywy 89/104. Trybunał stwierdził, że „zaszkodzenie opinii znaku towarowego może zasadniczo stanowić dla właściciela znaku uzasadniony powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”(43).

56.      W szczególności uzasadnionym powodem w rozumieniu tego przepisu jest okoliczność, że przedstawienie przepakowanego produktu może zaszkodzić reputacji znaku towarowego, który się doń odnosi(44). Tak więc przykładowo „przepakowany produkt leczniczy może mieć nieodpowiedni wygląd i przez to szkodzić renomie znaku towarowego w szczególności, w przypadku gdy opakowanie lub etykieta, które chociaż nie są uszkodzone, złej jakości ani nieschludne, mogą obniżać wartość znaku, naruszając wizerunek produktu postrzeganego jako niezawodny i dobrej jakości oraz zaufanie, jakie może wzbudzać u docelowego kręgu odbiorców”(45). Ponadto w sytuacji użycia przez odsprzedawcę znaku towarowego w celu promocji dalszej sprzedaży towarów luksusowych i prestiżowych objętych tym znakiem, odpsprzedawca ten musi dołożyć starań „aby uniknąć sytuacji, w której jego reklama nie zaszkodzi wartości znaku towarowego, ujemnie wpływając na styl i wizerunek reputacji towarów, o które chodzi a także na aurę luksusu, która go otacza”(46).

57.      Rozstrzygnięcia te, mimo iż potwierdzają, że ochrona przyznana znakowi towarowemu w drodze wyłącznego prawa, o którym mowa w art. 5 dyrektywy 89/104 wychodzi poza zakres obejmujący konieczność ochrony funkcji znaku towarowego polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia oraz co za tym idzie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów lub usług, pozostawiają jednak nierozstrzygniętą kwestię ustalenia w jakim zakresie ochrona, w szczególności funkcji komunikacyjnej znaku towarowego i jego reputacji, przed używaniem oznaczenia identycznego do tego znaku dla identycznych towarów jest objęta zakresem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 (odnosząc się do wszelkich znaków towarowych a nie tylko tych, które są renomowane) i w jakim stopniu jest objęta zakresem art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, będącego przepisem, który na podstawie utrwalonego orzecznictwa ustanawia ochronę także w sytuacji braku prawdopodobieństwa wprowadzenia opinii publicznej w błąd, ale tylko w odniesieniu do renomowanych znaków towarowych(47). Ta kwestia okazuje się delikatna, biorąc przede wszystkim pod uwagę, że:

–        reżimy ustanawiane przez te dwa przepisy są odmienne, gdyż udzielenie ochrony na podstawie art. 5 ust. 1 jest dla państw członkowskich obowiązkowe, a na podstawie art. 5 ust. 2 fakultatywne;

–        w wyroku w sprawie Davidoff Trybunał wyjaśnił, że art. 5 ust. 2 stosuje się także do identycznych lub podobnych towarów i usług a nie jak w sposób wyraźny wskazano w tym przepisie do towarów i usług, które nie są podobne do tych towarów i usług, w odniesieniu do których znak towarowy został zarejestrowany(48).

58.      Ustanowienie fakultatywnej ochrony w rozumieniu art. 5 ust. 2, przed naruszeniem renomy znaku towarowego wynikającym z używania identycznego oznaczenia dla identycznych towarów zdaje się stać w sprzeczności z koncepcją, zgodnie którą art. 5 ust. 1 lit. a) zmierza do ochrony wszystkich funkcji znaku towarowego przed wspomnianym używaniem. Zdaje się, iż w tym względzie należałoby przyznać pierwszeństwo takiej wykładni tego przepisu, która byłaby zgodna z podejściem przyjętym w wyroku w sprawie Arsenal (brak ochrony jeśli żadna z funkcji znaku towarowego nie została naruszona lub nie istnieje ryzyko dojścia do naruszenia żadnej z nich) a nie z tym, które da się zaobserwować w wyroku w sprawie Adam Opel (ochrona jeśli jakakolwiek funkcja znaku towarowego została naruszona lub istnieje ryzyko dojścia do jej naruszenia). Jednakże nie da się wykluczyć, że szeroka wykładnia art. 5 ust. 2, dokonywana przez sądownictwo w następstwie przywołanego w trzecim akapicie poprzedniego punktu wyroku w sprawie Davidoff, obejmuje nie tylko przypadki wymienione w sposób wyraźny w tym przepisie, lecz także przypadki używania oznaczenia identycznego do renomowanego znaku towarowego dla podobnych towarów i usług, używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego dla identycznych towarów i usług oraz używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego dla podobnych towarów i usług, ale z kolei nie używania oznaczenia identycznego do renomowanego znaku towarowego dla identycznych towarów i usług, które nadal byłoby objęte zakresem art. 5 ust. 1 lit. a).

59.      W świetle okoliczności niniejszego przypadku, nie jest w każdym razie niezbędna w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przedłożone przez Court of Appeal analiza wykraczająca poza zakres kwestii interpretacyjnych nakreślonych w dwóch poprzednich punktach czy też przystąpienie do wyczerpującego określenia funkcji znaku towarowego, w odniesieniu do których przysługuje ochrona na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a).

60.      W tym względzie zauważam, że dwa pierwsze pytania prejudycjalne opierają się na ustaleniach dokonanych przez sąd krajowy, zgodnie z którymi w niniejszym przypadku brak jest zarówno prawdopodobieństwa wprowadzenia opinii publicznej w błąd co do pochodzenia towarów i co za tym idzie naruszenia podstawowej funkcji znaków towarowych, w stosunku do których wnosi się o udzielenie ochrony, jak i narażenia na szwank renomy znaków i co za tym idzie naruszenia funkcji komunikacyjnej, którą one pełnią dzięki tejże renomie. L’Oréal zdaje się nie podnosić naruszenia innych funkcji należących doń znaków towarowych niż te, które powyżej wskazałem. Ponadto w uwagach pisemnych, po powołaniu się na funkcję komunikacyjną znaków towarowych, w odniesieniu do których L’Oréal wnosi o udzielenie ochrony, nie wskazuje on na narażenie na szwank (lub ryzyko takiego narażenia) ich renomy, ale jedynie na to, że ich zakwestionowane używanie umożliwia spółkom wnoszącym odwołanie czerpanie nieuzasadnionych korzyści z tej renomy(49). Tak więc, fakt czerpania wspomnianych korzyści w odróżnieniu od sytuacji narażenia na szwank lub umniejszenia renomowanego znaku towarowego nie oznacza, że używanie to rzeczywiście lub potencjalnie wpływa na funkcję komunikacyjną, którą znaki te pełnią dzięki posiadanej przez nie renomie.

61.      Uważam zatem, że odpowiadając na pierwsze i drugie pytanie prejudycjalne powinno się stwierdzić, że wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie ma prawa zakazać osobie trzeciej używania przez nią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, w odniesieniu do których znak towarowy został zarejestrowany, jeśli używanie to nie narusza ani nie stwarza ryzyka dojścia do naruszenia podstawowej funkcji znaku towarowego, polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia [towarów lub usług] czy też jakiejkolwiek innej jego funkcji i to także wtedy, gdy wspomniane używanie odgrywa istotną rolę w promocji towarów należących do reklamującego, umożliwiając mu w szczególności czerpanie nieuzasadnionych korzyści wynikających z renomy tego znaku.

62.      Muszę jednak od razu wyjaśnić, że wspomniane używanie znaku towarowego, o ile nie może zostać zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, to przy spełnieniu odpowiednich przesłanek może być oczywiście kwestionowane na podstawie (krajowych przepisów transponujących) art. 5 ust. 2 tej dyrektywy lub art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450.

63.      Właśnie na ostatnim z wymienionych przepisów skupiają się trzecie i czwarte pytanie prejudycjalne, które przeanalizuję w dalszej kolejności, nie pomijając wszakże stwierdzenia tytułem wstępu, że wytoczone przez L’Oréal powództwo skierowane przeciwko zestawieniom porównawczym, o których mowa, zgodnie z postanowieniem o odesłaniu opiera się jedynie na przepisach krajowych dokonujących transpozycji art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 (art. 10 ust. 1 TMA) a nie na przepisach dokonujących transpozycji art. 5 ust. 2 tej dyrektywy czy też bezpośrednio na przepisach dotyczących reklamy porównawczej.

64.      Do sądu krajowego należy ocena – jeśli uzna on, że w świetle odpowiedzi udzielonej przez Trybunał na pierwsze dwa pytania prejudycjalne, w badanym przypadku nie zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 10 ust. 1 TMA – czy w świetle prawa wewnętrznego, także o charakterze proceduralnym, trzecie i czwarte pytanie mimo wszystko dalej mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu mu przedstawionego, który dotyczy przesłanek dopuszczalności korzystania z zestawień porównawczych.

3.      W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

65.      W drodze trzeciego pytania prejudycjalnego sąd krajowy wnosi o dokonanie przez Trybunał wykładni zawartego w art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 wyrażenia „czerpie nieuzasadnione korzyści”. Wychodząc z niezakwestionowanego przez spółki wnoszące odwołanie założenia, że korzystanie z zestawień porównawczych umożliwia im czerpanie nieuzasadnionych korzyści wynikających z renomy luksusowych perfum L’Oréal i podkreślając, że jakikolwiek rodzaj porównania z dobrze znanym na rynku towarem zawiera w sobie znaczący element „free riding'u”, sąd krajowy zmierza do ustalenia, w szczególności w drugiej części pytania prejudycjalnego, czy porównanie z towarem, do którego odnosi się renomowany znak towarowy, dokonane w kontekście zestawienia porównawczego, umożliwia reklamującemu samo w sobie czerpanie nieuzasadnionych korzyści wynikających z renomy tego znaku.

66.      Jak zauważyłem we wcześniejszej opinii(50), reklama porównawcza ma, w przeważającej ilości przypadków za przedmiot porównanie z bardziej znanym konkurentem i prowadzi zatem sama w sobie do „podpięcia się” w pewnym stopniu pod jego reputację czy też przysługujące mu oznaczenia odróżniające. Prawodawca użył w art. 3a ust. 1 lit. g) przymiotnika „bezprawny”, gdyż w sposób oczywisty uznał on, że czerpanie przez reklamującego korzyści wynikających z renomy oznaczeń odróżniających konkurenta nie wystarcza samo w sobie, aby uzasadnić zakaz reklamy porównawczej(51). Aby tak było, niezbędne jest ustalenie, że korzyści te czerpane są w sposób „bezprawny”. Nie można bowiem zignorować faktu, iż dyrektywa 97/55 jest wyrazem zdecydowanie pozytywnego stosunku prawodawcy wspólnotowego do reklamy porównawczej, która może stanowić zgodny z prawem środek informowania konsumentów i umacniania konkurencji pomiędzy dostawcami towarów i usług, będącej w interesie konsumentów (zob. motyw drugi i piąty)(52) a zatem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „przesłanki reklamy porównawczej powinny być interpretowane w sposób jak najbardziej korzystny dla tego typu reklamy”(53).

67.      Dlatego też, moim zdaniem na drugą część analizowanego pytania prejudycjalnego należy udzielić odpowiedzi przeczącej.

68.      Jednakże pytanie to ma także bardziej ogólnie na celu ustalenie kryteriów pozwalających na zakwalifikowanie korzyści wynikających z renomy znaku towarowego a czerpanych za pomocą reklamy porównawczej jako bezprawnych.

69.      L’Oréal powołuje się na definicję zawartą w opinii przedstawionej przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w postępowaniu rozstrzygniętym wyrokiem w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux(54), zgodnie z którą „koncepcję czerpania w sposób bezprawny korzyści, wynikających z odróżniającego charakteru znaku towarowego lub jego renomy należy […] rozumieć w ten sposób, iż obejmuje ona »przypadki, w których wykorzystuje się w sposób oczywisty słynny znak towarowy poprzez zasymilowanie się z nim lub próbę skorzystania z jego reputacji«”(55). L’Oréal zasadniczo utrzymuje, że bezprawne jest czerpanie korzyści poprzez zwiększenie sprzedaży i cen własnych towarów, do których doprowadzono, wykorzystując po prostu pozycję marketingową właściciela renomowanego znaku towarowego a nie swoją własną pozycję. Bezprawne korzystanie z renomy miałoby miejsce, gdy porównanie nie jest niezbędne dla odróżnienia reklamowanego towaru i towaru, do którego odnosi się renomowany znak towarowy, w zakresie ich zawartości i zalet. L’Oréal zauważa, że w niniejszej sprawie użycie należących doń renomowanych znaków towarowych nie było niezbędne dla celu przedstawienia zapachu perfum sprzedawanych przez spółki wnoszące odwołanie, który mógł bez trudności zostać przedstawiony poprzez odniesienie się do znanych zapachów (przykładowo zapachu kwiatów, przypraw lub owoców cytrusowych).

70.      Spółki wnoszące odwołanie powołują się na wyrok w sprawie Siemens(56), przypominając w szczególności, że w pkt 24 i 18 tego wyroku Trybunał wskazał, iż po pierwsze „korzyść, jaką reklama porównawcza stanowi dla konsumentów, musi być koniecznie wzięta pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy wykorzystanie przez reklamującego reputacji związanej ze znakiem towarowym […] konkurenta ma bezprawny charakter” i po drugie, że należało ustalić czy w badanym przypadku przejęcie przez reklamującego podstawowej części stosowanego przez konkurenta systemu numeracji zamówień mogło „wywołać u odbiorców, do których była skierowana reklama skojarzenie między producentem spornych sterowników […] i konkurującym dostawcą w ten sposób, że ci odbiorcy [mogliby przenieść] reputację wyrobów tego producenta na wyroby sprzedawane przez wspomnianego dostawcę”.

71.      Zgadzam się przede wszystkim z Komisją i z rządem Zjednoczonego Królestwa, iż użyte przez prawodawcę wspólnotowego wyrażenie „korzysta w sposób bezprawny” nie nadaje się do ogólnego zdefiniowania. Zdaje się, że formułując je, zmierzano właśnie do umożliwienia stosowania go w sposób elastyczny, traktując osobno każdy przypadek w świetle okoliczności danego stanu faktycznego(57).

72.      Jeśli chodzi o przytoczony powyżej w pkt 69 fragment opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa, który umiejscowić należy w kontekście wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 a nie art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, rzecznik generalny E. Sharpston słusznie zauważyła ostatnio, że przepisu tego nie należy interpretować jako definicji zakresu ochrony przyznanej przez prawo wspólnotowe w odniesieniu do znaków towarowych cieszących się renomą, ale raczej jako mające na celu lepsze zrozumienie powodów jej przyznania, przedstawienie kontekstu historycznego i ideowego, w ramach których został on przyjęty(58). Z drugiej strony, wyrażenia „zasymilowanie się” z renomowanym znakiem towarowym i „próba skorzystania z jego reputacji” pozostają dosyć niedookreślone i zdają się ponadto być mało użyteczne w kontekście reklamy porównawczej, która jak wskazałem powyżej pociąga za sobą z definicji stosowanie podobnego podejścia przez reklamującego.

73.      Przywołane przez spółki wnoszące odwołanie kryterium polegające na sprawdzeniu czy u adresatów reklamy wywołane zostało skojarzenie pomiędzy właścicielem renomowanego znaku towarowego i reklamującym, mające taki charakter, iż adresaci ci mogliby przenieść reputację towarów należących do tego pierwszego na towary sprzedawane przez reklamującego (zwane dalej skrótowo: skojarzeniem, któremu towarzyszy przejęcie reputacji) zostało w wyrokach w sprawach Toshiba(59) i Siemens(60) rzeczywiście wskazane przez Trybunał jako mające znaczenie w ramach analizy zmierzającej do ustalenia, czy używanie w reklamie porównawczej znaku towarowego innego podmiotu może powodować, iż reklamujący czerpie w sposób bezprawny korzyści wynikające z odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku. Z wyroków tych nie wynika jednak w sposób zbyt jasny, jaką rolę miałoby przyjąć wspomniane kryterium w ramach tej analizy. Moje przemyślenia w kontekście uwag przedstawionych w niniejszym postępowaniu i wykładni, której trzeba dokonać w celu udzielenia odpowiedzi na piąte pytanie prejudycjalne, w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 powodują, iż skłaniam się do stwierdzenia, że ustalenie, iż ma miejsce skojarzenie, któremu towarzyszy przejęcie reputacji pozwala na uznanie, że doszło do czerpania korzyści wynikających z renomy znaku towarowego innego podmiotu, ale nie pozwala na uznanie, iż czerpanie tych korzyści dokonuje się w sposób bezprawny. W przeciwnym razie nie dałoby się zrozumieć z jakiego powodu Trybunał uznał w wyroku w sprawie Siemens znaczenie „korzyści, jaką reklama porównawcza stanowi dla konsumentów” dla celów oceny czy korzyści czerpane przez reklamującego z renomy związanej z oznaczeniem odróżniającym należącym do konkurenta ma charakter bezprawny czy też nie(61), co – jak należy podkreślić – miało miejsce poza zakresem analizy dotyczącej wywołania skojarzenia, któremu towarzyszy przejęcie reputacji.

74.      Dlatego, w celu zbadania czy reklama porównawcza umożliwia reklamującemu czerpanie w sposób bezprawny korzyści wynikających z renomy znaku towarowego konkurenta, należy przede wszystkim ustalić czy reklama ta może u jej adresatów wywołać skojarzenie, któremu towarzyszy przejęcie reputacji. Trybunał stwierdził, że dla celów tego ustalenia „należy wziąć pod uwagę w jaki sposób została przedstawiona zakwestionowana reklama oraz rodzaj adresatów, do których jest ona skierowana”(62), sugerując także, iż u adresatów będących osobami zawodowo zajmującymi się handlem będzie znacznie trudniej wywołać skojarzenie, któremu towarzyszy przejęcie reputacji niż u ostatecznych konsumentów(63).

75.      Po ustaleniu wywołania takiego skojarzenia i co za tym idzie tego, że czerpane są korzyści wynikające z renomy znaku towarowego innego podmiotu, nie można jednak automatycznie stwierdzić, że badana reklama jest sprzeczna z art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450. Należy jeszcze ustalić czy korzyści te czerpane są w sposób bezprawny czy też nie. Moim zdaniem, ustaleń tych należy dokonywać osobno dla każdego przypadku, przy uwzględnieniu specyficznych okoliczności danego stanu faktycznego.

76.      W tym kontekście mają przede wszystkim znaczenie korzyści, które reklama porównawcza przynosi konsumentom(64) zarówno tym pośrednim, jak i ostatecznym. Korzyści takie są nieuchronnym skutkiem reklamy porównawczej spełniającej warunki dopuszczalności, o których mowa w art. 3a ust. 1 lit. a)–d). Jednakże moim zdaniem należy dokonać wyważenia tych korzyści z innymi okolicznościami mającymi znaczenie, takimi jak renoma znaku towarowego należącego do konkurenta w porównaniu z ewentualną renomą znaku towarowego należącego do reklamującego, szczególny wizerunek, który konsumenci przypisują do towaru objętego renomowanym znakiem towarowym i względy prowadzące do nabycia przez nich tych towarów albo tych, które są reklamowane, niezbędność lub przydatność używania renomowanego znaku towarowego lub środków doń się odnoszących w porównaniu ze szczególnymi celami informacyjnymi, do których zmierza dana reklama, sposób w jaki reklama porównawcza wpisuje się w politykę handlową reklamującego (czy chodzi w szczególności o sporadyczne przedsięwzięcie czy raczej wchodzące w zakres bardziej kompleksowej działalności promocyjnej lub czy wspomniana polityka handlowa w sposób systematyczny skupia się na dokonywaniu porównań z towarem objętym renomowanym znakiem towarowym). Wartość zysków uzyskanych przez reklamującego i strat ewentualnie poniesionych przez właściciela renomowanego znaku towarowego, polegających na utracie klienteli mogą zostać wzięte pod uwagę, lecz przy dokonywaniu oceny czy korzyści czerpane są w sposób bezprawny powinno się do nich przykładać mniejszą wagę niż do innych okoliczności, gdyż ich występowanie można traktować jako nieodłączną część zjawiska jakim jest reklama porównawcza(65).

77.      Tak więc nie można wykluczyć, że nawet reklama o rzeczywistej treści informacyjnej może zostać uznana za reklamę mogącą przynieść reklamującemu bezprawne korzyści, gdy przy wystąpieniu skojarzenia, któremu towarzyszy przejęcie reputacji, wspomniana treść ma obiektywnie ograniczoną wagę, znak towarowy należący do konkurenta posiada znaczną renomę a inwestycje mające na celu promocję towarów należących do reklamującego nie wykraczają poza dokonywanie porównań z towarami objętymi tym znakiem.

78.      Wbrew temu co proponują L’Oréal i rząd francuski nie należy przywiązywać decydującej wagi do okoliczności, że reklama porównawcza nie zmierza do wyszczególnienia cech i korzyści związanych z reklamowanym towarem w porównaniu z cechami i korzyściami związanymi z towarem objętym renomowanym znakiem towarowym ani do okoliczności, że istnieje możliwość opisania cech pierwszego z tych towarów bez odnoszenia się towaru objętego tym znakiem. Rzeczywiście, w odniesieniu do pierwszej z tych kwestii, Trybunał stwierdził już dwukrotnie, że także „informacja o równoważności cech technicznych dwóch towarów” stanowi „porównanie zasadniczych, istotnych, możliwych do zweryfikowania i reprezentatywnych cech towarów w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. c) dyrektywy 84/450”(66) a w odniesieniu do drugiej stwierdził, że celem, do którego zmierza reklama porównawcza i który chciał promować prawodawca wspólnotowy, przyjmując dyrektywę 97/55 jest, poza oczywistą możliwością przedstawienia towarów w sposób absolutny, właśnie przedstawienie ich (lub ich cech) w sposób relatywny, czyli w odniesieniu do towarów należących do jednego lub więcej konkurentów (lub ich cech). Jest jednakże prawdą, iż jeśli „jedynym celem reklamy jest odróżnienie towarów reklamującego od towarów konkurenta, a zatem obiektywne uwydatnienie różnic”, to korzyści uzyskiwane przez reklamującego nie mogą być uważane za czerpane w sposób bezprawny(67).

79.      Zauważam wreszcie, że ocena, którą należy przeprowadzić dotyczy okoliczności faktycznych i wchodzi w zakres kompetencji sądu krajowego. W wyroku w sprawie Adam Opel(68) Trybunał, co prawda w kontekście wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, moim zdaniem słusznie stwierdził, że do sądu krajowego należy dokonanie w razie potrzeby ustaleń, w szczególności dotyczących kwestii czy używanie renomowanego znaku towarowego, którego dotyczyło postępowanie przed tym sądem umożliwia czerpanie w sposób bezprawny korzyści wynikających z renomy tego znaku. Moim zdaniem to samo należy odnieść do art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450.

80.      Dlatego uważam, że odpowiadając na trzecie pytanie prejudycjalne należy stwierdzić, że wykładni tego przepisu należy dokonywać w ten sposób, że okoliczność dokonywania w drodze zestawień porównawczych porównania z towarem objętym renomowanym znakiem towarowym nie pozwala sama w sobie na stwierdzenie, że reklamujący czerpie w sposób bezprawny korzyści wynikające z renomy tego znaku oraz że czerpanie takich korzyści pociąga za sobą okoliczność, że u adresatów reklamy powstaje skojarzenie pomiędzy właścicielem renomowanego znaku towarowego i reklamującym, o takim charakterze, że u adresatów tych mogłoby powstać wrażenie przejęcia przez towary należące do reklamującego reputacji towarów należących do właściciela znaku. To czy czerpanie tych korzyści ma charakter bezprawny podlega ustaleniu przez sąd krajowy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności właściwych dla danego stanu faktycznego.

4.      W przedmiocie czwartego pytania prejudycjalnego

81.      Moim zdaniem, czwarte pytanie prejudycjalne, dotyczące wykładni art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 nie nastręcza tylu trudności co pytanie poprzednie. Ograniczę się zatem do udzielenia na nie bardziej zwięzłej odpowiedzi.

82.      Przepis ten w sposób jasny zakazuje przedstawiania towaru lub usługi jako imitacji lub reprodukcji(69) towaru lub usługi chronionej zgłoszonym znakiem towarowym lub oznaczeniem handlowym. Pojęcia imitacji i reprodukcji odnoszą się moim zdaniem do okoliczności, że producent nie wykorzystywał własnej kreatywności przy projektowaniu towaru, lecz dążył do obdarzenia go tymi samymi cechami co towar chroniony znakiem towarowym, do którego prawa przypadają komuś innemu, co udało mu się tylko częściowo bądź dążył do obdarzenia go bardzo podobnymi cechami, co mu się całkowicie udało (te dwa stany faktyczne stanowią imitację) albo udało mu się całkowicie odtworzyć cechy drugiego towaru (reprodukcja).

83.      Przedmiotem zakazu jest zatem określone przedstawienie towaru lub usługi. Wbrew temu co utrzymują spółki wnoszące odwołanie, rozpatrywany przepis nie zajmuje się towarami podrobionymi jako takimi, lecz zakazuje reklamy porównawczej, mającej na celu ich promocję (należy ponadto przypomnieć, że zgodnie z ustaleniami sądu krajowego perfumy sprzedawane przez te spółki nie są towarami podrobionymi w takim sensie, że produkcja i sprzedaż perfum mających identyczny lub podobny zapach co uznane perfumy luksusowe jest na terytorium Zjednoczonego Królestwa całkowicie zgodne z prawem) Wbrew temu co utrzymuje L’Oréal przepis ten nie zawiera także sformułowań zakazujących reklamy porównawczej towarów i usług, o których można słusznie powiedzieć, że stanowią one imitację lub reprodukcję towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, do którego prawa przypadają komuś innemu.

84.      Przepis ten nie zdaje się także zmierzać do zakazu informacji o równoważności towaru należącego do reklamującego lub jednej z jego cech i towaru chronionego znakiem towarowym, do którego prawa przypadają komuś innemu lub jednej z jego cech. Dlatego też, jeśli reklamujący stwierdza jedynie, iż jego towar jest równoważny (czy też posiada równoważną cechę) z towarem chronionym znakiem towarowym, do którego prawa przypadają komuś innemu (lub z jedną z jego cech), nie wskazując jednak na okoliczność, że równoważność ta stanowi owoc sporządzenia kopii tego drugiego towaru (lub jednej z jego cech), nie wydaje mi się, aby miało wtedy miejsce przedstawienie towaru jako imitacji lub reprodukcji innego towaru. Przesłanki zakazu zostaną z drugiej strony spełnione, poza sytuacją wyraźnego przyznania, że dokonano imitacji lub reprodukcji towaru należącego do kogoś innego i chronionego znakiem towarowym, przykładowo także w przypadku użycia w odniesieniu do towaru należącego do reklamującego, sformułowań takich jak „rodzaj” czy „styl”, które związane są z tym znakiem towarowym. Jest także możliwe, że informacja reklamowa, mimo iż nie zawiera wspomnianych sformułowań lub sformułowań, które, co prawda w inny sposób, niemniej jednak wyraźnie odwołują się do idei imitacji lub reprodukcji, okaże się, w świetle jej całościowego przedstawienia i kontekstu gospodarczego, w który się wpisuje, być zdatna do przekazania tej idei adresatom reklamy choćby w sposób dorozumiany.

85.      Dlatego uważam, że reklamujący, który twierdzi, że jedna z podstawowych cech jego towaru jest identyczna do cechy towaru chronionego znakiem towarowym, niezależnie od tego czy znak ten jest renomowany nie narusza z tego tylko powodu warunku, o którym mowa w art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450. Pragnę dodać, że podkreślona w rozpatrywanym pytaniu prejudycjalnym prawdziwość tego twierdzenia jest pozbawiona znaczenia dla celów stosowania tego przepisu, lecz ma ona znaczenie dla celów stosowania art. 3a ust. 1 lit. a) wspomnianej dyrektywy.

86.      Spółki wnoszące odwołanie utrzymują, że art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 nie zakazuje przedstawienia szczególnej cechy towaru jako równoważnej z cechą towaru chronionego znakiem towarowym, do którego odnosi się porównanie. W niniejszym przypadku przywołane w rozpatrywanym pytaniu prejudycjalnym twierdzenie o równoważności, zawarte w reklamie porównawczej, miałoby właśnie dotyczyć jedynie cechy (zapachu) towaru (perfum) a nie całego towaru. Odnosząc się do argumentu spółek wnoszących odwołanie, przedstawiciel Komisji stwierdził podczas rozprawy, że w sytuacji gdy istnieją inne cechy towaru mające znaczenie w kontekście wyboru dokonywanego przez konsumenta i nie są one przedmiotem porównania, reklama zawierająca twierdzenie o równoważności jedynie określonych cech towaru nie spełnia przesłanek zakazu zawartych w badanym przepisie.

87.      Jako że, moim zdaniem, dla celów tego przepisu znaczenie ma nie twierdzenie o całkowitej lub częściowej identyczności lub równoważności towarów, lecz uzewnętrznienie okoliczności, iż reklamowany towar został wyprodukowany zgodnie z procesem mającym na celu imitację lub reprodukcję wzoru, którym jest towar chroniony znakiem towarowym, ww. argumenty prowadzą do postawienia pytania, czy rozpatrywany warunek dopuszczalności zostaje naruszony tylko wtedy, gdy reklama przedstawia towar należący do reklamującego jako będący w całości imitacją lub reprodukcją tego, który jest chroniony odnośnym znakiem czy także wtedy, gdy jako przedmiot imitacji lub reprodukcji przedstawia się w niej tylko jedną z cech lub określone cechy towaru.

88.      W tym względzie, ponieważ otwarte „przyznanie” w reklamie, iż ma miejsce imitacja lub reprodukcja towaru chronionego znakiem towarowym, do zakwestionowania którego zmierza ten przepis w celu udzielenia ochrony towarowi chronionemu znakiem, jestem zdania, że informacja sygnalizująca w sposób dorozumiany lub wyraźny, że jedna z cech reklamowanego towaru imituje lub reprodukuje cechę odnoszącą się do towaru chronionego znakiem towarowym, do którego prawa przypadają komuś innemu nie spełnia rozpatrywanego warunku dopuszczalności, jeśli cecha ta jest przez adresatów wspomnianej informacji uważana za cechę podstawową.

89.      Dlatego proponuję, odpowiadając na czwarte pytanie prejudycjalne, stwierdzić, że wykładni art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 należy dokonywać w taki sposób, że:

–        na jego podstawie podlega zakazowi informacja reklamowa, która przy wzięciu pod uwagę także kontekstu gospodarczego, w który się wpisuje, wskazuje na okoliczność, że towar należący do reklamującego został wyprodukowany w taki sposób, aby stanowić imitację lub reprodukcję choćby jednej lub więcej podstawowych cech towaru chronionego znakiem towarowym, do którego prawa przypadają komuś innemu oraz,

–        w konsekwencji, informacja reklamowa, w której twierdzi się, że jedna z podstawowych cech towaru należącego do reklamującego jest identyczna z cechą towaru chronionego znakiem towarowym, który ewentualnie jest renomowanym znakiem towarowym, nie podlega z tego tylko powodu zakazowi na jego podstawie.

B –    W przedmiocie piątego pytania prejudycjalnego

90.      Piąte pytanie prejudycjalne, dotyczące wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 zostało podniesione nie w ramach tej części postępowania przed sądem krajowym, która odnosi się do zestawień porównawczych, lecz tej, której przedmiotem jest forma opakowania (pudełko i flakon) niektórych perfum sprzedawanych przez spółki wnoszące odwołanie.

91.      Sąd krajowy podnosi przed Trybunałem jedynie kwestię użytego w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 pojęcia „czerpania w sposób bezprawny korzyści […] wynikających z renomy znaku towarowego”, zmierzając w szczególności do ustalenia czy w rozumieniu wspomnianego przepisu używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, które nie narusza ani nie stwarza ryzyka dojścia do naruszenia funkcji polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia wspomnianego znaku, nie prowadzi do narażenia na szwank („tarnishment”) ani do rozmycia („blurring”) renomowanego znaku towarowego i nie wpływa negatywnie na sprzedaż właściciela tego znaku ani na wpływy ze związanych z nim inwestycji, które jednakże przynosi reklamującemu korzyści handlowe z powodu podobieństwa między oznaczeniem i wspomnianym znakiem towarowym, umożliwia mu „czerpanie w sposób bezprawny korzyści”, wynikających z renomy tego znaku.

92.      Zadając to pytanie, sąd odsyłający wskazuje w szczególności, że jeśli ustalone zostanie, iż w następstwie podobieństwa pomiędzy opakowaniem towarów należących do spółek wnoszących odwołanie i zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do L’Oréal, w opinii publicznej wytworzył się związek między tymi towarami, to związek ten prowadziłby do czerpania przez spółki wnoszące odwołanie korzyści, ponieważ pozwalałby on na podwyższenie przez nie ceny w stosunku do ceny, którą mogłyby ustalić bez wystąpienia tej okoliczności. Jednakże sądowi krajowemu wydaje się, że stwierdzenie, iż w okolicznościach przedstawionych w rozpatrywanym pytaniu prejudycjalnym ma miejsce czerpanie bezprawnych korzyści oznaczałoby, że zawarte w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 wyrażenie „w sposób bezprawny” jest pozbawione jakiejkolwiek funkcji.

93.      Przypomniałem już w pkt 57 powyżej, że zgodnie z orzecznictwem, przewidziana w tym przepisie ochrona obejmuje także sytuacje używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego dla towarów identycznych lub podobnych i nie została ustanowiona tylko w celu zakwestionowania prawdopodobieństwa wprowadzenia opinii publicznej w błąd.

94.      Założeniem tej ochrony jest, że stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym i oznaczeniem używanym przez osobę trzecią skutkuje tym, że w oczach opinii publicznej, będącej odbiorcą informacji wytworzy się związek między oznaczeniem i znakiem towarowym, choć niekoniecznie musi to prowadzić do mylenia ich(70).

95.      Kolejną szczególną przesłanką udzielenia ochrony jest nieuzasadnione używanie spornego oznaczenia, które umożliwia czerpanie w sposób bezprawny korzyści wynikających z jego odróżniającego charakteru lub renomy lub też prowadzi do naruszenia tego charakteru lub renomy(71). Chodzi tu o dwie różne sytuacje, z których każda może nastąpić w danym stanie faktycznym osobno i uzasadnić sama w sobie udzielenie ochrony, o której mowa(72).

96.      W celu należytego oddania przedstawionej przez rzecznika generalnego E. Sharpston uwagi, dotyczącej art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104(73), zauważam ponadto, że pojęcie bezprawnych korzyści wyraźnie bardziej koncentruje się na korzyściach związanych z oznaczeniem używanym przez osobę trzecią niż na szkodzie wyrządzonej renomowanemu znakowi towarowemu.

97.      Z powyższego wynika, że okoliczności przywoływane przez sąd krajowy w lit. a)– d) rozpatrywanego pytania prejudycjalnego, czyli brak naruszenia (lub ryzyka dojścia do naruszenia) podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia [towaru], brak narażenia na szwank (lub ryzyka takiego narażenia) odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego i brak wpływu na sprzedaż towarów, objętych renomowanym znakiem towarowym lub na wpływy z inwestycji z nim związanych, nie mają takiego charakteru, aby wykluczyć, że korzyści czerpane przez podmiot gospodarczy w wyniku używania przezeń, dla należących doń towarów, oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, do którego prawa przypadają komuś innemu, można by zakwalifikować jako bezprawne w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.

98.      Nie oznacza to jednak, że aby dokonać takiej kwalifikacji wystarczy ustalić, że w oczach opinii publicznej wytworzył się ww. związek pomiędzy oznaczeniem i znakiem towarowym, wynikający z podobieństwa między nimi(74).

99.      W niektórych wyrokach dotyczących wykładni art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 Sąd stwierdził, że „pojęcie nienależnych korzyści czerpanych z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego w wyniku używania bez uzasadnionego powodu znaku zgłoszonego [należy odnosić do] niebezpieczeństwa polegającego na tym, że wyobrażenie o cieszącym się renomą znaku lub cechach, które on reprezentuje, przypisane będzie towarom oznaczanym znakiem zgłoszonym, w wyniku którego to skojarzenia z wcześniejszym, cieszącym się renomą znakiem towarowym, sprzedaż tych towarów będzie łatwiejsza”(75).

100. Jednakże w tych samych wyrokach Sąd stwierdził, że wspomniane niebezpieczeństwo zachodzi „wówczas, gdy uwagę konsumenta, niekoniecznie będącego w błędzie co do pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi, przyciąga sam zgłoszony znak i gdy nabywa on oznaczany nim towar lub usługę z uwagi na to, że są oznaczone tym właśnie znakiem, który jest identyczny z wcześniejszym, cieszącym się renomą znakiem towarowym lub do niego podobny”(76).

101. Tak więc zauważam, że jedną rzeczą jest stwierdzenie, takie jak to zawarte we fragmencie przytoczonym w pkt 99 powyżej, że rozciągnięcie wizerunku renomowanego znaku towarowego na towary, do których odnosi się zgłoszony znak ułatwia sprzedaż tych towarów a czym innym stwierdzenie, że jak wydawałoby się wynikać z fragmentu przytoczonego w poprzednim punkcie, konsument decyduje się nabyć te towary a nie inne, wyłącznie z powodu takiego rozciągnięcia wizerunku. Druga z tych wypowiedzi jest bardzo restrykcyjna, gdyż warunkuje ochronę przyznaną renomowanym znakom towarowym, przed zachowaniami o charakterze pasożytniczym, wykazaniem, że w braku rozciągnięcia wizerunku renomowanego znaku towarowego na towary, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, towary te nie zostałyby nabyte przez konsumenta.

102. Wciąż odwołując się do uwag rzecznika generalnego E. Sharpston, w celu przeniesienia ich z perspektywy sprzeciwu wnoszonego przez właściciela wcześniejszego renomowanego znaku towarowego wobec zgłoszenia znaku towarowego na perspektywę ochrony renomowanego znaku towarowego, przed używaniem oznaczenia doń identycznego lub podobnego, „tym, co podlega ustaleniu jest rodzaj promocji dla znaku późniejszego, wynikającej z jego związku ze znakiem wcześniejszym”(77).

103. Moim zdaniem, w celu stwierdzenia, że ma miejsce czerpanie korzyści wynikających z renomy znaku towarowego, w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, wystarczające jest wykazanie, iż szczególną uwagę konsumenta przyciąga oznaczenie używane przez osobę trzecią, co wynika ze skojarzenia tego oznaczenia z pozytywnymi walorami renomowanego znaku towarowego(78) i ma taki charakter, że może skłonić konsumenta do nabycia towarów, do których odnosi się to oznaczenie.

104. Czy zatem, jeśli zostanie to wykazane, należałoby stwierdzić, że wspomniane korzyści są bezprawne same w sobie?

105. W tym względzie wydaje mi się przede wszystkim użyteczne wskazanie, że art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, w odróżnieniu od art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 oprócz wyrażenia „w sposób bezprawny” zawiera także odniesienie do „używania [oznaczenia] bez uzasadnionej przyczyny”(79). Zatem w odniesieniu do objętych zakresem pierwszego z tych przepisów sytuacji, zachowań o charakterze pasożytniczym pojawia się trudność polegająca na ustaleniu jaką rolę pełnią te dwa elementy, których występowanie obok siebie może na pierwszy rzut oka wydawać się zbyteczne. Rzeczywiście można się zastanawiać w jaki sposób można czerpać wynikające z renomy znaku towarowego nie mające charakteru bezprawnego korzyści, używając bez uzasadnionej przyczyny oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku.

106. W celu uporania się z tą trudnością, wydaje mi się niezbędne stwierdzenie, że wyrażenie w sposób bezprawny będzie mieć znaczenie tylko wówczas, gdy zostanie podniesione i wykazane istnienie uzasadnionej przyczyny dla używania takiego oznaczenia.

107. Oznacza to, że w sytuacji gdy promocja oznaczenia należącego do osoby trzeciej i wynikająca, tak jak przedstawiłem to w pkt 103 powyżej, z jego związku z renomowanym znakiem towarowym jest następstwem takiego używania tego oznaczenia, które opiera się na uzasadnionej przyczynie, w celu ustalenia czy właściciel znaku towarowego może zakazać tego używania, konieczne będzie jeszcze zbadanie, czy korzyści czerpane przez osobę trzecią mają charakter bezprawny czy też nie.

108. Jeśli natomiast nie zostanie podniesione i wykazane istnienie uzasadnionej przyczyny dla używania tego oznaczenia (sama w sobie okoliczność czerpania korzyści wynikających z renomy znaku towarowego nie jest oczywiście jedną z takich przyczyn), używanie to może zostać zakazane przez właściciela znaku towarowego, jeśli umożliwia ono czerpanie przez osobę trzecią korzyści wynikających z renomy tego znaku. Tak więc, w braku uzasadnionej przyczyny korzyści te należy uznać za czerpane w sposób bezprawny. Dlatego, jak zasadniczo twierdzi rząd francuski, jeśli okaże się, że używanie przez podmiot gospodarczy, dla własnych towarów, oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, do którego prawa przypadają komuś innemu ma za cel, jedynie wykorzystanie reputacji lub wizerunku tego znaku towarowego, dla promowania sprzedaży wspomnianych towarów, korzyści stąd wynikające dla podmiotu gospodarczego powinny być zakwalifikowane jako bezprawne.

109. Jeżeli jednak zostanie przezeń skutecznie podniesione i wykazane istnienie uzasadnionej przyczyny, nie można będzie domniemywać, że korzyści wynikające z renomy znaku towarowego czerpane są w sposób bezprawny, lecz konieczne będzie ustalenie czy mają one charakter bezprawny czy też nie, co powinno być dokonywane w świetle wszystkich okoliczności charakteryzujących dany stan faktyczny(80) i w odniesieniu do rodzaju stwierdzonej uzasadnionej przyczyny.

110. Do sądu krajowego należy, w szczególności zbadanie, czy spółki wnoszące odwołanie podniosły istnienie uzasadnionej przyczyny dla używania flakonów i pudełek, które są podobne do znaków towarowych należących do L’Oréal i w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy wynikające z ich renomy korzyści czerpane przez wspomniane spółki mają charakter bezprawny czy też nie, biorąc pod uwagę stwierdzoną uzasadnioną przyczynę i wszelkie okoliczności charakteryzujące dany stan faktyczny(81).

111. Proponuję zatem, aby odpowiadając na piąte pytanie prejudycjalne stwierdzić, że wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób że:

–        gdy przedsiębiorca używa oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego innego podmiotu, czerpiąc z niego korzyści wynikające z tego podobieństwa i w konsekwencji ze skojarzenia oznaczenia z pozytywnymi walorami wspomnianego znaku towarowego, używanie to może zostać zakazane, jeśli nie opiera się na uzasadnionym powodzie, którym nie są te korzyści same w sobie lub jeśli, co prawda opiera się na uzasadnionym powodzie, ale przy wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności charakteryzujących dany stan faktyczny, zostanie ustalone, że korzyści te mają charakter bezprawny,

–        zakazowi temu nie stoją na przeszkodzie brak naruszenia (lub ryzyka dojścia do naruszenia) podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia, brak narażenia na szwank (lub ryzyka takiego narażenia) odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego i brak wpływu wspomnianego używania na sprzedaż towarów, do których odnosi się znak towarowy lub na wpływy z inwestycji go dotyczących.

IV – Wnioski

112. W świetle tego co powyżej, proponuję udzielić następującej odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Court of Appeal (England & Wales):

1)      Wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, należy dokonywać w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie ma prawa zakazać osobie trzeciej używania przez nią w reklamie porównawczej, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, w odniesieniu do których znak towarowy został zarejestrowany, jeśli używanie to nie narusza ani nie stwarza ryzyka dojścia do naruszenia podstawowej funkcji znaku towarowego, polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia [towarów lub usług] czy też jakiejkolwiek innej jego funkcji i to także wtedy, gdy wspomniane używanie odgrywa istotną rolę w promocji towarów należących do reklamującego, umożliwiając mu, w szczególności czerpanie nieuzasadnionych korzyści wynikających z renomy tego znaku.

2)      wykładni art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/55/WE z dnia 6 października 1997 r., należy dokonywać w ten sposób, że sama w sobie okoliczność, dokonywania w drodze zestawień porównawczych, porównania z towarem objętym renomowanym znakiem towarowym, nie pozwala na stwierdzenie, że reklamujący czerpie w sposób bezprawny korzyści wynikające z renomy tego znaku oraz że czerpanie takich korzyści pociąga za sobą okoliczność, że u adresatów reklamy powstaje skojarzenie pomiędzy właścicielem renomowanego znaku towarowego i reklamującym o takim charakterze, że mogłoby wywołać wrażenie przejęcia przez towary należące do reklamującego reputacji towarów należących do właściciela znaku. To, czy czerpanie tych korzyści ma charakter bezprawny, podlega ustaleniu przez sąd krajowy, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności właściwych dla danego stanu faktycznego.

3)      Wykładni art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę 97/55 należy dokonywać w taki sposób, że:

–      na jego podstawie podlega zakazowi informacja reklamowa, która przy wzięciu pod uwagę także kontekstu gospodarczego, w który się wpisuje, wskazuje na okoliczność, że towar należący do reklamującego został wyprodukowany w taki sposób, aby stanowić imitację lub reprodukcję choćby jednej lub więcej podstawowych cech towaru chronionego znakiem towarowym, do którego prawa przypadają komuś innemu oraz,

–        w konsekwencji informacja reklamowa, w której twierdzi się, że jedna z podstawowych cech towaru należącego do reklamującego jest identyczna z cechą towaru chronionego znakiem towarowym, który ewentualnie jest renomowanym znakiem towarowym, nie podlega z tego tylko powodu zakazowi na jego podstawie.

4)      Wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że:

–      gdy przedsiębiorca używa oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego innego podmiotu, czerpiąc z niego korzyści wynikające z tego podobieństwa i w konsekwencji ze skojarzenia oznaczenia z pozytywnymi walorami wspomnianego znaku towarowego, używanie to może zostać zakazane, jeśli nie opiera się na uzasadnionym powodzie, którym nie są te korzyści same w sobie lub jeśli, co prawda opiera się na uzasadnionym powodzie, ale przy wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności charakteryzujących dany stan faktyczny zostanie ustalone, że korzyści te mają charakter bezprawny,

–        zakazowi temu nie stoją na przeszkodzie brak naruszenia (lub ryzyka dojścia do naruszenia) podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na zagwarantowaniu pochodzenia [towarów i usług], brak narażenia na szwank (lub ryzyka takiego narażenia) odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego i brak wpływu wspomnianego używania na sprzedaż towarów, do których odnosi się znak towarowy lub na wpływy z inwestycji go dotyczących.

1 – Język oryginału: włoski.

2 – Dz.U. 1989, L 40, s. 1.

3 – Dz.U. L 250, s. 17.

4 – Dz.U. L 290, s. 18.

5 Dyrektywa 89/104 została ostatnio uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. i która zgodnie z jej pierwszym motywem ma na celu „ujednolicenie” dyrektywy 89/104 „dla zapewnienia jasności i zrozumiałości”. Artykuł 5 i 6 dyrektywy 2008/95 powtarzają treść przepisów zawartych już w dyrektywie 89/104, nie wprowadzając do nich merytorycznych zmian.

6 – Ostatnie zmiany do dyrektywy 84/450 zostały wprowadzone dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym („dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.U. L 149, s. 22), która następnie została uchylona i została ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2007 r. zastąpiona dyrektywą 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 376, s. 21), która jednakże stanowi jedynie wersję ujednoliconą obowiązujących przepisów dyrektywy 84/450, mając na celu zwiększenie ich przejrzystości i systematyzację.

7 – Postanowienie odsyłające, pkt 7.

8 – Opinia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie C‑381/05, rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2007 r. (Zb.Orz. s. I‑3115).

9 – Przywołanego w poprzednim przypisie.

10 – Wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C‑533/06 O2 Holdings (Zb.Orz. s. I‑4231).

11 – Tamże, pkt 36, 37.

12 – Tamże, pkt 45, 51.

13 – Wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C‑102/07 Adidas i Adidas Benelux (dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 46). Zobacz także opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 16 stycznia 2008 r., wydaną w tej samej sprawie (pkt 75 i 78, które przywołane są w ww. punkcie wspomnianego wyroku).

14 – Odnoszę się tutaj oczywiście do przynależności do tej samej grupy towarów obejmującej perfumy a nie do identyczności towarów z punktu widzenia ich cech lub jakości.

15 – Wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C‑292/00 Davidoff, Rec. s. I‑389, pkt 28 i ww. sprawie O2, pkt 47 i 57‑59, a także przywołane tam orzecznictwo.

16 – Odpowiednio wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football ClubRec. s. I‑10273, pkt 51; z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C‑245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I‑10989, pkt 59; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C‑48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I‑1017, pkt 21.

17 – Wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C‑337/95 Parfums Christian Dior, Rec. s. I‑6013.

18 – Wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C‑348/04 Boehringer Ingelheim i in., Zb.Orz. s. I‑3391.

19 – Wyrok z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T‑215/03 SIGLA przeciwko OHIM-Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II‑711.

20 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Davidoff, pkt 18, 19.

21 – W opinii z dnia 17 stycznia 2002 r. wydanej w sprawie C‑291/00 LTJ Diffusion, rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 20 marca 2003 r. (Rec. s. I‑2799, pkt 33‑39) rzecznik generalny F.G. Jacobs właśnie w taki sposób interpretuje wskazany w dziesiątym motywie do dyrektywy 89/104 absolutny charakter ochrony znaku towarowego, dochodząc do wniosku, że „ochrona przyznana właścicielowi znaku towarowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zasadniczo opiera się na prawdopodobieństwie wprowadzenia błąd, czego nie potrzeba jednakże udowadniać, jeśli obydwa znaki towarowe (lub znak towarowy i oznaczenie) i rozpatrywane towary są nie tylko podobne, lecz nawet identyczne” oraz że „art. 4 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy [89/104] nadają się do zastosowania tylko w takich przypadkach, gdyż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zostać domniemane bez konieczności dokonywania dalszych ustaleń”. Ponadto w ten sposób można interpretować stwierdzenie zawarte w pkt 49 wspomnianego orzeczenia, zgodnie z którym „w sytuacji identyczności oznaczenia i znaku towarowego a także towarów lub usług, na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie jest wymagane udowodnienie prawdopodobieństwa (wprowadzenia opinii publicznej błąd) w celu zastosowania ochrony o charakterze absolutnym”.

22 – Przypominam, że zgodnie z art. 16 ust. 1 porozumienia TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej) – stanowiącego załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), podpisanego w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WE (Dz.U. 1994, L 336, s 1) z dnia 22 grudnia 1994 r. – „[w] przypadku użycia identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług prawdopodobieństwo pomyłki będzie domniemane”. Zobacz także w tym względzie opinię rzecznika generalnego A. Tizzana z dnia 29 czerwca 2004 r. w postępowaniu rozstrzygniętym ww. wyrokiem w sprawie Anheuser Busch (w szczególności pkt 71‑77).

23 – Wyżej wymieniony, pkt 28. Podkreślenie moje.

24 – Podkreślenie moje.

25 – Wyżej wymieniony, pkt 51. Podkreślenie moje.

26 – Wyżej wymieniony, pkt 59.

27 – Wyżej wymieniony, pkt 21.

28 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Arsenal, pkt 42.

29 – Tamże, pkt 54.

30 – Wyroki: z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C‑2/00 Hölterhoff, Rec. s. I‑4187, pkt 16 i w ww. sprawie Arsenal Football Club, pkt 54.

31 – Wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C‑17/06, Zb.Orz. s. I‑7041.

32 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Arsenal, pkt 61.

33 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 22. Podkreślenie moje.

34 – Tamże, pkt 37. Zobacz także analogicznie pkt 26 i 36 ww. wyroku w sprawie Céline. Dla porównania, zgodnie z pierwszym z nich „używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym bez zgody jego właściciela i w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, może zostać zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy jedynie, w przypadku gdy wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług” (podkreślenie moje); zgodnie z drugim, w którym słowo „jedynie” już się nie pojawia „używanie przez osobę trzecią, która nie jest do tego upoważniona, firmy, nazwy handlowej lub szyldu identycznego z wcześniejszym znakiem towarowym w ramach działalności polegającej na sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, stanowi używanie, które może zostać zakazane przez właściciel wspomnianego znaku towarowego na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, jeżeli używanie tego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje”.

35 – Tamże, pkt 25.

36 – Opinia z dnia 29 kwietnia 1997 r., pkt 39, 41, 42.

37 – Opinia z dnia 13 czerwca 2002 r., pkt 46, 47.

38 – Zobacz także w kwestii funkcji znaku towarowego opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie C‑259/04 Emanuel, rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 30 marca 2006 r., Zb.Orz. s. I‑3089, pkt 41‑45.

39 – W tym względzie zob. m.in. artykuł Lorda Mackenzie Stuarta zatytułowany Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes, w: Marque et droit économique – Les fonctions de la marque (materiały z konferencji z dnia 6‑7 listopada 1975 r.), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Paryż, 1976, s. 257, w szczególności s. 261‑262.

40 – Opinia z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie C‑59/08 Copad, dotychczas nierozstrzygniętej, pkt 50.

41 – Skuteczny wizerunek znaku towarowego będącego „zgromadzeniem informacji przekazywanych innymi sposobami” pochodzi od G. De Sena „Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario”, Giuffré, Mediolan, 2007, s. 52.

42 – Zobacz w tym względzie opinię rzecznika generalnego E. Sharpston w sprawie C‑252/07 Intel Corporation, rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 27 listopada 2008 r. (Zb.Orz. s. I‑8823, pkt 8‑13) oraz ww. wyrok Sądu w sprawie VIPS, pkt 35.

43 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Parfums Christian Dior, pkt 43.

44 – Wyroki z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C‑427/93, C‑429/93 i C‑436/93, Bristol-Myers Squibb i in., Rec. s. I‑3457, pkt 75; ww. wyroku w sprawie Parfums Christian Dior, pkt 43 i ww. wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 20, 21.

45 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 43.

46 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Parfums Christian Dior, pkt 44, 45.

47 – Zobacz w tym względzie wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. s. I‑6191, pkt 20; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I‑12537, pkt 27‑30; ww. wyrok w sprawie Adidas i Adidas Benelux, pkt 40‑41.

48 – Wyżej wymienione wyroki w sprawach Davidoff, pkt 30, Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 19, 20); Adidas i Adidas Benelux, pkt 37.

49 – Zobacz w szczególności pkt 89, 90 i 110‑113 uwag pisemnych przedstawionych przez L’Oréal.

50 – Opinia z dnia 31 stycznia 2008 r. w postępowaniu rozstrzygniętym wyrokiem w sprawie O2, pkt 56.

51 – Rzecznik generalny P. Léger, w opinii z dnia 8 lutego 2001 r., wydanej w rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 25 października 2001 r. sprawie C‑112/99 Toshiba, Rec. s. I‑7945, pkt 76, zauważa, że nie można było lepiej oddać sensu „koncepcji, iż część korzyści związanych z renomą znaku towarowego należącego do konkurenta w sposób nieunikniony przechodzi na reklamującego”, niż używając w badanym przepisie wyrażenia „w sposób bezprawny”.

52 – Zobacz ww. wyroki w sprawach De Landtsheer Emmanuel, pkt 34 i 62 oraz O2 pkt 38, 39.

53 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie De Landtsheer Emmanuel, pkt 35 i przywołane tam orzecznictwo.

54 – Opinia z dnia 10 lipca 2003 r., pkt 39. Wyrok został przywołany powyżej.

55 – Definicja ta stanowi dosłowny cytat z F.W. Mostert Famous and Well-Known Marks, Butterworths, Londyn, 1997, s. 62.

56 – Wyrok z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C‑59/05 Siemens, Zb.Orz. s. I‑2147.

57 – Zobacz Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks przyjęte przez Zgromadzenie Unii Paryskiej dla Ochrony Własności Przemysłowej oraz Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) (1999). W nocie dotyczącej, odnoszącego się do sytuacji, gdy użycie znaku towarowego polegające na reprodukcji, imitacji, tłumaczeniu lub transliteracji renomowanego znaku towarowego prowadzi do „czerpania w sposób bezprawny korzyści wynikających z [jego] odróżniającego charakteru” art. 4 ust. 1 lit. b) iii) tych zaleceń, stwierdza się, że posłużenie się wyrażeniem „bezprawne korzyści” „ma na celu umożliwienie państwom członkowskim elastycznego stosowania tego kryterium”.

58 – Opinia przedstawiona w ww. sprawie Intel Corporation, pkt 35.

59 – Wyżej wymieniony, pkt 57, 60.

60 – Wyżej wymieniony, pkt 18.

61 – Tamże, pkt 24.

62 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Toshiba, pkt 60.

63 – Tamże, pkt 52.

64 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Siemens, pkt 24.

65 – Zobacz w tym względzie w odniesieniu do korzyści czerpanych przez reklamującego ww. wyrok w sprawie Siemens, pkt 25.

66 – Wyżej wymienione wyroki w sprawach Toshiba, pkt 56 i Siemens, pkt 17.

67 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie De Landtsheer Emmanuel, pkt 69 i przywołane tam orzecznictwo. Podkreślenie moje.

68 – Wyżej wymieniony, pkt 36.

69 – Używam terminu „reprodukcja” zamiast znajdującego się we włoskiej wersji przywoływanego przepisu terminu „podrobienie”, gdyż ten drugi termin, w sposób nieuchronny, wskazując na naruszenie prawa do ochrony, wydaje się być nienależytym tłumaczeniem odnośnych terminów zawartych w angielskiej („replicas”) i francuskiej („reproduction”) wersji tego przepisu, które mają bardziej neutralny wydźwięk.

70 – Wyżej wymienione wyroki: w sprawach Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29, 31; Adidas i Adidas Benelux, pkt 41.

71 – Wyżej wymienione wyroki: w sprawach Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 27; Adidas i Adidas Benelux (pkt 40).

72 – Zobacz opinię rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w ww. sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 36‑39, a także odnoszącą się do art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 opinię rzecznika generalnego E. Sharpston w ww. sprawie Intel Corporation, pkt 43 oraz ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 28.

73 – Opinia w ww. sprawie Intel Corporation, pkt 62.

74 – Zobacz w tym względzie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 32.

75 – Wyroki: w ww. sprawie VIPS, pkt 40; z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie T‑128/06 Japan Tobacco przeciwko OHIM-Torrefacção Camelo (CAMELO) (Zb.Orz. s. II‑14*, pkt 46); z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie T‑93/06 Mülhens przeciwko OHIM-Spa Monopole (MINERAL SPA) (Zb.Orz. s. II‑93*, pkt 40). Podkreślenie moje.

76 – Wyżej wymienione wyroki: w sprawie VIPS, pkt 42; CAMELO, pkt 65; MINERAL SPA, pkt 38. Podkreślenie moje.

77 – Wyżej wymieniona opinia w sprawie Intel Corporation, pkt 62.

78 – Z tych samych ww. wyroków w sprawach VIPS, pkt 71, 72 i CAMELO, pkt 65 wynika ponadto, że po pierwsze, prawdopodobieństwo czerpania w sposób bezprawny korzyści wynikających z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego, do którego prawa przypadają komuś innemu „wystąpi jedynie wtedy, gdy właściwy krąg odbiorców, nie myląc się co do pochodzenia usług oznaczanych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, wykaże szczególne zainteresowanie” towarem zgłaszającego „wyłącznie, dlatego że oznaczone jest ono” oznaczeniem identycznym lub podobnym do renomowanego znaku towarowego a po drugie, że w razie potrzeby niezbędne jest wykazanie, że doszło do skojarzenia zgłoszonego znaku towarowego z pozytywnymi walorami wcześniejszego renomowanego znaku towarowego.

79 – W kontekście reklamy porównawczej, wydaje mi się, że uzasadniona przyczyna dla używania znaku towarowego należącego do konkurenta jest zintegrowana z dostosowaniem informacji reklamowej do warunków dopuszczalności, o których mowa w art. 3a ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 84/450. Moim zdaniem, z tego powodu prawodawca wspólnotowy nie miał na celu przejęcia przez art. 3a ust. 1 lit. g) tej dyrektywy warunku odnoszącego się do używania oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny, który zawarty jest wszakże w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.

80 – Zobacz w drodze analogii ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 68. Jak wskazała także, w opinii przedstawionej w ramach sprawy rozstrzygniętej tym wyrokiem, pkt 65 rzecznik generalny, prawdopodobieństwo czerpania w sposób bezprawny korzyści wynikających z renomy znaku towarowego będzie tym większe im większa renoma tego znaku oraz im bliższe siebie są rynki geograficzne, na których występują towary, do których odnosi się odpowiednio oznaczenie i znak towarowy.

81 – Zobacz ww. wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 36.