SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
8 novembre 2016 (*)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “compressor technology” – Opposizione del titolare dei marchi denominativi KOMPRESSOR PLUS e KOMPRESSOR – Diniego parziale di registrazione – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 60 – Regolamento (CE) n. 216/96 – Articolo 8, paragrafo 3 – Ricorso “accessorio” – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Carattere debolmente distintivo dei marchi nazionali anteriori – Rischio di confusione»
Nella causa C‑43/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 febbraio 2015,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, con sede a Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da S. Biagosch e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LG Electronics Inc., con sede a Seoul (Corea del Sud),
controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal e M. Vilaras, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2015,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o marzo 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (in prosieguo: la «BSH») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 dicembre 2014, BSH/UAMI – LG Electronics (compressor technology) (T‑595/13, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:1023), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 settembre 2013 (procedimento R 1176/2012-1), come modificata dalla decisione di rettifica del 3 dicembre 2013 (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a un procedimento di opposizione tra la LG Electronics Inc. (in prosieguo: la «LG») e la BSH.
Contesto normativo
Normativa relativa al marchio dell’Unione europea
2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004 (GU 2004, L 70, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. La presente controversia è quindi disciplinata dalle disposizioni procedurali di quest’ultimo regolamento. Per contro, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi nel caso di specie, ossia il 24 novembre 2008, che è decisiva ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, detta controversia è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94.
3 L’articolo 7 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», la cui formulazione è stata ripresa senza modifiche all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, al suo paragrafo 1 così recitava:
«Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)».
4 L’articolo 8 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», la cui formulazione è stata ripresa senza modifiche all’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, al suo paragrafo 1 così disponeva:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
5 L’articolo 51 del regolamento n. 40/94, intitolato «Cause di nullità assoluta», che corrisponde all’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, ai suoi paragrafi 1 e 2 prevedeva quanto segue:
«1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo
a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato».
6 L’articolo 59 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Persone legittimate a proporre il ricorso e a essere parti della procedura», fa parte del titolo VII del medesimo regolamento, intitolato «Procedura di ricorso». Ai sensi di tale articolo:
«Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. (…)».
7 L’articolo 60 del regolamento, n. 207/2009, intitolato «Termine e forma», che fa parte di tale medesimo titolo VII, così dispone:
«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata (…)».
8 L’articolo 63 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Esame del ricorso», al suo paragrafo 2 recita:
«In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti».
9 L’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», ai suoi paragrafi 1 e 2 così prevede:
«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere».
10 L’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Motivazione delle decisioni», fa parte del titolo IX di tale regolamento, intitolato «Disposizioni di procedura». Tale articolo dispone quanto segue:
«Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».
11 Il regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag.11), come modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004 (GU 2004, L 360, pag. 8) (in prosieguo: il «regolamento n. 216/96»), al suo articolo 8, rubricato «Svolgimento del procedimento», prevede quanto segue:
«(…)
2. Nei procedimenti inter partes, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento, la memoria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osservazioni di risposta, e da una controreplica della parte convenuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica.
3. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente».
12 Dopo la proposizione della presente impugnazione il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), entrato in vigore il 23 marzo 2016.
13 In forza di quest’ultimo regolamento, l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, ora rubricato «Termine e forma del ricorso», è sostituito dal testo seguente:
«1. Il ricorso è presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all’avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
2. Nei procedimenti in contraddittorio, la parte convenuta può formulare nella sua risposta conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. L’efficacia di tali conclusioni viene meno in caso di rinuncia del ricorrente».
Normativa dell’Unione relativa ai marchi nazionali
14 L’articolo 3 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», al paragrafo 1, lettere b) e c), dispone quanto segue:
Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(…)
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)».
Fatti
15 Il 24 novembre 2008 la BSH ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:
16 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 9 e 11 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«accordo di Nizza»). Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 4/2009, del 2 febbraio 2009.
17 Il 30 aprile 2009 la LG ha proposto opposizione contro la registrazione del marchio di cui trattasi per tutti i prodotti indicati in detta domanda, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tale opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:
– il marchio francese denominativo KOMPRESSOR, registrato il 6 luglio 2007 con il numero 73477434, designante «lavabiancheria, aspirapolvere, lavastoviglie, miscelatori elettrici, generatori di elettricità», appartenenti alla classe 7, ai sensi dell’accordo di Nizza, e «fornelli a gas, forni da cucina; impianti di climatizzazione, refrigeratori, forni a microonde, sistemi di aerazione, apparecchi per la depurazione dell’aria, tostapane elettrici, umidificatori, lampade tascabili, torce per l’illuminazione, asciugatrici per indumenti», rientranti nella classe 11, ai sensi dell’accordo di Nizza;
– il marchio spagnolo denominativo KOMPRESSOR, registrato il 25 settembre 2007 con il numero 2753286, designante «lavatrici elettriche, aspiratori elettrici, lavastoviglie automatiche, miscelatori elettrici, generatori di elettricità», appartenenti alla classe 7, ai sensi dell’accordo di Nizza, e «fornelli a gas, forni, apparecchi per climatizzazione dell’aria, refrigeratori elettrici (surgelatori), microonde, ventilatori elettrici, apparecchi e macchine per la depurazione dell’aria, tostapane elettrici, ventilatori, lanterne elettriche e asciugatrici per indumenti», rientranti nella classe 11, ai sensi dell’accordo di Nizza;
– il marchio britannico denominativo KOMPRESSOR, registrato il 7 dicembre 2007 con il numero 2444787, designante «lavatrici elettriche; aspiratori elettrici; lavastoviglie automatiche; miscelatori elettrici; generatori a corrente continua; tutti per uso domestico», appartenenti alla classe 7, ai sensi dell’accordo di Nizza, e «fornelli a gas; fornelli da cucina (forni); forni a microonde; ventilatori elettrici; tostapane elettrici; torce per l’illuminazione; asciugatrici elettriche per indumenti; tutti per uso domestico», rientranti nella classe 11, ai sensi dell’accordo di Nizza, e
– il marchio denominativo dell’Unione europea KOMPRESSOR PLUS, registrato il 23 agosto 2012 con il numero 7282924, designante «lavatrici elettriche; lavastoviglie automatiche per uso domestico», appartenenti alla classe 7, ai sensi dell’accordo di Nizza.
18 Con decisione del 3 maggio 2012, la divisione di opposizione dell’EUIPO ha accolto in parte l’opposizione e ha di conseguenza respinto la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea controverso per i prodotti seguenti:
– Classe 7, ai sensi dell’accordo di Nizza: «Macchine e apparecchi elettrici per la casa e la cucina (compresi nella classe 7), ovvero robot e apparecchi da cucina elettrici, compresi tritatutto, sbattitori, impastatrici, spremifrutta, estrattori di succo, centrifughe, macinini, affettatrici, utensili elettrici a motore, apriscatole, affilatrici per coltelli, nonché macchine e apparecchi per la preparazione di bevande e/o vivande, pompe per la distribuzione di bevande fresche da utilizzare insieme ad apparecchi per il raffreddamento di bevande; lavastoviglie; macchine e apparecchi elettrici per il trattamento di capi di biancheria e d’abbigliamento (compresi nella classe 7), comprese lavatrici, centrifughe per bucato; presse da stiro e stiratrici, comprese nella classe 7, apparecchi elettrici per la pulizia a uso domestico, compresi apparecchi elettrici per il lavaggio dei vetri, apparecchi elettrici per lucidare le calzature, e aspirapolveri, apparecchi per aspirare rifiuti secchi e umidi; parti di tutti i suddetti articoli, comprese nella classe 7, in particolare tubi flessibili, tubi rigidi, filtri per la polvere e sacchetti filtro, tutti per aspirapolvere»;
– Classe 9, ai sensi dell’accordo di Nizza: «Apparecchi e strumenti elettrici compresi nella classe 9, ovvero ferri da stiro elettrici; bilance da cucina», e
– Classe 11, ai sensi dell’accordo di Nizza: «Apparecchi per riscaldamento, produzione di vapore e cottura, ovvero fornelli, apparecchi per cuocere al forno, arrostire, grigliare, tostare, scongelare e riscaldare, bollitori a immersione, pentole a riscaldamento autonomo, apparecchi a microonde, stampi per cialde (elettrici), bollitori per uova, friggitrici (elettriche); macchine elettriche per il tè e il caffè, macchine per l’espresso, distributori automatici di caffè (compresi nella classe 11); apparecchi di refrigerazione, ovvero, refrigeratori, congelatori, armadi frigoriferi, apparecchi refrigeranti per bevande, frigoriferi-congelatori, congelatori, apparecchi e macchine per il ghiaccio; apparecchi di essiccamento, ovvero, asciugatrici per bucato, asciugatrice per panni, asciugatori per mani, asciugacapelli; apparecchi di ventilazione, ovvero, ventilatori, filtri per cappe aspiranti, apparecchiature per cappe aspiranti e coperture per cappe aspiranti, apparecchi di condizionamento dell’aria e apparecchi per il miglioramento della qualità dell’aria, umidificatori, deodoranti per ambienti, erogatori di profumo (non per uso personale); apparecchi per la depurazione dell’aria; pompe di calore; parti degli articoli sopra menzionati (compresi nella classe 11)».
19 Per gli altri prodotti rivendicati, la divisione di opposizione dell’EUIPO ha ritenuto che questi ultimi e i prodotti coperti dai marchi anteriori fossero dissimili. Pertanto, essa ha respinto l’opposizione proposta dalla LG per il motivo che non esisteva un rischio di confusione per i prodotti seguenti:
– Classe 7, ai sensi dell’accordo di Nizza: «Apparecchi elettrici per lo smaltimento dei rifiuti, ovvero tritarifiuti e compressori di rifiuti»;
– Classe 9, ai sensi dell’accordo di Nizza: «Bilance pesapersone; saldatrici elettriche per pellicole; apparecchi di telecomando, segnalazione e comando (elettrici/elettronici) per macchine e apparecchi per la casa e la cucina; supporti di dati leggibili meccanicamente registrati e vergini per apparecchi domestici; distributori elettrici di bevande o cibi, distributori automatici; apparecchiature e programmi di elaborazione dati per il comando e l’impiego di apparecchi domestici, parti comprese nella classe 9 per gli articoli summenzionati; parti comprese nella classe 9 per apparecchi e strumenti elettrici compresi nella classe 9, ovvero ferri da stiro elettrici, bilance da cucina», e
– Classe 11, ai sensi dell’accordo di Nizza: «Lampade a radiazione infrarossa (tranne per uso medico); termofori (non per uso medico), termocoperte (non per uso medico); apparecchi per distribuzione d’acqua ed impianti sanitari, ovvero accessori per impianti di distribuzione di vapore, aria ed acqua; scaldacqua, riscaldatori ad accumulo e riscaldatori istantanei; lavandini per cucine; pompe di calore; parti degli articoli sopra menzionati (compresi nella classe 11); dispositivi meccanici per spillare (apparecchi per spillare) e pompe per la distribuzione di bevande fresche da usarsi insieme ad apparecchi per il raffreddamento delle bevande».
20 Il 26 giugno 2012 la BSH ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO per l’annullamento della decisione della divisione di opposizione di tale Ufficio. In quell’occasione la BSH ha peraltro apportato alcune limitazioni alla lista di prodotti compresi nella classe 7, ai sensi dell’accordo di Nizza, per la quale essa chiedeva la registrazione del marchio.
21 Nella risposta alla memoria nella quale venivano esposti i motivi del ricorso, in data 31 ottobre 2012, la LG ha sostenuto che alcuni dei prodotti da comparare, che erano già stati giudicati dissimili dalla divisione di opposizione dell’EUIPO, erano in realtà simili e che, di conseguenza, la domanda di registrazione in questione avrebbe dovuto essere respinta anche per tali prodotti. Da tale risposta emergeva peraltro che essa era diretta alla riforma della decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO nel senso che la domanda di registrazione fosse respinta in maniera più ampia.
22 Detta risposta è stata comunicata alla BSH tramite un fax della cancelleria dell’EUIPO, in data 8 novembre 2012, il quale informava la BSH, su istruzione della prima commissione di ricorso di tale Ufficio, del fatto che la fase scritta del procedimento era stata chiusa e che la comunicazione di tale medesima risposta veniva effettuata unicamente a titolo di informazione.
23 Con la decisione controversa la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della BSH.
24 Con tale medesima decisione, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente accolto la domanda della LG, da essa qualificata come ricorso «accessorio» («ancillary» appeal) ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96.
25 In via preliminare, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha rilevato che, poiché la LG non aveva contestato il rigetto dell’opposizione concernente taluni prodotti, la decisione della divisione di opposizione di tale Ufficio era divenuta definitiva nella misura in cui la registrazione del marchio dell’Unione europea di cui trattasi era stata autorizzata per detti prodotti.
26 Per quanto riguarda il pubblico pertinente, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO, dopo aver rilevato che il territorio interessato corrisponde a quelli di Spagna, Francia e Regno Unito, ha accertato che il pubblico pertinente è composto, da un lato, dall’utente professionista per quanto concerne i «distributori elettrici di bevande o cibi, distributori automatici» e, dall’altro, dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, per gli altri prodotti.
27 Per quanto attiene alla comparazione dei segni in conflitto, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha considerato che esisteva una somiglianza sui piani visivo, fonetico e concettuale e che, pertanto, essi erano globalmente simili.
28 Per quanto concerne la comparazione dei prodotti, da un lato, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la valutazione della divisione di opposizione di tale Ufficio relativa ai prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto che quest’ultima aveva considerato identici o simili e, pertanto, ha confermato che, relativamente a tali prodotti, sussisteva un rischio di confusione.
29 Dall’altro lato, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO, contrariamente alla divisione di opposizione di tale Ufficio, ha considerato che i «dispositivi meccanici per spillare (apparecchi per spillare) e pompe per la distribuzione di bevande fresche da usarsi insieme ad apparecchi per il raffreddamento delle bevande», rientranti nella classe 11, ai sensi dell’accordo di Nizza, nonché le «parti comprese nella classe 9 per apparecchi e strumenti elettrici, ovvero ferri da stiro elettrici, bilance da cucina», rientranti nella classe 9, ai sensi dell’accordo di Nizza, contraddistinti dal marchio di cui si chiede la registrazione, erano simili a prodotti contraddistinti dai marchi anteriori. Essa ha ritenuto che anche per tali prodotti esistesse un rischio di confusione e ha di conseguenza annullato la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO nella parte in cui aveva respinto l’opposizione per detti prodotti.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2013, la BSH ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno del suo ricorso, la BSH ha dedotto un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
31 Pur non contestando le conclusioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO secondo le quali i prodotti in questione, compresi quelli per i quali la divisione di opposizione dell’EUIPO aveva accertato che erano dissimili, sono identici o simili e i marchi in conflitto sono globalmente simili, la BSH ha sostenuto, nell’ambito di tale unico motivo, che, per i prodotti contenenti o idonei a contenere un compressore, come gli aspiratori, i climatizzatori e i refrigeratori, il segno KOMPRESSOR era descrittivo e che, pertanto, i marchi nazionali anteriori possedevano un carattere distintivo «minimo». La BSH ha sostenuto che, nella valutazione del rischio di confusione, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO non ha tenuto sufficientemente conto del carattere distintivo debole di detti marchi per tali prodotti. Infatti, alla luce di quest’ultimo, anche lievi differenze tra i marchi in conflitto sarebbero sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione.
32 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale unico motivo e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.
Domande delle parti in sede di impugnazione
33 La BSH chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare la decisione controversa;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
– condannare l’EUIPO alle spese dei due procedimenti.
34 L’EUIPO chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare la BSH alle spese.
35 Con domanda datata 29 ottobre 2015 la Corte ha invitato la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a partecipare all’udienza al fine di rispondere ai quesiti scritti da essa posti.
Sull’impugnazione
36 A sostegno della sua impugnazione la BSH deduce due motivi, il primo vertente sulla violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 e il secondo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
Sul primo motivo
37 Con il primo motivo la BSH critica il Tribunale per avere riconosciuto, senza il minimo esame, il fatto che, nella decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO, fondandosi sull’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, ha qualificato la risposta della LG del 31 ottobre 2012 come ricorso «accessorio» e ha negato la registrazione del marchio in questione in misura più ampia rispetto alla divisione di opposizione di tale Ufficio. Orbene, la LG non avrebbe proposto un ricorso rispondente alle condizioni previste dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, che da solo avrebbe potuto giustificare l’estensione del rigetto della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi oltre la decisione di tale divisione di opposizione. Infatti, secondo la BSH, contrariamente all’interpretazione accolta dalla prima commissione di ricorso dell’EUIPO, l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, in assenza di una base giuridica adeguata nel regolamento n. 207/2009, non può consentire di rimettere in discussione una parte della decisione della divisione di opposizione di tale Ufficio che non sia stata impugnata con il ricorso principale e che sarebbe, di conseguenza, divenuta definitiva.
38 L’EUIPO ritiene, in via principale, che tale motivo sia irricevibile in quanto dedotto per la prima volta in sede d’impugnazione e, in subordine, che sia in ogni caso infondato, poiché l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 consente al convenuto di formulare, nella sua risposta, delle conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso.
39 È pacifico che, con la decisione controversa, pur respingendo il ricorso della BSH diretto all’annullamento della decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO nella parte in cui essa respingeva la sua domanda di registrazione di marchio per taluni dei prodotti rivendicati, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente accolto la domanda della LG, che essa ha qualificato come ricorso «accessorio» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, con la quale quest’ultima aveva chiesto, nella sua risposta, la riforma di tale decisione affinché tale domanda di registrazione fosse respinta anche per alcuni dei prodotti per i quali la divisione di opposizione dell’EUIPO aveva autorizzato la registrazione del marchio in questione. La prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha quindi riformato detta decisione a sfavore della BSH, rifiutando la registrazione di detto marchio per prodotti supplementari.
40 Ne consegue che la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha implicitamente considerato che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 ha introdotto un secondo mezzo di ricorso, che si aggiunge a quello istituito dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, nella sua versione precedente al regolamento 2015/2424, e che, senza essere soggetto alle condizioni previste da tale articolo 60, consente al convenuto di impugnare la decisione oggetto del ricorso principale su una parte della stessa che non è oggetto di tale ricorso e di ampliare in tale modo la portata della controversia, come definita dal ricorrente.
41 Con il suo primo motivo, la BSH lamenta che il Tribunale non ha esaminato, nella sentenza impugnata, la compatibilità di tale interpretazione con l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009.
42 Tuttavia, è pacifico che la BSH non ha invocato in nessuna fase del procedimento dinanzi al Tribunale la pretesa incompatibilità di detta interpretazione con l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 o con una qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione. Infatti, il suo ricorso dinanzi al Tribunale era fondato su un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
43 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è dunque limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado (v., in particolare, sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 126 e giurisprudenza citata).
44 Quanto all’argomento avanzato in proposito dalla BSH nell’udienza dinanzi alla Corte, secondo il quale la valutazione del diritto dell’Unione sarebbe riservata a quest’ultima, ragione per la quale era logico sollevare soltanto dinanzi ad essa la questione della conformità con l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 accolta dalla prima commissione di ricorso dell’EUIPO, si deve necessariamente constatare che tale argomento è infondato in diritto. Infatti, come risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 65, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha piena competenza, nell’ambito dei ricorsi proposti contro decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, per censurare in particolare qualsiasi violazione di tale regolamento, compresa quella dell’articolo 60 dello stesso.
45 Infine, pur avendo l’EUIPO riconosciuto nell’udienza dinanzi alla Corte che, con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso di tale Ufficio ha accolto in parte il ricorso «accessorio» della LG senza avere previamente messo la BSH in condizione di esporre le proprie eventuali osservazioni su quest’ultimo, violando così il principio del contraddittorio come formalizzato all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, resta il fatto che, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte della BSH nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale di tale circostanza e in assenza della benché minima critica della BSH nei confronti dell’analisi che ha indotto detta commissione ad accogliere tale ricorso «accessorio», non si può criticare il Tribunale per non avere rilevato d’ufficio tale violazione.
46 In tale contesto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.
Sul secondo motivo
47 Con il secondo motivo la BSH deduce una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, lamentando che il Tribunale, in particolare al punto 31 della sentenza impugnata, si è fondando su una nozione errata del rischio di confusione, che ha come conseguenza che la coincidenza di due marchi a livello di un elemento puramente descrittivo è sufficiente a creare un tale rischio, portando così alla monopolizzazione di un’indicazione puramente descrittiva, risultato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento mira invece a impedire.
48 Secondo la BSH, nel caso in cui il marchio anteriore sia una variante facilmente riconoscibile di un’indicazione descrittiva, e in cui il marchio posteriore contenga l’indicazione descrittiva in quanto tale, nemmeno l’esistenza di somiglianze notevoli tra i segni e l’identità dei prodotti designati dai marchi in conflitto può consentire di concludere nel senso della sussistenza di un rischio di confusione, dato che le somiglianze tra i segni si limitano alle indicazioni descrittive e riguardano soltanto prodotti descritti dall’indicazione. Infatti, in un’indicazione descrittiva il pubblico non percepirebbe nessuna indicazione di origine, ma si orienterebbe grazie agli elementi restanti del marchio. Peraltro, secondo tale tesi, la portata della protezione del marchio anteriore non sarebbe limitata in maniera generale, ma soltanto per quanto concerne l’indicazione descrittiva stessa, in modo tale che essa rimarrebbe intatta rispetto ad altri prodotti e ad altri segni simili.
49 L’EUIPO deduce, in via principale, l’irricevibilità del secondo motivo. Infatti, da un lato, dall’impugnazione non risulterebbe chiaramente quali siano le specifiche contestazioni del Tribunale che dovrebbero essere criticate. Dall’altro, l’allegazione della BSH secondo la quale il Tribunale avrebbe qualificato in maniera inesatta l’importanza del carattere distintivo dei marchi nazionali anteriori sarebbe diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti. In subordine, l’EUIPO sostiene che tale motivo è infondato.
Sulla ricevibilità
50 Secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 256 TFUE nonché dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi a motivi di diritto. Di conseguenza, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti. La valutazione di tali fatti non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenza del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 59 e giurisprudenza citata).
51 Inoltre, in forza delle medesime disposizioni e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 43, nonché del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 111). A tale proposito, all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura viene precisato che i motivi e argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione (sentenze del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 34, nonché del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 34).
52 A tale proposito si deve constatare che, con il suo secondo motivo, la BSH non si limita affatto a chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma lamenta che il Tribunale ha omesso di tenere conto dei principi di diritto applicabili alla valutazione del rischio di confusione tra marchi in conflitto, il che costituisce una questione di diritto che può essere sottoposta alla Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, ordinanza del 7 maggio 2015, Adler Modemärkte/UAMI, C‑343/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:310, punto 32 e giurisprudenza citata).
53 Peraltro, dalle memorie della BSH risulta chiaramente che tale motivo è in particolare diretto contro il punto 31 della sentenza impugnata, il quale dimostrerebbe l’inosservanza, da parte del Tribunale, dell’essenza stessa del rischio di confusione, per la valutazione del quale il carattere distintivo di ciascuno dei marchi in conflitto dovrebbe necessariamente costituire il criterio più importante.
54 Si deve di conseguenza considerare il secondo motivo ricevibile.
Nel merito
55 L’argomentazione della BSH relativa al rischio di confusione avanzata nell’ambito del suo motivo unico di ricorso dinanzi al Tribunale, corrispondente a quella difesa nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, è stata esaminata in particolare ai punti da 26 a 32 della sentenza impugnata.
56 Così, dopo avere ricordato, ai punti 26 e 27 di tale sentenza, la giurisprudenza in materia, il Tribunale ha accertato, al punto 28 di detta sentenza, che, per quanto riguarda i prodotti per i quali la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto l’opposizione, quest’ultima ha constatato, senza che la BSH lo contestasse, che, da un lato, i prodotti di cui trattasi erano in parte identici e in parte simili, e, dall’altro, che i segni in conflitto erano simili. Esso ha rilevato che l’effetto cumulativo di tali constatazioni è sufficiente, in ogni caso, per potere concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione, anche se il carattere distintivo dei marchi nazionali anteriori è stato considerato debole.
57 Al punto 29 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che, nel contesto della valutazione del rischio di confusione, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha effettivamente tenuto conto del fatto che, per quanto concerne i prodotti di cui trattasi, né i marchi nazionali anteriori né il marchio richiesto possedevano un carattere particolarmente distintivo. Essa avrebbe tuttavia rammentato che, secondo la giurisprudenza, anche in presenza di un marchio con debole carattere distintivo può sussistere un rischio di confusione, in particolare a causa della sussistenza di una somiglianza dei segni e dei prodotti o dei servizi considerati. Ciò avverrebbe quando, come nella fattispecie, i prodotti di cui trattasi sono identici e i marchi in conflitto presentano una somiglianza elevata.
58 Al punto 31 di detta sentenza, il Tribunale ha osservato che accogliere l’argomento della BSH avrebbe l’effetto di vanificare il fattore derivante dalla somiglianza dei marchi in favore di quello fondato sul carattere distintivo del marchio anteriore, al quale sarebbe allora riconosciuta un’importanza eccessiva. Ne conseguirebbe che, ove il marchio anteriore fosse dotato solamente di un debole carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo in caso di una sua riproduzione completa da parte del marchio richiesto, cosicché si trascurerebbe il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi. Un risultato del genere non sarebbe conforme alla natura stessa dalla valutazione globale che le autorità competenti sono chiamate a svolgere in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
59 Pertanto, al punto 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti della BSH relativi al carattere debolmente distintivo dei marchi nazionali anteriori non potessero inficiare la conclusione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO quanto alla sussistenza di un rischio di confusione.
60 Orbene, tale valutazione del rischio di confusione da parte del Tribunale non è viziata da errori di diritto.
61 Infatti, occorre rilevare che la Corte, respingendo un argomento simile a quello avanzato dalla BSH nell’ambito del secondo motivo, ha già statuito in varie occasioni che, sebbene il carattere distintivo di un marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione globale della sussistenza di un rischio di confusione, esso costituisce però soltanto uno dei vari elementi che intervengono in occasione di tale valutazione (v., in particolare, ordinanze del 29 novembre 2012, Hrbek/UAMI, C‑42/12 P, non pubblicata, EU:C:2012:765, punto 61, e del 2 ottobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UAMI, C‑91/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2261, punto 22).
62 Inoltre, se è vero che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più il carattere distintivo del marchio anteriore si rivela importante, tale rischio non è tuttavia escluso quando il carattere distintivo del marchio anteriore è debole (v., in particolare, ordinanza del 19 novembre 2015, Fetim/UAMI, C‑190/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:778, punto 40 e giurisprudenza citata).
63 Di conseguenza, anche in presenza di un marchio anteriore con carattere distintivo debole, il Tribunale può ritenere che sussista un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o dei servizi considerati (v., in particolare, ordinanze del 2 ottobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UAMI, C‑91/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2261, punto 24 e giurisprudenza citata, nonché del 7 maggio 2015, Adler Modemärkte/UAMI, C‑343/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:310, punto 59).
64 Quindi, gli accertamenti effettuati dal Tribunale al punto 31 della sentenza impugnata, che respingono la tesi difesa dalla BSH e contenuta nel secondo motivo, costituiscono in realtà solo un richiamo della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale tale tesi non è conforme alla natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono chiamate a intraprendere in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, poiché, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, essa avrebbe l’effetto di vanificare il fattore derivante dalla somiglianza tra i marchi a favore di quello fondato sul carattere distintivo del marchio anteriore (v., in proposito, sentenza del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI, C‑171/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:171, punto 41, nonché ordinanza del 19 novembre 2015, Fetim/UAMI, C‑190/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:778, punto 46 e giurisprudenza citata).
65 Per quanto riguarda l’argomento esposto a tale proposito dalla BSH, secondo il quale tale giurisprudenza sarebbe errata, dato che condurrebbe alla monopolizzazione di un’indicazione puramente descrittiva, occorre constatare che non è l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, bensì l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’articolo 51 di tale regolamento, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95, che hanno l’obiettivo di evitare tale monopolizzazione.
66 Per quanto concerne, in particolare, i marchi nazionali anteriori, la Corte ha già avuto modo di osservare che dalla loro coesistenza con i marchi dell’Unione nonché dal fatto che la loro registrazione non rientra nella competenza dell’EUIPO, né il loro controllo giurisdizionale nella competenza del Tribunale, discende che, nel corso di un procedimento di opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali. Pertanto, nell’ambito di detto procedimento di opposizione, non è possibile nemmeno constatare, per quanto concerne un segno identico a un marchio protetto in uno Stato membro, un impedimento assoluto alla registrazione, quale il carattere descrittivo e l’assenza di carattere distintivo, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95 (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punti 40 e 41).
67 Ne consegue che, nell’applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punto 47).
68 Pertanto, supponendo che un marchio nazionale anteriore sia effettivamente descrittivo per taluni dei prodotti per i quali è stato registrato e che la sua protezione porti a un’indebita monopolizzazione dell’indicazione descrittiva in questione, a una tale conseguenza non si rimedia mediante l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, che esclude per principio tali prodotti dalla protezione che tale disposizione conferisce ai marchi anteriori, ma mediante un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95 (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punto 45).
69 In tale contesto, va altresì respinto in quanto in ogni caso inconferente l’argomento della BSH secondo il quale la Corte, nella sentenza del 10 novembre 2011, LG Electronics/UAMI (C‑88/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:727), ha confermato il diniego da parte dell’EUIPO di registrare come marchio dell’Unione il segno «KOMPRESSOR PLUS» per gli aspirapolveri, per il motivo che tale segno era puramente descrittivo. Infatti, detta sentenza non rimette in discussione la validità dei marchi nazionali invocati dalla LG a sostegno della sua opposizione.
70 Infine, contrariamente a quanto sostiene la BSH, non si può escludere a priori e in qualsiasi ipotesi che, nel caso in cui un marchio richiesto riprenda con lievi differenze il segno debolmente distintivo di un marchio nazionale anteriore, i consumatori possano supporre che tali differenze tra i segni in conflitto riflettano una variazione nella natura dei prodotti o derivino da considerazioni di marketing senza rispecchiare un’origine commerciale diversa e che possa dunque sussistere un rischio di confusione per il pubblico (v., in tal senso, ordinanza del 27 aprile 2006, L’Oréal/UAMI, C‑235/05 P, non pubblicata, EU:C:2006:271, punto 45).
71 Pertanto, il Tribunale ha potuto concludere nel caso di specie, senza commettere errori di diritto, in seguito alla sua valutazione autonoma dei fatti, nel senso della sussistenza di tale rischio tra i marchi nazionali anteriori e il marchio richiesto.
72 Da tutte le considerazioni che precedono discende che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato e che, pertanto, l’impugnazione dev’essere respinta nella sua interezza.
Sulle spese
73 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.
74 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
75 La BSH, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.
Firme