DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
10 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale D-TACK – Marque nationale verbale antérieure TACK – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Usage sous une forme différente – Rejet de l’opposition – Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] – Règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/1995 [devenue article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2018/625] »
Dans l’affaire T‑24/17,
LA Superquimica, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
D-Tack GmbH, établie à Hüttlingen (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2016 (affaire R 1983/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre LA Superquimica et D-Tack,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 décembre 2010, le prédécesseur en droit de D-Tack GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal D-TACK.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 17 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir bases adhésives pour colles et matières à jointoyer ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; produits secondaires adhésifs destinés à l’industrie ; adhésifs autocollants » ;
– classe 17 : « Bandes et rubans adhésifs (autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage) ; matières à étouper ; mastics ; bandes isolantes ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; rubans adhésifs sensibles à la pression, rubans adhésifs thermoactifs non à usage médical, non pour la papeterie ou le ménage ; bandes de butyle et de bitume destinées au jointoiement ; bandes d’aluminium, bandes de matières plastiques non à usage médical, non pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; films en matières plastiques ; feuilles de viscose (autres que pour l’emballage) ; matériaux composites compris dans la classe 17 et composés de textiles, films, couches de colle et/ou couches de mousse ; nattes, films et plaques destinées au jointoiement et/ou à l’isolation sonore ; tubes de feuilles ; tissu en fibres de verre ; tissus de Fibranne » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail ; service de vente en gros ; vente au détail sur l’internet ; services de commerce de gros également sur l’internet ; services de vente en ligne et par correspondance sur catalogue ; tous les services précités dans les domaines des produits chimiques et des articles pour la construction ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/033, du 17 février 2011.
5 Le 13 mai 2011, la requérante, LA Superquimica, SA, a, par télécopie, formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque espagnole verbale TACK, enregistrée le 10 janvier 1973 sous le numéro 585323 et renouvelée jusqu’au 18 mars 2019 pour des « bandes, rubans et sceaux adhésifs, papier et produits en papier, carton et articles de papeterie et matières adhésives (pour la papeterie) », compris dans la classe 16 ;
– la marque espagnole figurative reproduite ci-après, déposée le 15 novembre 2002 et enregistrée le 26 mai 2003 sous le numéro 2515958 pour des « bandes, rubans, feuilles et matières adhésives pour la papeterie ou le ménage, feuilles adhésives en matières plastiques pour l’emballage », compris dans la classe 16 :
– la marque espagnole figurative reproduite ci-après, déposée le 18 novembre 2002 et enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 2516679 pour des « bandes, rubans, feuilles et matières adhésives pour la papeterie ou le ménage, feuilles adhésives en matières plastiques pour l’emballage », compris dans la classe 16 :
– la marque espagnole figurative reproduite ci-après, déposée le 23 mai 2003 et enregistrée le 24 octobre 2003 sous le numéro 2542249 pour des « latex [caoutchouc], gutta-percha, gomme, asbeste, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production ; matériaux d’étanchéité, mastic de calfeutrage et matériaux isolants ; bandes et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; tuyaux flexibles non métalliques », compris dans la classe 17 :
– la marque espagnole figurative reproduite ci-après, déposée le 15 avril 2004 et enregistrée le 24 septembre 2004 sous le numéro 2591412 pour des « bandes, rubans, feuilles et matières adhésives pour la papeterie ou le ménage, feuilles adhésives en matières plastiques pour l’emballage », compris dans la classe 16, et des « latex [caoutchouc], gutta-percha, gomme, asbeste, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production ; matériaux d’étanchéité, mastic de calfeutrage et matériaux isolants ; bandes et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; tuyaux flexibles non métalliques », compris dans la classe 17 :
– la marque espagnole figurative reproduite ci-après, déposée le 8 septembre 2005 et enregistrée le 12 avril 2006 sous le numéro 2668711 pour des « bandes, rubans, feuilles et matières adhésives pour la papeterie ou le ménage, feuilles adhésives en matières plastiques pour l’emballage », compris dans la classe 16, et des « latex [caoutchouc], gutta-percha, gomme, asbeste, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production ; matériaux d’étanchéité, mastic de calfeutrage et matériaux isolants ; bandes et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; tuyaux flexibles non métalliques », compris dans la classe 17 :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001).
8 L’acte d’opposition déposé par télécopieur le 13 mai 2011 et la copie confirmative déposée le 23 mai 2011 contenaient des extraits de la base de données Sitadex de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) indiquant que les marques figuratives visées au point 6 ci-dessus étaient en couleurs, mais ces documents ne contenaient pas la représentation de ces marques. Lesdites représentations apparaissaient uniquement sur des pages volantes sans que leur source soit indiquée.
9 Le 30 mai 2011, l’EUIPO a envoyé à la requérante une communication l’informant, notamment, que l’opposition avait été jugée recevable, du moins dans la mesure où elle était fondée sur la marque verbale antérieure TACK, et que le délai pour étayer ce droit et les autres droits antérieurs, conformément à la règle 19 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenu article 7 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], expirerait le 30 septembre 2011. Cette communication était accompagnée d’une fiche informant la requérante du fait que, pour les enregistrements antérieurs d’une marque (autre que de l’Union européenne), toutes les informations formelles et matérielles, y compris la représentation du signe tel qu’il a été déposé ou enregistré, devaient être démontrées au moyen d’un certificat d’enregistrement ou de tout autre document équivalent, une publication ne contenant pas de représentation de la marque étant insuffisante. Il était également indiqué que si la marque avait plus de dix ans ou si le délai de protection de la marque antérieure avait expiré à la date à laquelle les preuves devaient être fournies, un certificat de renouvellement ou une autre preuve équivalente devait être transmis, conformément à la règle 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué 2018/625]. Par ailleurs, il était indiqué que l’opposition serait rejetée sans même que son bien-fondé soit examiné si les éléments de preuve étayant le signe antérieur n’étaient pas produits dans le délai imparti, étaient jugés insuffisants ou ne satisfaisaient pas aux exigences de la réglementation, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué 2018/625).
10 En raison de demandes de prorogation du délai de réflexion et de suspension introduites par les parties, la requérante a finalement été invitée à produire des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition pour le 11 septembre 2014. Le 10 septembre 2014, la requérante a présenté ses observations à l’appui de l’opposition. Elle n’a produit aucun élément de preuve complémentaire confirmant ses droits antérieurs.
11 Sur requête de D-TACK, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures, exception faite de la marque espagnole no 2668711 enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de publication de la demande de la marque contestée, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée.
12 Le 16 janvier 2015, la requérante a fourni des éléments de preuve de l’usage de ses marques antérieures dans le délai imparti par l’EUIPO.
13 Le 3 août 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité aux motifs que la preuve des marques antérieures, autres que la marque verbale antérieure TACK, n’avait pas été rapportée, faute de documents officiels concernant la représentation desdites marques, et que la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure TACK était insuffisante.
14 Le 30 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
15 Au stade du recours, la requérante a produit de nouveaux extraits de la base de données Sitadex, en espagnol et avec les représentations des marques, mais sans traduction en anglais.
16 Par décision du 15 novembre 2016 (ci-après « la décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
17 Premièrement, s’agissant des marques antérieures nos 2515958, 2516679, 2542249 et 2591412 visées au point 6 ci-dessus, la chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, que ces marques avaient expiré avant le 11 septembre 2014. L’opposition aurait donc dû être rejetée comme étant non fondée pour ces quatre marques, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, faute de certificats de renouvellement ou de documents équivalents attestant leur renouvellement. En outre, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la preuve de l’existence et de l’étendue de la protection des marques antérieures nos 2515958, 2516679, 2542249, 2591412 et 2688711 visées au point 6 ci-dessus n’avait pas été rapportée faute de représentation de ces marques dans un document émanant d’une source officielle. Elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel, au jour du dépôt de l’opposition, la base de données Sitadex connaissait des difficultés techniques.
18 Deuxièmement, concernant les nouveaux extraits de la base de données Sitadex, avec les représentations, produits devant elle, la chambre de recours a estimé qu’elle devait exercer son pouvoir d’appréciation concernant la prise en considération de preuves tardives de manière restrictive et que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas l’exercice de ce pouvoir d’appréciation en faveur de la requérante. À cet égard, elle a écarté la référence faite par la requérante à l’arrêt du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI – Rubio Ferrer (Bugui va) (T‑543/12, non publié, EU:T:2014:911), à l’appui de sa production, au stade du recours, des nouveaux extraits de la base de données Sitadex.
19 Troisièmement, s’agissant de la marque verbale antérieure TACK, la seule marque retenue par l’EUIPO pour l’examen de l’opposition, la chambre de recours a relevé que les preuves produites ne démontraient pas l’usage de cette marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée ou dans une forme pouvant être considérée comme acceptable conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001].
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et ceux qui s’opposent au présent recours aux dépens.
21 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité, dans le cas où il serait considéré que la forme sous laquelle la marque antérieure a été utilisée sur l’emballage, sur les extraits de sites Internet et dans les brochures et catalogues ne permet pas au public pertinent de la percevoir individuellement en tant que marque ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– le condamner à supporter uniquement ses propres dépens.
En droit
22 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation des règles relatives à la preuve des enregistrements des marques antérieures visées au point 6 ci-dessus autres que la marque verbale antérieure TACK et, le second, de la violation des règles relatives à la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure TACK.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles relatives à la preuve des enregistrements des marques antérieures autres que la marque verbale antérieure TACK
23 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû prendre en considération l’ensemble des marques figuratives antérieures invoquées à l’appui de l’opposition dans la mesure où il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir apporté la preuve de l’existence de ces marques dès lors que la base de données Sitadexn’était pas accessible dans le délai imparti par l’EUIPO pour produire ladite preuve.
24 L’EUIPO conteste ces arguments et la recevabilité du présent moyen.
25 L’article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001) est relatif à l’« Examen d’office des faits » et dispose, dans son paragraphe 2, que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
26 Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) investit la chambre de recours, devant laquelle sont tardivement présentés des faits ou des preuves, d’une marge d’appréciation aux fins de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte ces derniers aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 68).
27 À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a exposé, aux points 40 à 48 de la décision attaquée, les raisons justifiant l’exercice de son pouvoir d’appréciation dans un sens négatif. Ainsi, premièrement, la chambre de recours a souligné l’intérêt légitime de D-Tack, dont le comportement n’a aucunement influencé la production tardive des extraits de la base de données Sitadex. Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que les preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des marques antérieures qui devaient être produites sont énumérées, de manière précise et exhaustive, à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 et que la requérante était donc censée connaître, avant même d’introduire son opposition, les documents précis qu’elle devait produire pour l’appuyer. Troisièmement, la chambre de recours a rappelé que la communication de l’EUIPO du 30 mai 2011 transmise à la requérante a souligné la nécessité de rapporter la preuve du renouvellement des marques antérieures ainsi que la représentation desdites marques provenant d’une source officielle. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que les problèmes techniques invoqués relatifs à la base de données Sitadex ne constituaient pas une justification adéquate. D’une part, ils n’étaient pas pertinents en ce qui concerne l’absence de preuve du renouvellement des marques antérieures. D’autre part, en ce qui concerne les représentations des marques provenant d’une source officielle, la requérante aurait dû réfléchir aux autres possibilités qui s’offraient à elle, notamment, une copie de la page pertinente du Boletín Oficial de laPropiedad Industrial (Bulletin officielde la propriété industrielle espagnol) ou une copie du certificat d’enregistrement pertinent. Enfin, la chambre de recours a relevé que les documents produits tardivement étaient tous en espagnol et que, faute de traduction dans la langue de procédure, conformément à la règle 19, paragraphe 4, du règlement no 2868/95 (devenu article 7, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625), ils n’auraient de toute manière pas été pris en considération. Pour la chambre de recours, il n’y avait donc pas de circonstances susceptibles de justifier le retard de la requérante dans l’administration de la preuve qui lui incombait.
28 Dès lors, la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation et a considéré, à bon droit, que les nouveaux extraits de la base de données Sitadex ne devaient pas être pris en compte. Les circonstances du cas d’espèce se démarquent donc de celles qui prévalaient dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 octobre 2014, Bugui va (T‑543/12, non publié, EU:T:2014:911), et, sur pourvoi, à l’arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579), dans la mesure où, dans ladite affaire, la chambre de recours n’avait pas indiqué le motif pour lequel elle avait décidé de ne pas prendre en compte des preuves produites tardivement, ni même qu’elle disposait d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte de telles preuves.
29 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être écarté comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
Sur le second moyen, tiré d’une violation des règles relatives à la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure TACK
30 La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que son opposition a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque verbale antérieure TACK. Elle aurait produit de nombreuses preuves relatives à l’usage des signes reproduits dans le tableau récapitulatif ci-après, dont des factures, des étiquettes, des brochures, un manuel, des catalogues et des extraits de sites Internet :
Forme enregistrée Usage réel
31 La requérante estime que, contrairement à ce qu’a jugé l’EUIPO, les éléments qui diffèrent entre lesdits signes n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale antérieure TACK. D’une part, celle-ci serait perçue comme une marque indépendante de CEYS. D’autre part, l’élément « ceys » apparaîtrait clairement séparé du terme « tack » en raison de sa plus petite taille et de sa couleur. Enfin, la jurisprudence admettrait que plusieurs signes puissent être utilisés simultanément sans que le caractère distinctif du signe enregistré en soit altéré. Tel serait le cas en l’espèce, puisque l’adjonction de l’élément figuratif « ceys » à la marque TACK correspondrait uniquement à l’ajout de la marque de l’entreprise ou du groupe de produits (« marque maison »), ce qui serait assez courant dans le secteur de la papeterie et des colles à usage domestique.
32 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante tout en laissant ouverte la question de l’applicabilité par analogie de la jurisprudence relative à l’utilisation simultanée de deux marques ou signes, et notamment les arrêts du 18 avril 2013, Colloseum Holding (C‑12/12, EU:C:2013:253), du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, EU:C:2013:497), et du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB) (T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935).
33 Il y a lieu de considérer que la requérante fait, en substance, implicitement grief d’une violation, par la chambre de recours, de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), lu conjointement avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.
34 À cet égard, une fois soulevée par le demandeur de la marque, la question de l’usage sérieux de la marque antérieure doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2015, Nestlé Unternehmungen Deutschland/OHMI – Lotte (Représentation d’un koala), T‑483/12, non publié, EU:T:2015:635, point 26 et jurisprudence citée].
35 Ainsi, il incombait à la requérante, avant que l’EUIPO ne procède à l’examen du risque de confusion, de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure TACK, de telle sorte que, si cette preuve faisait défaut, l’opposition devait être rejetée, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.
36 En l’espèce, toutes les preuves produites par la requérante associent l’élément « tack » avec l’élément « ceys ». Par ailleurs, certaines preuves font intervenir un ou plusieurs éléments supplémentaires, tels que « bricocinta », « crick » ou « cristal ». Ces derniers éléments supplémentaires ne sont jamais associés avec l’élément « tack » pris isolément, mais avec l’élément « tackceys ».
37 Tout d’abord, il convient de rappeler que la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 31 et jurisprudence citée].
38 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (arrêt du 15 septembre 2015, Représentation d’un koala, T‑483/12, non publié, EU:T:2015:635, point 60).
39 Ensuite, il convient de rappeler qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de groupes de mots, sans élément figuratif spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte ainsi sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en compte la typographie que le signe verbal serait susceptible de présenter. Il en résulte qu’une marque verbale peut être utilisée sous quelque forme que ce soit, quelles que soient la couleur ou la police de caractères [voir arrêt du 28 juin 2017, Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN), T‑333/15, non publié, EU:T:2017:444, points 37 et 38 et jurisprudence citée].
40 Selon la jurisprudence, et ainsi que le rappellent les parties, il n’existe aucune règle en matière de marque de l’Union obligeant à prouver l’usage de la marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque ou de tout autre signe. Dès lors, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l’objet d’un usage conjoint et autonome avec ou sans le nom de la société du fabricant [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, points 33 et 34 ; du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 100, et du 6 novembre 2014, MB, T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 43]. Ainsi, comme l’EUIPO l’a fait valoir, l’emploi conjoint du nom de la société ou d’une marque avec la marque antérieure ne saurait, par lui-même, porter atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque à l’égard des services en cause (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, point 36, et du 6 novembre 2014, MB, T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 43).
41 Toutefois, il découle directement des termes de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré [voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 21 ; du 8 décembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30, et du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 25].
42 Le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑468/01 P à C‑472/01 P, EU:C:2004:259, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23).
43 La Cour a déjà jugé également que la condition de l’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 peut être remplie lorsque la marque n’est utilisée que par l’intermédiaire d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle n’est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque, pour autant que la marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine du produit en cause (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 26 et jurisprudence citée).
44 En outre, il ressort du point 57 de l’arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone (T‑146/15, EU:T:2016:469), que,en cas d’utilisation simultanée de plusieurs signes, il y a lieu de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, qu’une telle utilisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré, eu égard notamment aux pratiques commerciales du secteur.
45 Comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée, l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 vise l’hypothèse où, notamment, une marque enregistrée nationale est utilisée dans le commerce sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement a été effectué. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque la forme du signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 27 et jurisprudence citée).
46 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, points 28 et 37).
47 Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit qu’elle désigne. La considération inverse s’impose également (arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 29).
48 De plus, il convient de rappeler que, pour que soit appliqué l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif (voir arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 31 et jurisprudence citée).
49 Enfin, il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque enregistrée soit parfois utilisée avec des éléments additionnels et parfois sans de tels éléments peut constituer l’un des critères permettant de conclure à l’absence d’altération du caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 42 et jurisprudence citée].
50 C’est à la lumière des considérations rappelées ci-dessus qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 62 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque verbale antérieure TACK, ni sous la forme enregistrée ni sous une forme qui constituait une différence acceptable, conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, et partant, a rejeté le recours devant elle.
51 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever, et cela n’est pas contesté, que le public pertinent est le public de l’Espagne.
52 En deuxième lieu, il convient de considérer que, eu égard aux produits en cause, les mots « tack » et « ceys » possèdent au moins un caractère distinctif moyen.
53 En troisième lieu, il convient de distinguer, parmi les preuves produites par la requérante relatives à l’usage de la marque verbale antérieure TACK, d’une part, les factures et le texte des brochures et des catalogues et, d’autre part, les emballages, les extraits de sites Internet et les images contenues dans les brochures et les catalogues.
Sur l’usage de la marque verbale antérieure TACK sur les factures ainsi que dans le texte des brochures et catalogues
54 La chambre de recours à correctement conclu, au point 56 de la décision attaquée, que les factures ne contenaient aucune indication de la marque verbale antérieure TACK en tant que telle, qu’elles faisaient plutôt référence à des noms de produits, que la juxtaposition de l’élément « ceys » ne saurait être considérée comme un ajout à l’élément « tack » dénué de pertinence ou négligeable et que, sur les factures et dans les brochures et catalogues, les éléments « tack » et « ceys » apparaissaient ensemble comme un seul terme ou un seul élément verbal composé de huit lettres.
55 Même si, ainsi que le relève l’EUIPO, la forme d’utilisation d’une marque dans une facture ne peut pas être considérée comme déterminante, il y a lieu de constater que l’élément « tackceys » sur les factures, ainsi que dans le texte des brochures et des catalogues, sera perçu comme une unité indivisible, les deux mots étant accolés. Par ailleurs, la requérante n’avance aucun argument spécifique relatif à la représentation de la marque verbale antérieure TACK sur les factures ou dans le texte des brochures et des catalogues. Ses arguments selon lesquels l’élément « ceys » est clairement séparé du terme « tack » en raison de sa plus petite taille et de sa couleur ne sont pas pertinents s’agissant de ces éléments de preuve et selon la jurisprudence mentionnée au point 39 ci-dessus.
56 Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’usage du mot « tackceys » dans les factures, ainsi que dans le texte des brochures et des catalogues, altère le caractère distinctif de la marque verbale antérieure TACK et ne peut être considéré comme une variation acceptable de l’usage doit être approuvée.
Sur l’usage de la marque verbale antérieure TACK sur les emballages, sur les extraits de sites Internet et dans les images contenues dans les brochures et les catalogues
57 Tout d’abord, il y a lieu de constater que, s’agissant des emballages, des extraits de sites Internet, des brochures et des catalogues, le mot « tack » apparaît systématiquement en combinaison avec le mot « ceys » et d’une manière figurative, cette combinaison « tackceys » pouvant, en outre, être associée à d’autres éléments, notamment à des noms de produits. Aucun des éléments de preuve visés ci-dessus ne montre l’utilisation de la marque verbale antérieure TACK sous une forme isolée ou, à tout le moins, à l’écart de l’élément « ceys ». La requérante n’a donc pas rapporté le moindre élément concret et objectif afin de démontrer une utilisation effective et suffisante de cette marque sur le marché, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 37 et 38 ci-dessus. Ensuite, il y a lieu de constater que la manière figurative dont la combinaison « tackceys » est utilisée dans les éléments de preuve rapportés en l’espèce modifie le caractère distinctif de la marque verbale antérieure TACK telle qu’elle est enregistrée.
58 À cet égard, il convient de souligner, tout d’abord, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, que les deux éléments « tack » et « ceys » sont systématiquement juxtaposés et figurent, en conséquence, toujours ensemble, formant une unité indivisible. Bien que l’élément « ceys » soit plus petit et représenté dans une police de caractères et une couleur différentes, cet élément ajouté est toujours clairement visible et n’occupe pas une position secondaire ou accessoire dans l’impression d’ensemble produite par la combinaison « tackceys ».
59 En outre, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 57 de la décision attaquée, la dernière lettre, « k », semble encadrer la partie suivante du signe, à savoir la bande ou la flèche pointée vers le terme « tack » sur laquelle figure l’élément « ceys ».
60 Enfin, le constat d’altération du caractère distinctif de la marque verbale antérieure TACK, telle qu’elle est enregistrée, est renforcé par l’ajout d’autres termes comme « crick », « cristal » ou « bricocinta », ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 59 de la décision attaquée. Ces ajouts introduisent des éléments de différenciation supplémentaires par rapport à la marque verbale antérieure TACK.
61 Il s’ensuit que la situation en l’espèce n’est pas la même que celle dans laquelle la forme du signe utilisé dans le commerce diffère uniquement par des éléments négligeables de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré. Partant, la marque verbale antérieure TACK et la combinaison « tackceys » ne peuvent pas être considérées comme globalement équivalentes (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 27).
62 Ces constatations ne sont pas remises en cause par les arguments de la requérante dans sa requête. D’une part, à l’exception de celui relatif à leurs couleurs et à leurs tailles différentes, elle n’avance aucun argument spécifique pour étayer son allégation selon laquelle la marque verbale antérieure TACK serait perçue comme une marque indépendante de l’élément « ceys ». Même s’il n’est pas contesté que l’élément « ceys » correspond également à une marque utilisée par la requérante, force est de constater que ledit élément est toujours clairement visible et n’occupe pas une position secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la combinaison « tackceys ». D’autre part, l’argument de la requérante selon lequel l’élément « ceys » correspond uniquement à l’ajout de la marque de l’entreprise ou de la marque maison n’infirme en rien l’altération par ce terme – ainsi que par les autres ajouts tels que les éléments « crick », « cristal » ou « bricocinta » – du caractère distinctif de la marque verbale antérieure TACK, dès lors qu’il ne saurait être exclu que le public pertinent ne perçoive pas l’élément « tack » comme une indication de l’origine des produits en cause, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus. En particulier, la logique commerciale qui, selon la requérante, expliquerait l’emploi simultané des éléments « tack » et « ceys », à savoir la différenciation de ses produits, ne remet pas en cause le raisonnement de la chambre de recours, au terme duquel celle-ci a conclu que la requérante n’avait pas rapporté la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure TACK.
63 Dans ces circonstances, les variations de l’usage démontrées altèrent le caractère distinctif de la marque verbale antérieure TACK telle qu’elle est enregistrée, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre.
64 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), lu conjointement avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, compte tenu de l’altération de la marque verbale antérieure TACK dans les éléments de preuve produits par la requérante.
65 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le second moyen, tiré d’une violation des règles relatives à la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure TACK et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
67 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) LA Superquimica, SA est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2018.
Signatures