Causa T‑327/12

Simca Europe Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo Simca – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2014

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

3.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza da parte del richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni in questione – Livello di notorietà – Origine del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio comunitario

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio denominativo Simca

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 29, 32)

3.      La malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/09 sul marchio comunitario, deve essere valutata nel suo insieme, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, e in particolare:

–        del fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, almeno in uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

–        dell’intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare ad utilizzare detto segno;

–        del grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

Inoltre, l’intenzione di impedire la commercializzazione di un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente. Ciò si verifica, in particolare, qualora emerga successivamente che quest’ultimo ha fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato.

Ciò premesso, i tre fattori succitati sono soltanto degli esempi tra un insieme di elementi suscettibili di essere presi in considerazione al fine di decidere sull’eventuale malafede di un richiedente un marchio al momento del deposito della domanda. Infatti, nell’ambito dell’analisi complessiva effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, è possibile altresì tenere conto dell’origine della parola o della sigla che compongono il marchio contestato e dell’uso anteriore del medesimo nel commercio come marchio, segnatamente da parte di imprese concorrenti, nonché della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario costituito da tale parola o da tale sigla.

Inoltre, l’intenzione del richiedente di impedire ad un terzo di continuare ad utilizzare il segno di cui viene chiesta la registrazione è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie.

(v. punti 36‑39, 55)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41, 42, 45, 49, 56, 61‑63)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 82)