Mål T‑420/03

El Corte Inglés, SA

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BoomerangTV – De äldre nationella och gemenskapsrättsliga ord- och figurmärkena BOOMERANG och Boomerang – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Varumärke som är välkänt i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen föreligger inte – Ej till förfång för varumärkets renommé – Underlåtenhet att inkomma med bevisning eller översättning av bevisning vid invändningsenheten avseende förekomsten av vissa äldre varumärken – Bevisning som har åberopats för första gången vid överklagandenämnden – Artiklarna 8.1 b, 8.2 c, 8.5 och 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 – Reglerna 16.2, 16.3, 17.2 och 20.2 i förordning (EG) nr 2868/95”

Sammanfattning av domen

1.      Gemenskapsvarumärke – Överklagande – Överklagande av ett beslut som fattats av harmoniseringsbyråns invändningsenhet – Överklagandenämndens prövning

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 74.2)

2.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativt registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Godtagande av att registreringen av det äldre varumärket är giltig av den som ansökt om registrering av varumärke

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8)

3.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativt registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

1.      Enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken behöver Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.

Av detta följer att parterna – som regel och såvida inget annat föreskrivs – har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i nämnda förordning, och att harmoniseringsbyrån inte är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent. Den omständigheten att en part på detta sätt åberopar respektive inger omständigheter eller bevisning för sent ger däremot inte denna part en ovillkorlig rätt att kräva att harmoniseringsbyrån ska beakta dessa omständigheter och denna bevisning. Genom att det i artikel 74.2 i nämnda förordning anges att harmoniseringsbyrån i ett sådant fall ”inte behöver” beakta sådana omständigheter och bevis tillerkänns byrån i denna bestämmelse ett stort utrymme för skönsmässig bedömning för att besluta, med angivande av en motivering till sitt beslut, huruvida dessa omständigheter och bevis ska beaktas eller inte.

Det kan framför allt vara befogat att harmoniseringsbyrån inom ramen för ett invändningsförfarande beaktar omständigheter och bevisning som åberopats respektive ingetts för sent när byrån anser dels att det som har åberopats och ingetts för sent vid ett första påseende förefaller kunna få en faktisk inverkan på utgången i invändningsförfarandet, dels att det inte föreligger några hinder för ett sådant beaktande med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som dessa omständigheter och denna bevisning har åberopats respektive ingetts och under vilka omständigheter det har skett.

Tillämpningen av de principer som anges ovan ska i princip inte begränsas på grundval av beskaffenheten av de aktuella sakomständigheterna och bevisen, eftersom en sådan begränsning inte föreskrivs i artikel 74.2 i nämnda förordning. Beskaffenheten av de aktuella sakomständigheterna och bevisen är emellertid någonting som får beaktas inom ramen för harmoniseringsbyråns utövande av det utrymme för skönsmässig bedömning som den tillerkänns enligt bestämmelsen.

(se punkterna 40–43)

2.      I artikel 8 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken föreskrivs, i huvudsak, att det kan finnas ett relativt registreringshinder endast om det sökta gemenskapsvarumärket står i strid med ett äldre varumärke. Det ankommer på Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) att, på grundval av de bevis som det åligger den som har framställt invändningen att lägga fram, kontrollera huruvida de varumärken som åberopats till stöd för invändningen finns. Frågan om förekomsten av ett äldre varumärke är således inte en omständighet som kan lämnas åt parternas fria bedömning. Även om det antogs att intervenienterna verkligen godtog ”giltigheten” hos registreringen av ett äldre varumärke, och rent av hos andra äldre rättigheter, skulle således inte det innebära att invändningsenheten och överklagandenämnden är skyldiga att finna att förekomsten av dessa rättigheter är styrkt.

(se punkt 77)

3.      Det föreligger inte någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken mellan figurmärket Boomerang^TV, vilket är föremål för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke avseende ”Telekommunikation; radio- och televisionsprogram, radio- och tv-program samt radio- och tv-sändningar” och ”Undervisning/utbildning, träning och underhållning; kulturverksamhet; film- och inspelningsstudior; videouthyrning; tävlingar (underhållning); produktion av radio- och teveprogram; filmproduktion”, som omfattas av klasserna 38 respektive 41 i Niceöverenskommelsen, och figurmärkena Boomerang, som tidigare registrerats i Spanien för varor som omfattas av klasserna 8, 11, 16, 18, 25 och 28 liksom i Irland och i Förenade kungariket för varor som omfattas av klass 25, och figurmärket Boomerang, som är föremål för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke för en rad varor som omfattas av klasserna 3, 18 och 25 i nämnda överenskommelse.

De varor som de äldre rättigheterna avser skiljer sig nämligen vad avser arten, det avsedda ändamålet och användningsområdet från de tjänster för vilka registrering av varumärket Boomerang^TV har sökts. Inte heller är dessa varor och tjänster på något sätt av konkurrerande eller kompletterande slag. Den omständigheten att vissa av de varor som de äldre rättigheterna avser kan användas för reklam för de tjänster för vilka registrering av varumärket Boomerang TV har sökts, eller att sportsektorn, som omfattar många äldre rättigheter, kan ha kopplingar till tv‑produktionssektorn, som omfattar det sökta varumärket, kan inte utgöra grund för att ifrågasätta denna slutsats. Sådana kopplingar är alltför obestämda och osäkra för att slutsatsen ska kunna dras att de aktuella varorna och tjänsterna kompletterar varandra.

(se punkterna 99 och 100)