Causa T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo F1-LIVE – Marchi comunitario figurativo anteriore F1 e nazionali e internazionale denominativi F1 Formula 1 – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo F1-LIVE – Marchio figurativo F1 Formula 1 e marchi denominativi F1

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, considerando 5 e art. 8, § 1, b), e 2, a), ii); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 3, § 1, b); direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)]

1.      Sussiste, per i consumatori medi dell’Unione europea, un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, fra, da un lato, il segno figurativo F1-LIVE, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e, dall’altro, i marchi denominativi F1 registrati anteriormente in Germania per servizi della classe 41, nel Regno Unito per prodotti e servizi delle classi 16 e 38 e, come marchio internazionale avente effetti in Danimarca, in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia e in Ungheria, per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41, nonché il marchio comunitario figurativo F1 Formula 1 registrato anteriormente per prodotti e servizi delle medesime classi.

Sebbene esistano elementi di differenziazione visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto, sussiste altresì un certo grado di somiglianza globale, a causa dell’inclusione dell’elemento denominativo del marchio anteriore nel marchio figurativo oggetto della domanda di registrazione.

Risulta in particolare dal fatto che il pubblico di riferimento memorizza solo un’immagine imperfetta dei marchi di cui trattasi, ragion per cui il loro elemento comune, l’elemento «f1», li rende in certa misura simili, nonché dall’interdipendenza dei diversi fattori da prendere in considerazione, essendo i prodotti in esame identici o molto simili, che non si può escludere il rischio di confusione nella mente dei consumatori. In altri termini, esiste un rischio che i consumatori colleghino entrambi i marchi perché essi interpreteranno il marchio richiesto come una variante del marchio anteriore F1 a causa della riproduzione identica di quest’ultimo e, pertanto, della loro origine commerciale.

(v. punti 29, 30, 45, 52)

2.      Per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.

Pertanto, non si può riconoscere che l’elemento comune ai marchi in discussione sia generico, descrittivo o privo di qualsiasi carattere distintivo, altrimenti la validità del marchio anteriore nell’ambito di una procedura di registrazione di un marchio comunitario sarebbe messa in discussione, il che comporterebbe la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

È vero che, qualora un’opposizione, fondata sull’esistenza di un marchio nazionale anteriore, sia proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e, di conseguenza, il Tribunale sono tenuti a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisce il segno identico a detto marchio nazionale nel marchio di cui è chiesta la registrazione e a valutare, se del caso, il grado del carattere distintivo di questo segno.

Tuttavia, siffatte verifiche non possono portare alla constatazione dell’assenza di carattere distintivo di un segno identico a un marchio nazionale registrato e protetto, poiché una constatazione del genere non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali né con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, interpretato in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera a), sub ii), del medesimo articolo.

Infatti, detto accertamento pregiudicherebbe i marchi nazionali identici a un segno considerato privo di carattere distintivo, in quanto la registrazione di un marchio comunitario del genere configurerebbe una situazione che può eliminare la protezione nazionale di questi marchi. Così, il summenzionato accertamento non rispetterebbe il sistema introdotto dal regolamento n. 40/94, basato sulla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali, come afferma il considerando 5 dello stesso regolamento, dato che la validità di un marchio internazionale o nazionale può essere messa in discussione per l’assenza di carattere distintivo solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della prima direttiva 89/104 e della direttiva 2008/95 sui marchi.

(v. punti 33‑37)

3.      Se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, esso è in fondo uno soltanto degli elementi che intervengono in tale valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(v. punto 49)