SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
de 8 de mayo de 2019 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión ZARA — Marcas denominativa y figurativa nacionales anteriores LE DELIZIE ZARA y ZARA — Prueba del uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 — Obligación de motivación»
En el asunto T‑269/18,
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), con domicilio social en Arteixo (A Coruña), representada por los Sres. G. Macías Bonilla y G. Marín Raigal y la Sra. E. Armero Lavie, abogados,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Ffauf Italia SpA, con domicilio social en Riese Pio X (Italia), representada por el Sr. P. Creta, las Sras. A. Lanzarini y B. Costa, el Sr. A. Sponzilli y la Sra. M. Lazzarotto, abogados,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de febrero de 2018 (asuntos acumulados R 359/2015‑5 y R 409/2015‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre Ffauf Italia e Inditex,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),
integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y los Sres. L. Madise y R. da Silva Passos (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de mayo de 2018;
habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de agosto de 2018;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de agosto de 2018;
visto el auto del Tribunal General de 15 de enero de 2019, por el que se autoriza a la parte coadyuvante a utilizar la lengua italiana en la fase oral del procedimiento;
celebrada la vista el 14 de febrero de 2019;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 5 de marzo de 2010, la recurrente, Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo ZARA.
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos, entre otras, en las clases 29 a 32, 35 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos; aceites y grasas comestibles».
– Clase 30: «Arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; aperitivos a base de arroz».
– Clase 31: «Verduras frescas».
– Clase 32: «Zumos frescos».
– Clase 35: «Servicios de venta al detalle y al por mayor en comercios, a través de redes mundiales de informática, por catálogo, por correo, por teléfono, a través de radio y televisión, y a través de otros medios electrónicos de verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, aceites comestibles, arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, vinagre, salsas (condimentos)».
– Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación); restaurantes autoservicio, cafeterías».
4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 113/2010, de 22 de junio de 2010.
5 El 22 de septiembre de 2010, la coadyuvante, Ffauf Italia SpA, presentó oposición, en virtud del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), al registro de la marca solicitada, entre otros, para los productos y los servicios mencionados en el apartado 3 anterior.
6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:
– la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA, registrada el 2 de abril de 2004 con el número 926811 para productos comprendidos en las clases 29 a 33;
– la marca figurativa italiana ZARA, que se reproduce a continuación, registrada el 7 de mayo de 2004 con el número 928997 para «pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano», comprendidas en la clase 30:
7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]. En relación con la marca figurativa italiana ZARA, la oposición estaba basada también en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001].
8 El 17 de junio de 2013, la recurrente solicitó que se acreditara el uso efectivo de las marcas anteriores en el que se basaba la oposición, en particular, en relación con las marcas mencionadas en el apartado 6 anterior. A raíz de tal solicitud, la División de Oposición instó a la coadyuvante a que, de conformidad con el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001), aportase dicha prueba.
9 La coadyuvante respondió al requerimiento de la EUIPO en el plazo fijado.
10 El 19 de diciembre de 2014, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición.
11 Los días 9 y 16 de febrero de 2015, la recurrente y la coadyuvante interpusieron sendos recursos ante la EUIPO, de conformidad con los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Oposición. Estos recursos se registraron, respectivamente, con los números R 359/2015‑5 y R 409/2015‑5.
12 Mediante resolución de 2 de febrero de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), en primer lugar, la Quinta Sala de Recurso señaló que la prueba del uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA y de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA debía abarcar el período comprendido entre el 22 de junio de 2005 y el 21 de junio de 2010. Asimismo, consideró que se había aportado la prueba del uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA en relación con todos los productos cubiertos por esta marca pertenecientes a la clase 30, a saber, «pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano». La Sala de Recurso estimó, además, que se había acreditado el uso efectivo de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA respecto a los siguientes productos: «puré de tomate, zumo de tomate para cocinar [y] aceite de oliva» comprendidos en la clase 29, y «arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, vinagre [y] salsas (excepto salsas para ensaladas)» comprendidos en la clase 30.
13 En segundo lugar, la Sala de Recurso apreció que existía un riego de confusión para el público relevante en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.
14 A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso estimó que el público relevante era el público italiano en general, cuyo nivel de atención es medio. La Sala de Recurso señaló, además, que la coadyuvante no había acreditado que la marca figurativa italiana anterior ZARA gozara de renombre en Italia y que su carácter distintivo fuera superior a la media respecto a los productos cubiertos por dicha marca.
15 A continuación, la Sala de Recurso comparó los productos y los servicios de que se trata. Sobre este particular, consideró sustancialmente que los productos y los servicios designados por la marca solicitada, que se mencionan en el apartado 3 anterior, eran, según el caso, idénticos o similares en distinto grado a los productos cubiertos por las marcas anteriores a que se ha hecho referencia en el apartado 12 anterior.
16 La Sala de Recurso comparó también los signos en conflicto. A este respecto, estimó que eran similares en los planos visual y fonético. Consideró, además, por un lado, que los signos eran conceptualmente similares para la parte del público relevante que confiriera un significado a los signos en conflicto y, por otro lado, que no era posible efectuar una comparación conceptual de dichos signos respecto a la parte del público relevante que no les confiriese ningún significado o que confiriese significado únicamente a uno de ellos.
17 Asimismo, la Sala de Recurso estimó que, en relación con los productos y los servicios mencionados en el apartado 3 anterior, existía para el público relevante un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 en cuanto al origen comercial de los productos y servicios de que se trata.
18 Por último, la Sala de Recurso, indicó que la conclusión que había extraído sobre la existencia o la inexistencia de un riesgo de confusión no sería diferente respecto al resto de marcas invocadas por la coadyuvante en apoyo de su oposición.
19 En tercer lugar, la Sala de Recurso desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 por considerar que la coadyuvante no había acreditado el renombre y el elevado carácter distintivo de la marca figurativa italiana anterior ZARA.
20 En consecuencia, en primer término, la Sala de Recurso desestimó el recurso número R 359/2015‑5 interpuesto por la recurrente y confirmó la resolución de la División de Oposición por cuanto había estimado la oposición para los productos de las clases 29 a 32 y para los servicios de la clase 35 mencionados en el apartado 3 anterior. En segundo término, la Sala de Recurso estimó parcialmente el recurso R 409/2015‑5 interpuesto por la coadyuvante y anuló la resolución de la División de Oposición por cuanto había desestimado la oposición respecto a los «servicios de restauración (alimentación), restaurantes autoservicio [y] cafeterías» comprendidos en la clase 43, que se mencionan en el apartado 3 anterior.
Pretensiones de las partes
21 La recurrente solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso desestimó la solicitud de registro de la marca denominativa de la Unión ZARA para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior y para los «productos de confitería» comprendidos en la clase 30.
– Condene a la EUIPO y, en su caso, a la coadyuvante, al pago de las costas del presente recurso.
– Condene a la coadyuvante a las costas de los recursos acumulados R 359/2015‑5 y R 409/2015‑5 interpuestos ante la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO.
22 La EUIPO solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la recurrente.
23 La coadyuvante solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso y, en consecuencia, confirme la resolución impugnada.
– Condene en costas a la recurrente.
24 En la vista, la recurrente renunció a solicitar la anulación de la resolución impugnada por cuanto la Sala de Recurso había desestimado la solicitud de registro de la marca denominativa de la Unión ZARA para los «productos de confitería» comprendidos en la clase 30, extremo que el Tribunal hizo constar en el acta de la vista.
Fundamentos de Derecho
25 Con carácter previo, cabe señalar que, habida cuenta de la renuncia mencionada en el apartado 24 anterior, los «productos de confitería» comprendidos en la clase 30 y designados por la marca solicitada ya no son objeto del litigio planteado ante el Tribunal.
26 El artículo 47, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, dispone que «el titular de una marca de la Unión anterior que haya formulado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca de la Unión anterior se hubiera utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios».
27 Con arreglo al artículo 47, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, «el apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Unión queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior».
28 Del artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001 se desprende que lo que debe acreditar la parte que formule oposición cuando el solicitante de una marca de la Unión presente una solicitud en tal sentido es el uso de la marca anterior invocada para los productos y servicios para los que se ha registrado y en los que se basa la oposición.
29 En efecto, por una parte, el uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión previa que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, apartado 37].
30 Por otra parte, un procedimiento de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 tiene por objeto permitir que la EUIPO aprecie la existencia de un riesgo de confusión, que, en caso de similitud de las marcas en conflicto, implica un examen de la similitud entre los productos y los servicios designados por las marcas.
31 Asimismo, con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 47, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento, la prueba del uso efectivo de una marca anterior, nacional o de la Unión, que fundamente la oposición al registro de una marca de la Unión, incluye también la prueba del empleo de la marca anterior en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la cual se halle registrada [véase la sentencia de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, apartado 30 y jurisprudencia citada].
32 Por consiguiente, para apreciar si una marca invocada en apoyo de una oposición ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 47, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, procede examinar dos vertientes indisociables. Mediante el examen de la primera de dichas vertientes se persigue determinar si la marca ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión o en el Estado miembro en el que goza de protección, aun cuando sea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halle registrada. Mediante el examen de la segunda vertiente se persigue determinar cuáles son los productos o los servicios para los que está registrada la marca anterior y sobre cuya base se ha formulado la oposición respecto a los que se ha acreditado un uso efectivo.
33 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 18, apartado 1, y del artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001 y de la regla 22, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) [actualmente artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1)]. Así pues, en esencia, la recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en error al apreciar el uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA y de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, en concreto, en la apreciación errónea por parte de la Sala de Recurso de la existencia de riesgo de confusión para el público relevante.
34 No obstante, procede recordar que, con arreglo al artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, las resoluciones de la EUIPO deben motivarse. Según la jurisprudencia, esta obligación tiene el mismo alcance que la establecida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y su objetivo es permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las justificaciones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución impugnada [sentencia de 6 de septiembre de 2012, Storck/OAMI, C‑96/11 P, no publicada, EU:C:2012:537, apartado 86; véase, asimismo, la sentencia de 28 de abril de 2004, Sunrider/OAMI — Vitakraft-Werke Wührmann y Friesland Brands (VITATASTE y METABALANCE 44), T‑124/02 y T‑156/02, EU:T:2004:116, apartados 72 y 73 y jurisprudencia citada].
35 La falta o insuficiencia de motivación es un vicio sustancial de forma y constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 34).
36 En el presente asunto, tras haber oído a las partes en la vista acerca del carácter suficiente de la motivación de la resolución impugnada respecto, por una parte, a la conclusión de la Sala de Recurso sobre la posible alteración del carácter distintivo de las marcas anteriores y, por otra parte, a la conclusión de la Sala de Recurso sobre el uso efectivo de las marcas anteriores en relación con los productos registrados, procede examinar de oficio este motivo.
Sobre la motivación de la resolución impugnada en cuanto se refiere a la posible alteración del carácter distintivo de las marcas anteriores
37 Con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001, la Sala de Recurso debe tener en cuenta el uso de una marca en una forma diferente únicamente en el caso de que se haya utilizado en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada.
38 A este respecto, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se expresó en los siguientes términos:
«73. Las marcas anteriores, tal como fueron registradas, son:
(1) 
y (2) “LE DELIZIE ZARA”.
74. La documentación aportada contiene la representación de los siguientes signos:
75. En el presente asunto, procede examinar si la División de Oposición consideró fundadamente que el término “PASTA” que se añadió a la marca anterior (1) y los elementos figurativos que aparecen en la marca anterior (2) antes citada no han alterado el carácter distintivo de las marcas.
76. En relación con el elemento adicional “PASTA”, la Sala de Recurso observa que se trata de un elemento descriptivo de al menos una parte de los productos para los que la marca está registrada y que precede al elemento denominativo de carácter distintivo “ZARA”, idéntico al de las marcas anteriores.
77. En cuanto al aspecto figurativo, si bien es cierto que los signos antes citados difieren del signo anterior “LE DELIZIE ZARA”, están constituidos por un elemento denominativo distintivo idéntico. En lo que respecta a la marca anterior (2), la expresión “LE DELIZIE ZARA” se presenta de manera independiente, con una tipografía estilizada pero claramente reconocible. Asimismo, procede señalar que el elemento figurativo consistente en una línea azul en la parte superior del signo, considerado individualmente, es un elemento ornamental que acompaña al elemento denominativo “LE DELIZIE ZARA”, que no altera sustancialmente el carácter distintivo de la marca tal como se registró.
78. De lo anterior resulta que la conclusión de la División de Oposición era correcta, por cuanto no se ha alterado el carácter distintivo de la marca anterior, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a), del [Reglamento 2017/1001], en la forma en que la marca se ha utilizado en la documentación que consta en el expediente.»
39 A este respecto, en primer lugar, ha de observarse que, contrariamente a lo que sugiere la Sala de Recurso en el apartado 75 de la resolución impugnada, el término adicional «pasta» no está comprendido en la marca figurativa italiana ZARA. En efecto, se trata de un elemento que forma parte de uno de los signos representados en el apartado 74 de la resolución impugnada, a saber, el signo figurativo pastaZARA que consta en la documentación aportada por la coadyuvante. Del mismo modo, los elementos figurativos mencionados por la Sala de Recurso en el apartado 75 de la resolución impugnada no están comprendidos en la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA. Se trata, en efecto, según se desprende del apartado 74 de la resolución impugnada, de elementos gráficos que son parte del signo figurativo le Delizie ZARA que consta en la documentación aportada por la coadyuvante.
40 Ciertamente, en cualquier caso, el apartado 75 de la resolución impugnada podría interpretarse en el sentido de que la Sala de Recurso decidió examinar, por un lado, si el elemento «pasta» que forma parte del signo figurativo pastaZARA alteraba el carácter distintivo de la marca figurativa italiana ZARA y, por otro lado, si los elementos figurativos que integran el signo figurativo le Delizie ZARA alteraban el carácter distintivo de la marca denominativa LE DELIZIE ZARA. Por lo demás, esta es la interpretación defendida por la EUIPO y por la coadyuvante durante la vista.
41 No obstante, por una parte, como observó la recurrente en la vista, el hecho de que en el apartado 76 de la resolución impugnada se haga referencia a que el elemento adicional «pasta» precede al elemento denominativo «zara», idéntico al de «las marcas anteriores», parece sugerir que la Sala de Recurso comparó el signo figurativo pastaZARA con las dos marcas anteriores. Asimismo, como alegó la recurrente en la vista, la referencia que se hace, en el apartado 77 de la resolución impugnada, a los «signos antes citados», se podría interpretar en el sentido de que la Sala de Recurso comparó la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA con los dos signos representados en la documentación aportada por la coadyuvante, que se mencionan en el apartado 74 de dicha resolución.
42 Por otra parte, en el apartado 78 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó que el carácter distintivo de la «marca anterior» no se veía alterado por la forma en la que «la marca» había sido utilizada en la documentación aportada al expediente. Así pues, la referencia que se hace en el apartado 78 de la resolución impugnada a «la marca anterior» no permite comprender si la Sala de Recurso aludía a la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA, a la marca figurativa italiana ZARA o bien a estas dos marcas anteriores.
43 En segundo lugar, en el apartado 76 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso observa que el elemento adicional «pasta» es un elemento descriptivo de «al menos una parte» de los productos para los que «la marca está registrada».
44 No obstante, con carácter previo, la Sala de Recurso no precisa «la marca registrada» a la que hace referencia en el apartado 76 de la resolución impugnada.
45 A este respecto, por un lado, cabe recordar que la marca figurativa italiana ZARA está registrada para «pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano» comprendidas en la clase 30. En consecuencia, suponiendo que el elemento «pasta» sea descriptivo de la pasta en general, la resolución impugnada no permite comprender por qué razones dicho elemento debería considerarse descriptivo de «al menos una parte» de los productos para los que la marca figurativa ZARA está registrada y no para el conjunto de los productos cubiertos por esta marca.
46 Por otro lado, la pasta no figura en la lista de productos designados por la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA y en la resolución impugnada no se mencionan las razones por las que se debería considerar que el término «pasta» es descriptivo, o no lo es, para los productos objeto del registro de dicha marca.
47 A continuación, procede señalar que para constatar si el carácter distintivo de una marca tal como fue registrada ha sufrido una alteración, es preciso examinar el carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos, basándose en las cualidades intrínsecas de cada uno de estos elementos y en la posición relativa de los diferentes elementos en la configuración de la marca [véanse las sentencias de 10 de junio de 2010, Atlas Transport/OAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, no publicada, EU:T:2010:229, apartado 31 y jurisprudencia citada, y de 12 de marzo de 2014, Borrajo Canelo/OAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, no publicada, EU:T:2014:119, apartado 30].
48 Ahora bien, la mera afirmación, en el apartado 76 de la resolución impugnada, de que el elemento denominativo «zara» es distintivo y aparece de forma idéntica en «las marcas anteriores» no ofrece indicaciones claras y suficientes acerca de la existencia o la inexistencia de un uso de las marcas anteriores en una forma que difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo.
49 Es cierto que, en el apartado 153 de la resolución impugnada, en la parte de esta resolución que compara las marcas anteriores y la marca solicitada, la Sala de Recurso describió los elementos que constituían la marca figurativa italiana ZARA sin analizar, no obstante, el carácter distintivo y dominante de tales elementos.
50 En relación con la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA, la Sala de Recurso, en los apartados 154 a 156 de la resolución impugnada, ofrece indicaciones sobre el carácter distintivo de los elementos que componen dicha marca. A este respecto, afirmó, en particular, que el elemento «le delizie» de dicha marca era descriptivo para los productos alimentarios debido a que designaba algo delicioso. Asimismo, añadió que dicho elemento debía considerarse de escasa entidad y que los consumidores le concederían menor atención que al otro elemento de mayor carácter distintivo del signo, a saber, el elemento «zara».
51 No obstante, estas descripciones y estas indicaciones, referidas a las marcas anteriores tal como se registraron, no permiten paliar la falta de explicaciones sobre el carácter distintivo y dominante de los elementos que integran los signos efectivamente utilizados y que se han añadido a las marcas anteriores registradas. Máxime si se tiene en cuenta que, en el apartado 76 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso sugiere que el término «pasta» podría no ser descriptivo para todos los productos cubiertos por una u otra marca anterior (véanse los apartados 45 y 46 anteriores).
52 Por último, el inciso que figura en el apartado 77 de la resolución impugnada, según el cual, «en relación con el aspecto figurativo, si bien es cierto que los signos antes citados difieren del signo anterior “LE DELIZIE ZARA”, están constituidos por un elemento denominativo distintivo idéntico», no ofrece indicaciones claras y suficientes a fin de comprender si el uso del signo figurativo «pastaZARA» constituye un uso de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de esta última.
53 En tercer lugar, es cierto que, según la jurisprudencia, habida cuenta de la continuidad funcional entre Divisiones de Oposición y Salas de Recurso, contemplada en el artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2006, La Baronia de Turis/OAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, apartados 57 y 58], la resolución de la División de Oposición y su motivación forman parte del contexto en el que se adoptó la resolución impugnada, contexto que conoce la recurrente y que permite al juez ejercer plenamente el control de legalidad en relación con el fundamento de la apreciación efectuada por la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, no publicada, EU:T:2007:352, apartado 64].
54 No obstante, como señaló la recurrente en la vista y contrariamente a lo indicado por la Sala de Recurso en los apartados 70, 71, 75 y 78 de la resolución impugnada, la resolución de la División de Oposición no contiene ninguna argumentación sobre el uso de las marcas anteriores en una forma que supuestamente difiere en elementos que no alteran su carácter distintivo.
55 Por consiguiente, el análisis efectuado por la Sala de Recurso y su conclusión acerca de una posible alteración del carácter distintivo de las marcas anteriores son equívocos e imprecisos y no permiten al Tribunal controlar la legalidad de la resolución impugnada en relación con este aspecto, que reviste especial importancia para la resolución en su conjunto. Por tanto, la resolución impugnada adolece de un defecto de motivación respecto a la posible alteración del carácter distintivo de las marcas anteriores.
Sobre la motivación de la resolución impugnada en cuanto al uso efectivo de las marcas anteriores respecto a los productos designados por dichas marcas
56 En primer lugar, cabe señalar que, en el apartado 82 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se expresa en los siguientes términos: «a la vista de la documentación aportada, la Sala de Recurso estima que los documentos presentados demuestran inequívocamente que las marcas anteriores solo se utilizaron para los productos [mencionados en el apartado 12 anterior]». La Sala de Recurso reiteró esta conclusión en el apartado 96 de la resolución impugnada, en la parte relativa a la apreciación global de las pruebas del uso.
57 Ahora bien, se debe poner de relieve que, aun cuando la Sala de Recurso decidió examinar la oposición presentada por la coadyuvante en relación con la marca figurativa italiana ZARA y con la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA, indicó, en el apartado 46 de la resolución impugnada, que examinaría si las pruebas consideradas en su conjunto acreditaban un uso efectivo de «la marca anterior». Por otro lado, en el marco de su análisis, la Sala de Recurso mencionó en reiteradas ocasiones «la marca anterior», sin más precisiones. Así, en el apartado 54 de la resolución impugnada, indicó que el lugar en el que debía acreditarse el uso efectivo de «la marca anterior» era Italia y, en el apartado 58 de esta resolución, afirmó que los documentos presentados por la coadyuvante demostraban claramente que «la marca» se había utilizado en el territorio relevante. Del mismo modo, en el apartado 67 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que la coadyuvante había demostrado que «la marca» había sido objeto de un uso estable y regular durante los cinco años considerados. Concluyó, en consecuencia, en el apartado 68 de esta misma resolución, que la importancia del uso de «la marca» era significativa. Por último, en el marco de su apreciación global de las pruebas del uso, la Sala de Recurso volvió a mencionar, en los apartados 87, 94, 95 y 96 de la resolución impugnada, «la marca anterior», sin más precisiones.
58 Por tanto, la resolución impugnada no contiene explicaciones claras acerca de la relación establecida por la Sala de Recurso entre cada una de las dos marcas anteriores y los productos para los que consideró que cada una de ellas se había utilizado, a saber, los productos mencionados en el apartado 12 anterior. La resolución impugnada tampoco contiene explicaciones sobre los documentos que se tomaron en consideración para concluir, por una parte, que la prueba del uso efectivo de la marca italiana ZARA hacía referencia a los productos de «pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano» comprendidos en la clase 30 y, por otra parte, que la prueba del uso efectivo de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA se refería a los productos «puré de tomate, zumo de tomate para cocinar [y] aceite de oliva» comprendidos en la clase 29, y «arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, vinagre [y] salsas (con excepción de las salsas para ensaladas)» comprendidos en la clase 30.
59 Una motivación más detallada a este respecto era aún más necesaria en la medida en que la Sala de Recurso observó, en el apartado 41, sexto guion, de la resolución impugnada, que las facturas presentadas por la coadyuvante se referían a marcas, o las reproducían, que comprendían el elemento denominativo «pasta zara», lo que no corresponde ni a la marca figurativa ZARA ni a la marca denominativa LE DELIZIE ZARA. Por otro lado, la declaración del presidente del consejo de administración de la anterior titular de las marcas anteriores, aportada por la coadyuvante, mencionaba el uso de las marcas de que se trata para la «pasta», sin más precisiones.
60 Así pues, dado que la resolución impugnada no contiene explicaciones al respecto, el Tribunal no puede identificar las pruebas utilizadas por la Sala de Recurso para apreciar el uso efectivo de cada una de las dos marcas anteriores y para establecer una lista de los productos cuyo uso se pudiera considerar acreditado. El Tribunal tampoco dispone de información que le permita determinar qué consecuencias extrajo la Sala de Recurso de las pruebas mencionadas en la resolución impugnada sobre el uso de cada una de las dos marcas anteriores respecto a los productos que designan.
61 En otros términos, el Tribunal no puede discernir, por una parte, el razonamiento que condujo a la Sala de Recurso a asociar las pruebas del uso mencionadas en la resolución impugnada a una u otra de las marcas anteriores examinadas y, por otra parte, el peso de dichas pruebas en la conclusión de la Sala de Recurso de que la prueba del uso efectivo aportada hacía referencia a los productos mencionados en el apartado 12 anterior.
62 En segundo lugar, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la prueba del uso efectivo de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA se había aportado concretamente para los productos «puré de tomate [y] zumo de tomate para cocinar» comprendidos en la clase 29.
63 En su recurso, la recurrente sostiene que el «puré de tomate» y el «zumo de tomate para cocinar» comprendidos en la clase 29 no son designados por la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA y que no se ha aportado la prueba del uso de esta marca para tales productos.
64 A este respecto, procede señalar de entrada que, como alegó la recurrente, el «puré de tomate» y el «zumo de tomate para cocinar» no figuran en la lista de productos designados por las dos marcas anteriores examinadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
65 A continuación, del artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001 resulta que, si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada [sentencias de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, apartado 45, y de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 23].
66 Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (sentencias de 14 de julio de 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, apartado 46, y de 13 de febrero de 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 24).
67 Sobre este particular, es cierto que las apreciaciones efectuadas por la Sala de Recurso en el apartado 111 de la resolución impugnada, en la parte que compara los productos cubiertos por la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA y los productos designados por la marca solicitada, se podrían interpretar en el sentido de que el «puré de tomate» y el «zumo de tomate para cocinar» están incluidos, según la Sala de Recurso, en las «verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas» comprendidas en la clase 29 y cubiertas por la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA.
68 No obstante, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no menciona ningún elemento de prueba aportado por la coadyuvante que haga referencia al «puré de tomate» o al «zumo de tomate para cocinar».
69 Por otro lado, las apreciaciones efectuadas por la Sala de Recurso en el marco de la comparación de los productos cubiertos por la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA y los productos designados por la marca solicitada no permiten suplir la falta de una explicación sobre la posibilidad de que el «puré de tomate» y el «zumo de tomate para cocinar» puedan ser considerados de manera autónoma, de modo que constituyan una «subcategoría» en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado 65 anterior.
70 Con carácter más general, la Sala de Recurso no expuso en ningún momento en la resolución impugnada las razones que la condujeron a considerar, teniendo en cuenta la jurisprudencia mencionada en el apartado 66 anterior, que, dentro de la categoría más amplia de «verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas», se había aportado la prueba del uso de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA para el «puré de tomate» y el «zumo de tomate para cocinar».
71 Por último, la motivación de una decisión debe figurar en el cuerpo mismo de esta y no se puede aportar mediante explicaciones posteriores ofrecidas por la EUIPO, salvo que se den circunstancias excepcionales, que, al no existir urgencia alguna, no concurren en el presente asunto. De ello resulta que, en principio, la resolución debe ser suficiente en sí misma y que su motivación no puede resultar de explicaciones escritas u orales dadas con posterioridad, cuando la resolución de que se trata ya es objeto de un recurso ante el juez de la Unión [véase la sentencia de 12 de diciembre de 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO — Vieta Audio (Vita), T‑35/16, no publicada, EU:T:2017:886, apartado 57 y jurisprudencia citada].
72 Así pues, dado que la EUIPO no alega que exista ninguna urgencia, las explicaciones aportadas por ella en la vista no podían paliar la falta de motivación de la resolución impugnada.
73 Por consiguiente, la resolución impugnada no permite al Tribunal controlar si, en relación con los productos designados por la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA, la Sala de Recurso podía considerar fundadamente que la prueba del uso efectivo de esta marca se había aportado para los productos «puré de tomate [y] zumo de tomate para cocinar» comprendidos en la clase 29.
74 En tercer lugar, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la prueba del uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA se había aportado para la totalidad de los productos de la clase 30 cubiertos por esta marca, a saber, «pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano».
75 Como había sostenido en un primer momento ante la División de Oposición y con posterioridad ante la Sala de Recurso, la recurrente considera que la prueba del uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA se aportó únicamente para la «pasta seca».
76 A este respecto, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que en varios documentos aportados por la coadyuvante se mencionaban o se reproducían diferentes tipos de pasta alimentaria.
77 No obstante, la resolución impugnada no contiene ninguna indicación de las razones por las que se considera que la prueba del uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA se aportó para la «pasta fresca, [...] conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano».
78 La EUIPO acompañó su escrito de contestación con facturas presentadas por la coadyuvante en el procedimiento administrativo a fin de acreditar que había exportado «pasta fresca» a Austria, al Benelux o a Francia. Además, en la vista, la EUIPO alegó, en esencia, que la utilización de una marca en una operación de exportación podía ser tenida en cuenta para apreciar el uso efectivo de dicha marca.
79 Ciertamente, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento 2017/1001, la colocación de la marca de la Unión en los productos solo con fines de exportación tiene la consideración de uso de la marca de la Unión. Asimismo, aun cuando el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 se refiere únicamente al uso de la marca de la Unión, se debe aplicar por analogía al uso de una marca nacional anterior en la medida en que el artículo 47, apartado 3, de este mismo Reglamento establece que el apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, entendiéndose que el uso en la Unión queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior (véase el apartado 27 anterior).
80 No obstante, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no manifestó que se hubiera basado en el uso de la marca figurativa italiana ZARA en la exportación a efectos de concluir que dicha marca había sido objeto de un uso efectivo en relación con la «pasta fresca, [...] conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano».
81 Por tanto, teniendo en cuenta la jurisprudencia mencionada en el apartado 71 anterior, cabe afirmar que, al no existir urgencia alguna, no se puede considerar que las explicaciones dadas por la EUIPO en su escrito de contestación y en la vista completen una motivación que fuese ya suficiente en sí misma, dado que constituyen una motivación totalmente nueva.
82 En consecuencia, la resolución impugnada no contiene explicaciones suficientes para permitir que el Tribunal controle la fundamentación de la conclusión de la Sala de Recurso de que la prueba del uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA hiciera referencia a la «pasta fresca, [...] conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano».
83 De lo anterior resulta que la resolución impugnada no permite comprender las razones de que la Sala de Recurso considerara que la documentación aportada por la coadyuvante demostraba, por una parte, que la prueba del uso efectivo de la marca figurativa italiana ZARA hacía referencia a la «pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano» comprendidas en la clase 30 y, por otra parte, que la prueba del uso efectivo de la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA hacía referencia a los productos «puré de tomate, zumo de tomate para cocinar [y] aceite de oliva» comprendidos en la clase 29 y «arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, vinagre [y] salsas (con excepción de las salsas para ensaladas)» comprendidos en la clase 30.
84 Por consiguiente, el Tribunal no puede controlar la legalidad de las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre este aspecto que reviste especial importancia para el conjunto de la resolución impugnada.
85 En conclusión, se debe estimar que al adoptarse la resolución impugnada no se observó la obligación de motivación establecida en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, por lo que debe ser anulada en relación con los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior, sin que proceda pronunciarse sobre los motivos invocados por la recurrente en apoyo de sus pretensiones.
Costas
86 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Asimismo, el artículo 190, apartado 2, de este mismo Reglamento dispone que los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.
87 En el presente asunto, al haberse desestimado las pretensiones de la EUIPO y de la coadyuvante, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente, conforme a lo solicitado por esta.
88 En relación con la pretensión de la recurrente relativa a las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso, corresponderá a esta pronunciarse, a la luz de la presente sentencia, sobre las costas de dicho procedimiento [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OAMI — FFR (F.F.R.), T‑143/11, no publicada, EU:T:2012:645, apartado 74].
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
decide:
1) Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea(EUIPO) de 2 de febrero de 2018 (asuntos acumulados R 359/2015‑5 y R 409/2015‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre Ffauf Italia SpA e Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), en cuanto concierne a los productos «frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos; aceites y grasas comestibles» de la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada; «arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; aperitivos a base de arroz» de la clase 30; «verduras frescas» de la clase 31; «zumos frescos» de la clase 32, así como a los «servicios de venta al detalle y al por mayor en comercios, a través de redes mundiales de informática, por catálogo, por correo, por teléfono, a través de radio y televisión y a través de otros medios electrónicos de verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, aceites comestibles, arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, vinagre, salsas (condimentos)», comprendidos en la clase 35 y los «servicios de restauración (alimentación); restaurantes autoservicio, cafeterías», de la clase 43.
2) La EUIPO y Ffauf Italia cargarán con sus propias costas y con las de Inditex a efectos del procedimiento ante el Tribunal General.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de mayo de 2019.
El Secretario | | El Presidente |