URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)
18. April 2013(*)
„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke Peek & Cloppenburg – Ältere nationale geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“
In der Rechtssache T‑507/11
Peek & Cloppenburg KG mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: zunächst Rechtsanwalt S. Abrar, dann Rechtsanwalt P. Lange,
Klägerin,
gegen
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,
Beklagter,
andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:
Peek & Cloppenburg mit Sitz in Hamburg (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann und M. Petersenn sowie I. Fowler, Solicitor,
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 28. Februar 2011 (Sache R 262/2005‑1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Peek & Cloppenburg und der Peek & Cloppenburg KG
erlässt
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
unter Mitwirkung des Präsidenten S. Papasavvas (Berichterstatter) sowie der Richter V. Vadapalas und K. O’Higgins,
Kanzler: C. Hereen, Verwaltungsrätin,
aufgrund der am 26. September 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,
aufgrund der am 25. Januar 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,
aufgrund der am 26. Januar 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,
aufgrund der Entscheidung vom 24. April 2012, mit der es abgelehnt worden ist, die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten,
auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2013
folgendes
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1 Am 24. Oktober 2000 meldete die Klägerin, die Peek & Cloppenburg KG, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen Peek & Cloppenburg.
3 Die Marke wurde für „Dienstleistungen des Einzelhandels“ in Klasse 35 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.
4 Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 81/2001 vom 17. September 2001 veröffentlicht.
5 Am 22. November 2001 erhob die Streithelferin, Peek & Cloppenburg, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Anmeldung für die in Randnr. 3 des vorliegenden Urteils aufgeführten Dienstleistungen.
6 Der Widerspruch wurde auf die geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg gestützt, die für die Herstellung und Vermarktung von Bekleidungsstücken für Herren, Damen und Kinder sowie von Accessoires wie Gürteln und anderen Lederwaren benutzt wird.
7 Als Widerspruchsgründe wurden zum einen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009) in Verbindung mit § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3 und § 15 Abs. 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (MarkenG, BGBl. 1994 I S. 3082 und BGBl. 1995 I S. 156) und zum anderen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht.
8 Am 25. Februar 2005 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch statt und wies die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke für die in Randnr. 3 des vorliegenden Urteils aufgeführten Dienstleistungen zurück.
9 Am 9. März 2005 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung gemäß den Art. 57 bis 63 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) beim HABM Beschwerde ein.
10 Mit Entscheidung vom 28. Februar 2011 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie befand erstens, dass die Streithelferin Inhaberin eines älteren Kennzeichenrechts sei, das ihr gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit den §§ 5 und 15 Abs. 2 MarkenG das Recht verleihe, der Klägerin die Benutzung der jüngeren Marke Peek & Cloppenburg zu untersagen. Zweitens habe die Klägerin die geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg unlauter ausgenutzt bzw. ihre Unterscheidungskraft oder Wertschätzung beeinträchtigt im Sinne von § 15 Abs. 3 MarkenG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009.
Anträge der Parteien
11 Die Klägerin beantragt,
– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
12 Das HABM beantragt,
– die Klage abzuweisen;
– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
13 Die Streithelferin beantragt,
– die Klage abzuweisen;
– der Klägerin die Kosten einschließlich der Kosten der Streithelferin aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
14 Die Klägerin führt im Wesentlichen zwei Klagegründe an: Erstens bestehe kein Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, und zweitens bestehe kein Untersagungsanspruch für das gesamte Bundesgebiet gemäß § 12 MarkenG.
Zum ersten Klagegrund: kein Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen
15 Den ersten Klagegrund stützt die Klägerin auf zwei Rügen, und zwar erstens auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens auf einen Verstoß gegen die genannte Bestimmung in Verbindung mit Art. 76 Abs. 1 Satz 1 dieser Verordnung.
Zur ersten Rüge: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009
16 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 fehlerhaft angewandt, indem sie festgestellt habe, dass die Streithelferin nach deutschem Recht Inhaberin eines älteren Zeichens sei, das dieser das Recht verleihe, ihr die Benutzung der angegriffenen jüngeren Marke Peek & Cloppenburg zu untersagen. Die Streithelferin habe die Benutzung der gleichnamigen deutschen Marke durch die Klägerin in Deutschland während eines Zeitraums von mehr als fünf Jahren geduldet, weshalb ihr Recht, die Benutzung der jüngeren Marke Peek & Cloppenburg gemäß Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu untersagen, nach § 21 MarkenG verwirkt sei. Die deutsche Marke Peek & Cloppenburg der Klägerin und das ältere gleichnamige Zeichen der Streithelferin existierten in Deutschland seit mehreren Jahren nebeneinander, und aufgrund dieser Koexistenz sei keine Verwechslungsgefahr gegeben.
17 Das HABM und die Streithelferin treten diesem Vorbringen entgegen.
18 Nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 kann der Inhaber eines anderen Kennzeichenrechts als einer Marke der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke widersprechen, wenn das andere Zeichen kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt: Es muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, es muss von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein, das Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke benutzt wurde, und schließlich muss dieses Zeichen seinem Inhaber die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Diese vier Voraussetzungen beschränken die Zahl der sonstigen Zeichen, die geltend gemacht werden können, um die Gültigkeit einer Gemeinschaftsmarke für das gesamte Unionsgebiet gemäß Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 anzugreifen (Urteil des Gerichts vom 24. März 2009, Moreira da Fonseca/HABM – General Óptica [GENERAL OPTICA], T‑318/06 bis T‑321/06, Slg. 2009, II‑649, Randnr. 32).
19 Die ersten beiden Voraussetzungen, d. h. diejenigen der Benutzung und der – nicht lediglich örtlichen – Bedeutung des geltend gemachten Zeichens, ergeben sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und sind daher im Licht des Unionsrechts auszulegen. So stellt die Verordnung Nr. 207/2009 einheitliche Maßstäbe für die Benutzung der Zeichen und ihre Bedeutung auf, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die dem durch diese Verordnung aufgestellten System zugrunde liegen (Urteil GENERAL OPTICA, Randnr. 33).
20 Demgegenüber ergibt sich aus der Wendung „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats“, dass die beiden weiteren, in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen im Unterschied zu den vorangehenden gemäß dieser Verordnung nach Kriterien zu beurteilen sind, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, ist deshalb völlig gerechtfertigt, weil die Verordnung Nr. 207/2009 für außerhalb des Systems der Gemeinschaftsmarke stehende Zeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Gemeinschaftsmarke anzuführen. Somit lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Gemeinschaftsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann (Urteil GENERAL OPTICA, Randnr. 34). Gemäß Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 liegt die Beweislast dafür, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, beim Widersprechenden vor dem HABM (Urteil vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Slg. 2011, I‑2131, Randnr. 189).
21 Bei der Anwendung von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 sind insbesondere die geltend gemachte innerstaatliche Regelung und die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen zu berücksichtigen. Auf dieser Grundlage muss der Widersprechende belegen, dass das in Rede stehende Kennzeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Urteil Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, Randnr. 190).
22 Der Widersprechende hat nur nachzuweisen, dass er über das Recht verfügt, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, und von ihm kann nicht der Nachweis verlangt werden, dass dieses Recht ausgeübt worden ist, dass also der Widersprechende tatsächlich ein Verbot einer solchen Benutzung erwirken konnte (Urteil Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, Randnr. 191).
23 Im vorliegenden Fall war die Beschwerdekammer mit der Frage befasst, ob nach dem maßgeblichen deutschen Recht die von der Streithelferin geltend gemachte geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg dieser das Recht verleiht, die Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke Peek & Cloppenburg gemäß Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu untersagen.
24 Erstens ist festzustellen, dass die Klägerin nicht die Würdigung der Beschwerdekammer rügt, dass nach deutschem Recht eine geschäftliche Bezeichnung ein älteres Recht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 darstelle.
25 Zweitens hat die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt, dass die §§ 5, 6 und 15 MarkenG das für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Recht des Mitgliedstaats sind.
26 § 15 MarkenG bestimmt:
„(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.
(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.
…“
27 Des Näheren bestimmt § 5 MarkenG:
„(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.
(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden …
…“
28 Schließlich sieht § 6 MarkenG vor:
„(1) Ist im Falle des Zusammentreffens von Rechten im Sinne der §§ 4, 5 und 13 nach diesem Gesetz für die Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang maßgeblich, wird der Zeitrang nach den Absätzen 2 und 3 bestimmt.
(2) Für die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken ist der Anmeldetag … oder, falls eine Priorität nach § 34 oder nach § 35 in Anspruch genommen wird, der Prioritätstag maßgeblich.
(3) Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3 und der §§ 5 und 13 ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde.
(4) Kommt Rechten nach den Absätzen 2 und 3 derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind die Rechte gleichrangig und begründen gegeneinander keine Ansprüche.“
29 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer hervorgehoben, dass die Kennzeichnung „Peek & Cloppenburg“ von der Streithelferin im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens und ihrer Verkaufshäuser in Deutschland verwendet werde und eine geschützte geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG darstelle. Diese Bezeichnung habe gemäß § 6 MarkenG einen älteren Zeitrang als die Gemeinschaftsmarke der Klägerin. Ferner bestehe zwischen der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin und der von der Klägerin angemeldeten Marke insbesondere angesichts der Identität der Zeichen und der betreffenden Dienstleistungen Verwechslungsgefahr. Schließlich hat die Beschwerdekammer unter Heranziehung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 23 MarkenG – der im Wesentlichen bestimmt, dass der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt – festgestellt, dass die Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin, die die Gleichgewichtslage zwischen den beiden Zeichen auf dem deutschen Markt störe, als Benutzung angesehen werden könne, die gegen die guten Sitten verstoße. Die Beschwerdekammer zog aus der Gesamtheit dieser Feststellungen den Schluss, dass die Streithelferin für das Kennzeichen Peek & Cloppenburg ihr Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke in Deutschland aufgrund der §§ 5, 6 und 15 MarkenG zu untersagen, nachgewiesen habe.
30 Die Klägerin hält dieser Beurteilung zum einen eine Koexistenz des älteren Zeichens der Streithelferin mit ihrer deutschen Marke, die der Anmeldemarke ähnele, entgegen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es zwar nicht völlig ausgeschlossen ist, dass in bestimmten Fällen eine Koexistenz älterer Marken auf dem Markt die von den Instanzen des HABM festgestellte Gefahr von Verwechslungen zwischen zwei einander gegenüberstehenden Marken eventuell verringern kann. Eine solche Eventualität kann aber nur berücksichtigt werden, wenn der Anmelder der Gemeinschaftsmarke im Verfahren wegen relativer Eintragungshindernisse vor dem HABM zumindest hinreichend nachgewiesen hat, dass die betreffende Koexistenz darauf beruhte, dass für die angesprochenen Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr zwischen den älteren Marken, auf die er sich beruft, und der älteren Marke der Streithelferin, auf die sich der Widerspruch stützt, bestand, unter dem Vorbehalt, dass die in Rede stehenden älteren Marken und die einander gegenüberstehenden Marken identisch gewesen sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 7. November 2007, NV Marly/HABM – Erdal [Top iX], T‑57/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 97 und die dort angeführte Rechtsprechung).
31 Die Klägerin hat jedoch im vorliegenden Fall nicht nachgewiesen, dass die genannten Zeichen in Deutschland seit mehreren Jahren nebeneinander existierten. Zudem hat sie jedenfalls in keiner Weise nachgewiesen, dass die Koexistenz der in Rede stehenden Zeichen darauf beruhte, dass keine Verwechslungsgefahr bestand, wie dies nach der in der vorstehenden Randnummer angeführten Rechtsprechung erforderlich ist. Dieses Argument ist daher zurückzuweisen.
32 Zum anderen macht die Klägerin geltend, die Streithelferin habe die Benutzung der deutschen Marke Peek & Cloppenburg durch die Klägerin in Deutschland während eines Zeitraums von mehr als fünf Jahren geduldet. Folglich sei das Recht der Streithelferin, die Benutzung dieser Marke zu untersagen, nach § 21 MarkenG verwirkt. Dieser § 21 bestimmt im Wesentlichen, dass der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht hat, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat.
33 Hierzu ist festzustellen, dass eine nach Art. 65 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 beim Gericht erhobene Klage auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern gerichtet ist. Im Rahmen dieser Verordnung ist nach deren Art. 76 diese Kontrolle anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Rechtsstreits vorzunehmen, mit dem die Beschwerdekammer befasst war (vgl. Urteil des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer [HOOLIGAN], T‑57/03, Slg. 2005, II‑287, Randnr. 17 und die dort angeführte Rechtsprechung). Demnach kann das Gericht die mit der Klage angefochtene Entscheidung nicht aus Gründen aufheben oder abändern, die erst nach ihrem Erlass eingetreten sind (Urteile des Gerichtshofs vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C‑416/04 P, Slg. 2006, I‑4237, Randnr. 55, und vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C‑29/05 P, Slg. 2007, I‑2213, Randnr. 53).
34 Wie jedoch die Streithelferin zutreffend vorgetragen hat, ist die Argumentation der Klägerin zu § 21 MarkenG zum ersten Mal vor dem Gericht vorgetragen worden. Dieser Punkt stellt somit neues Vorbringen dar, das die Klägerin nicht vor dem HABM vorgetragen hat und das dieses nicht von Amts wegen prüfen musste, da es nach Art. 76 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bei der Sachverhaltsermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Dieses Argument ist somit unzulässig.
35 Jedenfalls geht dieses Argument ins Leere, da, wie vom HABM vorgetragen, § 21 MarkenG auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. Im Rahmen von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 muss nämlich der Widersprechende seine Beweisführung dafür, dass das in Rede stehende Kennzeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, im Hinblick auf die angemeldete Gemeinschaftsmarke vornehmen. Folglich kann die Klägerin nicht mit Erfolg § 21 MarkenG geltend machen, da diese Bestimmung das Verhältnis zwischen einer geschäftlichen Bezeichnung und einer bereits eingetragenen Marke regelt. Im vorliegenden Fall ist jedoch die Gemeinschaftsmarke, deren Benutzung unterbunden werden soll, noch nicht eingetragen. Die Geltendmachung von § 21 MarkenG geht daher im vorliegenden Rechtsstreit fehl.
36 Schließlich trägt die Klägerin vor, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung vor deutschen Gerichten ein Verfahren anhängig gewesen sei, in dem sie der Streithelferin gegenübergestanden habe und in dem es gerade um die Frage der Verwirkung gegangen sei. In diesem Verfahren hätten die deutschen Gerichte über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 MarkenG zu entscheiden gehabt, der im Wesentlichen bestimmt, dass der Inhaber einer älteren Marke, wenn er die Benutzung einer jüngeren Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren geduldet hat, nicht mehr deren Löschung verlangen kann. Die §§ 51 und 21 MarkenG hätten dieselben Voraussetzungen, und die Beschwerdekammer hätte für die Feststellung, ob die Streithelferin über ein älteres Recht verfüge, das es ihr erlaube, die streitige Marke auf der Grundlage von § 21 MarkenG zu untersagen, die bereits ergangenen nicht rechtskräftigen Entscheidungen der deutschen Gerichte zu § 51 MarkenG zugrunde legen oder zumindest das Verfahren bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung aussetzen müssen.
37 Es ist jedoch erneut darauf hinzuweisen, dass § 21 MarkenG auf den vorliegenden Rechtsstreit nicht anwendbar ist. Das in der vorstehenden Randnummer dargelegte Vorbringen der Klägerin zu § 51 MarkenG geht daher fehl. Folglich hat die Beschwerdekammer keinen Rechtsfehler begangen, indem sie entschieden hat, ohne die Entscheidungen der nationalen Gerichte in dem Markenlöschungsverfahren zugrunde zu legen und ohne eine rechtskräftige Entscheidung abzuwarten.
38 Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die Streithelferin über das Recht verfügte, die Benutzung der jüngeren Anmeldemarke Peek & Cloppenburg auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu untersagen. Die erste Rüge ist daher zurückzuweisen.
Zur zweiten Rüge: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 76 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009
39 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe dadurch, dass sie sich nicht auf die Entscheidungen des Landgerichts Düsseldorf und des Oberlandesgerichts Düsseldorf darüber, ob die Rechte der Streithelferin gemäß § 51 MarkenG verwirkt seien, gestützt und das Verfahren nicht bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung über diese Frage ausgesetzt habe, gegen Art. 8 Abs. 4 und Art. 76 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen.
40 Das HABM und die Streithelferin treten diesem Vorbringen entgegen.
41 Gemäß Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 ermittelt das HABM den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch wie im vorliegenden Rechtsstreit um ein Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.
42 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer, wie aus der angefochtenen Entscheidung (Randnr. 100) hervorgeht, nicht nur die Möglichkeit einer Aussetzung des Verfahrens wegen des vor den deutschen Gerichten anhängigen Löschungsverfahrens gegen nationale Marken geprüft, sondern auch ausgeführt, dass die Frage der Verwirkung im vorliegenden Fall irrelevant sei. Durch die Prüfung insbesondere dieser Fragen hat die Beschwerdekammer somit das Vorbringen und die Anträge, wie sie ihr unterbreitet wurden, insgesamt gemäß den Anforderungen von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geprüft.
43 Das Argument der Klägerin, das HABM habe das Erfordernis einer Aussetzung des Verfahrens bis zum Erlass einer rechtskräftigen Entscheidung eines deutschen Gerichts falsch gedeutet, ist in Wirklichkeit gegen die Würdigung des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung gerichtet. Dieses Argument ist im Rahmen der Prüfung des Klagegrundes eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (vgl. Randnrn. 37 und 38 des vorliegenden Urteils) zurückgewiesen worden.
44 Folglich ist die zweite Rüge und damit auch der erste Klagegrund zurückzuweisen.
Zum zweiten Klagegrund: kein Untersagungsanspruch für das gesamte Bundesgebiet gemäß § 12 MarkenG
45 Die Klägerin trägt vor, Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 sei teleologisch dahin auszulegen, dass der Widersprechende – wie im Rahmen von § 12 MarkenG – berechtigt sein müsse, die Benutzung einer jüngeren Marke im gesamten Bundesgebiet zu untersagen. Im vorliegenden Fall habe die Streithelferin ihr gegenüber kein solches Recht.
46 Das HABM und die Streithelferin treten diesem Vorbringen entgegen.
47 Insoweit ist zu beachten, dass die in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 festgelegten Voraussetzungen der Benutzung im geschäftlichen Verkehr und der Bedeutung des geltend gemachten Zeichens anhand der einheitlichen unionsrechtlichen Maßstäbe auszulegen sind, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die dem mit dieser Verordnung eingeführten System zugrunde liegen (siehe oben, Randnr. 19).
48 Folglich ist die Voraussetzung der Bedeutung des geltend gemachten Zeichens, entgegen dem Vorbringen der Klägerin, anhand der einheitlichen Maßstäbe des Unionsrechts und nicht anhand des deutschen Rechts, insbesondere § 12 MarkenG, auszulegen.
49 Wie eine grammatikalische Auslegung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt, muss bei der Prüfung des Erfordernisses, dass das geltend gemachte Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein muss, erstens die geografische Bedeutung des Zeichens berücksichtigt werden, d. h. das Gebiet, in dem das Zeichen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen Tätigkeit seines Inhabers benutzt wird. Zweitens ist die wirtschaftliche Bedeutung des Zeichens zu berücksichtigen, die nach der Dauer, während der es seine Funktion im geschäftlichen Verkehr erfüllt hat, und der Intensität seiner Benutzung, nach dem Kreis der Adressaten – nämlich Verbraucher, Wettbewerber oder sogar Lieferanten –, denen das fragliche Zeichen als kennzeichnungskräftiges Element bekannt ist, oder nach der Verbreitung des Zeichens z. B. über Werbung und Internet zu bewerten ist. Um die tatsächliche Bedeutung des geltend gemachten Zeichens im betreffenden Gebiet festzustellen, ist somit nicht lediglich eine rein formale Würdigung vorzunehmen, sondern es sind die Auswirkungen dieses Zeichens im fraglichen Gebiet entsprechend seiner Benutzung als kennzeichnungskräftiges Element zu prüfen (Urteil GENERAL OPTICA, Randnrn. 37 und 38).
50 Die Bedeutung eines Zeichens kann daher nicht allein nach Maßgabe der geografischen Ausdehnung seines Schutzes festgestellt werden, da sonst ein Zeichen, dessen Schutzausdehnung nicht nur örtlich ist, allein aus diesem Grund die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke verhindern könnte, und zwar selbst dann, wenn es nur sporadisch im geschäftlichen Verkehr benutzt würde. Hieraus folgt, dass das für den Widerspruch geltend gemachte Zeichen, um die Eintragung eines neuen Zeichens verhindern zu können, tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben muss, was bedeutet, dass die Benutzung in einem bedeutenden Teil dieses Gebiets erfolgen muss (vgl. in diesem Sinne Urteil Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, Randnrn. 158 und 159).
51 Infolgedessen bedeutet die Tatsache, dass ein Zeichen seinem Inhaber kein ausschließliches Recht für das gesamte nationale Hoheitsgebiet verleiht, als solche nicht, dass es sich um ein Zeichen von lediglich örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 handelt.
52 Im Übrigen ist hervorzuheben, dass ein Zeichen dann eine mehr als lediglich örtliche Bedeutung hat, wenn seine Wirkung nicht auf einen geringen Teil des Gebiets beschränkt ist, in dem es nach dem maßgeblichen nationalen Recht geschützt ist, und wenn es in einer Weise benutzt worden ist, deren Dauer und Intensität nach den Umständen des konkreten Falles nicht unerheblich sind (Urteil des Gerichts vom 30. September 2010, Granuband/HABM – Granuflex [GRANUflex], T‑534/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 19).
53 Um sich der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke erfolgreich widersetzen zu können, muss somit dargetan werden, dass das geltend gemachte Zeichen aufgrund seiner Benutzung eine Bedeutung erworben hat, die aus der Sicht der betroffenen Dritten nicht lediglich auf einen geringen Teil des maßgeblichen Gebiets beschränkt ist, wobei die Verordnung Nr. 207/2009 dem Inhaber die Wahl der Beweismittel lässt, um die Bedeutung dieses Zeichens darzutun (vgl. in diesem Sinne Urteil GENERAL OPTICA, Randnrn. 42 und 43).
54 Nach allen diesen Erwägungen zur Beurteilung des Kriteriums der Bedeutung des geltend gemachten älteren Zeichens vermag die Argumentation der Klägerin, Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 sei teleologisch dahin auszulegen, dass der Widersprechende – wie im Rahmen von § 12 MarkenG – berechtigt sein müsse, die Benutzung einer jüngeren Marke im gesamten Bundesgebiet zu untersagen, nicht zu überzeugen. Denn weder die Verordnung Nr. 207/2009 noch die in den Randnrn. 47 bis 51 des vorliegenden Urteils angeführte Rechtsprechung verlangen, dass derjenige, der ein älteres Zeichen gegen eine Marke mit späterem Zeitrang auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht, das Recht hat, die Benutzung einer jüngeren Marke im gesamten nationalen Hoheitsgebiet zu untersagen. Wie bereits festgestellt, besteht die Anforderung nach der Verordnung und der Rechtsprechung allein darin, dass das geltend gemachte Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Zudem ist Art. 8 der Verordnung Nr. 207/2009, wie die Streithelferin zutreffend hervorhebt, jedenfalls nicht im Licht von § 12 MarkenG auszulegen, da sich diese Bestimmung auf die Frage der Löschung einer Marke bezieht und nicht für Widerspruchsverfahren nach Art. 8 der genannten Verordnung gilt.
55 Überdies ist darauf hinzuweisen, dass aus den von der Streithelferin vorgelegten Beweisen hervorgeht, dass die geltend gemachte ältere Kennzeichnung eine mehr als lediglich örtliche Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 hat. Wie von der Beschwerdekammer in den Randnrn. 38 bis 41 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, ergibt sich aus den von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen, dass sie das Kennzeichen Peek & Cloppenburg zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke seit 1911 in vielen Teilen des Bundesgebiets als geschäftliche Bezeichnung für den Verkauf von Bekleidungsstücken für Damen, Herren und Kinder sowie von Accessoires wie Gürteln und anderen Lederwaren benutzt hatte. Folglich hat die Beschwerdekammer angesichts der von der Streithelferin getätigten Werbung, ihres Umsatzes und ihrer Unternehmensgeschichte fehlerfrei befunden, dass die Kennzeichnung Peek & Cloppenburg von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sei.
56 Nach alledem ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen und die Klage somit insgesamt abzuweisen.
Kosten
57 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Peek & Cloppenburg KG trägt die Kosten.
Papasavvas | Vadapalas | O’Higgins |
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 18. April 2013.
Unterschriften