Věc T-215/03

Sigla SA

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

(ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství VIPS – Starší národní slovní ochranná známka VIPS – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 74 nařízení (ES) č. 40/94 – Dispoziční zásada – Práva obhajoby“

Shrnutí rozsudku

1.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

2.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

3.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

4.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

5.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5)

6.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

7.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

8.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

9.      Ochranná známka Společenství – Odvolací řízení

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 62 odst. 1 a článek 74)

1.      Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, musí být vykládán v tom smyslu, že jej lze uplatňovat na podporu jak námitek podaných vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky a služby, jež nejsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami označovanými starší ochrannou známkou, tak námitek podaných vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky totožné nebo podobné s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka. Toto ustanovení nelze totiž vykládat takovým způsobem, že by tento výklad měl za následek nižší ochranu ochranných známek s dobrým jménem v případě užívání označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby než v případě užívání označení pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné.

(viz body 32–33)

2.      Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, umožňuje mimo jiné majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Tato újma může vzniknout, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost vyvolat bezprostřední asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána. Toto nebezpečí se tak vztahuje na „rozmělnění“ nebo „postupné zeslabení“ starší ochranné známky prostřednictvím rozptýlení její totožnosti a působení na vědomí veřejnosti. Nicméně nebezpečí rozmělnění se v zásadě jeví jako menší, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který je vzhledem ke svému významu velmi rozšířený a velmi často užívaný, nezávisle na starší ochranné známce tvořené dotčeným výrazem. V takovém případě převzetí dotčeného výrazu přihlašovanou ochrannou známkou povede méně pravděpodobně k rozmělnění starší ochranné známky.

(viz body 37–38)

3.      Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, umožňuje mimo jiné majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu dobrému jménu starší ochranné známky. Taková újma vznikne, jestliže výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou být vnímány veřejností takovým způsobem, že atraktivita starší ochranné známky by byla snížena. Nebezpečí této újmy může vzniknout zejména tehdy, když uvedené výrobky nebo služby mají vlastnost nebo kvalitu, která může mít negativní vliv na obraz starší ochranné známky s dobrým jménem z důvodu její totožnosti nebo podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou.

(viz bod 39)

4.      Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, umožňuje mimo jiné majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména starší ochranné známky. Pojem „prospěch“, který by užívání bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání známé ochranné známky či parazitování na této ochranné známce nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti. Jinými slovy se jedná o nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh je zjednodušeno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Tento poslední druh nebezpečí musí být odlišován od nebezpečí záměny uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. V případech, na které se vztahuje čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, si dotčená veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat, aniž by je nicméně zaměňovala. Existence nebezpečí záměny není tedy podmínkou pro použití tohoto ustanovení.

(viz body 40–41)

5.      Rozdíl mezi nebezpečím neoprávněného prospěchu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, a nebezpečím záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení lze shrnout následujícím způsobem: nebezpečí záměny existuje tehdy, pokud relevantní spotřebitel může být upoután výrobkem nebo službou označenou přihlašovanou ochrannou známkou v domnění, že se jedná o výrobek nebo službu, které mají totožný obchodní původ jako výrobek nebo služba označené starší ochrannou známkou, totožnou nebo podobnou s přihlašovanou ochrannou známkou. Naproti tomu nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, přetrvává tehdy, když je spotřebitel upoután, aniž by nezbytně zaměňoval obchodní původ dotčeného výrobku nebo služby, samotnou přihlašovanou ochrannou známkou a koupí výrobek nebo službu, na které se přihlašovaná ochranná známka vztahuje, z důvodu, že nesou tuto ochrannou známku, která je totožná nebo podobná starší ochranné známce s dobrým jménem.

(viz bod 42)

6.      Účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, není bránit zápisu jakékoli ochranné známky totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné. Cílem tohoto ustanovení je zejména umožnit majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména či rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu není majitel starší ochranné známky povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu do své ochranné známky. Musí nicméně předložit důkazy umožňující dospět k závěru prima facie o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy.

Je možné, zejména v případě, kdy jsou námitky založeny na ochranné známce s mimořádně dobrým jménem, že pravděpodobnost budoucího nehypotetického nebezpečí, že by přihlašovaná ochranná známka byla na újmu ochranné známce uplatňované v námitkách nebo by z ní neprávem těžila, je tak zjevná, že osoba, která podala námitky, nemusí za tímto účelem uvádět a prokazovat žádnou jinou skutkovou okolnost. Nicméně nelze předpokládat, že je tomu tak v každém případě.

(viz body 46, 48)

7.      Existence spojitosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou je zásadní podmínkou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné. Zásahy, které jsou uvedeny v tomto ustanovení, jsou, pokud se uskuteční, totiž následkem určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, na základě které si dotčená veřejnost vytvoří mezi těmito dvěma ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat. Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. V tomto ohledu čím bude rozlišovací způsobilost vyšší a dobré jméno starší ochranné známky významnější, tím spíše dojde k takovému zásahu.

(viz bod 47)

8.      Existence spojitosti mezi službami označovanými slovním označením VIPS, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství byl požadován pro „počítače a počítačové programy zaznamenané na páskách nebo discích“, „poradenství v obchodní činnosti; služby v oblasti zpracování údajů zaznamenaných počítačem“ a „počítačové programování určené pro hotelové služby, restaurace, kavárny“ spadající do tříd 9, 35 a 42 ve smyslu Niceské dohody, a službami označovanými slovní ochrannou známkou VIPS, dříve zapsanou ve Španělsku pro „služby spojené s dodávkou potravin a nápojů připravených ke konzumaci; restaurace; samoobslužné restaurace, jídelny, bary, bufety, hotelové služby“ spadající do třídy 42 uvedené dohody, nepostačuje při neexistenci jiných relevantních skutečností k tomu, aby bylo možno dospět k závěru prima facie o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí, že užívání uvedeného označení je na újmu rozlišovací způsobilosti nebo pověsti starší ochranné známky nebo že z nich neprávem těží ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Zaprvé, vzhledem k tomu, že výraz „VIPS“ je tvarem množného čísla v anglickém jazyce zkratky VIP, která je v širokém rozsahu a často používána jak na mezinárodní, tak na národní úrovni pro označování známých osobností, se totiž nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jeví jako nepatrné. Toto nebezpečí se jeví jako méně pravděpodobné tím spíše, že se přihlašovaná ochranná známka vztahuje na služby, které jsou určeny zvláštní a zákonitě užší veřejnosti. Údajně existující spojitost mezi službami označovanými oběma kolidujícími ochrannými známkami není v tomto kontextu relevantní, protože rozmělnění totožnosti ochranné známky s dobrým jménem není závislé na podobnosti výrobků a služeb označovaných touto ochrannou známkou s výrobky nebo službami, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka.

Zadruhé, služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se nevyznačují žádnou vlastností nebo kvalitou, která by mohla prokázat pravděpodobnost, že by dobrému jménu starší ochranné známky byla způsobena újma užíváním přihlašované ochranné známky. V tomto ohledu pouhá existence spojitosti mezi službami označovanými kolidujícími ochrannými známkami není dostatečná ani určující. Existence takové spojitosti jistě posiluje pravděpodobnost, že veřejnost konfrontovaná s přihlašovanou ochrannou známkou bude myslet rovněž na starší ochrannou známku. Nicméně tato okolnost není sama o sobě dostatečná na to, aby snížila atraktivitu starší ochranné známky. Takový výsledek může nastat pouze tehdy, pokud se prokáže, že služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se vyznačují vlastnostmi nebo kvalitami, které jsou potenciálně na újmu dobrému jménu starší ochranné známky.

Konečně, nebezpečí neoprávněného prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky může nastat pouze v případě, kdy relevantní veřejnost je, aniž by zaměňovala původ služeb, na které se vztahují kolidující ochranné známky, zvláštním způsobem přitahována programovým vybavením přihlašovatele jen proto, že je označováno ochrannou známkou totožnou se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Vzhledem k tomu, že majitel této starší ochranné známky nevysvětlil zvláštní vlastnosti, kterých se dovolává v souvislosti se svou starší ochrannou známkou, a způsob, kterým by tyto vlastnosti mohly usnadnit prodej služeb, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, nemohou být vlastnosti běžně spojované s ochrannou známkou s dobrým jménem řetězce rychlého občerstvení samy o sobě považovány za způsobilé přinést užitek službám počítačového programování, a to i v případě, že jsou určeny hotelům a restauracím.

(viz body 61–64, 67, 71–73)

9.      Je-li odvolání proti rozhodnutí, které vyhovělo námitkám, podáno k odvolacímu senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), musí odvolací senát provést nový úplný přezkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek.

Pokud má odvolací senát za to, že jeden z relativních důvodů pro zamítnutí uplatněných osobou, která podala námitky, v jejích námitkách a přijatý námitkovým oddělením v jeho rozhodnutí je neopodstatněný, má tento nový úplný přezkum merita námitek nezbytně za následek to, že odvolací senát musí před tím, než zruší rozhodnutí námitkového oddělení, rovněž zkoumat, zda může být případně vyhověno námitkám na základě jiného relativního důvodu pro zamítnutí, kterého se dovolávala osoba, která podala námitky, před námitkovým oddělením, ale který byl tímto oddělením zamítnut nebo nebyl zkoumán.

(viz body 96–97)