Sag T-215/03

Sigla SA

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om VIPS som EF-ordmærke – det ældre nationale ordmærke VIPS – artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 74 i forordning (EF) nr. 40/94 – dispositionsmaksimen – ret til kontradiktion«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

2.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

4.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

5.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 8, stk. 5]

6.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

7.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

8.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

9.      EF-varemærker – klagesag

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 62, stk. 1, og art. 74)

1.      Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, skal fortolkes således, at bestemmelsen lige så vel kan påberåbes til støtte for en indsigelse, der er rejst mod en EF-varemærkeansøgning vedrørende varer og tjenesteydelser, der ikke er af samme art som dem, der er omfattet af det ældre varemærke, eller af lignende art, som mod en EF-varemærkeansøgning vedrørende varer, der er af samme art som det ældre varemærkes varer eller af lignende art. Denne bestemmelse kan nemlig ikke fortolkes således, at følgen heraf ville være, at renommerede varemærker ville have en svagere beskyttelse, såfremt et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art.

(jf. præmis 32 og 33)

2.      Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, giver bl.a. indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der kan skade det ældre varemærkes særpræg. Denne skade kan opstå, når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. Denne risiko omfatter således det ældres varemærkes »udvanding« eller »gradvise svinden bort« igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed. Imidlertid forekommer risikoen for udvanding i princippet mindre, hvis det ældre varemærke består af et ord, der på grundlag af en betydning, som er særegen for det, er meget udbredt og hyppigt brugt uafhængigt af det ældre varemærke, der er sammensat af det pågældende ord. I et sådant tilfælde er det mindre sandsynligt, at gengivelsen af det pågældende ord i det ansøgte varemærke vil føre til en udvanding af det ældre varemærke.

(jf. præmis 37 og 38)

3.      Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, giver bl.a. indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der kan skade det ældre varemærkes renommé. En sådan skade opstår, når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at det ældre varemærkes tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når disse varer og tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på et ældre renommeret varemærkes image som følge af, at det pågældende varemærke er identisk med eller ligner det ansøgte varemærke.

(jf. præmis 39)

4.      Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, giver bl.a. indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der utilbørligt kan udnytte det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Udtrykket, at brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, omfatter tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé. Der er med andre ord tale om en risiko for, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer ville blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke. Sidstnævnte type risiko skal holdes adskilt fra risikoen for forveksling i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. I de tilfælde, der er omfattet af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, vil den berørte kundekreds forbinde de omtvistede varemærker med hinanden, dvs. skabe en sammenhæng mellem disse, uden dog at forveksle dem. Følgelig er det ikke en betingelse for at anvende denne bestemmelse, at der foreligger en risiko for forveksling.

(jf. præmis 40 og 41)

5.      Forskellen mellem risikoen for utilbørlig udnyttelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, og risikoen for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, kan sammenfattes på følgende måde: En risiko for forveksling foreligger, når den relevante forbruger kan blive tiltrukket af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af det ansøgte varemærke, idet han antager, at der er tale om en vare eller en tjenesteydelse med samme handelsmæssige oprindelse som den, der er omfattet af et ældre varemærke, som er identisk med det ansøgte varemærke eller ligner det. Derimod foreligger risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, når forbrugeren, uden at han nødvendigvis forveksler den omhandlede vare eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse, bliver tiltrukket af det ansøgte varemærke i sig selv og køber den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af det, fordi varen eller tjenesteydelsen er påført dette varemærke, som er identisk med et ældre renommeret varemærke eller ligner det.

(jf. præmis 42)

6.      Formålet med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, er ikke at hindre registreringen af ethvert varemærke, der er identisk med et renommeret varemærke eller ligner det. Formålet med denne bestemmelse er bl.a. at give indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der dels kan skade det ældre varemærkes renommé eller særpræg, dels utilbørligt udnytte dette renommé eller særpræg. I denne forbindelse skal det præciseres, at indehaveren af det ældre varemærke ikke er forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke. Indehaveren skal imidlertid fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade.

Det er – navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særlig høj grad har et renommé – muligt, at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte det varemærke, der er gjort gældende til støtte for indsigelsen, er så åbenbar, at det er ufornødent for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende. Det kan imidlertid ikke lægges til grund, at dette altid er tilfældet.

(jf. præmis 46 og 48)

7.      Tilstedeværelsen af en sammenhæng mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke er en grundbetingelse for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art. Når de i bestemmelsen omhandlede krænkelser indtræder, er de således en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder de to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse. Om denne sammenhæng foreligger, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Jo større det ældre varemærkes særpræg og renommé er i denne henseende, desto lettere vil en krænkelse kunne antages at foreligge.

(jf. præmis 47)

8.      Tilstedeværelsen af en sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af ordmærket VIPS, som er søgt registreret som EF-varemærke for »computere og computerprogrammer optaget på bånd eller plader«, »rådgivning vedrørende forretningsledelse; analyse af computerregistrerede data« og »tjenesteydelser vedrørende programmering af computere til anvendelse inden for hotel-, restaurations- og cafébranchen« i henholdsvis klasse 9, 35 og 42 i Nice-arrangementet, og de tjenesteydelser, der er omfattet af ordmærket VIPS, som tidligere er registreret i Spanien for »tjenesteydelser vedrørende levering af fødevarer og drikkeklare drikke; restauranter; selvbetjeningsrestauranter, kantiner, barer, cafeterier, hotelvirksomhed« i klasse 42 i Nice-arrangementet, er ikke, såfremt der ikke foreligger andre relevante omstændigheder, tilstrækkeligt til umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at brugen af det pågældende tegn vil skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil udnytte dette særpræg eller renommé utilbørligt i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker.

For det første forekommer risikoen for, at det ældre varemærkes særpræg skades ved brugen af det ansøgte varemærke, nemlig begrænset, da ordet »VIPS« på engelsk er flertalsformen af forkortelsen VIP, der er genstand for en vidtstrakt og hyppig brug såvel på internationalt plan som på nationalt plan til at betegne berømte personligheder. Denne samme risiko forekommer så meget desto mindre sandsynlig, som det ansøgte varemærke vedrører tjenesteydelser, der henvender sig til en særlig og nødvendigvis mere begrænset kundekreds. Den sammenhæng, som angiveligt er til stede mellem de tjenesteydelser, som er omfattet af de to omtvistede varemærker, er ikke relevant i denne forbindelse, da udvandingen af et renommeret varemærkes identitet ikke afhænger af, at der er lighedspunkter mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke, og dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

For det andet har de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, ikke kendetegn eller egenskaber, der kan godtgøre sandsynligheden for, at en skade vil blive påført det ældre varemærkes renomme som følge af brugen af det ansøgte varemærke. I denne henseende er alene det, at der en sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, hverken tilstrækkeligt eller afgørende. Ganske vist øger tilstedeværelsen af en sådan sammenhæng sandsynligheden for, at kundekredsen, når den stilles over for det ansøgte varemærke, ligeledes vil tænke på det ældre varemærke. Denne omstændighed er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at mindske det ældre varemærkes tiltrækningskraft. En sådan situation kan kun opstå, såfremt det godtgøres, at de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, har kendetegn eller egenskaber, der potentielt ville være til skade for det ældre varemærkes renommé.

Endelig ville risikoen for en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé kun kunne opstå, hvis den relevante kundekreds uden at forveksle oprindelsen af de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, særligt blev tiltrukket af ansøgerens software alene på grundlag af, at softwaren var omfattet af et varemærke, der var identisk med det ældre renommerede varemærke. I mangel af en redegørelse fra indehaveren heraf for de særlige kendetegn, der gøres krav på i forhold til selskabets ældre varemærke, og for måden, hvorpå disse kendetegn ville kunne lette markedsføringen af de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, kan de kendetegn, som normalt forbindes med et renommeret varemærke for en fast food-kæde, imidlertid ikke i sig selv anses for at være egnede til at indebære en fordel for tjenesteydelser vedrørende computerprogrammering, selv ikke når disse henvender sig til hoteller eller restauranter.

(jf. præmis 61-64, 67 og 71-73)

9.      Såfremt der indgives klage over en afgørelse, hvorved der er givet medhold i en indsigelse, til et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), skal appelkammeret foretage en ny og fuldstændig prøvelse af indsigelsens realitet, såvel retligt som faktisk.

I et tilfælde, hvor appelkammeret finder, at en af de relative registreringshindringer, der er gjort gældende af indsigeren i dennes indsigelse og lagt til grund af Indsigelsesafdelingen i dens afgørelse, ikke kan tages til følge, forudsætter denne nye og fuldstændige prøvelse af indsigelsens realitet nødvendigvis, at appelkammeret, inden det annullerer Indsigelsesafdelingens afgørelse, også skal vurdere, om der eventuelt kan gives medhold i indsigelsen på grundlag af en anden relativ registreringshindring, som var påberåbt for Indsigelsesafdelingen af indsigeren, men som blev afvist eller ikke blev behandlet af denne afdeling.

(jf. præmis 96 og 97)