Asia T-215/03
Sigla SA
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin VIPS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen sanamerkki VIPS – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artikla – Määräämisperiaate – Puolustautumisoikeudet
Tuomion tiivistelmä
1. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
2. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
3. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
4. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
5. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 8 artiklan 5 kohta)
6. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
7. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
8. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
9. Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohta ja 74 artikla)
1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, on tulkittava siten, että siihen voidaan vedota paitsi sellaisesta yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin aikaisempi tavaramerkki, myös sellaisesta yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka kattaa samat tai samankaltaiset tavarat kuin aikaisempi tavaramerkki. Tätä säännöstä ei nimittäin voida tulkita sillä tavoin, että tuloksena olisi laajalti tunnettujen tavaramerkkien vähäisempi suoja silloin, kun merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kuin silloin, kun merkkiä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia.
(ks. 32 ja 33 kohta)
2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, perusteella aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi muun muassa tehdä väitteen sellaisia tavaramerkkejä vastaan, jotka saattavat aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Tämä haitta voi aiheutua, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielleyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään. Tämä vaara tarkoittaa näin ollen aikaisemman tavaramerkin ”vesittämistä” tai ”asteittaista nakertamista” hajottamalla sen identiteettiä ja vaikutusta yleisön mieliin. Vesittymisen vaara vaikuttaa kuitenkin lähtökohtaisesti pienemmältä, jos aikaisempi tavaramerkki koostuu ilmaisusta, joka on merkityksensä vuoksi hyvin yleinen ja jota käytetään usein muussa yhteydessä, kuin kyseessä olevasta ilmaisusta muodostuvassa aikaisemmassa tavaramerkissä. Tuollaisessa tapauksessa kyseessä olevan ilmaisun käyttö haetussa tavaramerkissä ei todennäköisesti johda aikaisemman tavaramerkin vesittymiseen.
(ks. 37 ja 38 kohta)
3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, perusteella aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi muun muassa tehdä väitteen sellaisia tavaramerkkejä vastaan, jotka saattavat aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Tuollainen haitta syntyy, kun haetulla tavaramerkillä varustetut tavarat vaikuttavat yleisöön siten, että käyttö vähentää aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tästä haitasta voi nimittäin syntyä, kun mainituilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle, koska tuo tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki.
(ks. 39 kohta)
4. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, perusteella aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi muun muassa tehdä väitteen sellaisia tavaramerkkejä vastaan, jotka saattavat merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä. Toisin sanoen on kyse vaarasta, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on mielleyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin. Tämä viimeksi mainittu vaara on erotettava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituissa tapauksissa kyseessä oleva yleisö yhdistää riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa, eli luo yhteyden niiden välille kuitenkaan sekoittamatta niitä toisiinsa. Sekaannusvaaran olemassaolo ei siten ole tämän säännöksen soveltamisen edellytys.
(ks. 40 ja 41 kohta)
5. Ero yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, mukaisen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön vaaran ja mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sekaannusvaaran välillä voidaan tiivistää seuraavasti: sekaannusvaara on olemassa, kun kuluttaja saattaa katsoa haetulla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun houkuttelevaksi siitä syystä, että hän katsoo, että sillä on sama kaupallinen alkuperä kuin samalla tai samankaltaisella aikaisemmalla tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla. Sitä vastoin vaara siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, on olemassa, kun kuluttaja, joka ei välttämättä sekoita kyseessä olevan tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, katsoo haetun tavaramerkin sellaisenaan houkuttelevaksi ja ostaa sillä varustetun tavaran tai palvelun sillä perusteella, että siinä on tämä tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki.
(ks. 42 kohta)
6. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, tavoitteena ei ole estää kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki. Kyseisen säännöksen tavoitteena on erityisesti tehdä aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle mahdolliseksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka voivat joko olla haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan käyttää tätä mainetta tai erottamiskykyä epäoikeudenmukaisesti hyväksi. Tältä osin on täsmennettävä, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on sen tavaramerkkiä koskeva tosiasiallinen ja todellinen haitta. Haltijan on kuitenkin esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta.
On mahdollista, etenkin kun väite perustuu erityisen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, että tulevaisuuteen liittyvä vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan väitteen tueksi vedotulle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeudenmukaisesti hyväksi, on niin ilmeinen, että väitteentekijän tarvitsee ainoastaan vedota siihen eikä tarvitse esittää mitään näyttöä siihen liittyvistä muista tosiseikoista. Ei voida kuitenkaan olettaa, että asia olisi aina näin.
(ks. 46 ja 48 kohta)
7. Haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välinen yhteys on yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, soveltamisen olennainen edellytys. Kyseisessä säännöksessä tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat nimittäin tietynasteisesta samankaltaisuudesta haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen. Tämän yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa.
(ks. 47 kohta)
8. Vaikka sanamerkin VIPS, jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 9 kuuluville ”tietokoneille ja nauhoille ja levyille tallennetuille tietokoneohjelmille”, Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluville ”liiketoimintaan liittyvälle neuvonnalle; tietokoneelle tallennettujen tietojen analysoinnille” ja Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 42 kuuluville ”tietokoneohjelmoinnille; hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalveluille”, kattamien palvelujen ja Espanjassa aikaisemmin luokkaan 42 kuuluville ”nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyville palveluille; itsepalveluravintoloille, kanttiineille, baareille, kahviloille” rekisteröidyn sanamerkin VIPS kattamien palvelujen välillä olisi yhteys, mainitun seikan perusteella ei muiden merkityksellisten osatekijöiden puuttuessa voida päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitä, että mainitun merkin käyttö aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai merkitsee niiden epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Ensiksi, koska VIPS on englannin kielellä monikko kirjainsanasta VIP, jota käytetään paljon ja usein sekä kansainvälisesti että kansallisesti kuvaamaan kuuluisia henkilöitä, vaara haetun tavaramerkin käyttämisen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheuttamasta haitasta vaikuttaa hyvin rajoitetulta. Tämä sama vaara vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska haettu tavaramerkki kattaa palvelut, jotka on suunnattu erityiselle ja välttämättä rajoittuneelle yleisölle. Väitetty yhteys kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen välillä ei ole merkityksellinen tässä yhteydessä, koska laajalti tunnetun tavaramerkin identiteetin vesittäminen ei riipu siitä, ovatko tämän tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut samankaltaisia haetun tavaramerkin kattamien palvelujen ja tavaroiden kanssa.
Toiseksi haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ole minkäänlaista ominaisuutta tai laatua, jonka perusteella haetun tavaramerkin käyttäminen todennäköisesti aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin maineelle. Ainoastaan se, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamien palvelujen välillä on yhteys, ei ole riittävää eikä ratkaisevaa. On totta, että tuollaisen yhteyden olemassaolo vahvistaa todennäköisyyttä siitä, että yleisö, joka havaitsee haetun tavaramerkin, ajattelee myös aikaisempaa tavaramerkkiä. Tämä seikka ei kuitenkaan sellaisenaan riitä pienentämään aikaisemman tavaramerkin viehätysvoimaa. Tuollainen tulos voi aiheutua vain, jos osoitetaan, että haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla on ominaisuuksia tai laatutekijöitä, jotka ovat mahdollisesti haitallisia aikaisemman tavaramerkin maineelle.
Lopuksi vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi, voi aiheutua vain, jos merkityksellinen kohdeyleisö katsoisi sekoittamatta riidanalaisten tavaramerkkien kattamia palveluja toisiinsa hakijan ohjelmistot erityisen houkutteleviksi pelkästään siitä syystä, että ne on varustettu samalla tavaramerkillä kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki. Koska aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole maininnut aikaisemman tavaramerkkinsä erityisiä ominaisuuksia eikä sitä tapaa, jolla ne helpottaisivat haetun tavaramerkin kattamien palvelujen markkinointia, pikaruokaketjun laajalti tunnettuun tavaramerkkiin tavanomaisesti yhdistettävien ominaisuuksien ei voida katsoa sellaisinaan olevan hyödyllisiä tietokoneohjelmointipalveluille, vaikka ne onkin suunnattu hotelleille tai ravintoloille.
(ks. 61–64, 67 ja 71–73 kohta)
9. Jos päätöksestä, jolla väite on hyväksytty, on valitettu sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntaan, viimeksi mainitun on tutkittava väite kokonaan uudelleen niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta.
Mikäli valituslautakunta katsoo, että yksi väitteentekijän väitteessään esittämistä ja väiteosaston päätöksessään hyväksymistä suhteellisista hylkäysperusteista ei ole perusteltu, mainittu väitteen tutkiminen uudelleen kokonaan tarkoittaa välttämättä sitä, että valituslautakunnan on tutkittava ennen väiteosaston päätöksen kumoamista myös se, voidaanko väite mahdollisesti hyväksyä toisen sellaisen suhteellisen hylkäysperusteen perusteella, johon väitteentekijä vetosi väiteosastossa mutta jonka viimeksi mainittu hylkäsi tai jota se ei tutkinut.
(ks. 96 ja 97 kohta)