Causa T-215/03

Sigla SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VIPS — Marchio nazionale denominativo anteriore VIPS — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 — Principio dispositivo — Diritti della difesa»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

5.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 5]

6.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

7.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

8.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

9.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 62, n. 1, e 74)

1.      L’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, deve essere interpretato nel senso che quest’ultimo può essere invocato a sostegno di un’opposizione diretta sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti e servizi non identici o simili a quelli designati dal marchio anteriore sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti identici o simili a quelli del marchio anteriore. In effetti, non si può dare di tale articolo un’interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili inferiore a quella riconosciuta nel caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili.

(v. punti 32-33)

2.      L’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, consente, tra l’altro, al titolare del marchio anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi atti ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Siffatto pregiudizio può verificarsi nel momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un’immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato. Tale rischio, quindi, prende in considerazione la «diluizione» o la «graduale erosione» del marchio anteriore a causa della dispersione dell’identità e della presa di coscienza da parte del pubblico. Il rischio di diluizione, tuttavia, appare, in via di principio, meno elevato quando il marchio anteriore consiste in un termine che, per un significato che gli è proprio, è largamente diffuso ed utilizzato frequentemente, indipendentemente dal marchio anteriore composto dal termine in questione. In tal caso, la circostanza che il marchio richiesto riprenda siffatto termine ha meno probabilità di portare alla diluizione del marchio anteriore.

(v. punti 37-38)

3.      L’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, consente, tra l’altro, al titolare del marchio anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi atti ad arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. Siffatto pregiudizio si realizza quando i prodotti o i servizi oggetto del marchio richiesto influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio anteriore ne risulta compromesso. Il rischio di tale pregiudizio può realizzarsi, in particolare, quando i detti prodotti e servizi possiedono una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine di un marchio anteriore notorio, in virtù della sua identità o somiglianza con il marchio richiesto.

(v. punto 39)

4.      L’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, consente, tra l’altro, al titolare del marchio anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi atti a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore. La nozione di vantaggio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore comprende i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà. In altri termini, si tratta del rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio. Quest’ultimo tipo di rischio va tenuto distinto dal rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Nei casi di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 il pubblico interessato opera un accostamento, vale a dire stabilisce un nesso, fra i marchi in conflitto, senza tuttavia confonderli. Pertanto, la sussistenza di un rischio di confusione non è una condizione di applicazione di tale disposizione.

(v. punti 40-41)

5.      La differenza fra il rischio di vantaggio indebitamente tratto, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, ed il rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento può riassumersi come segue: sussiste un rischio di confusione quando il consumatore di riferimento può essere attirato dal prodotto o servizio designato dal marchio richiesto ritenendo che si tratti di un prodotto o di un servizio avente la medesima origine commerciale di quello designato dal marchio anteriore identico o simile al marchio richiesto. Il rischio, per contro, che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore sussiste quando il consumatore, senza necessariamente confondere l’origine commerciale del prodotto o servizio in questione, è attirato dal marchio richiesto stesso e acquisterà il prodotto o servizio di cui trattasi in quanto recante detto marchio, identico o simile ad un marchio anteriore notorio.

(v. punto 42)

6.      Lo scopo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, non è di impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico o simile ad un marchio notorio. Obiettivo di tale disposizione è, segnatamente, di permettere al titolare di un marchio anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio da tali notorietà o carattere distintivo. Al riguardo, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio.

È possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato o di indebito vantaggio tratto dal marchio fatto valere in opposizione da parte del marchio richiesto sia talmente manifesta che all’opponente non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine. Non si può tuttavia presumere che ciò si verifichi sempre.

(v. punti 46, 48)

7.      L’esistenza di un nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è una condizione essenziale per applicare l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili. In effetti, le lesioni prese in considerazione da tale disposizione, qualora si verifichino, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore a causa del quale il pubblico interessato effettua un accostamento tra i due, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi. L’esistenza di tale nesso dev’essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. A tal riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l’esistenza di un pregiudizio.

(v. punto 47)

8.      L’esistenza di un nesso fra i servizi designati con il marchio denominativo VIPS, la cui registrazione come marchio comunitario è stata chiesta per «elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici registrati su nastri e dischi», «consulenza in materia di affari commerciali; servizi di raccolta, esame e selezione di dati registrati tramite elaboratore elettronico» e «servizi di programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri, ristoranti, bar» appartenenti rispettivamente alle classi 9, 35 e 42 dell’Accordo di Nizza, e i servizi designati dal marchio denominativo VIPS, registrato precedentemente in Spagna per «servizi diretti a fornire cibi e bevande pronti per il consumo; ristoranti; ristoranti self-service; mense; bar; caffetterie», rientranti nella classe 42 del detto Accordo non è sufficiente, in assenza di altri elementi pertinenti, per concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico che l’uso del detto marchio arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore o che tragga un indebito vantaggio ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

In primo luogo, infatti, poiché il termine «VIPS» è la forma che assume al plurale in lingua inglese la sigla VIP, che è di largo e frequente utilizzo sia a livello internazionale sia a livello nazionale, per designare personalità celebri, il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore dall’uso del marchio richiesto appare limitato. Il rischio di cui trattasi appare ancora meno probabile dato che il marchio richiesto ha per oggetto servizi che sono diretti ad un pubblico speciale e, necessariamente, più ristretto. Il nesso asseritamente esistente fra i servizi designati dai due marchi in conflitto non è pertinente nel contesto di cui trattasi, dal momento che la diluizione dell’identità di un marchio notorio non dipende dalla somiglianza dei prodotti e servizi designati da tale marchio con quelli oggetto del marchio richiesto.

In secondo luogo, i servizi oggetto del marchio richiesto non presentano alcuna caratteristica o qualità tale da dimostrare la probabilità che un pregiudizio sia arrecato alla notorietà del marchio anteriore dall’uso del marchio richiesto. In proposito, la mera esistenza di un nesso fra i servizi designati dai marchi in conflitto non è né sufficiente né determinante. Certo, l’esistenza di tale nesso rafforza la probabilità che il pubblico, di fronte al marchio richiesto, pensi anche al marchio anteriore. Tuttavia, detta circostanza non è, di per sé, sufficiente a ridurre la forza di attrazione del marchio anteriore. Tale risultato può realizzarsi unicamente quando sia dimostrato che i servizi oggetto del marchio richiesto presentano caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del marchio anteriore.

Infine, il rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore si produrrebbe unicamente nel caso in cui il pubblico di riferimento, senza confondere l’origine dei servizi oggetto dei marchi in conflitto, provasse un’attrazione particolare per il software del richiedente, per il solo fatto che esso è designato da un marchio identico al marchio anteriore notorio. Giacché il titolare di quest’ultimo marchio non ha illustrato caratteristiche particolari rivendicate per il suo marchio anteriore né il modo in cui queste ultime sarebbero tali da facilitare la commercializzazione dei servizi oggetto del marchio richiesto, le caratteristiche associate abitualmente ad un marchio notorio di una catena di ristorazione rapida non si possono considerare idonee, di per sé, ad arrecare un vantaggio a servizi di programmazione di computer, nemmeno se destinati ad alberghi e ristoranti.

(v. punti 61-64, 67, 71-73)

9.      Se viene proposto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che accoglie un’opposizione, tale commissione è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto.

Nel caso in cui la commissione di ricorso ritenga che uno degli impedimenti relativi alla registrazione prospettato dall’opponente nella sua opposizione e accolto dalla divisione d’opposizione nella sua decisione non è fondato, il nuovo esame completo del merito dell’opposizione comporta necessariamente che la commissione di ricorso, prima di annullare la decisione della divisione d’opposizione, deve verificare altresì se, eventualmente, l’opposizione può essere accolta in base ad un altro impedimento relativo alla registrazione, invocato dall’opponente dinanzi alla divisione d’opposizione, ma respinto o non esaminato da quest’ultima.

(v. punti 96-97)