Language of document : ECLI:EU:T:2007:93

Mål T‑215/03

Sigla SA

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VIPS – Det äldre nationella ordmärket VIPS – Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 74 i förordning (EG) nr 40/94 – Dispositionsprincipen – Rätten till försvar”

Sammanfattning av domen

1.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

2.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

3.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

4.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

5.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b och 8.5)

6.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

7.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

8.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

9.      Gemenskapsvarumärke – Överklagande

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 62.1 och 74)

1.      Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, skall tolkas så att den kan åberopas till stöd för en invändning både mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avseende varor och tjänster som varken är av samma eller liknande slag som de som avses med det äldre varumärket, och mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avseende varor som är av samma eller liknande slag som de som avses med det äldre varumärket. Bestämmelsen kan nämligen inte tolkas så att den medför ett skydd av kända varumärken som är sämre när ett kännetecken används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag än när ett kännetecken används för varor eller tjänster som inte är av liknande slag.

(se punkterna 32–33)

2.      Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, gör det möjligt för innehavaren av ett äldre känt varumärke att bland annat invända mot registrering av varumärken som kan vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Sådant förfång kan uppkomma när det äldre varumärket förlorar sin förmåga att väcka en omedelbar association till de varor för vilka det registreras och används. Denna risk avser således det äldre varumärkets ”urvattning” eller ”successiva sönderfall” genom upplösning av dess identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Risken för urvattning är emellertid i princip mindre om det äldre varumärket består av ett ord som på grund av sin egen innebörd har en mycket utbredd och frekvent användning, oberoende av det äldre varumärke i vilket ordet ingår. I ett sådant fall är det mindre sannolikt att det äldre varumärket urvattnas till följd av att ordet ingår i det sökta varumärket.

(se punkterna 37–38)

3.      Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, gör det möjligt för innehavaren av ett äldre känt varumärke att bland annat invända mot registrering av varumärken som kan vara till förfång för det äldre varumärkets renommé. Sådant förfång uppkommer när de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att det äldre varumärkets attraktionsförmåga minskar. Risk för sådant förfång kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket har en egenskap eller kvalitet som, på grund av att det äldre kända varumärket är identiskt med eller liknar det sökta varumärket, kan medföra ett negativt inflytande på bilden av ett äldre känt varumärke.

(se punkt 39)

4.      Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, gör det möjligt för innehavaren av ett äldre känt varumärke att bland annat invända mot registrering av varumärken som kan dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Risken, slutligen, för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltande på ett känt varumärke och försök att dra fördel av dess rykte. Det är med andra ord fråga om en risk för att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs till de varor som avses med det sökta varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor underlättas genom associationen med det äldre kända varumärket. Denna sista risktyp skall hållas skild från risken för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. I fall som omfattas av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 förknippar den berörda allmänheten de motstående varumärkena, det vill säga de får uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, utan att därvid förväxla dem. Det måste således inte föreligga risk för förväxling för att artikel 8.5 i förordningen skall vara tillämplig.

(se punkterna 40–41)

5.      Skillnaden mellan risken för otillbörlig fördel i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, och risken för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i nämnda förordning, kan sammanfattas på följande sätt: Risk för förväxling föreligger när den relevanta konsumenten tilltalas av den vara eller tjänst som avses med det sökta varumärket därför att vederbörande tror att det är fråga om en vara eller en tjänst med samma kommersiella ursprung som den som avses med det identiska eller liknande äldre varumärket. Risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé föreligger däremot när konsumenten, utan att vederbörande nödvändigtvis tar miste i fråga om den berörda varans eller tjänstens kommersiella ursprung, tilltalas av det sökta varumärket i sig och köper den vara eller tjänst som det avser på grund av att varan eller tjänsten bär detta varumärke, som är identiskt med eller liknar ett äldre känt varumärke.

(se punkt 42)

6.      Syftet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, är inte att hindra registrering av varje varumärke som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke. Syftet med denna bestämmelse är särskilt att innehavaren av ett äldre känt varumärke skall kunna framställa en invändning mot registreringen av varumärken som antingen kan vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga eller dra otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga. Härvid skall det emellertid preciseras att innehavaren av det äldre varumärket inte måste styrka att varumärket förorsakas en faktisk och aktuell skada. Vederbörande måste emellertid åberopa uppgifter som gör det möjligt att prima facie fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket.

Det är möjligt, särskilt i fråga om en invändning som grundar sig på ett exceptionellt känt varumärke, att sannolikheten för en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det varumärke som åberopats som grund för invändningen är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende. Det kan emellertid inte presumeras att så alltid är fallet.

(se punkterna 46 och 48)

7.      Det är ett grundläggande villkor för tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, att det finns ett samband mellan det sökta och det äldre varumärket. Det förfång som avses i denna bestämmelse är nämligen, i förekommande fall, följden av ett visst mått av likhet mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar de båda varumärkena med varandra, det vill säga att de får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband skall det göras en helhetsbedömning, varvid samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. I det avseendet gäller att ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång.

(se punkt 47)

8.      Den omständigheten att det finns ett samband mellan de tjänster som avses med ordkännetecknet VIPS, för vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingetts för ”datorer och datorprogram registrerade på band eller skivor”, ”affärsrådgivning; tjänster avseende kontroll av datorregistrerade data” och ”programmering avseende datorer; hotelltjänster, utskänkning av mat och dryck (måltider), caféer och restauranger”, som omfattas av klasserna 9, 35 och 42 i Niceöverenskommelsen, och de tjänster som avses med det i Spanien äldre registrerade ordmärket VIPS, nämligen ”tjänster avseende tillhandahållande av mat och dryck färdig för konsumtion; restauranger, självserveringar, matserveringar, barer, caféer, hotelltjänster”, som omfattas av klass 42 i Niceöverenskommelsen, är inte, i avsaknad av andra relevanta omständigheter, tillräcklig för att prima facie komma fram till att det finns en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av nämnda kännetecken är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller drar otillbörlig fördel i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

Ordet VIPS utgör nämligen den engelska pluralformen av akronymen VIP (på engelska Very Important Person, det vill säga ”mycket viktig person”), som ofta används i både internationella och nationella sammanhang för att beteckna kända personligheter. Risken för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är därför begränsad. Sannolikheten för en sådan risk är ännu mindre då det sökta varumärket avser tjänster som riktar sig mot en särskild och följaktligen snävare allmänhet. Det påstådda sambandet mellan de tjänster som avses med de båda motstående varumärkena är inte relevant i sammanhanget, eftersom urvattningen av ett känt varumärkes identitet inte är beroende av frågan huruvida de varor och tjänster som avses med det kända varumärket är av liknande slag som de som avses med det sökta varumärket.

Vidare har de tjänster som avses med det sökta varumärket inte någon egenskap eller kvalitet som gör det sannolikt att dess användning skulle vara till sådant förfång för det äldre varumärkets renommé. Enbart den omständigheten att det finns ett samband mellan de tjänster som avses med de motstående varumärkena är varken tillräckligt eller avgörande. Ett sådant samband ökar visserligen sannolikheten för att allmänheten även tänker på det äldre varumärket när den kommer i kontakt med det sökta varumärket. Detta räcker emellertid inte för att det äldre varumärkets attraktionskraft skall minska. Det kan bara inträffa om det styrks att de tjänster som avses med det sökta varumärket har sådana egenskaper eller kvaliteter som potentiellt sett skulle kunna vara till förfång för det äldre varumärkets renommé.

Risk för att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan slutligen endast uppkomma om omsättningskretsen, utan att förväxla ursprunget för de tjänster som avses med de motstående varumärkena, skulle tilltalas särskilt av den mjukvara som registreringssökanden saluför enbart av den anledningen att den betecknas med ett varumärke som är identiskt med det äldre kända varumärket. I avsaknad av en redogörelse, från den som innehar det sistnämnda varumärket, för det äldre varumärkets nödvändiga särskilda egenskaper samt för hur dessa kan underlätta marknadsföringen av de tjänster som avses med det sökta varumärket, kan emellertid de egenskaper som normalt förknippas med ett känt varumärke som betecknar en snabbmatskedja inte i sig anses medföra någon fördel för datorprogrammeringstjänster, inte ens om dessa är avsedda för hotell eller restauranger.

(se punkterna 61–64, 67 och 71–73)

9.      Om ett överklagande av ett beslut att bifalla en invändning ges in till en överklagandenämnd vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), skall överklagandenämnden göra en ny, fullständig prövning av invändningen i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna.

För det fall överklagandenämnden inte godtar ett av de relativa registreringshinder som invändaren åberopat i sin invändning och som invändningsenheten lagt till grund för sitt beslut, innebär den nya fullständiga prövning av invändningen i sak nödvändigtvis att överklagandenämnden, innan den upphäver invändningsenhetens beslut, även skall pröva om det eventuellt är möjligt att bifalla invändningen på grundval av ett annat relativt registreringshinder som invändaren åberopade vid invändningsenheten, men som denna enhet underkände eller inte prövade.

(se punkterna 96–97)