Asia T-292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin OFTEN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen sanamerkki OLTEN – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Tavaroiden samankaltaisuus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Näyttö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) – Riidan kohde valituslautakunnassa – Asetuksen N:o 40/94 61 ja 62 artikla (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 63 ja 64 artikla)

Tuomion tiivistelmä

1.      Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Kun hakija on tuonut esiin tämän kysymyksen, se on tarpeen ratkaista, ennen kuin väitteestä päätetään – Seuraus

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Ei ole esitetty perustetta, jonka mukaan tosiasiallista käyttöä koskeva näyttö on riittämätöntä

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta)

3.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseisiä näkökohtia ei ole riitautettu nimenomaisesti

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

4.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.      Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kysymys tosiasiallisesta käytöstä on esikysymys, joka on ratkaistava ennen varsinaisen väitteen tutkimista, kun tavaramerkin hakija on tuonut esiin kyseisen kysymyksen. Tavaramerkin hakijan pyyntö, jossa vaaditaan todisteita tosiasiallisesta käytöstä, liittää väitemenettelyyn tämän esikysymyksen ja muuttaa siten menettelyn sisältöä, koska se on uusi erityinen pyyntö, joka liittyy erilaisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin kuin ne, jotka johtivat väitteen tekemiseen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

Tästä seuraa, että kysymyksellä tosiasiallisesta käytöstä on erityinen ja ennakollinen luonne, koska sen nojalla ratkaistaan, voidaanko aikaisempi tavaramerkki katsoa väitettä tutkittaessa rekisteröidyksi kyseisiä tavaroita tai palveluja varten, eikä mainittu kysymys näin ollen kuulu varsinaisen, sekaannusvaaran olemassaoloa aikaisemman tavaramerkin kanssa koskevan väitteen yhteyteen.

(ks. 31−33 kohta)

2.      Kun yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä esitettyjen todisteiden riittämättömyyteen liittyvää perustetta ei ole erityisesti esitetty valituslautakunnassa eikä se myöskään ole ollut merkityksellinen seikka, kun valituslautakunta on tutkinut sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan väitteen tutkimiseen rajoitettua valitusta, tämä peruste ei ole ollut osa valituslautakunnassa käsiteltyä riitaa.

(ks. 39 ja 40 kohta)

3.      Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon perustuvan väitteen johdosta sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) on tutkittava kysymystä siitä, ovatko kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut samoja tai samankaltaisia ja ovatko kyseiset tavaramerkit samoja tai samankaltaisia. Se seikka, ettei jompaakumpaa näistä näkökohdista ole nimenomaisesti riitautettu valituslautakunnassa, ei millään tavoin estä SMHV:tä päättämästä tästä kysymyksestä. Tätä käsitystä vahvistaa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden periaate.

Näin ollen valituslautakunta voi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon perustuvasta väitteestä tehdystä valituksesta päättäessään tarkastella kysymystä kyseisten tavaroiden samankaltaisuudesta, vaikka tätä kysymystä ei olisikaan nimenomaisesti esitetty sille.

(ks. 41−44 kohta)

4.      Espanjalaisista keskivertokuluttajista koostuvan yleisön, vaikka sen tarkkaavaisuuden aste on tavanomaista korkeampi, keskuudessa on yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara sanamerkin OFTEN, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu muun muassa seuraaville Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 14 kuuluville tavaroille: ”Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallipäällysteiset tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; korut, kellot ja ajanmittauslaitteet; koristeneulat; solmioneulat; fantasia-avaimenperät; mitalit; jalometalliset arvomerkit; jalkineiden ja päähineiden jalometalliset koristeet; kalvosinnapit”, ja aikaisemmin Espanjassa muun muassa samaan luokkaan kuuluville ”kelloille” rekisteröidyn sanamerkin OLTEN välillä.

(ks. 73, 74 ja 104 kohta)