Zaak T‑292/08
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OFTEN – Ouder nationaal woordmerk OLTEN – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Overeenstemmende tekens – Soortgelijke waren – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Bewijs van normaal gebruik van ouder merk – Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) – Voorwerp van geschil voor kamer van beroep – Artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 63 en 64 van verordening nr. 207/2009)”
Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Over door merkaanvrager dienaangaande opgeworpen vraag dient uitspraak te worden gedaan alvorens over oppositie wordt beslist – Gevolg
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, lid 2)
2. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Geen middel aangevoerd dat op ontoereikendheid van bewijs van normaal gebruik is gebaseerd
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, lid 2)
3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Geen uitdrukkelijke betwisting van een of meerdere van deze aspecten
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
4. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
1. De vraag of het oudere merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk betreft een voorafgaande vraag die, wanneer zij door de merkaanvrager is opgeworpen, moet worden behandeld alvorens de oppositie zelf wordt onderzocht. Het verzoek van de merkaanvrager dat het bewijs van het normale gebruik wordt geleverd, voegt deze voorafgaande vraag aan de oppositieprocedure toe en wijzigt in die zin de inhoud ervan, doordat het een nieuw en specifiek verzoek vormt dat verband houdt met andere feitelijke overwegingen en overwegingen rechtens dan die welke tot het instellen van oppositie tegen de gemeenschapsmerkaanvraag hebben geleid.
Hieruit volgt dat de vraag van het normale gebruik een specifieke, voorafgaande vraag is, aangezien zij ertoe leidt dat wordt uitgemaakt of, voor het onderzoek van de oppositie, het oudere merk als ingeschreven voor de betrokken waren of diensten kan worden beschouwd. Zij maakt dus geen deel uit van het onderzoek van de oppositie zelf, die aan het bestaan van gevaar voor verwarring met dit merk is ontleend.
(cf. punten 26‑29)
2. Aangezien het middel inzake ontoereikendheid van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk niet uitdrukkelijk aan de orde is gesteld voor de kamer van beroep en evenmin een relevant gegeven vormt voor het onderzoek van het beroep, dat zich enkel uitstrekt tot het onderzoek van de eigenlijke oppositie, ontleend aan het bestaan van verwarringsgevaar, maakt dit middel geen deel uit van het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep.
(cf. punten 35‑36)
3. Wanneer een oppositie is gebaseerd op het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, wordt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) daardoor de vraag voorgelegd of de waren en diensten waarop de betrokken merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn, en of die merken gelijk zijn of overeenstemmen. De omstandigheid dat een van deze aspecten voor de kamer van beroep niet uitdrukkelijk is betwist, heeft geenszins tot gevolg dat die vraag aan het oordeel van het Bureau is onttrokken. Een en ander wordt bevestigd door het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.
Derhalve dient de kamer van beroep zich bij de afdoening van het beroep dat is ingesteld na de op het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gebaseerde oppositie, uit te spreken over de vraag van de soortgelijkheid van de betrokken waren, ook al is die vraag voor haar niet uitdrukkelijk ter sprake gebracht.
(cf. punten 37‑40)
4. Ofschoon aandachtiger dan normaal bestaat bij het relevante publiek, bestaande uit de gemiddelde Spaanse consument, gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, tussen het woordteken OFTEN, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor onder meer „Producten vervaardigd uit [edele metalen en hun legeringen] of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, uurwerken en tijdmeetinstrumenten; sierspelden; dasspelden; fantasiesleutelhangers; medailles; insignes van edele metalen; versiersels voor schoeisel en hoeden van edele metalen; manchetknopen” behorend tot klasse 14 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woordmerk OLTEN, dat eerder in Spanje is ingeschreven voor onder meer „horloges” behorend tot diezelfde klasse.
(cf. punten 69‑70, 100)