Processo T‑292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de oposição – Pedido de marca comunitária nominativa OFTEN – Marca nacional nominativa anterior OLTEN – Motivo relativo de recusa – Risco de confusão – Semelhança dos sinais – Semelhança dos produtos – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 [actual artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009] – Prova da utilização séria da marca anterior – Artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 42.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009) – Objecto do litígio perante a Câmara de Recurso – Artigos 61.° e 62.° do Regulamento n.° 40/94 (actuais artigos 63.° e 64.° do Regulamento n.° 207/2009)»

Sumário do acórdão

1.      Marca comunitária – Observações dos terceiros e oposição – Exame da oposição – Prova do uso da marca anterior – Necessidade de resolver esta questão que foi suscitada pelo requerente antes da decisão relativa à oposição – Consequência

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 43.°, n.° 2)

2.      Marca comunitária – Observações dos terceiros e oposição – Exame da oposição – Prova do uso da marca anterior – Não apresentação do fundamento relativo à insuficiência da prova da utilização séria

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 43.°, n.° 2)

3.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Não contestação expressa de um ou de outro destes aspectos

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

4.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Risco de confusão com a marca anterior

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

1.      A questão da utilização séria da marca comunitária anterior na acepção do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, sobre a marca comunitária é uma questão prévia que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de a oposição propriamente dita ser examinada. O pedido de prova da utilização séria do requerente da marca acrescenta ao processo de oposição essa questão prévia e, neste sentido, modifica o seu conteúdo, dado que constitui um pedido novo e específico ligado a considerações de facto e jurídicas distintas das que deram lugar à dedução da oposição ao registo de uma marca comunitária.

Daqui resulta que a questão da utilização séria tem um carácter específico e prévio, visto que conduz a determinar se, para efeitos do exame da oposição, a marca anterior se pode reputar registada para os produtos ou os serviços em causa, razão pela qual a referida questão não se inscreve no quadro do exame da oposição propriamente dita, baseada na existência de um risco de confusão com essa marca.

(cf. n.^os 31 a 33)

2.      Uma vez que o fundamento relativo à insuficiência da prova da utilização séria da marca anterior na acepção do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 não foi especificamente invocado perante a Câmara de Recurso e também não constitui um elemento pertinente para o exame do recurso, que está limitado ao exame da oposição propriamente dita, baseada na existência de um risco de confusão, este fundamento não faz parte do objecto do litígio perante a Câmara de Recurso.

(cf. n.^os 39 e 40)

3.      Uma oposição baseada na existência de um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 tem por efeito submeter ao IHMI (marcas, desenhos e modelos) a questão da identidade ou da semelhança dos produtos e dos serviços visados pelas marcas em causa assim como a da identidade ou da semelhança das referidas marcas. O facto de um ou outro desses aspectos não ter sido explicitamente contestado perante a Câmara de Recurso não tem por efeito subtrair essa questão à apreciação do Instituto. Essas considerações são confortadas pelo princípio da interdependência dos factores tomados em conta no quadro da apreciação global do risco de confusão, designadamente entre a semelhança das marcas e a dos produtos e dos serviços abrangidos.

Por conseguinte, a Câmara de Recurso, ao decidir o recurso que se seguiu à oposição baseada na existência de um risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, é chamada a conhecer da questão da semelhança dos produtos em causa, apesar de essa questão não ter sido explicitamente suscitada perante ela.

(cf. n.^os 41 a 44)

4.      Existe, para o público pertinente composto por consumidores médios espanhóis, mostrando efectivamente um grau de atenção superior ao grau de atenção normal, um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária entre o sinal nominativo OFTEN cujo registo como marca comunitária foi solicitada para «Produtos em [metais preciosos e suas ligas] ou em plaqué não incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria, relojoaria e instrumentos cronométricos; alfinetes de adereço; alfinetes de gravata; porta‑chaves de fantasia; medalhas; insígnias em metais preciosos; ornamentos para sapatos e chapéus em metais preciosos; botões de punho» da classe 14 na acepção do Acordo de Nice, e a marca OLTEN registada anteriormente em Espanha para os «relógios» abrangidos pela mesma classe.

(cf. n.^os 73, 74 e 104)