Mål T‑292/08
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA
mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket OFTEN – Det äldre nationella ordmärket OLTEN – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Känneteckenslikhet – Varuslagslikhet – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) – Bevis på verkligt bruk av det äldre varumärket – Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009) – Föremålet för tvisten i överklagandenämnden – Artiklarna 61 och 62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 63 och 64 i förordning nr 207/2009)”
Sammanfattning av domen
1. Gemenskapsvarumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Prövning av invändningen – Bevis på användning av det äldre varumärket – Nödvändigheten av att pröva denna fråga, när den väl framställts av varumärkessökanden, innan beslut fattas angående invändningen – Följder
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2)
2. Gemenskapsvarumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Prövning av invändningen – Bevis på användning av det äldre varumärket – Underlåtenhet att åberopa grunden avseende otillräckligt bevis på verkligt bruk
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2)
3. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Underlåtenhet att uttryckligen bestrida någon av dessa aspekter
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)
4. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)
1. Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken är en prejudicialfråga. När varumärkessökanden har begärt att denna fråga ska prövas, ska den prövas innan själva invändningen avgörs. Genom varumärkessökandens begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts tillkommer således denna prejudicialfråga i invändningsförfarandet, och därmed ändras i denna mening innehållet i invändningsförfarandet. Denna utgör en ny och särskild begäran angående sak- och rättsfrågor som skiljer sig från dem som låg bakom invändningen mot registrering av ett gemenskapsvarumärke.
Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts utgör således en särskild prejudicialfråga. Vid bedömningen av denna fråga prövas nämligen huruvida det äldre varumärket – såvitt avser invändningsförfarandet – kan anses vara registrerat för de aktuella varorna eller tjänsterna. Bedömningen av denna fråga görs därmed inte inom ramen för prövningen av den egentliga invändningen, där det gjorts gällande att det föreligger risk för att det sökta varumärket förväxlas med det äldre varumärket.
(se punkterna 26–29)
2. Om det inför överklagandenämnden inte särskilt görs gällande att det inte styrkts att det äldre varumärket verkligen hade använts i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, och då denna grund inte är relevant för prövningen av överklagandet, har överklagandenämnden därvid bara att pröva den egentliga invändningen avseende risken för förväxling. Nämnda grund avseende verklig användning av det äldre varumärket ingår således inte i föremålet för tvisten vid överklagandenämnden.
(se punkterna 35–36)
3. En invändning som grundar sig på risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken innebär att harmoniseringsbyrån ska bedöma frågan huruvida de varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena är identiska eller av liknande slag jämte frågan huruvida de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra. Den omständigheten att inte någon av dessa aspekter uttryckligen har bestritts vid överklagandenämnden innebär inte att harmoniseringsbyrån inte ska bedöma denna fråga. Dessa överväganden stöds av principen om samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling, däribland varumärkeslikheten och varu- och tjänsteslagslikheten.
Överklagandenämnden har således, när den prövar överklagandet till följd av invändningen på grund av risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, att pröva varuslagslikheten, trots att denna fråga inte uttryckligen åberopats vid nämnden.
(se punkterna 37–40)
4. Det föreligger risk för att omsättningskretsen (det vill säga spanska genomsnittskonsumenter), trots att de är mer uppmärksamma än vad som gäller i normalfallet, förväxlar, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, ordkännetecknet OFTEN, för vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingetts för ”[V]aror av ädla metaller [och deras legeringar] eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, smycken; ur och tidmätningsinstrument; prydnadsnålar; slipsnålar; nyckelringar med prydnader eller emblem; medaljer; märken av ädla metaller; sko- och hattprydnader (av ädelmetall); manschettknappar” som omfattas av klass 14 i Niceöverenskommelsen, och ordmärket OLTEN, vilket redan har registrerats i Spanien bland annat för ”klockor” i klass 14 i Niceöverenskommelsen.
(se punkterna 69, 70 och 100)