Causa T‑624/13
The Tea Board
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Opposizione – Marchio figurativo Darjeeling – Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»
Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Darjeeling – Marchi collettivi denominativo e figurativo DARJEELING
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 66, §§ 2 e 3]
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
8. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Livello di attenzione del pubblico
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
9. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Marchio figurativo Darjeeling – Marchi collettivi denominativo e figurativo DARJEELING
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
10. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
11. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Obiettivo – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
12. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore – Prova
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
13. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
14. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
1. V. il testo della decisione.
(v. punti 24, 25)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 30, 50, 53, 54)
3. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento, un marchio comunitario collettivo gode, come ogni marchio comunitario, della tutela rispetto a qualsivoglia pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio comunitario che comporti un rischio di confusione.
Se è certo che la funzione essenziale di un’indicazione geografica consiste nel garantire ai consumatori l’origine geografica dei prodotti e le qualità particolari a essi intrinseche, non si può dire la stessa cosa della funzione essenziale di un marchio comunitario collettivo. Il fatto che quest’ultimo sia costituito da un’indicazione che può servire a designare la provenienza geografica dei prodotti designati non rimette in discussione la funzione essenziale di qualunque marchio collettivo, come definita all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, vale a dire quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre associazioni o imprese. Pertanto, la funzione di un marchio comunitario collettivo non viene modificata a causa della sua registrazione ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Si tratta, più in particolare, di un segno che consente di distinguere i prodotti o i servizi in funzione dell’associazione titolare del marchio e non della loro provenienza geografica.
Infatti, benché l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 introduca un’eccezione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, rendendo meno stringenti le condizioni di registrazione e consentendo a marchi descrittivi della provenienza dei prodotti designati di beneficiarne, il suddetto regolamento è applicabile, in conformità al suo articolo 66, paragrafo 3, e salvo espressa disposizione in contrario, all’insieme dei marchi comunitari collettivi, compresi quelli registrati a norma del suo articolo 66, paragrafo 2.
Di conseguenza, dal momento che nessuna disposizione contenuta nel titolo del regolamento n. 207/2009 dedicato ai marchi comunitari collettivi consente di dedurre che la funzione essenziale di tali marchi, compresi quelli costituiti da un’indicazione che può servire a designare la provenienza geografica dei prodotti designati, sia diversa da quella dei marchi comunitari individuali, si deve considerare che essa consiste, come per i marchi comunitari individuali, nel distinguere i prodotti o i servizi contrassegnati in funzione della specifica entità da cui provengono e non della loro provenienza geografica.
Pertanto, qualora nell’ambito di un procedimento di opposizione i segni in conflitto siano, da un lato, marchi collettivi e, dall’altro, marchi individuali, il confronto fra i prodotti e i servizi contemplati deve svolgersi secondo i medesimi criteri applicati nel valutare la somiglianza o l’identità dei prodotti e servizi designati da due marchi individuali.
(v. punti 35, 41‑43, 49)
4. V. il testo della decisione.
(v. punti 36, 57, 58, 62)
5. V. il testo della decisione.
(v. punto 37)
6. Un marchio collettivo non può beneficiare di una tutela rafforzata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, qualora si constati, nell’ambito della valutazione complessiva dell’esistenza di un rischio di confusione, che la somiglianza dei prodotti e dei servizi non è sufficiente a comportare un simile rischio. Pertanto, anche qualora si tratti della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione fra marchi comunitari collettivi e marchi comunitari individuali, neanche la somiglianza dei segni in conflitto potrebbe, alla luce del principio dell’interdipendenza dei fattori, compensare la mancata somiglianza fra il prodotto designato dai marchi anteriori e i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto.
(v. punto 59)
7. V. il testo della decisione.
(v. punti 66‑68, 87, 88)
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, la definizione del pubblico di riferimento costituisce, così come ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, un requisito preliminare imprescindibile. È particolarmente con riferimento a tale pubblico che è necessario valutare l’esistenza di una somiglianza fra i segni in conflitto, di un’eventuale notorietà del marchio anteriore e, infine, dell’esistenza di un nesso fra i segni in conflitto.
Inoltre, il pubblico da prendere in considerazione al fine di valutare l’esistenza di una delle violazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento varia a seconda del tipo di presunta violazione lamentato dal titolare del marchio anteriore. Pertanto, il pubblico di riferimento da considerare ai fini della valutazione, qualora si tratti del vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, equivale al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è richiesto. Per contro, qualora si tratti del pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore, il pubblico da considerare ai fini della valutazione è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
(v. punti 70, 71)
9. V. il testo della decisione.
(v. punti 72, 73, 85, 92, 93, 142‑145)
10. V. il testo della decisione.
(v. punti 75, 81, 82)
11. V. il testo della decisione.
(v. punti 97, 134)
12. V. il testo della decisione.
(v. punti 99‑102)
13. V. il testo della decisione.
(v. punto 114)
14. V. il testo della decisione..
(v. punti 123‑125)