Causa T‑570/10

Environmental Manufacturing LLP

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una testa di lupo — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori WOLF Jardin e Outils WOLF — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso parziale — Rilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2 e 3)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore — Pubblico di riferimento

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Nesso tra i marchi — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Tutela accordata anche in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

1.      Se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare un uso effettivo, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tale riguardo, è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati per poter costituire categorie o sottocategorie coerenti.

(v. punto 21)

2.      Il pubblico da prendere in considerazione, nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, varia in funzione del tipo di violazione fatta valere dal titolare del marchio anteriore. In effetti, da un lato, tanto il carattere distintivo quanto la notorietà di un marchio devono essere valutati in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Pertanto, la sussistenza delle violazioni costituite dal pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Dall’altro, quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, poiché ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore può trarre dal marchio anteriore, la sussistenza di detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è registrato.

(v. punto 32)

3.      La protezione conferita dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario non è subordinata all’accertamento di un grado di somiglianza tale da far sussistere tra i marchi in questione, nella mente del pubblico di riferimento, un rischio di confusione tra i medesimi. È sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi. La sussistenza di un tale nesso va valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti della fattispecie, quali il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, il livello di notorietà del marchio anteriore, la distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

(v. punti 36-37, 41)

4.      L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario può essere invocato a sostegno di un’opposizione diretta sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti e servizi non identici o non simili a quelli designati dal marchio anteriore sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti identici o simili a quelli del marchio anteriore.

Il fatto che concorrenti usino segni aventi una certa somiglianza per prodotti identici o simili compromette l’associazione immediata che il pubblico di riferimento fa tra i segni e i prodotti di cui trattasi, circostanza che può pregiudicare l’idoneità del marchio anteriore a identificare i prodotti per cui è stato registrato come provenienti dal titolare di detto marchio.

(v. punti 61-62)