Asia T‑436/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Rock & Rock – Aikaisemmat kansalliset sanamerkit MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ja CEILROCK – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta 

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 8.7.2015

1.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3.      Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – On olemassa aikaisempi sanamerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Kuviomerkki Rock & Rock ja sanamerkit MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ja CEILROCK

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

4.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

5.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

6.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 16 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 18 kohta)

3.      Saksalaisista keskivertokuluttajista ja rakennusalan ammattilaisista koostuvan kohdeyleisön keskuudessa ei ole yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa kuviomerkin Rock & Rock, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkkinä on haettu Nizzan sopimuksen luokkiin 2, 19 ja 27 kuuluvia tavaroita varten, ja sanamerkkien MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ja CEILROCK, jotka on rekisteröity aikaisemmin Saksassa luokkiin 6, 17, 19 ja 37 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, välillä.

Kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat osaksi samankaltaisia ja muilta osin vähäisissä määrin samankaltaisia tai erilaisia. Lisäksi kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea, ja kyseiset merkit ovat ainoastaan vähäisessä määrin samankaltaisia; tämä johtuu myös osatekijästä, joka on kyseessä olevien tavaroiden osalta paljolti kuvaileva ja kehuva ja merkkien kattamien palvelujen osalta kehuva. Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on tavaramerkkiä CEILROCK, jonka erottamiskyky on normaali, lukuun ottamatta heikko.

Kyseisten merkkien kokonaisarvioinnin yhteydessä – ja kun otetaan huomioon se, että kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea heidän ostaessaan kyseisiä tavaroita – kyseisten merkkien ulkoasua, lausuntatapaa tai merkityssisältöä koskevat erot ovat riittäviä sen estämiseksi, että siitä huolimatta, että tietyt kyseisistä tavaroista ovat samankaltaisia, yhteisestä osatekijästä ”rock” johtuvien samankaltaisuuksien seurauksena syntyisi vaara siitä, että saksalainen keskivertokuluttaja ja rakennusalan ammattilaiset sekoittaisivat tavaramerkit toisiinsa.

Koska osatekijä ”rock” on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, se ei sovellu tavaramerkkiperheen yhteiseksi kannaksi.       Sarjan osatekijän ”rock” sisältämän tavaramerkkiperheen tunnustaminen johtaisi täsmälleen yksinoikeuden antamiseen osatekijälle ”rock”, joka on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Laajennettu suoja, joka saadaan aikaan tunnustamalla tavaramerkkiperhe, merkitsee käytännössä, ettei kukaan muu talouden toimija voisi rekisteröidä tavaramerkkiä, johon sisältyy osatekijä ”rock”, ja kyseistä toimijaa voitaisiin mahdollisesti jopa kieltää käyttämästä tätä osatekijää iskulauseissaan ja mainosaineistossaan. Tällaista vapaan kilpailun rajoitusta, joka johtuu englannin peruskäsitteen varaamisesta yhdelle ainoalle talouden toimijalle, ei voida perustella sillä, että sillä korvattaisiin aikaisempien tavaramerkkien haltijan luovia tai mainostarkoituksessa tekemiä ponnisteluita. Nimittäin silloin, kun käytön perusteella lisääntynyttä erottamiskykyä ei ole, edellä mainitun varauksen perusteella saatava kaupallinen arvo ei seuraa tällaisista haltijan ponnisteluista vaan yksinomaan sanan, jolla viitataan kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksiin, kyseisessä kielessä ennalta määritellystä merkityksestä.

(ks. 19, 24, 81, 83, 86, 96 ja 97 kohta)

4.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 26 ja 27 kohta)

5.      Tavaramerkin osatekijän erottamiskyvyn määrittämiseksi on arvioitava sitä, missä määrin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän osatekijän perusteella tunnistaa tietystä yrityksestä peräisin oleviksi ja siis erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti kyseisen osatekijän ominaispiirteet sen kysymyksen osalta, onko se millään tavalla kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

(ks. 28 kohta)

6.      Vaara mielleyhtymästä on sekaannusvaaran erityistapaus, jolle on tyypillistä, että kohdeyleisö voi pitää kyseessä olevia tavaramerkkejä saman haltijan kahtena tavaramerkkinä, vaikka se ei todennäköisesti suoraan sekoitakaan niitä. Tämän kriteerin huomioon ottamiseksi on välttämätöntä, että mitättömyysvaatimus perustuu sellaisten useiden tavaramerkkien olemassaoloon, joiden voidaan niiden yhteisten ominaisuuksien perusteella katsoa kuuluvan samaan sarjaan tai perheeseen. Kuitenkin se, että kyseessä on tavaramerkkisarja tai ‑perhe, on merkityksellistä vain, jos yhteinen osatekijä on erottamiskykyinen. Näin on siksi, että jos kyseinen osatekijä on kuvaileva, se ei ole omiaan luomaan sekaannusvaaraa.

Tavaramerkkiperheille annettuun laajennettuun suojaan ei voida vedota pätevästi silloin, kun aikaisempien tavaramerkkien yhteinen osatekijä on paljolti kuvaileva merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Sana, jolla viitataan näiden tavaroiden ja palvelujen luonteeseen, ei nimittäin voi muodostaa tavaramerkkiperheen yhteistä erottavaa kantaa.

Jopa tavaramerkkiperheiden kohdalla mielleyhtymän vaaran välttämiseksi annettava laajempi suoja myönnetään ainoastaan silloin, kun uudemmalla tavaramerkillä on sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella se voidaan yhdistää sarjaan. Asia ei voi olla näin, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä osatekijää käytetään haetussa tavaramerkissä merkityssisällöltään erilaisena.

(ks. 79, 80 ja 87 kohta)