ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)
17 februari 2011 (*)
„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk F 1-LIVE – Ouder gemeenschapsbeeldmerk, oudere nationale woordmerken en ouder internationaal woordmerk F 1 en F 1 Formula 1 – Afwijzing van oppositie door kamer van beroep – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
In zaak T‑10/09,
Formula One Licensing BV, gevestigd te Rotterdam (Nederland), vertegenwoordigd door B. Klingberg en K. Sandberg, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,
verweerder,
interveniënte voor het Gerecht, die werd toegestaan om in de plaats te treden van Racing-Live SAS, de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:
Global Sports Media Ltd, gevestigd te Hamilton (Bermuda), aanvankelijk vertegenwoordigd door T. de Haan en J.‑J. Evrard, vervolgens door T. de Haan, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 oktober 2008 (zaak R 7/2008‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Racing-Live SAS en Formula One Licensing BV,
wijst
HET GERECHT (Achtste kamer),
samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, kamerpresident, S. Papasavvas en N. Wahl (rapporteur), rechters,
griffier: K. Pocheć, administrateur,
gezien het op 14 januari 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 30 maart 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 10 april 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
na de terechtzitting op 10 juni 2010,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 13 april 2004 heeft Racing-Live SAS bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
3 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt:
– klasse 16: „Tijdschriften, brochures, boeken; al deze producten hebben betrekking op de formule 1”;
– klasse 38: „Communicatie en verspreiding van boeken, tijdschriften en dagbladen via computerterminals; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1”;
– klasse 41: „Elektronische publicatie van boeken, tijdschriften en periodieken; inlichtingen op het gebied van ontspanning; organisatie van competities op internet; plaatsreservering voor voorstellingen; onlinespellen; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1”.
4 Deze gemeenschapsmerkaanvraag is op 31 januari 2005 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 5/2005 gepubliceerd.
5 Op 2 mei 2005 heeft verzoekster, Formula One Licensing BV, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, op grond van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009).
6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere inschrijvingen:
– drie inschrijvingen van het woordteken F 1: internationale inschrijving nr. 732134 van 20 december 1999 met werking in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Hongarije voor waren en diensten van de klassen 16, 38 et 41, waaronder onder meer de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft; Duitse inschrijving nr. 30007412 van 10 mei 2000 voor diensten van klasse 41 die zijn omschreven als „het organiseren van sportevenementen”, en inschrijving nr. 2277746D van 13 augustus 2001 in het Verenigd Koninkrijk voor waren en diensten van de klassen 16 („papier, kaarten, karton, drukkers-, schilder- en tekendozen; catalogussen”) en 38 („telecommunicatiediensten; elektronische verzending van gegevens, beelden en geluid via computerterminals en -netwerken”);
– inschrijving van gemeenschapsbeeldmerk nr. 631531 van 19 mei 2003 voor waren en diensten van de klassen 16, 38 et 41, in het bijzonder de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en weergegeven als volgt:
7 De oppositie was gebaseerd op alle waren en diensten waarop de oudere merken betrekking hadden en was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten.
8 Verzoekster claimde een groot onderscheidend vermogen voor alle merken waarvan zij houdster was, wegens het gebruik ervan sinds vele jaren voor onderscheiden waren en diensten.
9 Bij beslissing van 17 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling van het BHIM louter op grond van de oudere internationale inschrijving nr. 732134 de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen. Zij heeft vastgesteld dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten soortgelijk of dezelfde waren, en dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate overeenstemden, zodat er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
10 Op 14 december 2007 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
11 Bij beslissing van 16 oktober 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat, zelfs indien er sprake was van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen het aangevraagde merk en de merken waarvan verzoekster houdster is, aangezien de conflicterende tekens duidelijke verschillen vertoonden. De kamer van beroep was verder van mening dat het relevante publiek, bestaande in gewone consumenten en professionele gebruikers, de combinatie van de letter „f” en het cijfer „1” als de soortnaam van een categorie van racewagens, en bij uitbreiding, van races met dergelijke wagens opvatte. Volgens de kamer van beroep had de bekendheid van de oudere merken enkel betrekking op het element „f 1” van het onder nr. 631531 ingeschreven merk.
12 Met betrekking tot artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat, hoewel het oudere beeldmerk een beeld van spitstechnologie, exclusiviteit en luxe kan overbrengen, dit beeld uitsluitend door het element „f 1” als het logo F 1 werd overgebracht. Daarentegen kennen weinig consumenten onderscheidend vermogen toe aan de afkorting F 1, behalve bij combinatie met dat logo. Op dit punt heeft de kamer van beroep vastgesteld dat geen enkel element van het aangevraagde merk dit logo in herinnering brengt bij het publiek, zodat het aangevraagde merk niet parasiteert op de oudere merken, de reputatie van deze merken niet schaadt en evenmin de houdster ervan in staat stelt om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het positieve imago van deze merken.
Procesverloop en conclusies van partijen
13 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 januari 2009, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.
14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– het BHIM te verwijzen in de kosten;
– interveniënte te verwijzen in de kosten van de procedure voor het BHIM.
15 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
16 Bij faxbericht van 8 juni 2010 hebben Racing-Live en Global Sports Media Ltd het Gerecht meegedeeld dat de eerste het aangevraagde merk (F 1-LIVE) had overgedragen aan de tweede, en hebben gevraagd of Global Sports Media als nieuwe houdster van dit merk in de plaats van de oorspronkelijke houdster mocht treden in de betrokken procedure. Aangezien het BHIM ter terechtzitting heeft meegedeeld dat het geen bezwaar had tegen dit verzoek tot substitutie, heeft het Gerecht dit toegestaan, waarvan akte is genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.
In rechte
1. Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten
17 Het BHIM en interveniënte voeren om te beginnen aan dat de bijlagen A 6 tot en met A 10 bij het verzoekschrift op geen enkel ogenblik werden overgelegd tijdens de administratieve procedure voor het BHIM, zodat zij niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.
18 Volgens vaste rechtspraak is het bij het Gerecht ingestelde beroep tot vernietiging gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), zodat het Gerecht in deze context niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Feiten die voor het Gerecht worden ingeroepen zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, kunnen de rechtmatigheid van deze beslissingen slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen [arresten Gerecht van 13 juli 2004, Samar/BHIM – Grotto (GAS STATION), T‑115/03, Jurispr. blz. II‑2939, punt 13, en 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Jurispr. blz. II‑4891, punt 19].
19 In casu zijn de bijlagen A 6 tot en met A 10 stukken die niet voordien voor het BHIM werden overgelegd, en zij moeten derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard, zonder dat de bewijskracht ervan hoeft te worden onderzocht of partijen in ruimere mate hoeven te worden gehoord (zie in die zin arrest ARTHUR ET FELICIE, reeds aangehaald, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
2. Ten gronde
20 Tot staving van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
21 Verzoekster is in wezen van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met de oudere merken, die zeer bekend zijn.
22 Om te beginnen stelt verzoekster dat de kamer van beroep niet in aanmerking heeft genomen dat de betrokken waren en diensten grotendeels dezelfde en voor het overige uitermate soortgelijk waren. Verder heeft de kamer van beroep ten onrechte verondersteld dat de combinatie van de letter „f” en het cijfer „1” in een gewone typografie door het publiek niet zal worden opgevat als een merk wegens de generieke aard, het beschrijvend karakter en het volledig ontbreken van onderscheidend vermogen ervan. Aangezien het element „f 1” het dominerende bestanddeel van het litigieuze merk is, stemmen bovendien de oudere woordmerken en het aangevraagde merk op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak sterk overeen, zodat er verwarringsgevaar bestaat, zelfs al hebben de oudere woordmerken slechts een zwak onderscheidend vermogen. Ten slotte bestaat er ook gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het gemeenschapsbeeldmerk F 1 Formula 1, dat een bijzonder groot onderscheidend vermogen heeft.
23 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
Beoordeling door het Gerecht
24 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.
25 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr. blz. II‑2821, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
26 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is slechts sprake van verwarringsgevaar indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Jurispr. blz. II‑43, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
27 In casu heeft de kamer van beroep zich in punt 27 van de bestreden beslissing op het standpunt gesteld dat het relevante publiek bestond uit de gemiddelde consument in de Europese Unie en dat het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken derhalve ten opzichte van dit publiek moest worden onderzocht. Met dit standpunt, dat overigens door partijen niet werd betwist, dient te worden ingestemd gelet op de aard van de betrokken waren en diensten.
28 Wat vervolgens de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten betreft, volstaat de vaststelling dat de kamer van beroep in de punten 25 en 26 van de bestreden beslissing van oordeel was dat de activiteiten van interveniënte, wat de verkoop van drukwerk en de communicatie via internet (te weten de waren en diensten van de klassen 16 en 38) betreft, dezelfde zijn als die van verzoekster, en dat onlinepublicatie en onlineontspanning op het gebied van de formule 1 (te weten de diensten van klasse 41) en de door verzoekster aangeboden diensten zeer soortgelijk zijn.
29 Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft nagelaten de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten te beoordelen. Verzoeksters grief op dit punt is derhalve ongegrond en dient te worden afgewezen.
30 Ten slotte komt verzoekster op tegen het standpunt van de kamer van beroep dat de betrokken tekens niet in sterke mate overeenstemmen en dat er geen verwarringsgevaar bestaat.
– Vergelijking van de conflicterende tekens en perceptie ervan door het relevante publiek
31 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr. blz. I‑4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
32 Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest Hof BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 42, en arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43).
33 Afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar (arrest Hof van 6 oktober 2005, Medion, C‑120/04, Jurispr. blz. I‑8551, punten 30 en 31).
34 In casu dient te worden vastgesteld dat het aangevraagde merk een samengesteld merk is, daar het bestaat uit twee woordelementen, te weten „f 1” en „live”, die door een verbindingsstreepje van elkaar gescheiden zijn, en uit een aantal beeldelementen. De twee woordelementen zijn geplaatst in een donkergekleurde rechthoek, met in het midden ervan een cirkelvormig figuur dat wordt afgebeeld in een uitvloeiing van wit naar zwart. Het element „f 1” is in het linkerbovendeel van de rechthoek in het wit geschreven, terwijl het element „live” in het rechtermiddendeel van de rechthoek in zwarte letters met een witte rand is afgebeeld.
35 De oudere merken waarop de oppositie is gebaseerd, zijn het gemeenschapsbeeldmerk F 1 Formula 1 en de nationale woordmerken en het internationale woordmerk F 1.
36 In het kader van de vergelijking van de litigieuze tekens heeft verzoekster verschillende argumenten aangevoerd ten betoge dat het element „f 1” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk was. Zij brengt tevens in herinnering dat de afkorting F 1 in een gewone typografie in verschillende landen werd ingeschreven. Voorts komt zij op tegen de opvatting van de kamer van beroep dat deze afkorting slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft en het relevante publiek de combinatie van de letter „f” en het cijfer „1” niet als een merk opvat.
37 Gelet op de betekenis van de vraag van het dominerende bestanddeel voor de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, dienen deze argumenten te worden onderzocht voordat deze tekens worden vergeleken.
38 Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing in de eerste plaats van oordeel was dat het relevante publiek de combinatie van de letter „f” en het cijfer „1” opvat als de afkorting formule 1, die in het algemeen een categorie van racewagens, en bij uitbreiding, races met dergelijke wagens aanduidt (punt 33 van de bestreden beslissing). In de tweede plaats heeft zij zich op het standpunt gesteld dat het relevante publiek in staat was om het element „f 1” van het onder nr. 631531 ingeschreven gemeenschapsmerk op te vatten als het merk dat verzoekster voor haar commerciële activiteiten op het gebied van races met formule 1-wagens gebruikt (punt 34 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft hieruit afgeleid dat een onderscheid diende te worden gemaakt tussen het element „f 1” als eenvoudige combinatie van een letter en een cijfer en F 1 als logo (punt 35 van de bestreden beslissing).
39 Met deze zienswijze dient te worden ingestemd.
40 In de eerste plaats blijkt uit het bewijsmateriaal in het dossier dat de door verzoekster in de laatste tien jaar gemaakte reclame uitsluitend betrekking heeft op het gemeenschapsbeeldmerk nr. 631531, en dat verzoekster bij licentieverlening het zwaartepunt op het logo F 1 heeft gelegd door het opleggen van richtsnoeren en het geven van aanwijzingen wat het design ervan betreft, teneinde een onveranderlijk gebruik van deze merken te waarborgen.
41 Door de toepassing van deze strenge regels heeft verzoekster ervoor kunnen zorgen dat het relevante publiek het element „f 1” op onveranderlijke wijze percipieert als de weergave van het logo F 1.
42 Verzoekster heeft evenwel geen regels voor het gebruik van het element „f 1” in een andere zin dan die van het logo F 1, zoals in internationale inschrijving nr. 732134, opgelegd. Vaststaat dat het element „f 1” door verzoekster of door de licentiehouders altijd in combinatie met het logo F 1 wordt gebruikt (behalve wanneer het logo niet kan worden weergegeven wegens de aard zelf van het gebruikte communicatiemiddel).
43 In de tweede plaats blijkt uit de door verzoekster overgelegde bewijselementen, in het bijzonder de resultaten van een in Duitsland verricht opinieonderzoek en de verklaring van een getuige, dat het grote publiek weet dat „F 1” de gebruikelijke afkorting van „formule 1” is, die een categorie van racewagens en, bij uitbreiding, races met dergelijke wagens aanduidt. Bovendien wordt „formule 1” als soortnaam ter aanduiding van een autorensport gebruikt, die het publiek niet specifiek met de door verzoeksters ondernemingsgroep georganiseerde races zal associëren, maar met de hogere categorie van om het even welke autorace. Er bestaat immers geen ander passend woord of geen andere passende uitdrukking om deze sport aan te duiden.
44 Verder dient erop te worden gewezen dat verzoekster niet opkomt tegen de vaststelling van de kamer van beroep dat „formule 1” in de omgangstaal een gebruikelijke uitdrukking is ter aanduiding van racewagens, en bij uitbreiding, van autoraces, en dat F 1 de algemeen bekende afkorting hiervan is. Verder blijkt ook uit de door verzoekster overgelegde bewijzen, in het bijzonder de stukken die bij de in het vorige punt vermelde verklaring van de getuige zijn gevoegd, dat de afkorting F 1 in een beschrijvende context kan worden gebruikt. Derhalve is de afkorting F 1 evenzeer een soortnaam als de uitdrukking „formule 1”.
45 In deze context dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk [zie arrest Gerecht van 27 november 2007, Gateway/BHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
46 Het loutere feit dat het oudere woordmerk als nationaal of internationaal merk werd ingeschreven, sluit voorts niet uit dat dit merk in ruime mate beschrijvend is of, met andere woorden, dat het slechts een zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit voor de betrokken waren en diensten [zie arrest Gerecht van 13 oktober 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/BHIM – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
47 In dit kader dient eraan te worden herinnerd dat de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van verzoekster, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure [zie arrest Gerecht van 12 november 2008, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Jurispr. blz. II‑3085, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
48 Dit neemt evenwel niet weg dat het BHIM moest nagaan op welke wijze het relevante publiek het element „f 1” in het aangevraagde merk percipieerde.
49 Gelet op deze overwegingen en rekening houdend met de overgelegde bewijselementen, dient te worden vastgesteld dat het relevante publiek het element „f 1” in het aangevraagde merk niet opvat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt.
50 Derhalve heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het element „f 1” in een gewone typografie slechts een zwak onderscheidend vermogen bezat voor de betrokken waren en diensten en dat de eventuele bekendheid van het in de Unie gebruikte gemeenschapsbeeldmerk hoofdzakelijk verbonden was aan het logo zelf.
51 De zaak die heeft geleid tot het door verzoekster ter terechtzitting aangevoerde arrest Medion (punt 33 supra), is in het onderhavige geval niet ter zake dienend. In casu dient te worden vastgesteld dat het teken F 1 geen zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk inneemt, daar – zoals hierboven reeds werd vastgesteld – het relevante publiek het element „f 1” als een beschrijvend bestanddeel van dit merk opvat.
52 Verzoeksters betoog, dat het element „F 1” een bijzonder groot onderscheidend vermogen heeft en dat dit element in standaardtypografie dezelfde reputatie als het logo heeft, faalt. Anders dan verzoekster stelt, kan het normale gebruik van de oudere nationale woordmerken en van het oudere internationale woordmerk niet worden afgeleid uit de overgelegde bewijselementen inzake het logo F 1.
– Vergelijking van het aangevraagde merk met de oudere nationale woordmerken en het oudere internationale woordmerk F 1
53 In casu zijn de oudere nationale merken en het oudere internationale merk woordmerken, bestaande in het element „f 1”, terwijl het aangevraagde merk een samengesteld merk is (zie punt 34 supra).
54 In dit verband dient te worden opgemerkt dat de betrokken tekens bepaalde punten van overeenstemming hebben wegens het element „f 1” dat zij gemeen hebben. Zij verschillen evenwel op visueel vlak wegens de lengte ervan, de aanwezigheid van het woord „live” en het feit dat het aangevraagde merk een beeldelement bevat.
55 Op fonetisch vlak dient te worden vastgesteld dat het aangevraagde merk twee woorden bevat en de oudere merken slechts één. De toevoeging van een woord in het aangevraagde merk, dat wordt uitgesproken, weegt in zekere mate op tegen het gemeenschappelijke element „f 1”. Doordat evenwel de conflicterende tekens beide het element „f 1” bevatten, dat in het aangevraagde merk als eerste wordt uitgesproken, heeft de kamer van beroep op goede gronden geconcludeerd tot het bestaan van een zekere mate van overeenstemming op fonetisch vlak.
56 Op begripsmatig vlak duidt het oudere merk een bepaald type van racewagens aan, te weten formule 1-wagens, en het kan tevens worden opgevat als een impliciete verwijzing naar formule 1-races. Het aangevraagde merk brengt dezelfde boodschap over, maar door de toevoeging van het woord „live”, dat doet denken aan een rechtstreeks verslag of een rechtstreekse uitzending van een evenement, is dit merk conceptueel rijker dan het oudere merk. Hoewel het gemeenschappelijke woordelement „f 1” ervoor zorgt dat de conflicterende tekens op begripsmatig vlak bepaalde gelijkenissen vertonen, is de mate van overeenstemming derhalve toch zwak.
57 In navolging van de kamer van beroep dient te worden vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, aangezien de consument het element „f 1” in het aangevraagde merk niet met verzoekster in verbinding zal brengen doordat het enige teken dat hij heeft leren associëren met verzoekster, het logo van het merk F 1 Formula 1 is, en niet het teken in een standaardtypografie, en doordat de consument F 1 in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1” zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding.
58 Het aangevraagde merk dient derhalve te worden vergeleken met het gemeenschapsbeeldmerk F 1 Formula 1 van verzoekster.
– Vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere gemeenschapsbeeldmerk F 1 Formula 1
59 Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, vertonen het aangevraagde merk en het oudere gemeenschapsbeeldmerk F 1 Formula 1 duidelijke verschillen wat de algemene opbouw ervan betreft. In het aangevraagde merk zijn de „f” en de „1” recht en afzonderlijk geschreven, terwijl deze elementen in dat oudere merk schuin naar rechts en zo zijn geschreven dat de ruimte ertussen de vorm van het cijferelement creëert. Deze twee elementen zijn voorts in een sterk kleurencontrast weergegeven. De rechterkant van het merk bevat vervagende lijnen, die waarschijnlijk de snelheid weergeven. Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de betrokken merken op visueel vlak geenszins overeenstemmen.
60 Op fonetisch en begripsmatig vlak is het resultaat van het onderzoek hetzelfde als dat van het onderzoek van F 1 als woordteken (zie punten 55 en 56 supra), hetgeen een zekere mate van overeenstemming uit fonetisch en begripsmatig oogpunt impliceert.
61 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van visuele overeenstemming en door de beperkte fonetische en begripsmatige overeenstemming, volstaat in casu de vaststelling dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestond, daar het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal verwarren met dat van verzoekster. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de generieke betekenis die door het publiek aan het teken F 1 wordt toegeschreven, verzekert dat dit publiek zal begrijpen dat het aangevraagde merk op de formule 1 betrekking heeft, maar wegens de volledig andere opbouw geen verband zal leggen met de activiteiten van verzoekster.
62 Gelet op een en ander moet het eerste middel worden afgewezen.
Tweede middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
63 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep ten onrechte het argument heeft afgewezen dat het gemeenschappelijke element, te weten het bestanddeel „f 1”, volstaat om uit het oogpunt van het publiek een verband in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te creëren tussen de conflicterende tekens. Bijgevolg heeft de kamer van beroep ook nagelaten te onderzoeken of het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kon trekken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van de oudere merken en aldus schade kon toebrengen aan de houder ervan.
64 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
Beoordeling door het Gerecht
65 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 blijkt dat de toepassing ervan aan de volgende drie voorwaarden is onderworpen: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken; ten tweede, de bekendheid van het in oppositie ingeroepen oudere merk en, ten derde, het bestaan van het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze drie voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan [arrest Gerecht van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Jurispr. blz. II‑1825, punt 30].
66 Ook dient in herinnering te worden gebracht dat uit de rechtspraak voortvloeit dat de inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, wanneer zij zich voordoen, het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming van de conflicterende merken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie naar analogie arrest Hof van 27 november 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Jurispr. blz. I‑8823, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
67 Zoals blijkt uit punt 66 van de bestreden beslissing, is het teken waarvan verzoekster het gebruik en eventueel de bekendheid heeft aangetoond, uitsluitend het teken waarop gemeenschapsinschrijving nr. 631531 betrekking heeft, te weten de logovariant. Derhalve rijst vooreerst de vraag of de betrokken beeldmerken gelijk zijn of overeenstemmen. Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het teken berusten immers op de virtuele versmelting van de letter „f” met het cijfer „1”, die in zeer contrasterende kleuren zijn weergegeven. De loutere aanwezigheid van de letter „f” en het cijfer „1” in het aangevraagde merk, zonder enig onderscheidend vermogen, volstaat niet om te concluderen tot een verband tussen de betrokken merken. Niettegenstaande een zekere gelijkenis op fonetisch en begripsmatig vlak, dient derhalve de conclusie van de kamer van beroep, dat geen enkel element van het aangevraagde merk het logo F 1 in herinnering brengt bij het publiek, te worden bevestigd, daar de conflicterende tekens niet kunnen worden geacht overeen te stemmen.
68 Aangezien niet is voldaan aan een van de drie in punt 65 supra vermelde cumulatieve voorwaarden, dient geen uitspraak te worden gedaan over de vraag of de derde voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu vervuld is.
69 Hieruit volgt dat het tweede middel eveneens moet worden afwezen.
Kosten
70 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Achtste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Formula One Licensing BV wordt verwezen in de kosten.
Martins Ribeiro | Papasavvas | Wahl |
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 februari 2011.
ondertekeningen