ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. SZPUNAR
представено на 7 септември 2023 година(1)
Дело C‑361/22
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
срещу
Buongiorno Myalert SA
(Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания)
„Преюдициално запитване — Марки — Директива 89/104/ЕИО — Директива 2008/95/ЕО — Ограничаване на действието на марката — Използване на марката, за да се посочи предназначението на продукт или услуга — Условия за законосъобразност“
I. Въведение
1. Спорът в главното производство, който е в основата на настоящото преюдициално запитване, е между доставчик на информационни услуги чрез интернет мрежата и мобилна телефония и притежателя на марката „ZARA“ поради твърдяно нарушение на правата, предоставени от марката. Всъщност в хода на рекламна кампания доставчикът на информационните услуги предлага като подарък участието в томбола, една от наградите в която е карта подарък ZARA, чието изображение е представено в рамките на рекламната кампания. Притежателят на марката предявява срещу доставчика на услуги иск за нарушение, тъй като последният се е облагодетелствал от репутацията на марката и е увредил репутацията ѝ.
2. В този смисъл спорът в главното производство може да се окаже на границата между правната уредба в областта на марките и разпоредбите за нелоялна конкуренция. Преюдициалното запитване по настоящото дело обаче се отнася само до директивите, свързани с правото относно марките.
3. В това отношение притежателят на марка, регистрирана в една от държавите членки, има право да забрани на всяко трето лице някои видове използване на знак, когато това използване не е съобразено с правото му върху интелектуална собственост с оглед на предвидените от тези директиви условия.
4. Изключителното право на притежателя обаче не е абсолютно. Така член 6, параграф 1, буква в) от Директиви 89/104/ЕИО(2) и 2008/95/ЕО(3) предвижда, че притежателят не може да забрани на трето лице да използва марката в търговската дейност, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по‑специално като принадлежности или резервни части. През 2015 г. Директива 2008/95 е заменена с Директива (ЕС) 2015/2436(4), с чийто член 14, параграф 1, буква в), изглежда, се въвежда, поне от гледна точка на самия текст, по‑широко ограничение на действието на марката от това в член 6, параграф 1, буква в) от Директиви 89/104 и 2008/95.
5. Като счита, че разглежданите в главното производство действия по‑скоро попадат в обхвата на това по‑широко ограничение, в рамките на преюдициалното запитване запитващата юрисдикция иска от Съда да установи дали член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 действително изменя обхвата на разглежданото ограничение, или тази разпоредба се отнася до използване, което имплицитно вече е било включено в член 6, параграф 1, буква в) от Директиви 89/104 и 2008/95.
6. Макар преюдициалното запитване да се отнася до член 6, параграф 1, буква в) от Директиви 89/104 и 2008/95, значението на отговора на така формулирания въпрос далеч надхвърля системата на националните марки.
7. Всъщност, от една страна, този отговор ще засегне и системата на марките на Европейския съюз, основана на Регламент (ЕО) № 207/2009(5), който от 1 октомври 2017 г. е заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001(6). Междувременно Регламент № 207/2009 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424(7). Ограничение, аналогично на съдържащото се в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, се съдържа в член 12, буква в) от Регламент № 207/2009. С Регламент (ЕС) 2015/2424 последната разпоредба е изменена, като по същество се възприема формулировката на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436.
8. От друга страна, съгласно постоянната практика на Съда ограничаването на действието на правата на притежателя на марката, предвидено от законодателя на Съюза, цели да се съгласуват основните интереси, свързани със защитата на правата върху марката, с интересите, свързани със свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги в общия пазар, по такъв начин, че правото относно марките да може да изпълни своята роля на съществен елемент в системата на ефективна конкуренция, която Договорът се стреми да установи и поддържа(8).
II. Правна уредба
А. Правото на Съюза
1. Директива 89/104
9. Член 5 („Права, предоставени от марката“) от Директива 89/104 гласи:
„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:
а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката;
2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.
3. По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:
а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;
б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
в) вносът и износът на стоки с този знак;
г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.
[…]“.
10. Член 6 („Ограничаване на действието на марката“) от Директива 89/104 предвижда в параграф 1:
„1. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:
[…]
б) указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;
в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по‑специално като принадлежности или резервни части;
при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика“.
2. Директива 2008/95
11. Директива 89/104 е отменена и заменена с Директива 2008/95, която влиза в сила на 28 ноември 2008 г. С Директива 2008/95 не са направени съществени изменения нито в член 5, параграф 2 от Директива 89/104, нито в член 6, параграф 1, букви б) и в) от тази директива.
3. Директива 2015/2436
12. Директива 2015/2436, която отменя и заменя Директива 2008/95, считано от 15 януари 2019 г., предвижда в член 14, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“:
„1. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:
[…]
в) марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката, по‑специално когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, по‑конкретно като принадлежности или резервни части.
2. Параграф 1 се прилага само когато използването от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията.
[…]“.
Б. Испанското право
13. С член 34 от Ley 17/2001 de Marcas (Закон 17/2001 за марките) от 7 декември 2001 г. (BOE, бр. 294 от 8 декември 2001 г., стр. 45579), в редакцията му, приложима към фактите по спора в главното производство (наричан по‑нататък „Закон за марките“), се транспонира в испанския правен ред член 5 от Директива 89/104. Този член предвижда:
„1. Регистрацията на марката предоставя на притежателя изключителното право да я използва в търговската дейност.
2. Притежателят на регистрирана марка има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:
а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
b) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;
c) знак, който е идентичен или сходен за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана марката, ако тази марка е общоизвестна или се ползва с репутация в Испания и ако използването без основателна причина на знака може да сочи връзка между тези стоки или услуги и притежателя на марката, или най-общо, ако това използване би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер, известността или общоизвестността на регистрираната марка или би ги увредило“.
14. Член 37, параграф 1, буква c) от Закона за марките, с който се транспонира в испанското право член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, гласи:
„1. Правото, предоставено от марка, не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност следните елементи, ако това използване е в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията:
[…]
c) марката, когато това е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, по‑специално като принадлежности или резервни части“.
15. След влизането в сила на Директива 2015/2436 испанският законодател е изменил член 37, параграф 1, буква с) от Закона за марките, който гласи:
„1. Марка не дава право на притежателя да забранява на трети лица да я използват в търговската дейност:
[…]
c) марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка, по‑специално когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на продукт или услуга, най-вече като принадлежности или резервни части“.
III. Фактите в главното производство
16. Buongiorno Myalert SA (наричано по‑нататък „Buongiorno“) е предприятие, което през 2010 г. е предоставяло информационни услуги чрез интернет мрежата и мобилна телефония. През същата година дружеството стартира рекламна кампания за абонамент за услугата за изпращане на мултимедийно съдържание чрез SMS, промотирана под наименованието „Club Blinko“, в рамките на която предлага като подарък участието в томбола с награда карта подарък ZARA на стойност 1 000 евро. След кликване върху банер, за да се получи достъп до участието в томболата, на следващия екран участникът вижда знака „ZARA“, рамкиран в правоъгълник, който напомня формата на картите за подаръци.
17. Дружеството Industria de Diseño Textil SA (наричано по‑нататък „Inditex“) предявява иск за нарушение срещу Buongiorno във връзка с нарушаването на изключителните права, предоставени от национална марка, с която е защитен знакът „ZARA“. В подкрепа на иска, предявен на основание член 34, параграф 2, букви b) и c) от Закона за марките, Inditex изтъква съображения, свързани съответно с наличие на вероятност от объркване и с облагодетелстване от репутацията на марката, както и с увреждане на репутацията ѝ.
18. Buongiorno отрича да е налице нарушение на правата, предоставени от марката „ZARA“, като твърди, че конкретното използване на знака не е било в качеството му на марка, а с цел да се посочи в какво се изразява един от подаръците за печелившите от томболата. Според Buongiorno такова „референтно“ използване попада в обхвата на законосъобразното използване на отличителни знаци на трети лица, уредено в член 37 от Закона за марките.
19. Първоинстанционният съд отхвърля иска на Inditex. След като приема, че използването от Buongiorno на марката „ZARA“ не представлява „референтно“ използване съгласно член 37 от Закона за марките, тази юрисдикция постановява, че не са изпълнени условията на член 34, параграф 2, букви b) и c) от Закона за марките.
20. Inditex подава въззивна жалба срещу това решение, като твърди, че е налице нарушение на марката на основание член 34, параграф 2, буква c) от Закона за марките. Въззивната жалба е отхвърлена от второинстанционния съд, който приема, че използването на марката „ZARA“ не е увредило репутацията на марката и не е довело до несправедливо облагодетелстване от тази репутация.
21. Inditex подава касационна жалба пред Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания), който е запитващата юрисдикция по настоящото дело.
22. Предвид употребата на израза „по‑специално“ в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, който свързва по‑общото поведение („идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката“), което не е включено в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, с по‑конкретното поведение (когато използването на тази марка „е необходимо, за да се означи предназначението на продукт или услуга, по‑специално като принадлежности или резервни части“), което се съдържа в тази втора директива, запитващата юрисдикция има съмнения относно обхвата на този текст, въведен в разпоредбата на член 14, параграф 1, буква в) от първата директива. Тя иска да се установи дали става въпрос за поясняване на признак, който е бил имплицитно включен в разпоредбата на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, или обхватът на „референтното“ използване е разширен. Според запитващата юрисдикция поведението на Buongiorno е обхванато по‑скоро от действащата редакция на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, отколкото от разпоредбата на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104.
23. Запитващата юрисдикция уточнява, че е поискала от страните в главното производство да представят становището си по необходимостта от отправяне на преюдициално запитване относно тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, „[в] случай че вследствие на уважаването на правното основание на жалбата, изведено от нарушение на член 34, параграф 2, буква c) от Закона за марките, е необходимо да се провери дали се прилага ограничението на действието на марката, предвидено в член 37, [параграф 1], буква c) от посочения закон“.
IV. Преюдициалният въпрос и производството пред Съда
24. При тези обстоятелства с акт от 12 май 2022 г., постъпил в Съда на 3 юни 2022 г., Tribunal Supremo (Върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда преюдициален въпрос, който гласи следното:
„Трябва ли член 6, параграф 1, буква в) от Директива [89/104] да се тълкува в смисъл, че ограничението на правото върху марка включва имплицитно по‑общото поведение, понастоящем посочено в член 14, параграф 1, буква в) от Директива [2015/2436]: използване „на марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката?“.
25. Писмени становища представят страните в главното производство, испанското правителство и Европейската комисия. Не е проведено съдебно заседание.
V. Анализ
А. Определяне на преюдициалния въпрос
26. С преюдициалния въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че използването на марката в търговската дейност „с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката“, понастоящем посочено в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, попада в обхвата на първата разпоредба.
27. В самото начало, предвид изложените от страните в писмените им становища забележки, ми се струва уместно да изложа следните съображения относно определянето на преюдициалния въпрос.
28. На първо място, следва да се отбележи, че фактите в главното производство са настъпили през 2010 г., докато в преюдициалния въпрос е посочен член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104. Тази директива е отменена и заменена с Директива 2008/95, която влиза в сила на 28 ноември 2008 г. Наистина последната директива не изменя член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, но тя все пак изглежда приложима ratione temporis към спора в главното производство. Ето защо в настоящото заключение ще се позовавам на Директива 2008/95 и на член 6, параграф 1, буква в) от нея и поради това предлагам преюдициалният въпрос да се преформулира в този смисъл(9).
29. На второ място, би могло преюдициалният въпрос да се преформулира, като се приеме, че с него запитващата юрисдикция иска да установи дали член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че в обхвата на тази разпоредба може да попадне поведение, изразяващо се в това, че трето лице използва марката в рамките на рекламна кампания, за да посочи награда, която някой от неговите клиенти може да спечели при участие в томбола. Отговорът обаче на въпроса, така както е формулиран от запитващата юрисдикция, ще ѝ позволи да се произнесе по подходящ начин по спора, с който е сезирана, поради което не следва да се замества тази юрисдикция в ролята ѝ и да се преформулира въпросът.
30. На трето място, Buongiorno твърди, че в преюдициалния въпрос изобщо не се споменава ограничаване на действието на марката, предвидено в член 6, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, съгласно който притежателят на марка няма право да забрани на трето лице да използва в търговската дейност указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите. Buongiorno обаче уточнява, че вече се е позовало на тази разпоредба в първоинстанционното производство, за да защити законосъобразността на действията си. Поради това то счита, че за да даде полезен и изчерпателен отговор на запитващата юрисдикция, Съдът трябва да разгледа преюдициалното запитване и от гледна точка на тази разпоредба.
31. Доколкото запитващата юрисдикция няма съмнения относно тълкуването на член 6, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, не предлагам на Съда да преформулира преюдициалния въпрос в тази насока, за да тълкува и тази разпоредба. Всъщност единствено националният съд има възможност да определя въпросите, които да постави на Съда, и страните в главното производство не биха могли да променят съдържанието им(10).
32. При това положение от съображения за изчерпателност следва да се отбележи, на първо място, че член 6, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 се прилага само ако поведението на Buongiorno се счита за „използване“ по смисъла на член 5 от тази директива. Доколкото този аспект също изглежда спорен от гледна точка на прилагането на член 6, параграф 1, буква в) от посочената директива, ще се върна към него в рамките на анализа на преюдициалния въпрос по същество(11).
33. На второ място, както е постановил Съдът, член 6, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 представлява израз на необходимостта от възможност за свободно ползване. За да може трето лице да се позове на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване, която стои в основата на тази разпоредба, трябва използваното от третото лице указание да е свързано с характеристика на продаваната стока или извършваната от него услуга(12). Освен това Съдът също така постановява, че поставянето на знак, който е идентичен с марка, регистрирана по‑специално за автомобилни превозни средства, върху умалени модели на превозни средства с тази марка, с цел тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, не е насочено към даване на указания относно характеристиките на посочените умалени модели, а е само елемент от точното възпроизвеждане на оригиналните превозни средства(13).
34. В случая обстоятелството, че трето лице показва марката на притежател в рамките на рекламна кампания, за да посочи награда, която клиентите му могат да спечелят при участие в томбола, евентуално е равнозначно по‑скоро на посочване на характеристика на стоката на притежателя, отколкото на характеристика на услугата за предоставяне на мултимедийно съдържание, предлагана от третото лице. Всъщност, дори да се предположи, че Inditex е предлагало на пазара карти подарък с характеристиките, посочени в рекламната кампания на Buongiorno, не може да се приеме, че възпроизвеждането на тези карти подарък в рекламната кампания е имало за цел да дава указания относно характеристиките на услугата, предоставяна от Buongiorno.
35. На четвърто място, с оглед на описаната от запитващата юрисдикция фактическа обстановка може да се постави и въпросът дали действията на Buongiorno попадат в обхвата на член 7 от Директива 2008/95, който е озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка“. Тази разпоредба предвижда, че правото, предоставено от марката, не дава право на нейния притежател да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие, освен ако не са налице основателни причини притежателят да се противопостави на последващи продажби на стоките.
36. Без да се засяга отговорът, който следва да се даде на този въпрос, следва да се отбележи, най‑напред, че запитващата юрисдикция не иска тълкуване на член 7 от Директива 2008/95. По‑нататък, Inditex твърди, че при липсата на първа продажба на стоката, а именно картата подарък, или на първо пускане на пазара с негово съгласие, правото му върху марката не е изчерпано към момента на използването на марката му от Buongiorno. Накрая, дружеството поддържа в друг контекст, че към онзи момент не търгува, нито е търгувало с карти подарък с посочените в рекламната кампания характеристики. Следователно ставало дума за несъществуваща стока.
37. Предвид гореизложеното предлагам да се разгледа поставеният с преюдициалното запитване правен проблем единствено от гледна точка на връзката между член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 и член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436. Следва все пак предварително да се спра на доводите, изтъкнати от страните относно допустимостта на преюдициалния въпрос.
Б. По допустимостта
38. Inditex изтъква два довода в подкрепа на твърдението, че настоящото преюдициално запитване е недопустимо.
39. На първо място, Inditex отбелязва, както е установила самата запитваща юрисдикция(14), че тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 може да ѝ бъде полезно само ако касационната жалба, по която тази юрисдикция трябва да се произнесе, бъде уважена поради нарушение на член 34, параграф 2, буква c) от Закона за марките, който като национална разпоредба, с която испанският законодател е въвел предвидената в член 5, параграф 2 от тази директива възможност, предоставя специална защита на т.нар. „марки с репутация“. Според Inditex обаче използването на знак, идентичен или сходен с марка с репутация, посочено в последната разпоредба, по никакъв начин не е в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията, поради което трето лице, което е използвало тази марка, не може да се позовава на член 6, параграф 1, буква в) от тази директива. Преди да премина към по‑нататъшното изложение, бих искал да добавя, че доводът на Inditex в подкрепа на твърдението, че преюдициалното запитване е недопустимо, по същество може да се разглежда и като довод, свързан с тълкуването на горепосочените разпоредби(15).
40. На второ място, Inditex твърди, че при всички положения отговорът на преюдициалния въпрос не би могъл да бъде полезен, тъй като очевидно е недостатъчен за разрешаване на поставения в главното производство правен въпрос. Всъщност само по себе си „референтното“ използване на марка не е законосъобразно. За законосъобразността на такова използване се изисква то да е „в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията“ и да е съобразено с правилата за изчерпване на правата, предоставени от марка в случай на сделки с чужди стоки.
41. В това отношение доводът, че в основата на преюдициален въпрос е предположение, по което запитващата юрисдикция все още не се е произнесла, поради което този въпрос трябва да се счита за преждевременен и хипотетичен(16), или че отговорът, който трябва да се даде на преюдициален въпрос, няма да бъде достатъчен, за да се разреши спорът в главното производство(17), не води автоматично до извода, че запитването е недопустимо.
42. Всъщност само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени, предвид особеностите на делото, релевантността на въпроса, който поставя на Съда. След като поставеният въпрос се отнася до тълкуването или до валидността на норма от правото на Съюза, Съдът по принцип е длъжен да се произнесе. От това следва, че свързан с правото на Съюза преюдициален въпрос се ползва с презумпция за релевантност. Съдът може да откаже да се произнесе по поставен от национална юрисдикция преюдициален въпрос само ако е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или когато Съдът не разполага с необходимите фактически и правни елементи, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси(18).
43. Настоящият случай обаче не е такъв. Наистина, за да се произнесе по касационната жалба, запитващата юрисдикция трябва да направи преценка, която предхожда преценката относно поставения с преюдициалния въпрос правен проблем (използване на марка с репутация, посочено в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95), и евентуално да извърши допълнителни и последващи преценки (използване в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията). Не е обаче съвсем очевидно, че член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 не следва да се прилага в положение, в което марката се появява в контекста на рекламна кампания на трето лице, за да посочи награда, която клиент на третото лице може да спечели при участие в томбола.
44. Освен това, без да оспорва изрично допустимостта на преюдициалния въпрос, Комисията посочва, че тъй като очевидно националният първоинстанционен съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че използването на марката „ZARA“ не попада в обхвата на нито един от случаите на „използване на марката“, предвидени в член 34 от Закона за марките, с който испанският законодател е транспонирал член 5 от Директива 89/104, не е необходимо да се разглежда дали в конкретния случай са изпълнени условията, определени в член 37 от Закона за марките и в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95. Считам обаче, че доводът на Комисията не може да доведе до недопустимост на преюдициалния въпрос по същите съображения като тези, посочени в точки 41 и 42 от настоящото заключение по отношение на доводите на Inditex.
45. Всъщност, макар да разбирам доводите на Комисията в подкрепа на становището ѝ, че действията на Buongiorno не представляват използване по смисъла на член 5 от Директива 89/104, следва да се припомни, че запитващата юрисдикция не изразява съмнения по тълкуването на тази разпоредба, поради което не може да се приеме, че преюдициалният въпрос е недопустим(19).
46. Следователно преюдициалният въпрос е допустим.
В. По същество
47. Преди да разгледам поставения с преюдициалното запитване правен проблем, ще анализирам накратко аспекта, посочен от страните в писмените им становища, който се отнася до квалифицирането на поведението на Buongiorno като „използване на знак, идентичен или сходен на марката с репутация“, посочено в член 5, параграф 2 от Директива 89/104.
48. Този анализ е от значение по две причини. Всъщност, от една страна, за да може да се приложи член 6 от Директива 2008/95, трето лице трябва да използва знак, на което използване притежателят на марката може да се противопостави съгласно член 5 от тази директива. От друга страна, доводът на Inditex относно недопустимостта на преюдициалния въпрос може да се тълкува и като довод, свързан с разглеждането му по същество, съгласно който член 6, параграф 1, буква в) от посочената директива в никакъв случай не може да се прилага, когато използването е свързано с марка с репутация, посочено в член 5, параграф 2 от същата директива.
1. По използването на марка с репутация, посочено в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95
49. Въпросът дали действията на трето лице по отношение на марка могат да бъдат законосъобразни с оглед на правилото, предвидено в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, се поставя само ако се приеме, че тези действия представляват използване по смисъла на член 5 от тази директива(20).
50. В конкретния случай запитващата юрисдикция отправя преюдициалното запитване за положение, при което основанието в касационната жалба — нарушение на член 34, параграф 2, буква с) от Закона за марките, с който испанският законодател е въвел предвидената в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95 възможност, бъде уважено. С други думи, преди да се произнесе по довода, изведен от референтното използване, запитващата юрисдикция следва да прецени дали поведението на Buongiorno представляват използване на знак, идентичен или сходен с марката с репутация, което, ако е без основание, би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката или би ги увредило.
51. Както вече отбелязах в точка 39 от настоящото заключение, доводът на Inditex относно хипотетичния характер на преюдициалния въпрос може да се разбира в смисъл, че според това дружество правото на притежателя на марка да се противопостави на използването, посочено в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95, по никакъв начин не се ограничава от предвиденото в член 6, параграф 1, буква в) от тази директива ограничаване на действието на марката.
52. В това отношение Inditex изтъква, от една страна, че референтното използване на марката трябва, както изисква член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 във връзка с член 6, параграф 1, in fine от тази директива, да е в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. Според него в решение Gillette Company и Gillette Group Finland(21) Съдът е приел, че използването на марка не е в съответствие с такива почтени практики, по‑специално когато засяга стойността на марката, като води до несправедливо облагодетелстване от отличителния ѝ характер или от репутацията ѝ. От друга страна, това дружество посочва, че използването на марка с репутация, посочено в член 5, параграф 2 от тази директива, се състои в използването на знак, идентичен или сходен с марката с репутация, което използване, ако е без основание, води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката или би ги увредило.
53. При тези обстоятелства според Inditex условията за законосъобразно използване, предвидени в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, съвпадат с тези за използване на марка с репутация, на което притежателят може да се противопостави съгласно член 5, параграф 2 от тази директива, поради което тези две разпоредби са взаимно изключващи се. От това дружеството прави извод, че трето лице, което неправомерно използва марка с репутация съгласно член 5, параграф 2 от Директивата, не може да се позовава на „референтно“ използване.
54. Макар да разбирам тези доводи, смятам, че в систематичен план и с оглед на съдебната практика са налице съображения, недопускащи такова стриктно тълкуване, което предварително и във всички хипотези изключва съвместното прилагане на тези две разпоредби.
55. Преди да изложа тези съображения, следва да се отбележи, че нищо не сочи при въвеждането на възможността, предвидена в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95, испанският законодател да е искал да изключи такова съвместно прилагане на тези разпоредби. При това положение не е необходимо да се разглежда въпросът дали в случай на такова въвеждане националният законодател може да реши към правата на притежателя на марка с репутация да не се прилага ограничението, предвидено в член 6, параграф 1, буква в) от тази директива.
а) Относно връзката между член 5, параграф 2 и член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95
56. Както е постановил Съдът, защитата, предоставена с член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95, цели само да позволи на притежателя на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така че последната да изпълни присъщите си функции. От това Съдът стига до извода, на първо място, че упражняването на предоставеното от марката изключително право трябва да бъде запазено за случаите, в които използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката. Член 5, параграф 2 от посочената директива установява в полза на марките с репутация защита, която е по‑широка, отколкото предвидената в параграф 1 от този член. Специфичното за тази защита условие е използване без основателна причина на знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, с което да се извлича или би могло да се извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на тази марка или с което да им се нанася или би могло да им се нанесе вреда(22).
57. Ето защо, на второ място, за разлика от хипотезата по член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, упражняването на правото на притежателя на марка с репутация не предполага съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители(23).
58. Макар в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95 да се прави разлика между три различни случая на нарушение, а именно увреждане на отличителния характер на по‑ранната марка, увреждане на репутацията на тази марка и несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на посочената марка(24), в случая Inditex поддържа в подкрепа на предявения иск за нарушение, че Buongiorno се е облагодетелствало от репутацията на марката и е навредило на репутацията ѝ.
59. В това отношение Съдът е постановил, че проверката дали е налице нарушение по член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, а оттам и нарушение по член 5, параграф 2 от Директива 2008/95, трябва да се основава на цялостна преценка, която отчита всички относими към случая фактори, сред които по‑специално колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност, присъща или придобита чрез използване на марката, степента на сходство между конфликтните марки, както и естеството и степента на близост между съответните стоки и услуги(25).
60. Освен това, когато притежателят на марката с репутация е доказал, че е налице някое от нарушенията, посочени в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95, третото лице, което използва сходен на марката с репутация знак, следва да докаже, че има основание за използването на такъв знак. Изтъкването от трето лице на основание за такова използване задължава притежателя на марката да търпи използването на сходния знак(26).
61. На пръв поглед изтъкването на основание за използването на знак, идентичен или сходен с марка с репутация, води до същия резултат като изтъкването на ограничение на действието на марка, предвидено в член 6, параграф 1 от Директива 2008/95. И в двата случая притежателят трябва да търпи използването на идентичен или сходен с марката му знак.
62. При това положение, за да може трето лице да се позове на предвиденото в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 ограничение на действието на марка, използването на знак трябва да отговаря на условията, предвидени в тази разпоредба, а както се изисква от член 6, параграф 1, in fine от тази директива, да е и в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията.
63. При тези обстоятелства следва да се очертае обхватът на понятията „основание“ и „[използване в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията]“, използвани съответно в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 1, in fine от Директива 2008/95, за да се определи дали липсата на „основание“ по смисъла на първата разпоредба означава, че използването по никакъв начин не е „почтено“ по смисъла на втората разпоредба.
64. В това отношение, на първо място, от гледна точка на самия текст е налице разлика между тези две понятия, поради което не може да се презумира, че тези понятия имат еднакъв смисъл.
65. На второ място, от систематична гледна точка член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 не съдържа никаква резерва, която да изключи приложимостта на тази разпоредба в случай на нарушение на марка с репутация, посочено в член 5, параграф 2 от тази директива. Наистина може да се спори дали такава резерва не е въведена в текста на посочената директива, тъй като предвиденото в първата разпоредба ограничение трябва задължително да бъде транспонирано в националното право, докато всяка държава членка решава дали желае да въведе възможността, предвидена във втората разпоредба. В системата на марките на Съюза обаче се съдържат разпоредби, аналогични на член 5, параграф 2 и на член 6, параграф 1, буква в) от същата директива, което не оставя никакво право на преценка на държавите членки(27).
66. На трето място, от една страна, условието за „почтени практики“ изразява задължение за лоялност по отношение на легитимните интереси на притежателя на марката(28). От друга страна, понятието „основание“ има за цел да намери баланс между въпросните интереси, като отчете — в специфичния контекст на член 9, параграф 2 от Директива 2008/95 и с оглед на разширената защита на същата марка — интересите на третото лице, ползвател на посочения знак(29). Понятието „основание“ не може само да обхваща обективно императивни съображения, а може също да се свърже със субективните интереси на трето лице, което вече използва знак, идентичен или сходен на марката с репутация(30).
67. Въпреки че някои от факторите, които трябва да се вземат предвид при преценката на тези две условия, могат да се припокриват, подходът, възприет при извършването на тези преценки, не е един и същ. Най‑общо, условието за „основание“ се фокусира повече върху гледната точка на трето лице и неговите интереси, докато с условието за „почтени практики“ се възприема гледната точка на притежателя. Въз основа на тази констатация значението, отредено на елемент, който се взема предвид в рамките на двете преценки, също може да се различава.
68. На четвърто място, същото важи и за елементи, които, от една страна, съставляват един от трите случая на нарушаване на марка с репутация, предвидени в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95, и които, от друга страна, се вземат предвид при преценката на условието за „почтена практика“ по смисъла на член 6, параграф 1, последно изречение от тази директива. Като пример за това, както посочва Inditex, в решение Gillette Company и Gillette Group Finland(31) Съдът несъмнено е постановил, че използването на знак не е в съответствие с почтените практики, по‑специално когато засяга стойността на марката, възползвайки се неправомерно от нейния отличителен характер или от репутацията ѝ. Съгласно член 5, параграф 2 от тази директива обаче, за да се установи нарушение на марка с репутация, е достатъчно трето лице несправедливо да се облагодетелства от репутацията на тази марка, без действията му да засягат стойността на посочената марка.
69. От друга страна, изводите, които могат да се направят от практиката на Съда, са също сериозно основание, че ограничението, предвидено в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, може да се приложи и когато притежателят може a priori да се позове на национална разпоредба, с която се въвежда възможността, предвидена в член 5, параграф 2 от тази директива.
б) По релевантната съдебна практика
70. По делото, по което е постановено решение Adam Opel(32), към Съда е отправен въпрос за член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104. Първо, макар първоначално да приема, че с оглед на обстоятелствата по главното производство е необходимо да предостави на запитващата юрисдикция и тълкуване на член 5, параграф 2 от тази директива, Съдът обаче оставя на запитващата юрисдикция фактическата преценка дали разглежданото използване съставлява използване без основание, което несправедливо се облагодетелства от отличителния характер или от репутацията на марката като регистрирана марка или ги уврежда(33). Второ, Съдът тълкува член 6, параграф 1, буква б) от тази директива, като се позовава и на член 6, параграф 1, буква в) от същата директива(34). В това отношение следва да се подчертае, че както предвиденото в член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 ограничение, така и предвиденото в член 6, параграф 1, буква в) от нея, са подчинени на условието използването да е в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията.
71. По същия начин в решение adidas и adidas Benelux(35), предвид обстоятелството че не е било оспорено, че делото се отнася до марка с репутация, Съдът първо е тълкувал член 5, параграф 2 от Директива 89/104, и второ, без никакви резерви, член 6, параграф 1, буква б) от тази директива(36).
72. В този ред на мисли, що се отнася до ограничаването на действието на марката, предвидено в член 6, параграф 1, буква a) от Директива 2008/95, също подчинено на условието за почтена практика, в решение Céline(37)Съдът е постановил, че спазването на това условие трябва да се преценява с оглед по‑специално на обстоятелството дали става въпрос за марка, ползваща се в държавата членка, където е регистрирана или е поискана нейната защита, с добра репутация, от която третото лице може да се възползва при пускането на пазара на неговите стоки или услуги. Въз основа на това решение може да се твърди, че ако, за да се определи дали трето лице може да се позове на някое от ограниченията на действието на марка, предвидени в член 6, параграф 1 от тази директива, следва да се вземе предвид и репутацията на съответната марка, не може да се приеме, че за всяко нарушение на марка с репутация по смисъла на член 5, параграф 2 от тази директива не се прилагат тези ограничения.
73. От тази съдебна практика правя извод, че за Съда не съществува непременно противоречие между, от една страна, наличието на използване, на което притежателят на марка с репутация може a priori да се противопостави въз основа на национална разпоредба, която въвежда възможността, предвидена в член 5, параграф 2 от Директива 2008/95, и използването от трето лице на ограничението, предвидено в член 6, параграф 1, буква в) от тази директива.
74. Поради това следва да се продължи с тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95.
2. По член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95
75. При тълкуването на разпоредба от правото на Съюза трябва да се вземат предвид не само нейният текст, но и контекстът ѝ, целите, преследвани от правната уредба и нейният генезис. Генезисът на разпоредбата от правото на Съюза също може да разкрие обстоятелства, които са релевантни за тълкуването ѝ(38).
76. В това отношение, на първо място, сравнението от гледна точка на самия текст на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 и на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 дава основание да се приеме, че единственото използване, което ограничава действието на марката („използване […] когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по‑специално като принадлежности или резервни части“), представлява понастоящем една от хипотезите на законосъобразното използване, на което не може да се противопостави притежателят на марката. Всъщност член 14 от Директива 2015/2346 гласи, на първо място, че понастоящем обхваща използването на марка с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката, и на второ място, че възпроизвежда нормативното съдържание на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, като поставя пред него израза „по‑специално“.
77. На второ място, това съображение се потвърждава от анализа на подготвителните работи за Директива 2015/2436.
78. Всъщност, най‑напред, видно от предложението за директива на Комисията, „[…] счита се за целесъобразно […] да се предвиди изрично ограничение за референтното използване като цяло“(39). Така Комисията не е счела, че член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 само пояснява или очертава контурите на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104. Изразът „целесъобразно да се предвиди“ показва волята на тази институция да предложи да се въведе ограничение на действието на марка за референтното използване като цяло. Освен това от самото начало общият характер на това ограничение го отличава от предвиденото в Директиви 89/104 и 2008/95, като последното ограничение е с конкретен, и следователно по‑тесен обхват.
79. По‑нататък, в този ред на мисли, първоначалната формулировка на съображение 25 от предложението за директива, в която се прави позоваване на референтното използване, е по‑ясна от тази на съображение 27 от Директива 2015/2436, що се отнася до намерението да се разшири обхватът на ограничението, съдържащо се до този момент в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95(40). Всъщност в съображение 25 се посочва, че „притежателят следва да няма право да препятства като правило(41) честното и почтено използване на марката за идентифициране или обозначаване на стоки или услуги като негови собствени“(42).
80. Накрая, обсъждането по време на подготвителните работи не поставя под съмнение съображението, че законодателят на Съюза се е стремил да разшири обхвата на ограничението, предвидено понастоящем в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436.
81. Всъщност, докато в текста на първоначалното предложение на Комисията се споменава формулирано по почти идентичен начин с това в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 „използването […] на марката, когато това е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, по‑специално като допълнителни или резервни части“, Парламентът предлага да се въведат някои допълнителни примери за законосъобразно използване(43), а именно по‑специално използване „с цел да се доведе до вниманието на потребителите препродажбата на оригинални стоки, които първоначално са били продавани от или със съгласието на притежателя на търговската марка“ и използване „с цел пародия, артистична изява, критика или коментар“. Съветът обаче се противопоставя на това предложение(44).
82. В крайна сметка Комисията се присъединява към становището на Съвета(45), като същевременно предлага да се отрази, поне частично, становището на Парламента в съображение 27 от Директива 2015/2436, съгласно което „[и]зползването на марка от трети лица за привличане на вниманието на потребителите към препродажбата на оригинални стоки, които първоначално са били продавани от или със съгласието на притежателя на марката в Съюза, следва да се считат за почтени, доколкото те същевременно са в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. Използването на марка от трети лица за целите на творческата изява следва да се счита за почтено, доколкото същевременно е в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. Освен това настоящата директива следва да се прилага по начин, който гарантира пълното зачитане на основните права и свободи, и по‑специално свободата на изразяване“.
83. На трето място, по‑тесният обхват на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 в сравнение с този на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, изглежда, се потвърждава от анализа на релевантната практика на Съда.
84. В това отношение, като се позовава на решения Gillette Company и Gillette Group Finland(46) и Portakabin(47), запитващата юрисдикция отбелязва, че Съдът, изглежда, стеснява обхвата на предвиденото в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104 ограничение до използването, което е необходимо, за да се означи предназначението на продукт.
85. Всъщност в тези решения Съдът пояснява, че положенията, които попадат в приложното поле на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, трябва да се сведат до тези, които обслужват целта на тази разпоредба. Според Съда целта на тази разпоредба е да се даде възможност на доставчиците на стоки или услуги, които допълват стоки или услуги, предлагани от притежателя на марката, да използват тази марка, за да информират потребителите относно връзката в процеса на използване между техните стоки или услуги и тези на споменатия титуляр на марката(48).
86. Освен това в решение Adam Opel(49)Съдът обсъжда накратко член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, като приема, че поставянето на марка, представляваща логото на производител на автомобили върху умалени модели на автомобили, не е предназначено да означи предназначението на моделите играчки. Оттук може да се направи обратният извод, че поставянето на марка върху стока на трето лице, за да се означи предназначението ѝ, може да попада в обхвата на ограничението, предвидено в тази разпоредба.
87. В този ред на мисли в решение BMW(50) Съдът, изглежда, също е приел, че само използване, което указва предназначението на стока или услуга на трето лице, представлява законосъобразно използване по смисъла на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95. В това решение Съдът посочва, че „използването на марка в съобщения, за да се информират потребителите, че трето лице извършва услугата по ремонт и поддържане на продуктите, които носят тази марка, представлява използване, което указва предназначението на услуга по смисъла на [тази разпоредба]. Всъщност подобно на използването на марка, предназначено да идентифицира автомобилите, на които ще се монтира неоригинална резервна част, въпросното използване има за цел да идентифицира стоките, които са предмет на предоставяната услуга“(51).
88. На четвърто място, тълкуването, че член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104 има сравнително ограничен обхват в сравнение с този на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, е широко подкрепяно от автори в областта на правната теория.
89. Всъщност въвеждането на общо ограничение за референтно използване чрез изменение на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 и на член 12, буква в) от Регламент № 207/2009 е предложено от авторите в областта на правната теория преди приемането на Директива 2015/2436 и на Регламент 2015/2424(52). Както посочих в точки 78 и 79 от настоящото заключение, законодателят на Съюза е възнамерявал да следва подхода, застъпен от тези автори. Освен това, що се отнася до формулировката на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 и на член 12, параграф 1, буква в) от Регламент 2015/2424, авторите твърдят, че обхватът на тези разпоредби е по‑широк от този на аналогичните разпоредби на Директива 2008/95 и на Регламент № 207/2009(53).
90. С оглед на тези съображения, свързани с граматическото тълкуване на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 и с генезиса на тази разпоредба, както и с тези на равнище съдебна практика и на доктринално равнище, предлагам на преюдициалния въпрос да се отговори, че тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че използването в търговската дейност на марката „с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката“, посочено понастоящем в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, не попада в приложното поле на първата разпоредба, освен ако става въпрос за използване, което е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга на третото лице(54).
VI. Заключение
91. С оглед на всички изложени по‑горе съображения предлагам на Съда да отговори на поставения от Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания) преюдициален въпрос по следния начин:
„Член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките
следва да се тълкува в смисъл, че
използването в търговската дейност на марката „с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката“, понастоящем посочено в член 14, параграф 1, буква в) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, не попада в обхвата на първата разпоредба, освен ако става въпрос за използване, което е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга на третото лице“.