Causa T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo makro – Denominazione sociale macros consult GmbH – Diritti acquisiti anteriormente alla domanda di registrazione di un marchio comunitario e conferenti al titolare il diritto di vietare l’utilizzazione del marchio comunitario richiesto – Segni non registrati che fruiscono di una tutela in diritto tedesco – Articolo 5 del Markengesetz – Articolo 8, paragrafo 4, articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 maggio 2013

1.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione con riferimento a criteri fissati dal diritto nazionale che disciplina il segno fatto valere

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)]

2.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di nullità fondata sull’esistenza di un diritto nazionale anteriore – Onere della prova

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, 53, §§ 1, c), e 2, e 65; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37, b), ii)]

3.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione, da parte del Tribunale, di prove relative a fatti in precedenza non addotti dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

1.      A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, l’esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora il medesimo soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; esso deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale contrassegno deve essere stato acquisito in conformità al diritto dello Stato membro ove il contrassegno era utilizzato prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario; da ultimo, tale contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Le suddette quattro condizioni limitano il numero dei contrassegni diversi dai marchi che possono essere invocati per contestare la validità di un marchio comunitario su tutto il territorio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Atteso che le condizioni poste dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sono cumulative, è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché una domanda di nullità di marchi comunitari sia respinta.

Le prime due condizioni, ossia quelle relative all’uso e alla portata del contrassegno fatto valere, dovendo quest’ultima non essere puramente locale, risultano dal testo stesso dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione. Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all’utilizzo dei contrassegni e alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento.

Viceversa, dalla locuzione «se e in quanto, conformemente (…) alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni sancite poi dall’articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il contrassegno fatto valere è giustificato, posto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario. Pertanto solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di impedire l’utilizzazione di un marchio successivo.

(v. punti 54‑56, 70)

2.      Risulta dal tenore letterale dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, che tale norma, allorché fa riferimento alla situazione nella quale un diritto anteriore consente di vietare l’uso di un marchio comunitario, distingue chiaramente due ipotesi, a seconda che tale diritto anteriore sia tutelato dalla normativa dell’Unione «o» dal diritto nazionale.

Per quanto riguarda il regime procedurale previsto dal regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nel caso di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, fondata su un diritto anteriore tutelato nell’ordinamento giuridico nazionale, la regola 37 del regolamento n. 2868/95 stabilisce che spetta al richiedente fornire elementi comprovanti che egli, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto.

Tale regola impone al richiedente l’onere di presentare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter far vietare l’uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa.

Dato che l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 opera un rinvio espresso all’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento e che quest’ultima disposizione riguarda diritti anteriori tutelati dalla legislazione dell’Unione o dal diritto dello Stato membro applicabile al segno in parola, le regole in materia di prova summenzionate sono applicabili anche quando si invoca un diritto nazionale sul fondamento dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Infatti, la regola 37, lettera b), punto ii), del regolamento n. 2868/95 prevede disposizioni analoghe in materia di prova del diritto anteriore nel caso di una domanda presentata a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Pertanto, la questione dell’esistenza di un diritto nazionale è una questione di fatto e incombe a una parte la quale afferma l’esistenza di un diritto che soddisfa i presupposti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 provare, dinanzi all’Ufficio, non soltanto che il suddetto diritto deriva dalla legislazione nazionale, ma altresì la portata di questa stessa legislazione.

(v. punti 57‑60, 62, 72)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 61)