UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
11 päivänä tammikuuta 2024 (*)
Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 6 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tavaramerkin vaikutusten rajoitukset – Tavaramerkin käyttö tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi – Direktiivi (EU) 2015/2436 – 14 artiklan 1 kohdan c alakohta
Asiassa C‑361/22,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Tribunal Supremo (ylin tuomioistuin, Espanja) on esittänyt 12.5.2022 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 3.6.2022, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
vastaan
Buongiorno Myalert SA,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos sekä tuomarit O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari), J.-C. Bonichot, S. Rodin ja L. S. Rossi,
julkisasiamies: M. Szpunar,
kirjaaja: A. Calot Escobar,
ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet
– Industria de Diseño Textil SA (Inditex), edustajinaan F. Arroyo Álvarez de Toledo ja R. Bercovitz Álvarez, abogados,
– Buongiorno Myalert SA, edustajinaan J. J. Marín López, abogado, ja A. Vázquez Pastor, procuradora,
– Espanjan hallitus, asiamiehenään I. Herranz Elizalde,
– Euroopan komissio, asiamiehinään P. Němečková ja J. Samnadda,
kuultuaan julkisasiamiehen 7.9.2023 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
on antanut seuraavan
tuomion
1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa.
2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Industria de Diseño Textil SA (Inditex) ja Buongiorno Myalert SA (jäljempänä Buongiorno) ja joka koskee kansalliseen tavaramerkkiin, jonka haltija Inditex on, perustuvien oikeuksien väitettyä loukkaamista sen vuoksi, että Buongiorno on väitetysti käyttänyt ilman Inditexin suostumusta merkkiä, joka on sama kuin tämä tavaramerkki.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivi 89/104
3 Direktiivin 89/104 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.”
4 Direktiivin 89/104 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
5 Direktiivi 89/104 kumottiin ja korvattiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008.
Direktiivi 2008/95
6 Direktiivin 2008/95 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 ja 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.”
7 Direktiivin 2008/95 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
8 Direktiivi 2008/95 on kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 15.1.2019 alkavin vaikutuksin.
Direktiivi 2015/2436
9 Direktiivin 2015/2436 14 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkin vaikutusten rajoittaminen”, 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa
– –
c) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä hyvää liiketapaa noudattaen.”
Espanjan lainsäädäntö
10 Tavaramerkeistä 7.12.2001 annetun lain 17/2001 (Ley 17/2001 de Marcas; BOE nro 294, 8.12.2001, s. 45579; jäljempänä tavaramerkkilaki), sellaisena kuin se on direktiivin 89/104 5 artiklan täytäntöön panemiseksi, 34 §:ssä säädettiin seuraavaa:
”1. Tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa.
2. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa
a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity
b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, ja sen vuoksi, että tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä
c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kun tämä tavaramerkki on yleisesti tai laajalti tunnettu Espanjassa ja merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voi olla osoitus näiden tavaroiden tai palvelujen ja tavaramerkin haltijan välisestä yhteydestä, tai yleisesti, jos merkin käyttäminen merkitsisi tavaramerkin erottamiskyvyn tai yleisesti tai laajalti tunnetun tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi niille haitaksi.”
11 Direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohta saatettiin osaksi Espanjan oikeusjärjestystä tavaramerkkilain 37 §:n 1 momentin c alakohdalla, sellaisena kuin se oli alkuperäisessä muodossaan, ja siinä säädettiin seuraavaa:
”Jos käyttö on hyvän liiketavan mukaista, tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa
– –
c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.”
12 Tavaramerkkilain 37 §:ää muutettiin tavaramerkeistä, rautatiekuljetuksista ja matkapaketeista annettujen direktiivien täytäntöönpanosta 21.12.2018 annetulla kuninkaan asetuksella 23/2018 (Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados; BOE nro 312, 27.12.2001, s. 127305) direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan täytäntöön panemiseksi.
13 Tavaramerkkilain 37 §:n 1 ja 2 momentissa, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetään seuraavaa:
”1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa
– –
c) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
2. Edellä olevaa 1 momenttia sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä hyvää liiketapaa noudattaen.”
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys
14 Buongiorno tarjoaa tietopalveluja internetin ja matkapuhelinverkon välityksellä. Se aloitti vuonna 2010 Club Blinko ‑nimellä markkinoimansa, tekstiviesteinä välitettävää multimediasisältöä koskevan palvelun tilaamista koskevan mainoskampanjan. Tämän palvelun tilaaminen mahdollisti osallistumisen arvontaan, jonka yhtenä palkintona oli 1 000 euron arvoinen ZARAn lahjakortti. Tilaajan klikattua mainosbanneria arvontaan osallistuakseen seuraavalle näytölle tuli esiin lahjakortin muotoon viittaava suorakulmion kehystämä merkki ”ZARA”.
15 Inditex nosti Buongiornoa vastaan loukkauskanteen Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madridissa (Madridin kauppatuomioistuin nro 2, Espanja) merkkiä ”ZARA” suojaavaan kansalliseen tavaramerkkiin (jäljempänä ZARA-tavaramerkki) perustuvien yksinoikeuksien loukkaamisesta. Inditex vetosi tämän tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin b ja c kohtaan perustuvan kanteensa tueksi perusteisiin, jotka koskivat sekaannusvaaraa ja tavaramerkin maineen hyväksi käyttämistä sekä tälle maineelle aiheutunutta haittaa.
16 Buongiorno kiisti loukanneensa ZARA-tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia ja väitti, että se oli käyttänyt tätä merkkiä satunnaisesti eli ei tavaramerkkinä vaan sen ilmoittamiseksi, mistä yksi arvonnan voittajille tarjotuista lahjoista muodostui. Buongiornon mukaan tällainen ”viitteellinen” käyttö kuuluu tavaramerkkilain 37 §:ssä, sekä alkuperäisessä että muutetussa muodossa, säänneltyyn kolmansien osapuolten erottamiskykyisten merkkien lailliseen käyttöön.
17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Inditexin kanteen. Se katsoi, että Buongiornon ZARA-tavaramerkin käyttö ei ollut tavaramerkkilain 37 §:n alkuperäisen version soveltamisalaan kuuluvaa ”viitteellistä” käyttöä, ja totesi, että tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin b ja c kohdassa asetetut edellytykset eivät olleet täyttyneet.
18 Inditex valitti tästä ratkaisusta Audiencia Provincial de Madridiin (Madridin maakunnallinen ylioikeus, Espanja) ja vetosi tavaramerkkiloukkaukseen tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin c kohdan nojalla. Audiencia Provincial de Madrid hylkäsi valituksen ja katsoi, että Buongiornon ZARA-tavaramerkin käyttö ei aiheuttanut haittaa tämän tavaramerkin maineelle eikä merkinnyt maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä.
19 Inditex teki kassaatiovalituksen Tribunal Supremoon (ylin tuomioistuin, Espanja), joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin.
20 Kyseinen tuomioistuin toteaa, että tavaramerkkilain 37 §:n c kohdalla, sellaisena kuin sitä sovelletaan ajallisesti pääasian tosiseikkoihin, pantiin täytäntöön direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, jonka sanamuotoa ei ole olennaisesti muutettu direktiivillä 2008/95.
21 Mainittu tuomioistuin täsmentää, että tavaramerkkilain 37 §:n 1 momentin c kohdan nykyisellä versiolla pannaan täytäntöön direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohta, koska tällä direktiivillä on kumottu ja korvattu direktiivi 2008/95.
22 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa on maininta yleisestä menettelystä eli tavaramerkin käytöstä ”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi”, jota seuraa ilmaisu ”erityisesti”, jota puolestaan seuraa viittaus tarkempaan menettelyyn eli ”silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”. Kun otetaan huomioon, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittiin vain erityisempi menettely, direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaan lisätyn yleistä menettelyä koskevan maininnan soveltamisala on mainitun tuomioistuimen mielestä epäselvä. Mainittu tuomioistuin pohtii, merkitseekö tämä maininta direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan implisiittisesti sisältyvän seikan selventämistä vai onko direktiivillä 2015/2436 laajennettu ”viitteellisen” käytön ulottuvuutta.
23 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää tältä osin, että sen kysymys tulee esiin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnassa 17.3.2005 annetussa tuomiossa Gillette Company ja Gillette Group Finland (C‑228/03, EU:C:2005:177) ja 8.7.2010 annetussa tuomiossa Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416, 63 ja 64 kohta). Kyseinen tuomioistuin katsoo, että unionin tuomioistuin näyttää rajoittaneen tavaramerkin vaikutusten rajoittamisen laajuuden siihen käyttöön, joka on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, varsinkin kun tämä on selventänyt, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavoiteltuna unionin lainsäätäjän päämääränä on ”sallia se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin nähden täydentävien tavaroiden ja palvelujen valmistajat käyttävät tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle niiden tavaroiden ja palvelujen ja mainitun tavaramerkin haltijan tavaroiden ja palvelujen välisestä käyttöön liittyvästä suhteesta”.
24 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus vaikuttaa pääasian ratkaisuun. Se täsmentää, että jos se hyväksyy valitusperusteen, joka liittyy laajalti tunnettuja tavaramerkkejä suojaavan säännöksen tulkintaan ja soveltamiseen, sen on tutkittava, kuuluuko Buongiornon harjoittama ZARA-tavaramerkin käyttö tavaramerkkilain 37 §:n 1 momentin c kohdassa, sen alkuperäisessä muodossa ja sellaisena kuin sitä sovelletaan ajallisesti valituksen kohteena olevaan riita-asiaan, säädetyn rajoituksen soveltamisalaan, koska tämä rajoitus vastaa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä rajoitusta. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan Buongiornon menettely voi kuitenkin vastata paremmin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoa kuin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoa.
25 Tässä tilanteessa Tribunal Supremo on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
”Onko direktiivin [89/104] 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkioikeuden rajoitukseen on katsottava implisiittisesti sisältyvän yleisempi menettely, johon nykyisin viitataan direktiivin [2015/2436] 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, eli tavaramerkin käyttäminen ’tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina’?”
Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen
26 Inditex katsoo, että ennakkoratkaisupyyntö on jätettävä tutkimatta kahdesta syystä.
27 Inditex toteaa ensiksi pääosin, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnalla on merkitystä vain, jos valitus voidaan hyväksyä tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin c kohdan rikkomisen perusteella eli laajalti tunnetulle tavaramerkille aiheutuvan haitan vuoksi. Inditexin mukaan toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttö ei tässä tapauksessa ole tavaramerkkilain, sellaisena kuin se oli alkuperäisessä muodossaan, 37 §:n 1 momentin c kohdassa tarkoitetun ”hyvän liiketavan” mukaista. Koska vastaus kysymykseen ei näin ollen ole ratkaiseva ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen annettavana olevan ratkaisun kannalta, ennakkoratkaisupyyntö on sen mukaan jätettävä tutkimatta.
28 On muistutettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 267 artiklassa käyttöön otetussa unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välisessä yhteistyössä yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen unionin tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta. Jos esitetty kysymys koskee unionin oikeussäännön tulkintaa tai pätevyyttä, unionin tuomioistuimen on siten lähtökohtaisesti ratkaistava se (tuomio 16.3.2023, Beobank, C‑351/21, EU:C:2023:215, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
29 Unionin oikeutta koskevalla ennakkoratkaisukysymyksellä oletetaan näin ollen olevan merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Unionin tuomioistuin voi kieltäytyä vastaavasta tällaiseen kysymykseen ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeussäännön tulkitsemisella tai sen pätevyyden arvioinnilla ei ole mitään yhteyttä pääasian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos kyseinen ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (tuomio 16.3.2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C‑522/21, EU:C:2023:218, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
30 Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että pääasiassa kolmannen väitetään käyttävän kansallista tavaramerkkiä ilman kyseisen tavaramerkin haltijan suostumusta ja että asianosaiset ovat eri mieltä erityisesti tavaramerkkilain, sen alkuperäisessä muodossa, 37 §:n 1 momentin c kohdan sovellettavuudesta. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee myös, että kansallinen tuomioistuin pohtii direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan, joka koskee kansallisen tavaramerkin vaikutusten rajoittamista ja joka on saatettu osaksi Espanjan oikeutta tällä 37 artiklalla, ulottuvuutta.
31 Näissä olosuhteissa ei ole ilmennyt, että pyydetyllä direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnalla ei ole mitään yhteyttä pääasian oikeusriidan tosiseikkoihin tai kohteeseen tai että esille tullut ongelma on luonteeltaan hypoteettinen.
32 Lisäksi siltä osin kuin Inditex väittää, että ennakkoratkaisukysymys on hypoteettinen sen vuoksi, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyt laillisen käytön edellytykset ovat yhtenevät sellaisen laajalti tunnetun tavaramerkin käytön edellytysten kanssa, jota sen haltija voi direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nojalla vastustaa, joten nämä kaksi säännöstä ovat toisensa poissulkevia, on todettava, että nämä väitteet koskevat mainitun direktiivin 6 artiklan 1 kohdan viimeisen virkkeen tulkintaa. Näillä Inditexin väitteillä pyritään näin ollen esittämään tämän 6 artiklan 1 kohdan tulkintaa koskeva kysymys, joka poikkeaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämästä kysymyksestä, eikä tästä voida päätellä, että esitetty kysymys olisi ilmeisen hypoteettinen.
33 Toiseksi Inditexin mukaan ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin näyttää katsovan, että direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto sallii pääasiassa kyseessä olevan tavaramerkin käytön sillä perusteella, että kyse on ”viitteellisestä” käytöstä, toisin kuin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaisesta tulkinnasta seuraa. Se huomauttaa, että tavaramerkin käyttö ”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina” ei sellaisenaan ole lainmukaista vaan käytön on lisäksi oltava ”hyvän liiketavan mukaista” ja siinä on noudatettava tavaramerkkioikeuden sammumista koskevia sääntöjä silloin, kun on kyse toisen tavaroita koskevista liiketoimista. Näin ollen ennakkoratkaisukysymykseen annettavasta vastauksesta ei Inditexin mukaan olisi hyötyä, koska se ei riittäisi ratkaisemaan pääasiassa esitettyä oikeuskysymystä.
34 Sen perusteella, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi tämän oikeusriidan ratkaisemiseksi olla velvollinen tutkimaan tai ottamaan huomioon muita kuin sen kysymyksessä tarkoitettuja säännöksiä, ei voida katsoa, että kysymyksellä ei ole yhteyttä oikeusriidan kohteeseen ja että se on näin ollen jätettävä tutkimatta.
35 Näin ollen Inditexin esittämät kaksi väitettä, joilla se riitauttaa ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen, on hylättävä.
36 Euroopan komissio huomauttaa huomautuksissaan, kuitenkaan väittämättä selvästi, että ennakkoratkaisupyyntöä ei voida ottaa tutkittavaksi, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan, jota sovelletaan ratione temporis pääasiassa, tulkintaa koskeva kysymys on aiheellinen vain siinä tapauksessa, että Buongiornon harjoittama ZARA-tavaramerkin käyttö on tämän direktiivin 5 artiklassa kiellettyä kolmansien osapuolten elinkeinotoiminnassa harjoittamaa tavaramerkin käyttöä. Koska ensimmäisen oikeusasteen kansallinen tuomioistuin ei näytä tehneen oikeudellista virhettä katsoessaan, että ZARA-tavaramerkin käyttö ei kuulu mihinkään tavaramerkkilain 34 §:ssä, jolla kyseinen 5 artikla on saatettu osaksi Espanjan oikeutta, säädetyistä tavaramerkin käyttötapauksista, ei ole tarpeen tutkia, täyttyvätkö kyseisen lain 37 §:ssä, jolla on saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohta alkuperäisessä muodossaan, säädetyt edellytykset.
37 Tältä osin on huomattava, että komission väite merkitsee sitä, että unionin tuomioistuin lausuu direktiivin 2008/95 5 artiklan tulkinnasta. Tästä syystä se on hylättävä samoilla perusteilla, jotka on esitetty edellä 34 kohdassa.
38 Näin ollen ennakkoratkaisupyyntö on otettava tutkittavaksi.
Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu
39 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että pääasian oikeusriidan taustalla olevat tosiseikat tapahtuivat vuonna 2010. Koska direktiivi 89/104 on kumottu ja korvattu 28.11.2008 voimaan tulleella direktiivillä 2008/95, pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan ajallisesti sovellettava säännös on direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohta eikä direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, joka on korvattu ensin mainitulla säännöksellä. On kuitenkin huomattava, että näiden kahden säännöksen sanamuoto on sama.
40 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee myös, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei epäile sitä, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkiä on käytettävä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi ”kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi” tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin ”tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina”. On nimittäin täsmennettävä, että vaikka direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodossa ilmaistaan nyt nimenomaisesti tämä vaatimus, sen olemassaolo ilmenee direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa koskevasta oikeuskäytännöstä (ks. vastaavasti tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, 33 kohta ja tuomio 8.7.2010, Portakabin, C‑558/08, EU:C:2010:416, 64 kohta).
41 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen epäilyt direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta johtuvat siis sen korvanneen säännöksen eli direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan erilaisesta sanamuodosta, siltä osin kuin siinä määritetään sallittu laajuus kolmannen harjoittamalle tavaramerkin käytölle, jota tavaramerkin haltija ei voi kieltää, jos siinä on kyse käytöstä, joka ei liity yksinomaan kyseisen kolmannen kaupan pitämän tavaran tai tämän tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen ilmoittamiseen.
42 Jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle voidaan antaa hyödyllinen vastaus, kysymys on näin ollen muotoiltava uudelleen siten, että kyseinen tuomioistuin tiedustelee sillä lähinnä, onko direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluu kaikki kolmannen hyvän liiketavan mukaisesti harjoittama tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tämän tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, vai ainoastaan sellainen kyseisen tavaramerkin käyttäminen, joka on tarpeen kolmannen kaupan pitämän tavaran tai tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
43 On huomattava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeussäännön tulkinta edellyttää, että huomioon otetaan paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys, johon se kuuluu, sekä sen toimen tavoitteet ja päämäärät, jonka osa se on. Myös unionin oikeuden säännöksen syntyhistoriasta voi ilmetä sen tulkinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja (tuomio 16.3.2023, Towercast, C‑449/21, EU:C:2023:207, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
44 Direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
45 Sitä vastoin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään ensinnäkin, että siinä tarkoitetaan tavaramerkin käyttöä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, minkä jälkeen siinä toistetaan kyseisen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan normatiivinen sisältö, jota edeltää ilmaisu ”erityisesti”.
46 Näiden kahden säännöksen sanamuodon mukaisesta vertailusta ilmenee siten, että käyttö, joka on voinut rajoittaa tavaramerkin vaikutuksia direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, on nykyisin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla yksi muoto laillista käyttöä, jota tavaramerkin haltija ei voi vastustaa.
47 Tästä seuraa, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala on rajoitetumpi kuin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala, koska 6 artiklan 1 kohdan c alakohta kattaa tavaramerkin käytön elinkeinotoiminnassa ainoastaan siltä osin kuin käyttö on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
48 Tätä direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa tukevat sekä direktiivin päämäärät ja erityisesti tämän säännöksen päämäärä, sellaisena kuin se on määritelty oikeuskäytännössä, että sen korvanneen säännöksen eli direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan syntyhistorian tarkastelu.
49 Ensiksi unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kun direktiivin 2008/95 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sisämarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka EUT-sopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään (ks. vastaavasti tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, 29 kohta).
50 Unionin tuomioistuin on todennut erityisesti direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, että tämän säännöksen soveltaminen ei rajoitu tilanteisiin, joissa tavaramerkkiä on tarpeen käyttää osoittamaan tavaran käyttötarkoitus ”lisätarvikkeina tai varaosina” (ks. vastaavasti tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, 32 kohta). Kyseisen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvat tilanteet on kuitenkin rajoitettava niihin, jotka vastaavat tämän säännöksen päämäärää (tuomio 8.7.2010, Portakabin, C‑558/08, EU:C:2010:416, 64 kohta).
51 Unionin tuomioistuin on todennut tältä osin, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan päämääränä on sallia se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin nähden täydentävien tavaroiden ja palvelujen toimittajat käyttävät tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen ymmärrettävästi ja kattavasti yleisölle kaupan pitämänsä tavaran tai tarjoamansa palvelun käyttötarkoituksen eli toisin sanoen ilmoittaakseen niiden omien tavaroiden tai palvelujen ja mainitun tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen välisen käyttöön liittyvän suhteen (ks. vastaavasti tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, 33 ja 34 kohta ja tuomio 8.7.2010, Portakabin, C‑558/08, EU:C:2010:416, 64 kohta).
52 Tästä seuraa, että oikeuskäytännön mukaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala kattaa tavaramerkin käytön tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina ainoastaan silloin, kun tämä käyttö rajoittuu tilanteeseen, jossa se on tarpeen kolmannen kaupan pitämän tavaran tai sen tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan asiayhteydessä tällainen tilanne vastaa kuitenkin vain yhtä niistä tilanteista, joissa tavaramerkin haltija ei voi kieltää tavaramerkin käyttöä.
53 Toiseksi, kun otetaan huomioon, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ulottuvuutta verrattuna tämän säännöksen korvanneen säännöksen normatiiviseen sisältöön, viimeksi mainitun säännöksen syntyhistoriasta voi ilmetä 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja.
54 Tältä osin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (COM(2013) 162 final) ilmenee, että ”katsotaan – – aiheelliseksi, että – – säädetään nimenomaisesta rajoituksesta, joka kattaa viitteellisen käytön yleensä”. Kuten julkisasiamies on pääasiallisesti todennut ratkaisuehdotuksensa 78 kohdassa, ilmaisulla ”aiheelliseksi, että säädetään” viitataan siihen, että komission tarkoituksena oli ehdottaa tavaramerkkiin kohdistuvaa rajoitusta, joka kattaa viitteellisen käytön yleensä, ja näin ehdottaa nyttemmin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rajoituksen soveltamisalan laajentamista eikä pelkkää direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan rajojen selventämistä tai täsmentämistä.
55 Kuten lisäksi julkisasiamies myös totesi ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa, komission aikomus laajentaa direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan aiemmin sisältyneen rajoituksen soveltamisalaa ilmenee ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (COM(2013) 162 final) johdanto-osan 25 perustelukappaleen sanamuodosta, jossa todettiin, että ”tavaramerkin haltijalla ei myöskään pitäisi olla oikeutta estää merkin yleistä oikeudenmukaista ja vilpitöntä käyttöä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseen haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin haltijan tavaroina tai palveluina”.
56 Näin ollen direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan syntyhistoria tukee tulkintaa, jonka mukaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala on suppeampi kuin kyseisen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala.
57 Nyt käsiteltävässä asiassa kansallisen tuomioistuimen on erityisesti ratkaistava kaikki pääasian olosuhteet huomioon ottaen, onko Buongiorno jonkin palvelunsa tilausta varten käynnistämällään mainoskampanjalla, jossa mahdollistetaan osallistuminen arvontaan, jonka yhtenä palkintona on ZARAn lahjakortti, ja jossa tilaaja näkee näytöllä lahjakorttien muotoon viittaavan suorakulmion kehystämän merkin ”ZARA”, käyttänyt ZARA-tavaramerkkiä direktiivin 2008/95 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ja jos näin on, arvioitava kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan kannalta, onko tämä käyttö tarpeen Buongiornon tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja mahdollisesti onko tämä käyttö hyvän liiketavan mukaista.
58 Kaiken edellä esitetyn perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluu kolmannen hyvän liiketavan mukaisesti harjoittama tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tämän tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina ainoastaan silloin, kun tällainen tavaramerkin käyttäminen on tarpeen kolmannen kaupan pitämän tavaran tai sen tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
Oikeudenkäyntikulut
59 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa
on tulkittava siten, että
että sen soveltamisalaan kuuluu kolmannen hyvän liiketavan mukaisesti harjoittama tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tämän tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina ainoastaan silloin, kun tällainen tavaramerkin käyttäminen on tarpeen kolmannen kaupan pitämän tavaran tai sen tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
Allekirjoitukset